[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 226-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Interpretación de oficio del artículo 34 de la misma Decisión. Patente de invención: “COMPUESTOS AROMÁTICOS HETEROCÍCLICOS REFERIDOS A SECRETAGOGOS DE LA HORMONA DEL CRECIMIENTO”. Proceso interno N°. 00022-2010-0-1801-JR-CA-03. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de marzo del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de su Estatuto.
VISTOS: El 21 de noviembre de 2013, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa a los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 00022-2010-0-1801-JR-CA- 03;
El auto del 22 de enero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal; El auto de 7 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Nuñez para conocer el presente proceso, motivo por el cual el Magistrado no participa de la adopción de esta providencia;
Los hechos relevantes señalados por el consultante. I.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.
III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. 1. El 4 de septiembre de 2003, la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY solicitó la patente de invención para COMPUESTOS AROMÁTICOS HETEROCÍCLICOS ÚTILES COMO SECRETAGOGOS DE LA HORMONA DEL CRECIMIENTO, reivindicando prioridad en base a las solicitudes Nº. 60/408.099 y Nº. 60/491.645, ambas presentadas en la oficina de patentes de Estados Unidos de América. 2.
El 29 de noviembre de 2004, se modificó el título a COMPUESTOS AROMÁTICOS HETEROCÍCLICOS REFERIDOS A SECRETAGOGOS DE LA HORMONA DEL CRECIMIENTO. 3. El 12 de enero de 2005 se publicó la solicitud en el Diario Oficial ‘El Peruano’ y no se presentaron oposiciones. 4. De acuerdo a la Resolución 2497-2009/OIN-INDECOPI, el examinador emitió los siguientes informes técnicos: a. Informe Técnico BGG 09-2007, de 17 de julio de 2007, donde examinó 22 reivindicaciones y concluyó: - Las reivindicaciones 1 a 12 y 22 no son claras y carecen de sustento en la descripción; por lo tanto, no cumplen con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. - Las reivindicaciones 13 a 21 se encuentran afectadas por establecido en el artículo 20 literal d) de la Decisión 486, referido a la no patentabilidad de los métodos terapéuticos.
El 6 de noviembre de 2007, la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY dio respuesta al Informe Técnico y presentó pliego con 17 reivindicaciones. b. Informe Técnico SRM 8-2008/A de 3 de marzo de 2008, en el que examinador de patentes, concluyó: - Las reivindicaciones 1 a 17 no cumplen con el requisito de claridad y sustento en la descripción establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486.
El 3 de julio de 2008, la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY dio respuesta al Informe Técnico adjuntando nuevo pliego con 17 reivindicaciones, en el cual enmienda la reivindicación 1. c. Informe Técnico SRM 8-2008/B de 11 de agosto de 2008, en el que examinador de patentes, concluyó: - Se reitera que las reivindicaciones 1 a 17 no cumplen con el requisito de sustento en la descripción establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486. 5.
Por Resolución Nº. 000979-2008/OIN-INDECOPI de 22 de agosto de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, negó la solicitud de patente. 6. La sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY interpuso recurso de apelación, adjuntando nuevo pliego de 21 reivindicaciones. 7. El examinador analizó el nuevo pliego de 21 reivindicaciones y por Informe Técnico PCG 61-2009 de 16 de septiembre de 2009, concluyó que: - Las reivindicaciones 1 a 6, 9 a 11 y 19 a 21 no cumplen con el requisito de claridad y concisión establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. - Las reivindicaciones 7, 8 y 12 a 18 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486. 8.
El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 2497-2009/TPI-INDECOPI, de 30 de septiembre de 2009, declaró infundado el recurso de apelación. 9. Contra las mencionadas Resoluciones la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número seis, de 13 de junio de 2012, donde el 3 Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda. 10.
El INDECOPI interpuso recurso de apelación. 11. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número 07 de 14 de octubre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.
B. Fundamentos de la demanda. La sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, presenta demanda bajo los siguientes argumentos: 12. Al emitirse resolución sin notificarse previamente el Informe Técnico PCG 61-2009, no se permitió a la demandante ejercer su derecho a la defensa, en violación del trámite de la solicitud de patente de invención regulada por los artículos 45 y 46 de la Decisión 486. 13.
El Tribunal del INDECOPI basó la Resolución Nº 2497-2009/TPI-INDECOPI en el informe del examinador de patentes, Informe Técnico PCG 61-2009, que nunca fue notificada a la demandante, impidiendo así que la demandante pudiera pronunciarse sobre el mismo y de ser necesario subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo. 14.
La correlación entre la notificación de las actuaciones y el debido proceso es palmaria. La notificación surge si la administración incorpora al procedimiento nuevos argumentos, basados en nuevas evidencias. La disposición del artículo 34 de la Decisión 486 no distingue instancias y permite la modificación de la solicitud en cualquier momento, si el solicitante modifica la solicitud en segunda instancia y ésta decide continuar el trámite sin retrotraer etapas, entonces no hay una razón jurídica válida para otorgar menos garantías al administrado en esta sede –como el hecho de no notificarle una pieza clave para que ejercite su derecho a la defensa— que, en la primera instancia, porque tratándose de una solicitud modificada y de nuevos argumentos por parte de la administración surge nuevamente la obligación de notificar prevista en el artículo 45. 15.
La discrecionalidad de notificación opera únicamente respecto de observaciones de las que el administrado ya haya sido notificado previamente y que, por alguna razón no levantó, más no para nuevas observaciones. C. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. El INDECOPI contesta la demanda y argumenta: 16. La demandante ha considerado erróneamente que todo cuestionamiento técnico a la solicitud, sin importar en qué instancia se encuentre el procedimiento debería ser notificado a la parte interesada. 17.
Cabe destacar que, la regulación del trámite de la solicitud de patente establecido en los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 corresponde al procedimiento en primera instancia, y no al que se produce en grado de apelación. 18. El artículo 45 regula el trámite relativo al cumplimiento de los requisitos de fondo de las solicitudes de patentes, requisitos que como hemos podido apreciar, en caso no sean cumplidos, dará lugar a una primera –y obligatoria— notificación por parte de la Oficina Nacional Competente, a efectos que el solicitante subsane de ser posible las omisiones incurridas dentro de un plazo determinado, plazo que podrá ser prorrogado por una sola vez. 19.
Una vez que se ha notificado al solicitante para que subsane y éste no logre su objetivo, la norma le señala a la Oficina Nacional Competente dos alternativas a seguir, a saber: Alternativa 1: Le concede la potestad discrecional de decidir si notifica dos o más veces adicionales al solicitante, o Alternativa 2: La Oficina Nacional Competente deniega la patente al no haberse satisfecho el primer requerimiento (o los sucesivos que se haya decidido notificar). 20.
Tal como puede apreciarse, la adopción de las alternativas 1 ó 2 corresponde al criterio razonable de la Oficina Nacional Competente, esto es, se trata de una facultad discrecional, no encontrándose obligada a notificar por segunda, tercera o cuarta vez. 21. En el caso sub judice, a la demandante se informaron de tres informes técnicos durante el proceso interno, concluyendo en que el INDECOPI resolvió denegar la patente.
Con la apelación, la demandante presentó un nuevo pliego de reivindicaciones, las cuales fueron examinadas mediante Informe Técnico Nº 4, sobre la base del cual, sin haber sido notificado al solicitante (pues ya no era obligatorio), el Tribunal del INDECOPI confirmó la resolución apelada. 22. Con la pretensión de la demandante, que se notifiquen todos los informes, vamos a generar un circuito interminable de sucesivas notificaciones de informes y escritos de subsanación, que harán que el procedimiento administrativo pierda la simplicidad y celeridad que lo deben caracterizar.
D. Fundamentos de la Resolución de Primera Instancia. 23. La Resolución de Primera Instancia que declara fundada la demanda dice “éste Juzgado colige que el hecho de emitir pronunciamiento sobre la base del Informe técnico No PCG 61-2009 del 16 de septiembre de 2009, cuyas observaciones no fueron notificadas al demandante a pesar de constituir las primeras inconformidades advertidas de la calificación efectuada por la demandada en Segunda Instancia a la nueva pretensión del demandante, constituye una vulneración flagrante a su derecho de defensa (…)” E. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación. 24.
El INDECOPI, presentó recurso de apelación, en el arguyó los mismos fundamentos que en su contestación a la demanda en el sentido de que está obligada a notificar únicamente el primer informe técnico y no así los demás que se presenten en el proceso. F. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación. 25. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación. G. Solicitud del Juez consultante. 26.
El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: Cómo deben analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.
CONSIDERANDO: 27. Que, las normas contenidas en los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 28.
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); 29.
Que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y conforme a la norma comunitaria de oficio se interpretará el artículo 34 de la misma Decisión por ser aplicable al caso concreto; y, 30. Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.
La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material. (…) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.
La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.
(…)”. 1. De la notificación de los informes técnicos. Del informe de los expertos. 31. En el caso de autos, la parte demandante manifestó que el último informe técnico PCG 61-2009 de 16 de septiembre de 2009 no le fue notificado. Por su parte el INDECOPI señaló que la autoridad administrativa solo se encuentra obligada a notificar el primer informe. 32.
De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico. De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo deben analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486. 33. Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.
El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa.
(Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013). 34. Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.
Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”. 35.
En la misma interpretación prejudicial, 236-IP-2013, el Tribunal ha manifestado “De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”. 36. Se aclara, que el profesional o los profesionales considerados como expertos técnicos, no son personas con dependencia laboral de la Oficina Nacional Competente, es decir, son personas independientes de la mencionada Oficina. 37.
Finalmente y, por estar relacionado con el caso concreto, se cita la jurisprudencia que el Tribunal ha emitido al pronunciarse sobre la idoneidad de los expertos u organismos que emiten los informes técnicos: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.
La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.
Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente”. (Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2013). 2. De la modificación de una solicitud de patente. 38. El Tribunal considera oportuno referirse al tema, en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de que el solicitante presentó junto con el escrito de apelación de la Resolución Nº. 000979- 2008/OIN-INDECOPI de 22 de agosto de 2008 un nuevo pliego de 21 reivindicaciones, las cuales fueron analizadas por el informe técnico impugnado y fueron consideradas como una modificación de la solicitud por parte del INDECOPI. 39.
Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad. 40.
De lo anterior se desprende lo siguiente, de acuerdo a reciente jurisprudencia de este Tribunal: • “Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite. • Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado. • De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado.
Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486). El Manual para el Examen de las Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial en los Países de la Comunidad Andina, nos muestra algunos eventos de aplicación del objeto de protección: “Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales.
Por ejemplo, en caso de que las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a un alquilo C1- C6 y en las modificaciones se define R1 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de una alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso esta modificación no puede ser aceptada. Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuándo la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos específicos a muy generales.
Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, eso será admisible. Ejemplo: Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende sólo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección etc.”.
(Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2003, patente: “UN PRODUCTO COMESTIBLE ENCAPSULADO CON COMPONENTES DE CONTRASTE). 41. Del análisis de la norma en estudio se generan la siguiente interrogante: ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? 42.
Como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros. 43. Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.
En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.
(Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631, 10 de enero de 2001, patente: Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene). 44. Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. 45.
Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el cinvento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.
(Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 769, de 24 de mayo de 2002, patente: IMINODERIVADOS CICLICOS). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
SEGUNDO: La notificación que se prevé en el artículo 45 de la Decisión 486 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46 de la misma Decisión. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).
Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
TERCERO: De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores i informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes.
CUARTO: El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.
QUINTO: La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.
SEXTO: Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad.
SÉPTIMO: Si bien es cierto que la norma no dispone nada respecto a si la modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.
La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 00022-2010-0-1801-JR-CA-03, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial la señora Presidenta, los señores Magistrados que participaron en su adopción y el Secretario.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- Proceso 226-IP-2013