PROCESO 249-IP-2013 — Andean Community

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 249-IP-2013 Interpretación prejudicial solicitada del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e Interpretación de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Actor: DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS S.C.R.L. Marca: “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS” y logotipo Expediente Interno N° 05547-2010-0-1801-JR-CA/04.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y seis (26) días del mes de febrero del año dos mil catorce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos, de 2 de octubre de 2013, recibidos por este Tribunal el 28 de noviembre del mismo año, se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de seis (6) de febrero de 2014. 1.

Antecedentes 1. Las partes Demandante: DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS S.C.R.L. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Tercero: DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. 2. Actos demandados DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS S.C.R.L. pretende la nulidad de la Resolución No. 1035-2010/TPI-INDECOPI a través de la cual, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la de la Propiedad Intelectual resolvió confirmar la Resolución venida en grado No. 019007-2009-/DSD- INDECOPI, a través de la cual se resolvió denegar el registro de la marca “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS y logotipo”.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: - El 5 de junio de 2009, DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA solicitó el registro de la marca de servicio “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS y logotipo”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza. - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial “El Peruano”, no se presentó oposición. - El 23 de noviembre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual expidió la Resolución No. 19007-2009/DSD- INDECOPI, a través de la cual resolvió denegar de oficio el registro del sigo “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS y logotipo”, solicitado por DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón de que dentro del examen de registrabilidad realizado se encontró la existencia previa de la marca vigente “DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” (mixta) a favor de Deustua Ingenieros Consultores Sociedad Anónima Cerrada, la misma que distingue, servicios comprendidos en la clase internacional No. 42 de la Clasificación Internacional de Niza (la clase 42 de la Clasificación de Niza al momento del registro de la marca “DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” comprendía a los servicios actualmente calificados en las clases 43, 44 y 45 de dicha Clasificación). - El 23 de diciembre de 2009, DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA interpuso Recurso de Apelación de la antes referida Resolución. - El 12 de mayo de 2010 el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución No. 1035-2010/TPI-INDECOPI, resolvió rechazar el Recurso y consecuentemente confirmar la Resolución anterior que denegó el registro de la marca “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS y logotipo”. - DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS S.C.R.L. interpone demanda contenciosa administrativa, contra la Resolución del Tribunal del INDECOPI que confirmó la Resolución de la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. - El Décimo Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio declara fundada la demanda y consecuentemente declara nula la Resolución 1035- 2010/TPI-INDECOPI, por considerar que no existe riesgo de confusión entre la marca cuyo registro se solicita y la marca registrada, debido a que la palabra DEUSTUA conjuntamente con los elementos denominativos adicionales del signo solicitado y sumados además a los elementos gráficos, hacen que se produzca un impacto visual en conjunto distinto a la marca registrada que también tiene sus propios elementos denominativos y gráficos. - El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, interpone Recurso de Apelación y es dentro de este proceso que la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, suspende el proceso y dispone solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial respectiva. - El 2 de octubre de 2013, la Corte Superior de Justicia de Lima, Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado emitió la Resolución Nº 3 por medio de la cual suspendió el proceso y dispuso solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. - El 28 de noviembre de 2013, el Secretario de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través del Oficio No. 5547-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ, solicita la interpretación prejudicial antes referida. a. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda presentada por DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS S.C.R.L. - “En cuanto a los elementos gráficos, hay una clara diferenciación de colores entre los signos, de tipos de letra utilizada y el diseño. Nuestro signo está conformado por tres cuadrados, el registrado por un rectángulo.

El contenido de dichas figuras de (sic) diferente, en nuestro caso son letras sobre un fondo de color uniforme, en el caso de la marca registrada es un gráfico (líneas) con el fondo veteado en dos colores muy distintos a los que utiliza nuestra marca. Todo ello crea un impacto visual distinto de ambas marcas vista en conjunto”. - “En cuanto al elemento denominativo, los signos solamente coinciden en la palabra “DEUSTUA”.

No obstante, se debe apreciar que en ambos casos, ésta no es la única palabra que caracteriza ambos signos ni la de mayor relevancia. Se aprecian otros términos adicionales”. - “Nuestro signo distinguirá servicios legales en general. (…) La marca registrada, con la que se produce la supuesta confusión, pertenece a la clase 42, a una clase distinta a la que solicitamos.

Más aún, los titulares de la marca registrada indicaron en su solicitud (…) que ellos pretendían distinguir, dentro de la clase 42, lo siguiente: servicios de asesoría, desarrollo y consultoría en proyectos de ingeniería y demás”. En virtud de lo anterior, se concluye que “ambas empresas destinan o pretenden destinar sus signos para usos distintos”. - “Si bien una clase específica puede comprender varias actividades, no todas ellas se entienden comprendidas en la solicitud cuando se solicita un registro de marca”. - “Haciendo una apreciación en conjunto tanto de los elementos que conforman los signos (distintividad del signo), como de los servicios que distinguen o pretenden distinguir, se puede apreciar claramente que en cada una de ellas existe una conexión entre sus logos y los servicios que pretenden distinguir.

Así, la marca registrada consigna en su logo claramente las palabras: “Ingenieros Consultores”, y la marca que se pretende registrar consigna en su logo el término “Abogados”. - “Si bien es cierto que el giro del negocio no es uno de los elementos relevantes a efectos de determinar el riesgo de confusión de las marcas, no es menos cierto que es un elemento que proporciona información relevante al público consumidor respecto del origen empresarial”. - “El término DEUSTUA no es un término de fantasía (términos, vocablos o denominaciones creados), sino un apellido.

Cuando vemos repetido un término de fantasía en distintas marcas, sabemos que existe una alta probabilidad de que se trata de un mismo fabricante o proveedor de servicios. No obstante, cuando escuchamos un apellido o una palabra del lenguaje común repetida, no estamos seguros de que el producto o servicio sea prestado por el mismo proveedor”. - “Consideramos que el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual se equivoca al concluir que el término DEUSTUA puede causar confusión indirecta”. b. Fundamentos de derecho contenidos en la contestación a la demanda presentada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI - “La denegatoria de registro del signo D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS y logotipo se basó en la confusión indirecta que éste podría suscitar respecto de la marca DEUSTUA INGENERIOS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y logotipo, registrada ante el INDECOPI para distinguir los mismos servicios”. - “La confusión indirecta no necesita que los signos confrontados presenten marcadas similitudes para que se vea configurada.

La simple semejanza en uno de sus elementos originará la confusión, en la medida que el consumidor podría asumir la existencia de vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre los signos”. - “En sede administrativa se concluyó que el riesgo de confusión entre los signos constituía el fundamento por el cual debía denegarse el registro del signo solicitado”. - “El Tribunal del INDECOPI no negó que existieran determinadas diferencias entre los signos cotejados, tanto a nivel gráfico como fonético; sin embargo, claramente se precisó que si bien los signos D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS y logotipo Y DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y logotipo no generaban confusión directa en el consumidor, si (sic) era perfectamente factible que generasen riesgo de confusión indirecta.

Fue precisamente por esa razón que se cauteló e impidió la coexistencia registral de los signos confrontados”. - “El hecho que compartan algunas de sus denominaciones (DEUSTUA / DEUSTUA) podría originar que un consumidor razonable, aun así diferenciara los signos, puede asumir que los servicios distinguidos pertenezcan a un mismo origen empresarial, perjudicando así su decisión de consumo”. - “Los servicios distinguidos por la marca DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y logotipo, están constituidos por todos los servicios que en su momento estuvieron incluídos en la clase 42 de la Nomenclatura Oficial.

En efecto, dicha marca fue registrada para identificar todos los servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, que al momento de realizada dicha inscripción comprendía los servicios legales. Consecuentemente, los derechos adquiridos por los propietarios de dicha marca abarcan protección sobre servicios legales sin que guarde mayor trascendencia que tales servicios, en el transcurso del tiempo, se hayan reubicado en otras clases distintas de la Nomenclatura Oficial”. - “El escenario que se configura en el presente proceso de (sic) cuenta de la confrontación de dos marcas que distinguen servicios legales, circunstancia que definitivamente configura el escenario de riesgo de confusión que impide su coexistencia registral”. c. Fundamentos de derecho contenidos en la Apelación El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, en su recurso de Apelación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “La confusión indirecta no necesita que los signos confrontados presenten marcadas similitudes para que se vea configurada.

La simple semejanza en uno de sus elementos originará la confusión, en la medida que el consumidor podría asumir la existencia de vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre los signos”. - “El Tribunal del Indecopi realizó el cotejo comparativo de las marcas confrontadas de manera global, y en esa línea, el Tribunal no negó que existieran determinadas diferencias entre los signos cotejados, tanto a nivel gráfico como fonético, sin embargo, claramente se precisó que si bien los signos D&H DEUSTUA & HALPERIN y logotipo y DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y logotipo no generaban confusión directa en el consumidor, si era perfectamente factible que generasen riesgo de confusión indirecta”. - “La resolución del Tribunal del INDECOPI si efectuó efectuó (sic) un examen global entre los mismos, tanto a nivel fonético como gráfico, estableciendo que ambos efectivamente presentaban algunas diferencias gráficas y fonéticas.

Sin embargo, se precisó claramente que el hecho que compartan algunas de sus denominaciones (DEUSTUA / DEUSTUA) podría originar que un consumidor razonable, aun así diferenciara los signos, puede asumir que los productos (sic) distinguidos pertenezcan a un mismo origen empresarial, perjudicando así su decisión de consumo”. - “La coincidencia exacta entre ambos vocablos (DEUSTUA / DEUSTUA), los cuales integran la estructura de los signos confrontados, razonablemente puede generar confusión en un consumidor promedio”. - “Los servicios distinguidos por la marca DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y logotipo, sustento de la denegatoria de registro, están constituidos por todos los servicios que en su momento estuvieron incluidos en la clase 42 de la Nomenclatura Oficial (…) que al momento de realizada dicha inscripción comprendía los servicios legales.

Consecuentemente, los derechos adquiridos por los propietarios de dicha marca abarcan protección sobre servicios legales que sin que guarde mayor trascendencia que tales servicios, en el transcurso del tiempo, se hayan reubicado en otras clases distintas de la Nomenclatura Oficial”. d. Contestación a la Apelación No existe en el expediente constancia de que DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS S.C.R.L., hubiese sido notificado con el Recurso ni existe constancia de su escrito de contestación.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de febrero de 2014. 2. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De oficio se interpretarán los artículos 134, literales a), b) y g) y el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser pertinentes al presente caso. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.”

3. INTERPRETACION DEL DERECHO COMUNITARIO El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y elementos constitutivos; - Impedimentos para el registro de un signo como marca por identidad y/o semejanza con terceros - Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o asociación; - Reglas para realizar el cotejo marcario entre signos distintivos; - Comparación entre signos mixtos; - Conexión competitiva entre las clases 42 y 45 de la Nomenclatura Oficial. - Examen de registrabilidad y debida motivación. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para denegar de Oficio un signo.

1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. En el presente proceso, se está discutiendo la legitimidad del registro del signo “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS” y logotipo de propiedad DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS S.C.R.L., para proteger servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza; en tal virtud, se hará referencia en primer lugar al concepto de marca y sus elementos constitutivos.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Bajo esta definición, la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios.

La razón de la existencia de una marca es que el consumidor la identifique, valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen empresarial o de la calidad del producto o del servicio que se escoge. Dentro de los elementos constitutivos de una marca, el requisito de perceptibilidad, se encuentra implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486.

Es claro que para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, esta es la única forma en que podrá ser aprehendida por los medios sensoriales de los consumidores y asimilada posteriormente por su inteligencia. La representación gráfica y la distintividad, por su parte, son requisitos expresamente establecidos en la norma comunitaria.

La susceptibilidad de representación gráfica está relacionada con las expresiones o descripciones, ya sea a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., que se utiliza para describir al signo y que sirven para que puedan ser apreciados en el mercado de otros productos o servicios existentes. Es claro que el signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, olores, etc. La distintividad por su parte, constituye la función primordial de una marca, radica en la capacidad de poder identificar productos o servicios en el mercado, respecto de terceros.

Es entonces distintivo un signo, cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS” y logotipo, para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA POR IDENTIDAD Y/O SEMEJANZA CON LA DE UN TERCERO. Tomando en cuenta que la sociedad DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS S.C.R.L. obtuvo el registro del signo “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS” y logotipo, para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza aun cuando originalmente la misma fue negada por el INDECOPI, quien consideró la existencia previa de la marca “DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” de propiedad de DEUSTUA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, que protege servicios comprendidos en la clase internacional No. 42 de la Clasificación Internacional de Niza; se estima necesario hacer referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca previamente registrada.

La legislación andina en su artículo 136, literal a) ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Esta causal de irregistrabilidad está destinada a evitar que se genere en el mercado confusión con la marca previamente solicitada o que se encuentre registrada por un tercero, facultando a quien tiene un mejor derecho a oponerse al registro de un signo confundible determinado y a evitar el consiguiente perjuicio económico que lo anterior pueda acarrear.

Es preciso referirse a lo dicho por este Tribunal sobre la identidad y semejanza: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[1] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra marca presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. En consecuencia, el juez consultante deberá tener en cuenta al momento de determinar la registrabilidad o no del signo objeto de la presente controversia, la identidad o semejanza respecto de un signo solicitado o registrado previamente por un tercero en base a los criterios antes expuestos con el fin de determinar si existe o no similitud, en cualquiera de los campos.

3. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que a través del registro se induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.[2] Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[3] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[4] También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.[5] En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.[6] En el presente caso, bajo los criterios antes expuestos se debe determinar si existe o no riesgo de confusión directa o indirecta y/o de asociación, tomando en cuenta que los signos confrontados aun cuando comparten la palabra DEUSTUA, el signo solicitado tiene además el apellido HALPERIN más la palabra ABOGADOS; mientras que la marca registrada especifica que se trata de INGENIEROS.

REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre los signos en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos".[7] El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

4. COMPARACION ENTRE SIGNOS MIXTOS La doctrina ha reconocido varias clases de signos en atención a su estructura, entre ellos encontramos a los DENOMINATIVOS, GRÁFICOS o FIGURATIVOS y MIXTOS. En este contexto, tomando en cuenta que los signos “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS” y “DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” son signos mixtos, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a la confrontación entre este tipo de signos. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de julio de 2012, expedida en el proceso 39-IP-2012 en donde se señala: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas[8], logotipos[9], íconos, etc.” Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005)”.” En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. • En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS” y “DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

5. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES 42 y 45 DE LA NOMENCLATURA OFICIAL Un tema fundamental al momento de determinar la identidad o semejanza de los signos es determinar cuáles son los productos o servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En el presente caso, el signo “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS” y logotipo busca distinguir servicios comprendidos en la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza y el signo que sirvió de obstáculo, en la fase administrativa, para que el anterior sea registrado protege servicios de la clase 42. Sin embargo, en el presente caso hay que tener en cuenta que a la fecha en que la marca registrada fue concedida, esto es, al 29 de septiembre de 2000, se encontraba vigente la Séptima Edición de la Clasificación de Niza, en donde en la clase 42 se incluían a los “servicios legales”.

Es a partir de la Octava Edición, que empezó a regir en el año 2001, en la que se restructura la clase 42 y se crean las clases 43 a 45. En virtud de lo anterior, el juez consultante, deberá analizar si en el presente caso existe o no conexión competitiva entre los servicios que protegen los signos en conflicto. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

Desarrollando cada una de estas pautas, esto ha sido lo manifestado por el Tribunal: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión, prensa–, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se pueden utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto pueda suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que pueden encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo medias de deportes y medias de vestir)”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1028 de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”). La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo, debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.

(Proceso 09- IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literales a) de la Decisión 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero.

6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACION. AUTONOMIA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE Tomando en cuenta que la solicitud de registro fue denegada, de oficio por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, por la existencia anterior de otra marca y posteriormente ratificada esta posición por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de: Examen de registrabilidad y debida motivación y Autonomía de la Oficina Nacional Competente.

Para lo anterior, el Tribunal se basará en el proceso 187-IP-2013, marca “TAXI DRIVER” (denominativa), interpretación prejudicial de 8 de octubre de 2013, en donde se desarrolló este tema. “El artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo, aun cuando se presenten o no oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio.

El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[10] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”[11].

Adicionalmente, el examen que realiza la Oficina Nacional competente, a más de las características de ser de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas si hubieren y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Debida motivación. La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.[12] En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO. Un signo puede ser registrado si reúne los requisitos de distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión.

SEGUNDO. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

TERCERO. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Por lo tanto en principio no habría riesgo de confusión y los signos confrontados podrán coexistir en el mercado.

En el presente caso, bajo los criterios antes expuestos se debe determinar si existe o no riesgo de confusión directa o indirecta y/o de asociación, tomando en cuenta que los signos confrontados aun cuando comparten la palabra DEUSTUA, el signo solicitado tiene además el apellido HALPERIN más la palabra ABOGADOS; mientras que la marca registrada especifica que se trata de INGENIEROS.

CUARTO. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, sin embargo, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

QUINTO. Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los servicios. En el presente caso hay que tener en cuenta que a la fecha en que la marca registrada fue concedida, esto es, al 29 de septiembre de 2000, se encontraba vigente la Séptima Edición de la Clasificación de Niza, en donde en la clase 42 se incluían a los “servicios legales”.

SEXTO. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas Nacionales Competentes debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 05547-2010-0-1801-JR-CA/04, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008, marca “SHERATON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, P. 351 y ss. [8] “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. [9] Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE), 22ª. edición. 2001. [10] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. [11] Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007.

Marca: “BROCHA MONA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [12] Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.