PROCESO 243-IP-2013 — Andean Community

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 243-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 30 y 34 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 45 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 00365-2011-0-1801-JR-CA-10.

Actor: TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED Patente: “FORMULACIÓN FAMACÉUTICA QUE CONTIENE BIGUANIDA Y UN DERIVADO DE TIAZOLIDINADIONA”. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de abril del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio N° 365-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 13 de noviembre de 2013, recibido por este Tribunal el día 27 de noviembre de 2013, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 00365-2011-0-1801-JR-CA-10.

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de marzo de 2014. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II.

Las partes. Demandante: TAKEDA PHARPACEUTICAL COMPANY LIMITED Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. III. DATOS RELEVANTES. a.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. Las sociedades ANDRX LABS LLC y TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, solicitaron el 30 de marzo de 2006, con prioridad de 30 de marzo de 2005, el otorgamiento de la patente de invención denominada: “FORMULACIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE BIGUANIDA Y UN DERIVADO DE TIAZOLIDINADIONA.”. 2.

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 001291-2009/DIN-INDECOPI de 25 de septiembre de 2009, denegó la patente de invención solicitada. 3. El 21 de octubre de 2009 las solicitantes presentaron un recurso de reconsideración contra el anterior acto administrativo. En el marco de dicho recurso modificaron la solicitud, presentando un nuevo pliego reivindicatorio en calidad de prueba instrumental. 4.

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante auto de 30 de octubre de 2009, solicitó al recurrente que presentara una nueva prueba instrumental so pena de no tener por presentado el recurso. 5. El 13 de noviembre de 2009 las solicitantes absolvieron el requerimiento, afirmando que de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486 era viable la modificación presentada.

Además, solicitaron que el recurso presentado fuera considerado como de apelación. 6. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante auto de 18 de noviembre de 2009, consideró que no es viable presentar un recurso de apelación sustentándolo en un nuevo pliego reivindicatorio; requirió a los solicitantes que sustentaran el recurso en cuestiones de derecho. 7.

El 23 de noviembre de 2009 las solicitantes absolvieron el requerimiento, fundamentando su recurso en derecho. 8. El 30 de noviembre de 2009 la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante auto de 18 de noviembre de 2009, concedió el recurso de apelación. 9. El 26 de marzo de 2010 las solicitantes informaron que la sociedad ANDRX LABS LLC había cedido a TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED los derechos de la solicitud. 10.

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 2386-2010/TPI- INDECOPI de 15 de octubre de 2010, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo recurrido. 11. La sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. 12.

El Décimo Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución Número Siete de 28 de agosto de 2012, declaró infundada la demanda. 13. La sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 14. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 15. Manifiesta, que el INDECOPI realizó una interpretación errada del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 16. Sostiene, que una adecuada interpretación del artículo 34 de la Decisión 486, llevaría a la conclusión de que mientras se encuentre en trámite el procedimiento de solicitud de patente se pueden realizar modificaciones.

Esto es, en cualquier estado de dicho trámite. 17. Agrega, que lo anterior se encuentra respaldado en la jurisprudencia comunitaria andina. 18. Indica, que era perfectamente viable, en el marco del recurso de reconsideración instaurado, presentar un nuevo pliego reivindicatorio. 19. Expresa, que el INDECOPI no puede generar interpretaciones vinculantes de la normativa comunitaria andina, ya que esto le corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 20.

Argumenta, que en anteriores actos administrativos el INDECOPI sí aceptaba las modificaciones de las solicitudes de patentes, inclusive en el marco de un recurso de apelación. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. El INDECOPI contestó la demanda con base en los siguientes argumentos: 21. Afirma, que el demandante no rebate las cuestiones de fondo que sustentaron el acto administrativo impugnado. 22.

Argumenta, que cuando el artículo 34 de la Decisión 486 se refiere a “trámite”, se debe entender que es a la primera instancia administrativa, ya ahí es donde se evalúan los requisitos de forma y de fondo de la solicitud. Esto se desprende de una interpretación sistemática con los artículos 38, 45 y 46 de la mencionada normativa. 23.

Indica, que el Tribunal del INDECOPI es tan sólo una instancia revisora. No es posible incorporar en segunda instancia cuestiones no discutidas en la primera instancia. 24. Establece, que de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, le corresponde al INDECOPI evaluar la posibilidad de la modificación al interponer un recurso administrativo.

D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. El Décimo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 25 de agosto de 2012, declaró infundada la demanda, argumentando lo siguiente: “En consecuencia, de acuerdo al artículo 34 de la Decisión 486, el solicitante de una patente tiene derecho a modificar los documentos en cualquier momento del trámite, sean las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y el resumen, pueden efectuar supresiones, agregaciones o correcciones, hasta antes que se expida la resolución de Primera Instancia; por lo que, en el presente caso no se ha vulnerado lo dispuesto por la normativa andina.

DÉCIMO PRIMERO. - Que, en el presente caso, sobre la base del informe técnico VDG No.”. E. RECURSO DE APELACIÓN. La sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, presentó recurso de apelación contra la anterior providencia, soportándose en los siguientes argumentos: 25. Indica, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en ningún momento establece que se puede presentar una modificación únicamente hasta antes de que se expida la resolución de primera instancia. 26.

Expresa, que una interpretación en dicho sentido vulneraría el artículo 34 de la Decisión 486. 27. Agrega, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus providencias, remite al derecho interno para solucionar casos de modificaciones de la solicitud de patente en el marco de los recursos en sede administrativa. Por lo tanto, el juez debe determinar si con base en las normas procesales internas se puede presentar una modificación al interponer un recurso de reconsideración. 28.

Manifiesta, que la aplicación del ordenamiento jurídico interno no puede implicar la inaplicación de la normativa comunitaria. Esto es lo que ha ocurrido en el presente caso. 29. Argumenta, que el juzgado vulneró el artículo 34 de la Decisión 486. iV. Competencia del Tribunal. 30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Normas a ser interpretadas. La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 30 y 34 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “Por las razones expuestas deberá pronunciarse respecto a: “1. Si al presentar el solicitante un nuevo Pliego de Reivindicaciones en su recurso de reconsideración o de apelación, significa o nos lleva a la modificación de la solicitud de Patente. 2.

Cuando nos encontramos frente a la falta del requisito de claridad exigido por el artículo 30 de la Decisión 486, teniendo en cuenta el Pliego de Reivindicaciones presentado por el solicitante.”. 31. Se realizará interpretación solicitada. De oficio se interpretará el artículo 45, de la misma Decisión, ya que este consagra el análisis de patentabilidad.

A continuación, se inserta el texto de la norma a interpretar: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA (…) Decisión 486 (…) Artículo 30 “Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes.

Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.” Artículo 34 “El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”. (…) Artículo 45 “Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. (…)”. VI. consideraciones: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. La preeminencia de la norma comunitaria andina.

B. Las reivindicaciones y el examen de patentabilidad. El requisito de claridad. C. Las modificaciones de la solicitud de patente. Su oportunidad. D. La independencia de la oficina de patentes al tomar sus decisiones. A. LA PREEMINENCIA DE LA NORMA COMUNITARIA ANDINA. 32. La sociedad demandante argumentó que la aplicación del ordenamiento jurídico interno no puede implicar la inaplicación de la normativa comunitaria.

Afirmó que eso es lo que ha ocurrido en el presente asunto. 33. Por lo tanto, es necesario referirse a la preminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino. Para esto, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, de la misma magistrada ponente y expedida en el proceso 87-IP-2013: 34.

El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de la “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de la “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de la “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y la “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. 35.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, se ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco se ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de Derecho Internacional. 36.

Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005;

Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999;

Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras. 37.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía, el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia y unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico. 38.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales”.

(Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). 39. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la nacional podría regular temas que no se encuentren reglados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1828, de 30 de abril de 2010). 40.

Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. B. LAS REIVINDICACIONES Y EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD.

EL REQUISITO DE CLARIDAD. 41. El juez consultante realizó la siguiente pregunta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: 42. ¿Cuándo nos encontramos frente a la falta del requisito de claridad exigido por el artículo 30 de la Decisión 486, teniendo en cuenta el Pliego de Reivindicaciones presentado por el solicitante? 43.

Para contestar lo anterior el Tribunal determinará la relación existente entre las reivindicaciones, el examen de patentabilidad y el requisito de claridad. 44. Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como de parámetro interpretativo de aquellas.

Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el artículo 29 de la Decisión 486. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de patente de manera integral y sistemática. 45.

Debemos entender a las reivindicaciones como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. 46. Para precisar lo dicho, se transcribirá lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 165-IP-2013: “(…) La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.

La doctrina sostiene al respecto que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.[1] Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.[2] Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) b) La descripción”. El artículo 28 euisdem añade que “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”.

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”[3].

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.” 47. Una respuesta concreta al juez consultante sería la siguiente: 48. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reinvindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad. 49.

Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51).

Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y 2. Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas.” C. LAS MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

SU OPORTUNIDAD. 50. La sociedad demandante argumentó que una adecuada interpretación del artículo 34 de la Decisión 486, llevaría a la conclusión de que mientras se encuentre en trámite el procedimiento de solicitud de patente se pueden realizar modificaciones, es decir, en cualquier estado de dicho trámite; por lo tanto, era perfectamente viable, en el marco del recurso de reconsideración instaurado, presentar un nuevo pliego reivindicatorio.

Por su parte, el INDECOPI sostuvo que de conformidad con la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, le corresponde al INDECOPI evaluar la posibilidad de la modificación al interponer un recurso administrativo. 51. La corte consultante realizó la siguiente pregunta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: 52.

¿Si al presentar el solicitante un nuevo pliego de reivindicaciones en su recurso de reconsideración o de apelación, significa o nos lleva a la modificación de la solicitud de la patente? 53. De conformidad con lo anterior, el Tribunal abordará el tema de la oportunidad para presentar una modificación a la solicitud de patente. 54.

Lo primero que advierte el Tribunal es que la normativa comunitaria no contiene ninguna regulación sobre la manera de recurrir en sede administrativa el acto que concede o deniega una patente de invención. En este sentido, el tipo de recursos, requisitos, posibilidad de presentar pruebas, entre otras cuestiones, deberán ser regulados, de conformidad con el principio de complemento indispensable, por la normativa nacional pertinente. 55.

El principio de complemento indispensable permite que normas internas regulen asuntos no previstos en la normativa comunitaria. Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, tal como se plasmó en el literal A) de la presente providencia. 56. Ahora bien, para contestar la pregunta del juez consultante, es pertinente reiterar lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, de la misma magistrada ponente y expedida en el proceso 127-Ip-2013: 57.

“El párrafo primero del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que el peticionario puede solicitar la modificación de su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece un límite a dicha modificación: no puede implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

De lo anterior se desprende lo siguiente: • Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite. • Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado. • De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado.

Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486). 58. El Manual para el Examen de las Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial en los Países de la Comunidad Andina, nos muestra algunos eventos de aplicación del objeto de protección: “Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales.

Por ejemplo, en caso de que las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a un alquilo C1-C6 y en las modificaciones se define R1 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de una alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso esta modificación no puede ser aceptada. Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuándo la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos específicos a muy generales.

Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, eso será admisible. Ejemplo: Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende sólo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección etc.” 59.

Del análisis de la norma bajo estudio se genera el siguiente interrogante: ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? 60. Como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros. 61.

Es el criterio reiterado en las interpretaciones prejudiciales dentro de los procesos 21-IP-2000 y 28-IP-2002. Resulta pertinente, en consecuencia, transcribir algunos de sus apartes: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.” (Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000, expedida en el marco del proceso 21-IP-2000)”. 62.

El Tribunal aclara un último aspecto: para saber si una modificación en el pliego reivindicatorio consolida una ampliación del objeto de protección, es muy importante que se haga una interpretación de las reivindicaciones con miras a determinar su claridad, de conformidad con lo expresado el literal B) de la presente providencia. D. LA INDEPENDENCIA DE LA OFICINA DE PATENTES AL TOMAR SUS DECISIONES. 63.

La sociedad demandante argumentó que en anteriores actos administrativos el INDECOPI sí aceptaba las modificaciones de las solicitudes de patentes, inclusive en el marco de un recurso de apelación. Por lo tanto, se tratará el tema de la independencia de la oficina de patentes al tomar sus decisiones. 64. El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro.

El Título II de la Decisión 486, denominado “De las Patentes de Invención”, regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad. 65. Para abordar el asunto propuesto, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2012, de la misma magistrada ponente y expedida en el proceso 103-IP-2012: 66.

Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. 67. Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se tiene que negar igualmente en otro. 68.

Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente. Siempre, se debe adelantar el trámite correspondiente ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del debido análisis de patentabilidad. 69.

Si bien en muchos casos, se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente. 70. No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación, o que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones.

Lo que se está diciendo, es que la oficina de patentes tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. 71.

Si bien, existen figuras jurídicas como el derecho de prioridad, donde se establecen ciertas conexiones entre la labor de las oficinas de patentes, el examen de patentabilidad que realiza cada una de ellas es autónomo e independiente. 72. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al referirse al derecho de prioridad, trató de una manera muy clara el tema estudiado.

Manifestó lo siguiente: “El derecho de prioridad tampoco quiere decir que la concesión de la segunda solicitud de patente se encuentre supeditada o condicionada a que la primera solicitud sea concedida. Lo anterior por el principio de la independencia en la concesión de patentes que rige nuestro sistema comunitario andino de concesión de patentes y, por el cual, es perfectamente posible que una solicitud de patente negada en un País Miembro o en un País sujeto a reciprocidad, sea concedida en otro país. Sobre este principio y su relación con el derecho de prioridad, aunque refiriéndose al Convenio de París, el Doctor Guillermo Cabanellas manifiesta acertadamente lo siguiente: El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta.

De esta forma, si se ha obtenido una patente en un País A, la misma no puede ser declarada nula, o caduca o finalizada por el hecho de que haya sido declarada nula o caduca o finalizada una patente similar en otro país, aun cuando éste sea el país en que se haya basado la prioridad que haya permitido obtener la patente en el país A. El país A deberá aplicar sus propias reglas generales para determinar si la patente en cuestión es nula o caduca o si se ha extinguido su plazo de vigencia”.[4] (Proceso 33-IP-2007.

Interpretación Prejudicial del 18 de abril de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1527, de 31 de julio de 2007).” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la normativa nacional podría regular temas que no se encuentren previstos por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación.

SEGUNDO: Lo primero que se advierte es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como de parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el artículo 29 de la Decisión 486.

Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de patente de manera integral y sistemática. Debemos entender a las reivindicaciones, como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reinvindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de las éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad.

TERCERO: El párrafo primero del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que el peticionario puede solicitar la modificación de su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece un límite a dicha modificación: no puede implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486). Del análisis de la norma bajo estudio se genera el siguiente interrogante: ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? Como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros.

CUARTO: El examen de patentabilidad que realizan las oficinas de patentes es autónomo e independiente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 00365-2011-0-1801-JR-CA-10, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 243-IP-2013 ----------------------- [1] ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”.

Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. [2] SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. [3] Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004.

P. 48. [4] CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo I, Buenos Aires Argentina, Ed. Heliasta, 2004, pág. 207.