[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 018-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 171 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 165 y 168 de la misma Decisión. Marca: CLARKS (denominativa).

Actor: Sociedad CADBURY ADAMS USA LLC. Proceso interno Nº. 2009-00628. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de mayo del año dos mil catorce. VISTOS: El 11 de marzo de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 171 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2009-00628;

El auto de 9 de abril de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: Sociedad CADBURY ADAMS USA LLC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: Señor JULIÁN ANDRÉS TROCHEZ. III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. 1. El 26 de junio de 2002, el señor Julián Andrés Trochez, presentó acción de cancelación por no uso, contra el registro de la marca CLARKS (denominativa), certificado Nº. 130.493, la cual se encontraba registrada a favor de la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El 26 de septiembre de 2002, por Oficio Nº. 15183 la Superintendencia de Industria y Comercio, admitió a trámite la acción de cancelación por no uso de la marca CLARKS (denominativa). 3. Constan en el informe remitido por el consultante y en la demanda, los siguientes datos: A. El 09 de diciembre de 2002, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY (entonces, titular de la marca CLARKS), presentó la renuncia total a los derechos derivados del registro de la marca CLARKS (denominativa).

B. El 24 de diciembre de 2002, por Resolución Nº. 42051, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio aceptó la renuncia total del derecho de exclusividad sobre la marca CLARKS (denominativa). C. El 12 de febrero de 2003, el señor Julián Andrés Trochez, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la mencionada Resolución Nº. 42051.

D. El 23 de diciembre de 2003, por Resolución Nº. 36430, la misma División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición y revocó la Resolución Nº. 42051 en sentido de no aceptar la renuncia total a los derechos de propiedad exclusiva. E. El 22 de enero de 2004, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY, cambió de nombre a WARNER-LAMBERT COMPANY LLC, y realizó el traspaso de la marca CLARKS (denominativa) a CADBURY ADAMS USA LLC.

F. El día 24 de enero de 2004, la sociedad CADBURY ADAMS USA LLC, interpuso recurso de apelación contra la Resolución Nº. 36430 de 23 de diciembre de 2003. G. El 27 de febrero de 2005, la marca CLARKS (denominativa) expiró, sin que la misma fuera renovada por la sociedad CADBURY ADAMS USA LLC, en razón de que la misma había sido renunciada el 09 de diciembre de 2002.

H. El 25 de febrero de 2008 por Resolución Nº 5530, el Superintendente Delegado de Propiedad Industrial confirmó la Resolución Nº. 36430 del 23 de diciembre de 2003, a pesar de la expiración de la marca CLARKS. 4. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº. 6870 de 29 de febrero de 2008, resolvió la acción de cancelación, interpuesta por el señor Julián Trochez, y canceló el registro de la marca CLARKS (denominativa) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.

El 14 de marzo de 2008, la sociedad CADBURY ADAMS USA LLC, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. 6. El 24 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos mediante Resolución Nº. 12644, decidió el recurso de reposición interpuesto y confirmó la Resolución impugnada. 7. El 10 de julio de 2009, mediante Resolución Nº. 34754 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmó la Resolución Nº. 6870. 8.

De esta manera queda agotada la vía gubernativa. 9. El 19 de noviembre de 2009 la sociedad CADBURY ADAMS USA. LLC., presentó acción de nulidad y restablecimiento de derecho ante la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. 10. La Sala de lo Contencioso, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial.

B. Fundamentos de la demanda. La sociedad CADBURY ADAMS USA LLC., presenta demanda bajo los siguientes argumentos: 11. Se solicita la nulidad de las Resoluciones Nº. 6870 de 29 de febrero de 2008, Resolución Nº 12644 de 24 de marzo de 2009 y Resolución Nº 34754 10 de julio de 2009, por medio de las cuales se canceló el registro de la marca CLARKS (denominativa). 12.

Violación del artículo 171 de la Decisión 486 ya que de acuerdo al contenido de esta norma, el 9 de diciembre de 2002, fecha en la que se presentó la renuncia total al registro de la marca CLARKS (denominativa) no recaía sobre esta marca embargo o garantía alguna que pudieran impedir la renuncia de dicho registro por parte de su titular.

Por lo que “no existía limitación alguna para que el titular de la marca CLARKS (…) renunciara a dicho derecho”. 13. Se violó la citada norma comunitaria al sostener que en virtud al principio de imparcialidad, “había lugar a resolver primero la acción de cancelación por no uso presentada por el señor JULÍAN ANDRÉS TROCHEZ contra el registro de la marca CLARKS (…) y luego si proceder a resolver la renuncia de los derechos sobre la misma presentada por su titular”. 14.

Afirma que, “el derecho de dominio del titular de un registro marcario, es un derecho supremo, que se encuentra por encima de cualquier decisión de la administración respecto del mismo, y que por tanto, se puede disponer del mismo libremente en cualquier tiempo y sin condicionamientos”. 15. La administración violó el mencionado artículo “al anteponer la cancelación por no uso presentada contra la marca CLARKS (…) y negar la renuncia de su titular al registro de esta marca, pues es claro que este artículo no establece como causal de no aceptación de la renuncia, la cancelación por no uso presentada por un tercero”. 16.

Carencia de objeto jurídico de las resoluciones demandadas que cancelaron el registro de la marca CLARKS, ya que el registro de dicha marca era inexistente en razón a que se había renunciado a él. Pues “al momento en que se presentó la acción de cancelación por falta de uso contra el registro de la marca CLARKS (…) el titular de dicho registro dio respuesta a dicha acción en el sentido de manifestar que de conformidad con el artículo 171 de la Decisión 486 renunciaba de manera total al derecho que le asistía sobre el registro de la marca CLARKS Nº. 130.493”. 17.

De acuerdo al artículo 174 de la Decisión 486, el registro de la marca CLARKS caducó de pleno derecho en el momento en que el titular no solicitó la renovación del mismo. Por lo tanto “una vez más se demuestra que las resoluciones demandadas carecen de objeto jurídico toda vez que el registro de marca sobre las que versan, caducó al no ser renovado, antes de que su Despacho decidiera la acción de cancelación contra el mismo”.

C. Fundamentos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 18. Con la expedición de las resoluciones impugnadas “no se ha incurrido, en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. 19. Cita los artículos 165 y 166 de la Decisión 486.

Hace una exposición respecto a la cancelación de una marca y a la prueba de su uso, el derecho preferente derivado de la cancelación y los efectos de tal derecho. 20. La solicitud de cancelación fue presentada el 26 de junio de 2002, mientras que la solicitud de renuncia fue presentada el 9 de diciembre de 2003, por lo que aplicó el principio de imparcialidad resolviendo primero un caso y luego otro. 21.

Agrega que, “al interponer la acción de cancelación por no uso de la marca CLARKS (NOMINATIVA) el solicitante, adquiere un derecho preferente, si el titular de la marca no demuestra el uso real y efectivo de la misma, tal como lo señala el artículo 168 de la Decisión 486 (…)”. D. Tercero interesado. 22. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado señor Julián Andrés Trochez.

CONSIDERANDO: 23. Que, las normas contenidas en los artículos 171 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 24.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500); 25.

Que, la presentación de la solicitud de cancelación por no uso de la marca CLARKS (denominativa) fue el 26 de junio de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 171 y 174.

Conforme a la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 165 y 168 de la Decisión 486 por ser aplicables al caso concreto; y, 26. Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) CAPITULO V De la Cancelación del Registro Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. (…) Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

(…) CAPITULO VI De la Renuncia al Registro Artículo 171.- El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia. No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente. (…) CAPITULO VIII De la Caducidad del Registro Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro.

(…)”. 1. La caducidad de un registro marcario y la renuncia al mismo después de una solicitud de su cancelación por no uso. La preservación del derecho preferente. 27. Se observa en el procedimiento interno que el 26 de junio de 2002, el señor Julián Andrés Trochez, solicitó la cancelación por no uso del signo CLARKS (denominativo) registrado a favor de la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY, el cual fue cancelado por Resolución N°. 6870, la cual fue confirmada.

El 9 de diciembre de 2002, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY renunció a los derechos sobre el signo CLARKS (denominativo), dicha renuncia fue aceptada por Resolución N°. 42051, sin embargo esta Resolución fue revocada, y, en consecuencia no se aceptó la renuncia de los derechos sobre la marca CLARKS (denominativa). Posteriormente, la marca CLARKS (denominativa) fue traspasada a la sociedad CADBURY ADAMS USA LLC, la que no renovó el registro por considerar que se había renunciado a los derechos de la marca. 28.

De esta manera, en el proceso interno se debate si la cancelación surte efectos si es que ya se renunció al signo y, además, no se lo renovó. Por lo tanto, el Tribunal considera oportuno referirse a los temas de la cancelación por falta de uso, a la caducidad y a la renuncia de un derecho, para finalmente referirse a la preservación del derecho preferente.

De la cancelación de un registro. 29. El Tribunal se referirá únicamente a los temas que son aplicables al caso, para lo cual manifiesta que los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta).

Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación. “De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva.

Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. (…). El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca”.

(Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.O.A.C. Nº. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). Falta de uso de la marca. 30. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 31.

Al respecto el Tribunal, señaló: “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL). 32. De esta manera, el Tribunal ha manifestado “Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”. (Proceso 180-IP-2006, ya citado). 33. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1207, de 16 de junio de 2005, marca figurativa: DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE). 34.

También ha dicho este Tribunal que “El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado.

Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva”. (Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA denominativa). 35. El Tribunal ha manifestado “El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc”.

(Proceso 180-IP-2006, ya citado). Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 36. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo.

La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. De la caducidad de un registro marcario y la renuncia al mismo después de una solicitud de cancelación por no uso. 37.

El artículo 174 de la Decisión 486, prevé dos causales de caducidad de un registro: 1. De pleno derecho, cuando no se solicita la renovación de un signo dentro del término legal, incluido el periodo de gracia. De acuerdo al artículo 153 de la Decisión 486, el titular de una marca o quien tuviera legítimo interés deberá solicitar la renovación de la misma dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

Se concede al titular o a quien tenga legítimo interés un periodo de gracia de otros seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro. 2. Cuando no se han pagado las tasas correspondientes de acuerdo a la legislación interna de cada de uno de los Países Miembros. 38. Por su parte, el artículo 171 de la misma Decisión, regula el tema de la renuncia a un registro de marca, disponiendo como único requisito para tal renuncia la voluntad del titular del registro. 39.

La decisión del titular de un registro de renunciar a los derechos conferidos a una marca se la podrá realizar en cualquier momento en el cual la marca esté vigente. La renuncia de un registro podrá ser total (totalidad de los productos o servicios que distingue la marca) o parcial (sólo algunos de los productos o servicios que distingue la marca). 40.

Los límites a la renuncia de un registro se da en los casos en que existan embargos o derechos reales de garantías sobre la marca, debidamente inscritos en la oficina nacional competente. 41. Finalmente, la renuncia al registro de una marca surte efectos a partir del momento de su inscripción en la oficina nacional competente. 42.

Sin embargo, surge la inquietud respecto a ¿qué sucede si la renuncia al registro de una marca se da después de la solicitud de la cancelación por no uso de la misma? Para resolver dicha inquietud es necesario referirse al derecho preferente. La preservación del derecho preferente. 43. El artículo 168 de la Decisión 486 consagra el derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca.

El principal efecto de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan. 44. A la luz del mencionado artículo 168, el derecho preferente para solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro. 45.

Respecto al tema, el Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior.

Finalmente, este derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, ésta deberá ser sometida al examen de registrabilidad respectivo. Este Tribunal ha reiterado esta jurisprudencia en varios procesos, entre ellos, dentro del Proceso 46-IP-2007, donde se señaló lo siguiente: “(…) ‘g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 1.

Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. 2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación.’ (Proceso 180-IP-2006.

Marca: BROCHA MONA. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1476, de 16 de marzo de 2007). Las características principales del derecho preferente que surge como consecuencia de la cancelación de un registro marcario por no uso, son las siguientes: 1. Titular del derecho.

El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación. 2. Objeto del derecho preferente. Si lo que se pretende, al iniciar un procedimiento de cancelación por no uso, es posibilitar el posterior registro de una marca semejante o similar a la marca que se pretende cancelar, si se obtiene la cancelación, se debe invocar el derecho preferente para lograr el registro del signo solicitado, dentro del término previsto en la norma comunitaria.

Para entender el término de que dispone el titular del derecho preferente para su ejercicio, se debe precisar en qué momento nace el derecho preferente. El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompasarse con la redacción del artículo 168 de la Decisión 486.

Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar.

Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho.

Además el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a la cancelación. Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio, como ya se anotó, que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente. 3.

Efectos del derecho preferente. Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de la cancelación de registro marcario por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar o que se canceló, presentado las respectivas oposiciones.

En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación en relación a las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquél que se ha solicitado cancelar.

Pero, como se deduce de lo anteriormente expuesto esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas.

En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada con base en dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten, por lo que se debe informar a la Oficina Nacional que se hará uso de dicho Derecho a fin de que la Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro (…)’.

(Proceso 46-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N°. 1530 de 14 de agosto de 2007, marca: UNIQUE denominativa). 46. En el caso de autos, la Superintendencia de Industria y Comercio canceló el registro de la marca CLARKS (denominativa) para preservar el derecho preferente del solicitante de la cancelación, por este motivo no aceptó la renuncia al derecho de la marca ni declaró la caducidad del registro. 47.

Por lo tanto, en el caso de autos, es necesario determinar que la presentación de la solicitud de cancelación del registro de marca se dio el 26 de junio de 2002, mientras que la solicitud de renuncia se dio el 9 de diciembre de 2002, es decir seis meses más tarde, se debe tomar en cuenta además, que la renuncia surte efectos recién desde el momento de su inscripción en la oficina nacional competente, de esta manera, en el caso concreto debe prevalecer el derecho preferente sobre la renuncia o la caducidad.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: De acuerdo a los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial, el juez consultante deberá determinar si debe prevalecer el derecho preferente a favor de quien solicitó la cancelación del registro de la marca.

SEGUNDO: En el caso de autos, es necesario determinar que la presentación de la solicitud de cancelación del registro de marca se dio el 26 de junio de 2002, mientras que la solicitud de renuncia se dio el 9 de diciembre de 2002, es decir seis meses más tarde, se debe tomar en cuenta además, que la renuncia surte efectos recién desde el momento de su inscripción en la oficina nacional competente, de esta manera, en el caso concreto debe prevalecer el derecho preferente sobre la renuncia o la caducidad.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 2009- 00628 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- Proceso 018-IP-2014