PROCESO 076-IP-2014 — Andean Community

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 76-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 32 del Tratado de Creación, 121 y 122 del Estatuto, 134 literal a) y 159 de la Decisión 486; con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: “BOCADIN” (denominativa).

Expediente Interno: 9630-2013 Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de julio del año dos mil catorce. VISTOS: El Oficio 131-2014-SCS-CS de 13 de mayo de 2014, recibido en este Tribunal vía correo certificado el 29 de mayo de 2014, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 9630-2013.

El Auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. Las partes: Demandante: Grupo Bimbo S.A. de C.V. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú. Alicorp S.A.A. A. Determinación de los hechos relevantes: El 31 de mayo del 2005, Grupo Bimbo S.A. de C.V. (México) solicitó el registro de la marca de producto BOCADIN (denominativa), para distinguir “dulces; chocolates; confitería; caramelos; gomas dulces; harinas y sus derivados; pan; productos de panadería y pastelería; biscochos; galletas; copos de cereales secos y preparaciones hechas de cereales; café; té; cacao; azúcar; salsas; condimentos; especias; arroz; miel y levaduras” de la Clase 30 de la Clasificación de Niza.

Mediante Resolución 13773-2005/OSD-INDECOPI de 18 de octubre de 2005, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado sobre la base de la marca previamente registrada a favor de Alicorp S.A.A., la marca de producto BOCADON (denominativa), inscrita bajo Certificado 68615 que distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación de Niza.

El 11 de noviembre del 2005, Grupo Bimbo S.A. de C.V. interpuso recurso de apelación alegando lo siguiente: “Se encuentra tramitando un acuerdo de consentimiento con Alicorp S.A.A. – titular de la marca base de la denegación – toda vez que la referida empresa se encuentra vinculada empresarialmente con la suya, al ser ambos socios de la empresa Panificadora Bimbo del Perú S.A.C. (empresa que realmente será quien utilizará el signo solicitado en el Perú)”.

En ese sentido, solicitó “un plazo probatorio para presentar el mencionado acuerdo, solicitando que el presente expediente no sea resuelto hasta la presentación de dicho documento”. Mediante proveído de 29 de noviembre del 2005, la Secretaría de la Sala de Propiedad Intelectual indicó que no procede acceder a lo solicitado. Sin perjuicio de lo expuesto, precisó que las partes tienen derecho a presentar todos los documentos que consideren pertinentes hasta antes de emitirse la resolución que ponga fin al presente procedimiento.

El 6 de diciembre del 2005, Grupo Bimbo S.A. de C.V. adjuntó copia legalizada del acuerdo celebrado entre su empresa y Alicorp S.A.A., mediante el cual esta última autoriza el registro del signo solicitado. Adicionalmente, adjuntó copia simple de dos certificados de acciones que acreditan que la empresa Bimbo International B.V. (a la cual pertenece Grupo Bimbo S.A. de C.V., siendo ésta la empresa madre de un grupo empresarial) y la empresa Alicorp S.A.A. son accionistas de Panificadora Bimbo del Perú S.A. Finalmente, precisó que en un futuro presentará los documentos pertinentes que acrediten la vinculación entre Bimbo International B.V. y su empresa.

Mediante Resolución 339-2006/TPI-INDECOPI de 14 de marzo de 2006, el Tribunal del Indecopi resolvió: “Primero.- No aceptar el acuerdo de coexistencia suscrito entre Grupo Bimbo S.A. de C.V. y Alicorp S.A.A.; Segundo.- Por las consideraciones expuestas, CONFIRMAR la Resolución 13773-2005/OSD-INDECOPI de 18 de octubre de 2005, que denegó el registro de la marca de producto BOCADIN solicitado por Grupo Bimbo S.A. de C.V.”.

Grupo Bimbo S.A. de C.V. presenta demanda contencioso administrativo, a fin de anular la Resolución 339-2006/TPI-INDECOPI. Mediante sentencia de primera instancia, Resolución 24 de 29 de octubre de 2008, la Primera Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima declaró infundada la demanda contencioso administrativa.

El 16 de diciembre de 2008, la demandante presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. Mediante sentencia de segunda instancia de 17 de abril de 2012, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y declaró fundada la demanda contencioso administrativa. El 14 de mayo de 2013, el Indecopi presenta recurso de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, sobre la base de la infracción normativa de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal y 136 literal a) de la Decisión 486.

Mediante Resolución de 21 de enero de 2014 se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por el Indecopi y se solicita interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B. Fundamentos de la demanda: La demandante Grupo Bimbo S.A. de C.V. manifestó lo siguiente: Solicita la nulidad de la Resolución 339-2006/TPI-INDECOPI.

Presenta un acuerdo de consentimiento con Alicorp S.A.A. – titular de la marca base de la denegación – toda vez que la referida empresa se encuentra vinculada empresarialmente con la suya, al ser ambos socios de la empresa Panificadora Bimbo del Perú S.A.C. (empresa que realmente será quien utilizará el signo solicitado en el Perú). De esta manera, Alicorp S.A.A. autoriza el registro de la marca BOCADIN.

“Ambas empresas forman parte del mismo grupo empresarial. PANIFICADORA BIMBO DEL PERÚ S.A. de la cual es accionista ALICORP S.A.A. es la planta en el Perú de Grupo Bimbo S.A. de C.V. a cargo de fabricar los productos de esta empresa en el Perú”. Según el artículo 158 del Decreto legislativo 823: “las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de marcas similares para productos de la misma clase, siempre y cuando que, en opinión de la oficina administrativa competente, la coexistencia no afecte negativamente el interés general de los consumidores”.

En ese sentido, el registro del signo solicitado no creará confusión alguna respecto al origen empresarial de los productos a distinguirse, pues finalmente los referidos productos tendrán un mismo origen empresarial, más allá del hecho de que legalmente las empresas estén constituidas mediante sociedades distintas. Los competidores no se verán afectados, toda vez que no existe un competidor cuyo derecho de propiedad industrial se esté vulnerando.

Existe reiterada jurisprudencia el Indecopi donde se determina que los signos evocativos similares pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin afectar el interés de los consumidores por tratarse de marcas débiles. C. Fundamentos de la contestación a la demanda: El Indecopi contestó la demanda alegando lo siguiente: Se ha verificado que se encuentra registrada a favor de Alicorp S.A.A. la marca de producto BOCADON, inscrita bajo Certificado 68615, que distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación de Niza.

No existe vinculación económica entre ambas empresas: “Existen dos certificados de acciones donde se aprecia que tanto BIMBO INTERNATIONAL B.V. como ALICORP poseían acciones en la empresa PANIFICADORA BIMBO DEL PERÚ S.A. Dichos documentos no acreditaban la existencia de vinculación económica (en el sentido técnico de la expresión) entre las partes intervinientes en el procedimiento administrativo de registro de marca (y al mismo tiempo partes del convenio de coexistencia presentado) como eran GRUPO BIMBO y ALICORP, sino que ponía en evidencia que una persona jurídica distinta a GRUPO BIMBO, como era BIMBO INTERNATIONAL B.V. y la empresa titular ALICORP eran accionistas de una tercera empresa PANIFICADORA BIMBO DEL PERÚ S.A., que tampoco era parte en el procedimiento administrativo ni parte contratante del acuerdo de coexistencia de marcas”.

Algunos de los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado coinciden con algunos de los productos que distingue la marca registrada. El impacto visual inmediato y la impresión auditiva que las denominaciones BOCADIN (en el signo solicitado) y BOCADON (en la marca registrada) producen en el consumidor medio es de semejanza, en tanto están conformadas por la misma secuencia de consonantes (B-C-D-N) y una similar secuencia de vocales, diferenciándose únicamente por la inclusión de la letra l en el signo solicitado en lugar de la letra O en la marca registrada, no siendo tal la diferencia relevante para establecer alguna diferencia sustancial entre los signos confrontados.

Desde el punto de vista conceptual, se advierte que las denominaciones provienen del término BOCADO, siendo el signo solicitado BOCADIN el diminutivo del citado término y la marca registrada BOCADON el superlativo. En ese sentido, el signo solicitado evocará en la mente del consumidor una idea muy similar a la que genera la denominación que conforma la marca registrada.

La coexistencia de los signos confrontados es susceptible de generar confusión en el público consumidor, quienes podrían solicitar los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado en la creencia que se trata de una variación en la presentación de la marca registrada, generándose así la posibilidad de que el consumidor piense que ambos tienen el mismo origen empresarial.

En el expediente interno no obra contestación alguna por parte de Alicorp S.A.A. D. Fundamentos de la primera instancia: Mediante sentencia de primera instancia, Resolución 24 de 29 de octubre de 2008, la Primera Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima declaró infundada la demanda contencioso administrativa, mediante los siguientes argumentos: 24.

“Es necesario precisar que el acuerdo de coexistencia no puede por sí solo permitir el registro de dos marcas, tampoco el hecho de que dos empresas sean accionistas de una tercera, puesto que no significa necesariamente que entre las mismas exista también una vinculación económica, ya que son personas jurídicas independientes y en el caso de autos, es necesario que la autoridad considere el interés del consumidor quien puede llegar a verse confundido con la presencia de dos marcas similares”.

E. Fundamentos del recurso de apelación: La demandante Grupo Bimbo S.A. de C.V. Ltda. alegó lo siguiente: 25. “El Indecopi resolvió contrariando la disposición de la Superintencia de Banca y Seguros (SBS) sobre el concepto de vinculación de empresas y, en tal sentido, el Tribunal del Indecopi en lugar de presumir que existe vinculación entre las empresas, hizo exactamente lo contrario a lo establecido en el artículo 3 de la Resolución SBS 445-2000: Presumió que no existe vinculación y tampoco aportó pruebas al respecto”.

F. Fundamentos de la sentencia de segunda instancia: 26. Mediante sentencia de segunda instancia de 17 de abril de 2012, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y declaró fundada la demanda contencioso administrativa, mediante los siguientes argumentos: 27. “ALICORP S.A.A. y GRUPO BIMBO S.A. de C.V. tienen un vínculo empresarial por la Empresa Panificadora Bimbo del Perú, pues la primera empresa es accionista (…) de manera expresa la titular de la marca BOCADON ha consentido que se inscriba la marca BOCADIN sin que pueda existir riesgo de confusión”.

G. Fundamentos del recurso de casación: 28. El Indecopi presenta recurso de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, alegando: La infracción normativa de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal y 136 literal a) de la Decisión 486.

En el presente caso, la segunda instancia ordinaria no cumplió con solicitar interpretación prejudicial al Tribunal Andino. “La validez de un acuerdo de coexistencia se encontrará siempre sujeto a que el Indecopi evalúe si la coexistencia afecta o no el interés general de los consumidores”.

CONSIDERANDO: Competencia del Tribunal 29. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 30. Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas 31. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos: 33 del Tratado de Creación, 123 del Estatuto del Tribunal y 136 literal a) de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada, además de interpretar de oficio los artículos 32 del Tratado de Creación, 121 y 122 del Estatuto, 134 literal a) y 159 de la Decisión 486. 32.

En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA “(…) Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”. (…) ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA (…) Artículo 121.- Objeto y finalidad Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

(…) DECISIÓN 486 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

(…)”. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. LOS EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA. EL CASO DEL PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA. 33. En el presente caso, el Indecopi presentó recurso de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, alegando la infracción normativa de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 del Estatuto del Tribunal, ya que la segunda instancia ordinaria no cumplió con solicitar interpretación prejudicial al Tribunal Andino. 34.

El Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios. Para esto, reitera la posición sentada en la Interpretación Prejudicial 149-IP-2011, expedida el 10 de mayo de 2012: “De conformidad con lo anterior, el Tribunal determinará las características de la figura de la interpretación prejudicial, establecerá los efectos de no solicitar la interpretación prejudicial obligatoria, y se referirá a la calificación de la última instancia ordinaria por parte de la República del Perú. 35.

El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros. En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente. 36.

La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial. 37.

El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario. Instrumentos básicos del sistema. 38. El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos: Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso. Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia.

En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme. Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal.

En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios. 39. Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado: “Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1050 de 6 de abril de 2004.

MARCA: “EL MOLINO”). Características de la figura de la interpretación prejudicial. 40. La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características: 41. Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente: “(…) La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario.

Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”.

(Proceso 3-IP-93). En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla. En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”.

Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso. Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado.

La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda (…)”. Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria. 42. Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos: El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Al no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y, Dictamen de incumplimiento 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003.

La sentencia dictada adolecería de nulidad. Tal como se mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna.

Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc.

La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc. De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.

La calificación de última instancia ordinaria. El caso peruano. 43. Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido.

En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo en cuanto a dicha interpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para logar la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina. 44.

Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se debe garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas. 45.

A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico- jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos.

Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales. 46. Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la Corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad.

Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial. 47. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento? 48.

Se presentarían dos hipótesis: Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia. En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones: Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias. 49.

Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y aplicar normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración judicial en el ámbito andino y de las características del sistema comunitario, su actuación sería la de un verdadero juez comunitario andino; es decir, si bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para logar esto, se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo.

El Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó está idea de la siguiente manera: “(…) El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonomía, efecto directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional.

Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurídico comunitario. Su labor no sólo se limita a aplicar una norma a determinado caso concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurídico subregional, aplicando, balanceando y armonizando la normativa nacional con la comunitaria, dándole la primacía a la segunda sobre temas específicos reglados por la misma (…)”.

(Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1985 de 11 de octubre de 2011). 50. En consecuencia, el juez nacional, en este caso la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, debe actuar como juez comunitario andino y, en efecto, desempeñarse como el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del ordenamiento subregional, lo que implica, por supuesto básico, su correcta y uniforme aplicación. 51.

En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada.

Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. 52. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente.

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones: Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial. 54. Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos: Únicamente tiene consecuencias para el caso particular.

Esto quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria. Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos.

El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial. (artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida la interpretación prejudicial debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.

Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo). Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo).

Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente”. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA DISTINTIVIDAD. 55.

En el presente caso, Grupo Bimbo S.A. de C.V. (México) solicitó el registro de la marca de producto BOCADIN (denominativa) en la Clase 30 de la Clasificación de Niza, por lo que resulta necesario referir al concepto de marca y a sus elementos constitutivos. 56. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado que: “La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. Es fundamental que todo signo goce de la característica de la distintividad para que sea susceptible de registro como marca; ello lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. (…)”. 57. En consecuencia, en el presente caso la Corte Consultante debe analizar si el signo solicitado cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA, E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. 58. En el presente caso, Grupo Bimbo S.A. de C.V. (México) solicitó el registro de la marca de producto BOCADIN (denominativa) en la Clase 30 de la Clasificación de Niza. Mediante Resolución 13773-2005/OSD-INDECOPI de 18 de octubre de 2005, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado sobre la base de la marca previamente registrada a favor de Alicorp S.A.A., la marca de producto BOCADON (denominativa), inscrita bajo Certificado 68615 que distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación de Niza. 59.

Dentro del Proceso 15-IP-2013, publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. 60.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión o de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008.

Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

Reglas para realizar el cotejo de marcas 61. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 62. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

(…)”. 63. Por lo tanto, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. 64. En el presente caso, se deben confrontar los signos BOCADIN (denominativo) y BOCADON (denominativo). 65.

Se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013: Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 66. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas.

Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

LAS MARCAS EVOCATIVAS. LA MARCA DÉBIL. 67. En el presente caso, el Indecopi contestó la demanda alegando que desde el punto de vista conceptual, se advierte que las denominaciones provienen del término BOCADO, siendo el signo solicitado BOCADIN el diminutivo del citado término y la marca registrada BOCADON el superlativo. En ese sentido, “el signo solicitado evocará en la mente del consumidor una idea muy similar a la que genera la denominación que conforma la marca registrada”. 68.

Dentro del Proceso 166-IP-2012 de 15 de marzo de 2013, este Tribunal precisó lo siguiente: 69. “Lo primero que se advierte, es que un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos así lo es. Es decir, si éste está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere el citado carácter. 70.

El signo evocativo, es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo. 71.

Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 72. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 73. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el tema. A continuación, se transcribirá lo pertinente: "Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.

En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).

En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ). (…) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido.

Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.

Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades ( )". F. LOS ACUERDOS DE COEXISTENCIA DE MARCAS. 74. La demandante Grupo Bimbo S.A. de C.V. presentó un acuerdo de consentimiento con Alicorp S.A.A. – titular de la marca base de la denegación – toda vez que la referida empresa se encuentra vinculada empresarialmente con la suya, al ser ambos socios de la empresa Panificadora Bimbo del Perú S.A.C. (empresa que realmente será quien utilizará el signo solicitado en el Perú).

De esta manera, Alicorp S.A.A. autoriza el registro de la marca BOCADIN. La demandante agregó que “Ambas empresas forman parte del mismo grupo empresarial. PANIFICADORA BIMBO DEL PERÚ S.A. de la cual es accionista ALICORP S.A.A. es la planta en el Perú de Grupo Bimbo S.A. de C.V. a cargo de fabricar los productos de esta empresa en el Perú”.

En ese sentido, la demandante alega que el registro del signo solicitado no creará confusión alguna respecto al origen empresarial de los productos a distinguirse, pues finalmente los referidos productos tendrán un mismo origen empresarial. 75. Dentro del Proceso 37-IP-2013 de 25 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: La coexistencia de derecho está prevista en el artículo 159 de la Decisión 486 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios; pero, permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios.

Sin embargo, las mismas normas establecen que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso, para que pueda darse la coexistencia de marcas, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: La existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;

La existencia de un acuerdo entre las partes; La adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; La inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, El respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. 76.

Al respecto, el Tribunal ha expresado que los: “Acuerdos de Coexistencia de Marcas son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”.

El Tribunal ha precisado sobre el tema que “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error”. Es importante destacar que los acuerdos de coexistencia de marcas es la forma en convencional de evitar la infracción a un Derecho de Marcas.

En este sentido, el artículo 136, literal f), establece: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.

Cuando el artículo trascrito se refiere al consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial, debemos entender que los acuerdos de coexistencia de marcas son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial.

En el marco de del artículo 159 de la Decisión 486, se entiende que “Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión ( )”.

En relación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ( ). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia de marcas, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”, de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente, fundamentalmente, al destinatario final que es el público consumidor.

Respecto a la coexistencia de hecho, ésta surge de la natural convivencia de los signos en el mercado, es decir, nace de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado. Al respecto el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios ( ).

La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. Sobre la base de los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Primero: Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales.

En el presente caso, es la Corte Peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento? Se presentarían dos hipótesis: Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia. En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones: Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada.

El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente.

Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario. Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones: Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. Segundo: De conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486, un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica.

Esa aptitud se confirmará si el signo solicitado no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo supone la posibilidad de ser perceptible por cualesquiera de los sentidos. Tercero: Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

Se deberá tomar en cuenta que la similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra, con mayor razón cuando los signos confrontados son denominativos simples sin elementos adicionales que determinen la distintividad del signo solicitado a registro.

Cuarto: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos confrontados, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial para la comparación de signos denominativos simples. Quinto: La Corte Consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos confrontados, analizando si los mismos evocarían la misma idea en la mente del público consumidor y, de esta manera, continuar con el respectivo análisis de confundibilidad.

Sexto: La coexistencia de marcas para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios;

(iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente. La Autoridad Nacional Competente es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia de Marcas suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales.

Es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir riesgo de confusión en el público consumidor. Cuando el artículo 136 literal f) se refiere al consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial debemos entender que los acuerdos de coexistencia de marcas son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 76-IP-2014