TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 09-IP-2014 Interpretación prejudicial de parte de los artículos 14, 15, 18, 21, 28 y 34 de la Decisión 486 y de oficio de los artículos 16 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado de Colombia. Demandante: BAXTER INTERNATIONAL INC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (SIC) Asunto: Patente: “Sistema para operar una bomba de infusión”.
Expediente Interno: 2009-00187. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 13 días del mes de mayo del año dos mil catorce. VISTOS: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, mediante oficio No. No. 081 de 21 de enero de 2014, recibido por este Tribunal vía electrónica el mismo día, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 14, 15, 18, 21, 28 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 2 de abril de 2014. PARTES EN EL PROCESO INTERNO: Demandante: BAXTER INTERNATIONAL INC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
DATOS REVELANTES: Hechos. Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 11 de agosto de 2004 la compañía BAXTER INTERNATIONAL INC radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, bajo el trámite No. PTC/04078340 en fase nacional, la solicitud de patente de la invención denominada “SISTEMA Y MÉTODO PARA OPERAR DISPOSITIVOS MÉDICOS”, correspondiente a la solicitud internacional No. PCT/US02/40755.
A través del Oficio No. 08451, de fecha 10 de septiembre de 2004, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones, corrió traslado a la solicitante con el primer examen de forma de la solicitud, confiriéndole un plazo de dos meses para presentar los respectivos dibujos traducidos, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La solicitante, dio contestación oportuna al requerimiento efectuado por la autoridad, radicando el respectivo escrito. El extracto de la solicitud de la patente en mención, fue debidamente publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 560 de 31 de enero de 2006, sin que se hayan presentado oposiciones en su contra. Efectuado el siguiente examen de forma por parte de la autoridad competente, se determinó que la invención no cumplía con los requisitos legales, por lo que fundamentado en el Art. 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fecha 8 de noviembre de 2007 requirió al peticionario que se pronuncie.
Con fecha 18 de octubre de 2007, el peticionario radica su escrito de contestación al examen notificado, adjuntando nuevo pliego de reivindicaciones y modificando el título de la invención a: “SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN”. El señor Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 26663 de 29 de julio de 2008, resolvió negar el privilegio de patente de invención de la solicitud denominada: “SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN”.
La compañía BAXTER INTERNATIONAL INC., presentó recurso de reposición en contra de la Resolución No. 26663 de 29 de julio de 2008, solicitando se revoque en su totalidad y se otorgue la patente solicitada. La Superintendencia de Industria y Comercio, el 31 de octubre de 2008, mediante Resolución No. 44090, resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por BAXTER INTERNATIONAL INC. El 5 de mayo de 2009, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, admite a trámite el recurso de nulidad presentado por BAXTER INTERNATIONAL INC., en contra de las resoluciones No. 26663 de 29 de julio de 2009 y No. 44090 de 31 de octubre de 2008, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Mediante providencia de 13 de junio de 2013, el Consejo de Estado, resolvió “suspender el proceso a efectos de laborar y remitir vía electrónica” la respectiva Interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Fundamentos de Derecho Contenidos en la Demanda La compañía BAXTER INTERNATIONAL INC., dentro de los argumentos de su demanda manifiesta: Violación de los artículos 28 y 30 de la Decisión 486, por errónea aplicación. El Art. 28 de la antes citada norma, de acuerdo con el criterio del actor, hace referencia al cumplimiento del requisito de claridad de la descripción el cual está dirigido a que el Examinador de la Superintendencia de Industria y Comercio, tenga la capacidad de comprender la invención y poder llevarla a cabo.
Por su parte, el Art. 30, busca que el Examinador pueda determinar el alcance del derecho solicitado, es decir, pueda determinar si la materia solicitada está incursa en una excepción de patentabilidad e igualmente, pueda efectuar sobre la solicitud de patente la correspondiente búsqueda de anterioridades, velando por el cumplimiento de los requisitos de novedad y nivel inventivo.
En vista de lo antes mencionado, el cumplimiento del requisito de claridad tanto en la descripción como en las reivindicaciones, es un paso previo al estudio de fondo de la solicitud, por lo que solamente si resulta posible para el Examinador comprender la invención y su aplicación, puede a su vez determinar si es patentable o no. Por lo tanto, se sostiene que para la Administración sí era clara la materia objeto de la invención, el alcance de la protección solicitada y la forma de aplicación, pese a lo cual, resolvió objetar la claridad de la solicitud, en vista de que la materia reivindicada no es patentable por incurrir dentro de una de las excepciones de patentabilidad.
“(…) el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina, indica que este tipo de invenciones es admisible, pues se establece en el Capítulo 4 sobre “LAS REIVINDICACIONES”, Numeral 4.2. “Contenido de las reivindicaciones” de forma expresa que las características técnicas de la invención podrán ser funcionales (del tipo: elemento, medio o pieza para hacer una función).
Sin embargo, estas manifestaciones, no fueron tenidos en cuenta al momento de decidir sobre la patentabilidad de la invención en la Resolución No. 2663 de 2008, en donde nada se dijo sobre la posibilidad de que invenciones en los campos eléctrico; electrónico, mecánico o electromecánico puedan tener características funcionales y el examen se limitó a indicar que las nuevas reivindicaciones eran “indefinidas porque no es posible determinar cuál es el aporte del solicitante al estado de la técnica.
Además no tienen sustento descriptivo, porque en dicho aparte no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el sistema mediante nuevos medios incluidos en dicho sistema.” Que la autoridad no demostró que la invención denominada “SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN” sea un software como tal, ya que por sus características técnicas, no es un programa de ordenador en sí, ya que no se reivindica un conjunto de instrucciones mediante códigos, algoritmos o palabras necesarias para obtener un resultado, sino que se trata de un sistema de cuidado de un paciente para programar dispositivos médicos, en específico, una bomba de infusión, en la cual se ingresa información del paciente para generar parámetros operativos para la bomba con el fin de programar este dispositivo y éste opere de acuerdo con la información proporcionada para suministrar al paciente de la medicina necesaria para su caso en particular.
Por lo tanto, la actora afirma que el problema que se intenta solucionar con su patente de invención no es de naturaleza no-técnica, toda vez que no se trata de un problema matemático, estético, artístico, literario o intelectual, o en sí un problema de programación de una computadora, sino que se trata de un problema de naturaleza técnica.
Fundamentos contenidos en la Contestación a la Demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al momento de contestar la demanda, presentó por su parte, los siguientes argumentos: Respetuosamente solicitó no tomar en cuenta las pretensiones y condenas de la demandante por carecer de apoyo jurídico. En cuanto a sus reivindicaciones, afirmó que éstas son indefinidas, toda vez que no permiten determinar cuál sería su aporte al estado de la técnica, no poseen sustento descriptivo, ya que no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el sistema mediante nuevos medios que se incorporan en el sistema.
Al redactar las reivindicaciones en términos del uso de los componentes del producto y en secuencias lógicas para procesamiento de datos, se convierte en una patente no susceptible de protección por existir prohibición expresa en este campo. Si bien la actora incorporó un nuevo juego de reivindicaciones, éstas prácticamente no modificaron en nada el criterio del examinador, toda vez que no poseen soporte descriptivo.
Las reivindicaciones no se revisten una forma tangible, ya que para que esto suceda, se debe describir y reivindicar la forma en que se va a ejecutar o fabricar el producto, no de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente uno o más de los componentes del producto para llegar a un resultado final, como en el presente caso, hacer funcionar un dispositivo médico para suministrar el medicamento al paciente.
Manifiesta además que un producto debe ser definido, ya sea las características técnicas de estructura o bien las características técnicas de función entre los componentes de una estructura, y en ningún caso mediante una mezcla de ellas, mucho menos aun cuando la mezcla consiste en la enumeración de uno o más elementos conocidos en la técnica con su uso para procesamiento de información o de datos.
La legislación vigente contempla como Programa de ordenador (software): “la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador- un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.” Por lo tanto, acorde con lo dispuesto por la norma Comunitaria se pueden conceder patentes para productos y/o procedimientos, sin embargo, no ha existido ni existe una directiva para patentes implementadas por computador, que permita la combinación de características técnicas y de uso, como fundamento de patentabilidad, que confiera alguna validez a las formulaciones efectuadas por la actora.
CONSIDERANDO: El Consejo de Estado de la República de Colombia ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14, 15, 18, 21, 28 y 34, de la Decisión 486 por lo que el Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa a la patente de invención “Sistema para operar una bomba de infusión”, fue presentada el 11 de agosto de 2004, en vigencia de la Decisión 486.
Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; se interpretarán de oficio los artículos 16 y 19 de la Decisión 486.
Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (…) Artículo 14: “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” Artículo 15: “No se considerarán invenciones: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f) las formas de presentar información.” Artículo 16: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.” Artículo 18: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Artículo 19: “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.” Artículo 21: “Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.” Artículo 28: “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.
La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología; c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior; d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera; e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.” Artículo 34: “El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.
La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.” ASPECTOS A SER ANALIZADOS Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal Arbitral, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: Concepto de invención;
Las patentes de invención de productos o de procedimientos. La no patentabilidad de usos. Los requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial; Aplicación del Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención por parte de los países miembros de la Comunidad Andina; La novedad y el estado de la técnica;
El nivel inventivo y el estado de la técnica; Las reivindicaciones y su incidencia en el análisis de registrabilidad. Los elementos no técnicos incluidos en las reivindicaciones; La no patentabilidad de software y soportes lógicos como tales; La mezcla o combinación de elementos conocidos; La modificación de la solicitud de patente; La no patentabilidad de los segundos usos.
CONCEPTO DE INVENCIÓN. Tratando el concepto en sí de qué se considera como invención, la normativa no da un significado del mismo, sin embargo, la Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”.
Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.
El Tribunal consultante, deberá considerar si la petición efectuada por la actora, se encasilla dentro de la acepción de una invención, y si reúne los requisitos definidos por la legislación y analizando las Resoluciones No. 26663 de 29 de julio de 2008 y No. 44090 de 31 de octubre de 2008, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio en las cuales se negó el privilegio de patente por no ser considerada una invención. LAS PATENTES DE INVENCIÓN DE PRODUCTOS O DE PROCEDIMIENTOS.
LA NO PATENTABILIDAD DE USOS. Tal como lo señala el artículo 14 de la Decisión 486, “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, el Tribunal dentro de la Interpretación Prejudicial 38-IP-2012 se ha pronunciado en el siguiente sentido: “La Comisión de la Comunidad Andina estableció por medio del artículo 21 de la Decisión 486, una prohibición para el otorgamiento de patentes en la Subregión. Dicha norma, en efecto, excluye de manera expresa la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, así sea “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.
El pretender obtener los beneficios que otorga la patente para un segundo uso de invenciones previamente patentadas, con el argumento de que es un uso distinto al originalmente reconocido por la patente inicial, no implica que se satisfaga el requisito esencial de novedad, toda vez que al existir una patente previa del invento original, éste ya se encuentra en el estado de la técnica.
La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 21 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.
Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial.
En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 21 de la Decisión 486, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión. (Proceso 89-AI-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 722, de 12 de octubre del 2001, reiterado en el Proceso 01-AI-2001, G.O.A.C. Nº 818, de 23 de julio de 2002, y Proceso 34-AI-2001, G.O.A.C. Nº 839 de 25 de septiembre de 2002).
En consecuencia, el Tribunal manifiesta que el artículo 21 de la Decisión 486 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 15 y 20 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la no patentabilidad de segundos usos establecida por el referido artículo.
Cabe destacar, de la redacción del artículo 21 de la Decisión 486, que la razón esencial para no otorgar una nueva patente a un producto o procedimiento al que se atribuya un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial, radica en el hecho de que dicho producto o procedimiento se encuentre ya comprendido en el estado de la técnica.
Ello llevó a este Órgano Jurisdiccional a señalar que: “(…) además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países Miembros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Decisión 344”.
(Proceso 01-AI-2001, ya citado). Este criterio es perfectamente aplicable a la Decisión 486, ahora analizada”. La Superintendencia de Industrias y Comercio, dentro de los argumentos de su resolución administrativa a fls. 61-64 del expediente señala que: “Estudiado el pliego de la solicitud, de un lado, se determinó que las reivindicaciones allí incluidas NO revisten forma tangible porque ellas se redactaron en términos del uso de uno o más componentes de un sistema o producto y en secuencias de procesamiento de información o datos pero no mediante características de estructura o de función, que definieran una solución al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud” (subrayado fuera de texto).
Además“(…) las reivindicaciones se redactaron en términos del uso de los componentes de un producto y en secuencias lógicas para procesamiento de datos, lo cual no se permite” la patente que se intenta proteger en sus reivindicaciones 3 a 6, 8 y 9, “no tienen enlace lógico con la independiente porque no aclaran o delimitan una característica técnica incluida en aquella sino que se desvían a criterios de identificación y/o efectos del uso de medios técnicos para procesar datos.” Así mismo la autoridad enuncia que: “Como saben quienes manejan el tema, para que un producto tenga sustento descriptivo y revista forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa cómo se ejecuta o fabrica el producto pero no de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más de los componentes de un producto para obtener un resultado o efecto del uso, como “operar una bomba de infusión”.
En conclusión una patente es la solución a un problema técnico y que a su vez puede protegerse ya sea como patente de producto o de procedimiento la cual innova para dar una respuesta a la necesidad que se presente en el campo de la industria. En cambio, los usos como tales, no son objeto de protección, por lo que las reivindicaciones en sí, deben ser claras y definidas para que el examinador pueda en sí delimitar cuál es el aporte del invento al estado de la técnica y así poder decidir si es apto para protección o no. LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD: LA NOVEDAD, EL NIVEL INVENTIVO Y LA SUSCEPTIBILIDAD DE APLICACIÓN INDUSTRIAL.
El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: Novedad, Nivel inventivo; y, Susceptibilidad de aplicación industrial. a) Novedad de la Invención Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.
Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, manifiesta: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad.
La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”. b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”. c) “Carácter Universal de la Novedad” “( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”.
“( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”. d) “Carácter público de la novedad” “( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”.
(negritas fuera de texto), Según lo establecido la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”.
Todo ello, en concordancia con lo determinado en el artículo 16 de la Decisión 486. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.
El manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir: “Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica. El examinador debe mostrar que la invención no es nueva.
En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. Para el análisis de la novedad no se puede combinar diferentes documentos del estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalles sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.
Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione. Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por una técnica en la materia.
El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos. Etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. Si un elemento equivalente a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo.
Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de “manta” o “toalla” que no presentan características técnicas distintas. Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.
En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad” (…)”. b) Nivel Inventivo Un segundo requisito, adicional al de la novedad, es que la invención posea nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente.
Este requerimiento es desarrollado por el artículo 18 de la Decisión 486 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. A través de este requisito se ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si por el contrario, el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica en particular.
Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.
Resulta pertinente, a los efectos del artículo 18 de la Decisión 486, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda”.
En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.
Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Gómez Segade (…) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.
Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )”. c) Aplicación Industrial reestructurar El tercer requisito exigido por la norma es que una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producida o utilizada en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la Decisión 486.
Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. APLICACIÓN DEL MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCIÓN POR PARTE DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA.
En un esfuerzo conjunto de la Secretaría General de la Comisión de la Comunidad Andina con las oficinas nacionales de patentes de los cinco Países Miembros y el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Oficina Europea de Patentes se publicó en el año 2004, la segunda versión del Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina, cuya finalidad es armonizar los procesos y prácticas llevadas a cabo en la tramitación de patentes en las oficinas de los países andinos, el cual incorpora normas andinas, jurisprudencia comunitaria, constituyendo una fuente de consulta importante para los examinadores.
Conforme se lo determina en el propio preámbulo del Manual, “(…) es una guía práctica para la realización del examen de solicitudes de patentes de invención presentadas en cualquiera de los cinco países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Las directivas del Manual han sido elaboradas de acuerdo al Régimen Común Andino vigente en materia de propiedad industrial (Decisión 486).
En tal sentido, su contenido se debe considerar como una instrucción general para la tramitación y examen de las solicitudes de patente que se presenten ante las respectivas Oficinas andinas.” La actora dentro de su escrito de demanda manifiesta: “(…) por cuanto el nuevo pliego reivindicaba un producto en los términos sugeridos por la Administración, esto es, que las características estructurales o de FUNCION, permitían determinar el alcance de la protección reivindicada y compararla frente al estado del arte en observancia del artículo 30 de la Decisión 486, se señaló que en el evento de que se considerara que las objeciones no habían sido superadas y que en un sistema no puede reivindicarse mediante los elementos que lo componen y la relación funcional existente entre los mismos, se solicitó a la Superintendencia que permitiera conocer al solicitante cuál era su interpretación respecto del texto del Manual Andino de Patentes en el cual dicha posibilidad era expresamente aceptada.” Según continúa diciendo a continuación la actora, “el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina, indica que este tipo de invenciones es admisible, pues se establece en el Capítulo 4 sobre “LAS REIVINDICACIONES”, Numeral 4.2.
“Contenido de las reivindicaciones” de forma expresa que las características técnicas de la invención podrán ser funcionales (del tipo: elemento, medio o pieza para hacer una función). Sin embargo, estas manifestaciones, no fueron tenidos en cuenta al momento de decidir sobre la patentabilidad de la invención en la Resolución No. 2663 de 2008, en donde nada se dijo sobre la posibilidad de que invenciones en los campos eléctrico; electrónico, mecánico o electromecánico puedan tener características funcionales y el examen se limitó a indicar que las nuevas reivindicaciones eran “indefinidas porque no es posible determinar cuál es el aporte del solicitante al estado de la técnica.
Además no tienen sustento descriptivo, porque en dicho aparte no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el sistema mediante nuevos medios incluidos en dicho sistema.” El Manual para examen de Patentes es una guía que sirve al examinador de patentes de las oficinas de la Comunidad Andina, para consultar sobre el procedimiento y el examen de las solicitudes que se presentan por parte de los administrados, entregando al examinador tanto normativa andina como jurisprudencia del TJCA.
En este sentido, al tratarse de una fuente de consulta, el funcionario que examina la solicitud, puede considerar este importante texto y utilizarlo para la emisión de su resolución como una fuente de apoyo doctrinario para la tramitación de la solicitud presentada. El Manual en sí constituye una fuente de consulta y sustento para el examinador, en sí no es de carácter obligatorio ni vinculante para el funcionario, lo que en sí marca la pauta interpretativa es la jurisprudencia proveniente del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina y no el Manual como tal.
Al ser incorporado dentro de las interpretaciones prejudiciales en asuntos particulares es cuando toma cierto aval conferido por este Tribunal más no cuando es utilizado por sí solo. LA NOVEDAD Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA. La novedad como requisito ya fue tratado dentro del punto C de la presente Interpretación Prejudicial, sin embargo, es necesario además hablar de la novedad y el estado de la técnica, tema en el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.
En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.
Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.
Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21–IP–2000.
Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000). Por lo tanto, novedad y estado de la técnica se encuentran estrechamente relacionados, debiendo el examinador saber diferenciar si la patente solicitada es evidente o no para un conocedor del área y si como tal es susceptible de patente al efectuar nuevos aportes que si bien poseen una procedencia, en sí no son evidentes para el experto en la rama que se estudia y dan un aporte novedoso.
EL NIVEL INVENTIVO Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA. El nivel inventivo como requisito está previsto en el artículo 18 de la Decisión 486, que presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidente o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.
El Manual para el Examen para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determina ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir: “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué “cantidad” de nivel inventivo existente. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.
El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.
Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o un semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: Identificación del estado de la técnica más cercano;
Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferentes técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?. Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir al problema sin incluir elementos de la solución porque entonces la solución sería evidente.
El problema técnico no siempre será el indicado en la solución y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocimiento por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.
La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la (s) reivindicación(es).
Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.
Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.
Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de Ay B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.
(…)” El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’ (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: ‘a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’ (Office européen des brevets, op. cit)”.
(Proceso 13-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina 1061 de 29 de abril de 2004) En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: “el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.
Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (…). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (…).
Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.
Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)”.
(Proceso 13-IP-2004, ya citado). En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.
(Proceso 85-IP-2009 Gaceta Oficial 1807 de 15 de marzo de 2010). LAS REIVINDICACIONES Y SU INCIDENCIA EN EL ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD. LOS ELEMENTOS NO TÉCNICOS INCLUIDOS EN LAS REIVINDICACIONES. La doctrina sostiene al respecto que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.
Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección `absoluta´, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección `relativa´, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.
Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de `protección absoluta´, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.
El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.
Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.
Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. (…) Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”.
Las reivindicaciones dentro de una patente, son aquellas que dan al examinador los parámetros de lo que la invención va a proteger, las cuales deben ser analizadas en conjunto, lo cual lleva a que el examinador analice la claridad de las mismas no solo de manera individual sino también en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y para que se pueda hacer un apropiado análisis de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con que debe cumplir toda patente.
Este Tribunal continuando en la línea del análisis del Manual de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina considera pertinente citar lo que a reivindicaciones se refiere, que en su parte medular dice: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51).
Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cada reivindicación individualmente considerada, así como al conjunto de todas”.
LA NO PATENTABILIDAD DE SOFTWARE Y SOPORTES LÓGICOS COMO TALES. La actora sostiene que “(…) con respecto a la excepción de patentabilidad relacionada con software, nos permitimos poner de presente que de acuerdo con la Doctrina, el “Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de la Comunidad Andina”, “The Guidelines For Examination in the European Patent Office” y el “Manual del Inventor” editado por la Superintendencia de Industrias y Comercio, el alcance que tiene esta excepción de patentabilidad es el que la misma solamente excluye de este privilegio a los programas de computadores per se pero no a las invenciones en las cuales dichos programas simplemente sean un medio para obtener la finalidad de la invención, y como tal sean susceptibles de aplicación industrial.” Así mismo manifiesta que: “(…) que tal y como esta mencionado en la memoria descriptiva del antecedente administrativo, el problema planteado en la presente solicitud es operar y controlar dispositivos médicos tales como bombas de infusión para el cuidado de un paciente, cuya finalidad es suministrar a cada paciente la droga pertinente con la dosis correcta en el momento adecuado.
(…) el problema que se pretende solucionar con la presente invención no es un problema de naturaleza no-técnica, ya que no se trata de un problema matemático, no es un problema meramente estético, artístico o literario, ni un problema de tipo intelectual, ni tampoco un problema intrínseco de la programación en una computadora, o un problema que simplemente pueda ser solucionado mediante “secuencias lógicas”.
De tal manera que, el problema planteado en la solicitud debe ser considerado como un problema de naturaleza técnica” Para el efecto, el Tribunal hará referencia a la interpretación prejudicial recaída en el proceso 85-IP-2009, patente de invención: “MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR”, de 2 de diciembre de 2009.
“El artículo 15 de la Decisión 486, en su literal e), manifiesta expresamente que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son consideradas invenciones, por lo tanto, y, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina sólo concede patentes a las invenciones (ya sean de producto o de procedimiento). Los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son patentables.
(subrayado y en negrita fuera de texto). El Manual de Patentes para países miembros de la Comunidad Andina, en su considerando 6.2.7 enuncia que: “Los programas de ordenadores o el soporte lógico como tal Se puede considerar el programa de ordenadores o de soporte lógico como las instrucciones que necesita una máquina para conseguir un resultado.
No se pueden considerar invenciones como tales pues no tienen carácter técnico, los programas de ordenadores adquieren ese carácter técnico sólo en el momento en que hacen parte de un proceso industrial” La excepción a la prohibición de patentar un programa de ordenador por tanto deviene en que éste adquiera carácter técnico al momento en que forma parte de un proceso industrial, es decir, que sea aplicable a un procedimiento que sirva para la industria.
En conclusión, será el juez consultante, quien deberá determinar si la solicitud de la patente de invención, es en efecto un programa de ordenador no patentable o si por el contrario consiste en una invención que cumple los requisitos de la Decisión 486. LA MEZCLA O COMBINACIÓN DE ELEMENTOS CONOCIDOS. La parte actora argumentó que “la administración simplemente concluyó que los medios usados para la invención (componentes de planta) eran ya conocidos y que por ende, no era necesario realizar ningún análisis posterior de patentabilidad”.
Dentro del Proceso 102-IP-2012, este Tribunal ha señalado lo siguiente: “(…) En cuanto a los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva. La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos.
Al efecto, vale la pena citar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”.
De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente en la falta de nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto. Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.
Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento”.
LA MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE. Con fecha 18 de octubre de 2007, el peticionario adjuntó nuevo pliego de reivindicaciones y modificó el título de la invención a: “SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN”. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizan a petición del solicitante; éstas pueden presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.
Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver. Para el efecto se reitera lo expresado en el Proceso 182-IP-2005, interpretación prejudicial del 26 de octubre de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1278 de 15 de diciembre de 2005, a saber: • ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? Respecto de la primera interrogante, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud.
Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. En relación con la segunda interrogante, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.
Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.
A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.
Para resumir el aspecto relacionado a la modificación de la solicitud de la patente, citaremos la Interpretación Prejudicial 243-IP-2013 este Tribunal donde se ha sostenido que: “El párrafo primero del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que el peticionario puede solicitar la modificación de su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece un límite a dicha modificación: no puede implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.
De lo anterior se desprende lo siguiente: • Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite. • Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado. • De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado.
Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486).” LA NO PATENTABILIDAD DE LOS SEGUNDOS USOS. Otro de los puntos en análisis es el referente a la prohibición de patentar los segundos usos y la fundamentación de la parte actora en cuanto asevera que: “( ) debido a que no se demostró que la invención reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio, entendida como un todo, se encuentra patentada o que en algún momento fue objeto de una patente, no puede aplicarse de ninguna manera la excepción de patentabiilidad del artículo 21, relacionada a segundos usos, a la presente invención.” Este Tribunal ya se ha pronunciado en anteriores ocasiones, respecto a las patentes de segundo uso, para lo cual se cita la siguiente interpretación prejudicial: “(…) La Comisión de la Comunidad Andina estableció por medio del artículo 21 de la Decisión 486, una prohibición para el otorgamiento de patentes en la Subregión. Dicha norma, en efecto, excluye de manera expresa la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, así sea “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.
El pretender obtener los beneficios que otorga la patente para un segundo uso de invenciones previamente patentadas, con el argumento de que es un uso distinto al originalmente reconocido por la patente inicial, no implica que se satisfaga el requisito esencial de novedad, toda vez que al existir una patente previa del invento original, éste ya se encuentra en el estado de la técnica.
La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 21 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.
Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial.
En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 21 de la Decisión 486, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión.” (Proceso 89-AI-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 722, de 12 de octubre del 2001, reiterado en el Proceso 01-AI-2001, G.O.A.C. Nº 818, de 23 de julio de 2002, y Proceso 34-AI-2001, G.O.A.C. Nº 839 de 25 de septiembre de 2002).
En consecuencia, el Tribunal manifiesta que el artículo 21 de la Decisión 486 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 15 y 20 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la no patentabilidad de segundos usos establecida por el referido artículo.
Cabe destacar, de la redacción del artículo 21 de la Decisión 486, que la razón esencial para no otorgar una nueva patente a un producto o procedimiento al que se atribuya un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial, radica en el hecho de que dicho producto o procedimiento se encuentre ya comprendido en el estado de la técnica.
Ello llevó a este Órgano Jurisdiccional a señalar que: “(…) además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países Miembros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Decisión 344”.
(Proceso 01-AI-2001, ya citado). Este criterio es perfectamente aplicable a la Decisión 486, ahora analizada. En conclusión, el juez consultante deberá determinar si la patente de invención solicitada constituye o no una patente de segundo uso. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: La invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico.
SEGUNDO: En conclusión una patente es la solución a un problema técnico y que a su vez puede protegerse ya sea como patente de producto o de procedimiento la cual innova para dar una respuesta a la necesidad que se presente en el campo de la industria. En cambio, los usos como tales, no son objeto de protección, por lo que las reivindicaciones en sí, deben ser claras y definidas para que el examinador pueda en sí delimitar cuál es el aporte del invento al estado de la técnica y así poder decidir si es apto para protección o no.
TERCERO: El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: a) Novedad, b)Nivel Inventivo; y, c) Susceptibilidad de aplicación industrial.
CUARTO: En un esfuerzo conjunto de la Secretaría General de la Comunidad Andina con las oficinas nacionales de patentes de los Países Miembros y el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Oficina Europea de Patentes se publicó en el año 2004, la segunda versión del Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina, cuya finalidad es armonizar los procesos y prácticas llevadas a cabo en la tramitación de patentes en las oficinas de los países andinos, el cual incorpora normas andinas, jurisprudencia comunitaria, constituyendo una fuente de consulta importante para los examinadores.
Conforme se lo determina en el propio preámbulo del Manual, “(…) es una guía práctica para la realización del examen de solicitudes de patentes de invención presentadas en cualquiera de los cinco países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Las directivas del Manual han sido elaboradas de acuerdo al Régimen Común Andino vigente en materia de propiedad industrial (Decisión 486).
En tal sentido, su contenido se debe considerar como una instrucción general para la tramitación y examen de las solicitudes de patente que se presenten ante las respectivas Oficinas andinas.”
QUINTO: La novedad y el estado de la técnica se encuentran estrechamente relacionados, debiendo el examinador distinguir si la patente solicitada es evidente o no para un conocedor del área y si como tal es susceptible de patente al efectuar nuevos aportes que si bien poseen una procedencia, en sí no son evidentes para el experto en la rama que se estudia y dan un aporte novedoso.
SEXTO: El nivel inventivo como requisito está previsto en el artículo 18 de la Decisión 486, que presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.
SÉPTIMO: Las reivindicaciones dentro de una patente, son aquellas que dan al examinador los parámetros de lo que la invención va a proteger, las cuales deben ser analizadas en conjunto, lo cual lleva a que el examinador analice la claridad de las mismas no solo de manera individual sino también en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y para que se pueda hacer un apropiado análisis de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con que debe cumplir toda patente.
OCTAVO: El artículo 15 de la Decisión 486, en su literal e), manifiesta expresamente que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son consideradas invenciones, por lo tanto, y, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina sólo concede patentes a las invenciones (ya sean de producto o de procedimiento). Los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son patentables.
La excepción a la prohibición de patentar un programa de ordenador por tanto deviene en que éste adquiera carácter técnico al momento en que forma parte de un proceso industrial, es decir, que sea aplicable a un procedimiento que sirva para la industria.
NOVENO: Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos.
DECIMO: Las modificaciones a la solicitud de patente se realizan a petición del solicitante; éstas pueden presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486, por lo tanto, se encuentra prohibida la patentabilidad de los segundos usos.
UNDECIMO: La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 21 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.
Por lo tanto se encuentra prohibida la patentabilidad de los segundos usos. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2009-00187, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA José Vicente Troya Jaramillo Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADO MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 09-IP-2014