PROCESO 204-IP-2013 — Andean Community

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 204-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 238, 239, 241, 243, 244 y 245 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; artículos 8, 14, 17, 23 y 24 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, artículo 5 de la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Tribunal de Arbitramento, Centro de Arbitraje y Conciliación-Cámara de Comercio de Bogotá instituido para resolver el caso de P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A. en contra de PROPAGAR PLANTAS S.A., JULIO RODOLFO LARROTA SERRANO, PATRICIA AMEZQUITA ORTIZ, HELENA AMEZQUITA DE PARDO, JUAN JOSE FLOREZ GARCIA, JORGE ENRIQUE ACEVEDO BOHORQUEZ Y RODRIGO JARAMILLO ARANGO Caso: Infracción a los derechos de obtentor.

Actor: sociedades P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil catorce. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Tribunal de Arbitramento, Centro de Arbitraje y Conciliación-Cámara de Comercio de Bogotá instituido para resolver el caso de P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A. en contra de PROPAGAR PLANTAS S.A., JULIO RODOLFO LARROTA SERRANO, PATRICIA AMEZQUITA ORTIZ, HELENA AMEZQUITA DE PARDO, JUAN JOSE FLOREZ GARCIA, JORGE ENRIQUE ACEVEDO BOHORQUEZ Y RODRIGO JARAMILLO ARANGO relativa a los artículos 238, 239, 241, 243, 244 y 245 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; artículos 8, 14, 17, 23 y 24 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, artículo 5 de la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina;

El auto de 20 de noviembre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandantes: sociedades P. KOOIJ EN ZONEN B.V. Y SUATA PLANTS S.A. Demandados: PROPAGAR PLANTAS S.A., JULIO RODOLFO LARROTA SERRANO, PATRICIA AMEZQUITA ORTIZ, HELENA AMEZQUITA DE PARDO, JUAN JOSE FLOREZ GARCIA, JORGE ENRIQUE ACEVEDO BOHORQUEZ Y RODRIGO JARAMILLO ARANGO.

DATOS RELEVANTES. Hechos Se desprende de la solicitud del Tribunal consultante: El 21 de septiembre de 2009, ingresó a reparto ante la jurisdicción civil la demanda ordinaria por infracción al Régimen Común sobre Propiedad Industrial presentada por la sociedad P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A. contra de PROPAGAR PLANTAS S.A., JULIO RODOLFO LA ROTA SERRANO, ELENANA AMÉZQUITA DE PARDO, JORGE ENRIQUE ACEVEDO BOHÓRQUEZ, RODRIGO JARAMILLO ARANGO, PATRICIA AMÉZQUITA DE CABRERA y JUAN JOSÉ FLOREZ GARCÍA. De manera anticipada se practicaron, como pruebas: inspección judicial e interrogatorio de parte.

Se dio contestación a la demanda. El 27 de junio de 2012, las partes de común acuerdo celebraron el pacto arbitral bajo la modalidad de compromiso, para someter a arbitraje la controversia jurídica hasta ese momento conocida por el Juzgado 9 Civil del Circuito de Desconexión de Bogotá, por lo que el Juzgado levantó las medidas cautelares y remitió el expediente al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Se manifiesta que el compromiso arbitral se celebró de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 1818 de 1998, tomando en cuenta que el Estatuto Arbitral empezó a regir el 12 de octubre de 2012, es decir, 3 meses después de su promulgación. El 6 de marzo de 2013 el Tribunal se declaró competente para conocer la controversia y decidió reconocer valor probatorio a las pruebas anticipadas e incorporadas al proceso.

En audiencia de 10 de julio de 2013, el Tribunal resolvió solicitar la interpretación prejudicial de las normas correspondientes al caso. Fundamentos jurídicos de la demanda. Las sociedades P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A. presentan demanda manifestando: Pretensiones: Se declare que la sociedad PROPAGAR PLANTAS S.A. infringió, violó o usurpó los Derechos de Obtentor Vegetal “respecto de la variedad de clavel cuya denominación varietal es NELSON o cualquier otra respecto de la cual se extiendan los derechos de obtentor, durante el tiempo en que ésta estuvo legalmente protegida mediante Certificado de Obtentor Vegetal expedido por el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, infracción, violación o usurpación que consistió en haber vendido, sin autorización ni licencia del obtentor o su causahabiente, mandatario, representante, agente o licenciatario, a terceros cultivadores, esquejes de producción de la variedad de clavel cuya denominación varietal es NELSON o cualquier otra respecto de la cual se extiendan los derechos de obtentor, desde el año 2002 hasta el 6 de julio de 2007, fecha en que tal variedad entró al dominio público”.

Se le cancele por lucro cesante y por daño punitivo. Hechos: Es una empresa que se dedica a la obtención y comercialización de variedades vegetales creadas por otros obtentores. De esta manera detenta “la calidad de mandatario, representante, agente o licenciatario exclusivo del obtentor, de la variedad de clavel identificada con la denominación varietal NELSON, cuyo obtentor es el señor GIACOMO NOBBIO (…)”.

La mencionada obtención vegetal gozó de protección hasta el 6 de julio de 2007, fecha en la que pasó a formar parte del dominio público por lo que podía ser cultivada, explotada y comercializada sin autorización. Sin embargo, antes del 6 de julio, cualquier tipo de exportación o comercialización de la variedad debía contar con autorización expresa del obtentor “que para el caso era la sociedad P. KOOIJ EN ZONEN B.V. (…)”.

Tras la muerte del señor Giacomo Nobbio, los derechos sobre las obtenciones vegetales que poseía pasaron a ser de su causahabiente FLAVIO SAPIA. A partir del 12 de febrero de 2012 es licenciatario exclusivo para Colombia para la explotación comercial de la variedad de clavel NELSON. Como licenciatario autorizó a la sociedad SUATA PLANTS S.A. “para ejecutar en Colombia actos de comercialización sobre el material vegetal de todas sus variedades de clavel, entre ellas, la variedad de clavel NELSON”.

Sin embargo, la sociedad PROPAGAR PLANTAS S.A. sin ninguna autorización comenzó a explotar la variedad vegetal NELSON. Para verificar lo mencionado se solicitaron pruebas anticipadas, las cuales consistieron en inspección judicial e interrogatorio, que arrojaron como resultado que la sociedad PROPAGAR PLANTAS S.A. estaba actuando de manera ilegal desde el 2002, por lo que es su obligación reparar integralmente el lucro cesante y el daño punitivo.

Los actos ilegales mencionados se dieron cuando los representantes de la junta directiva eran: Julio Rodolfo La Rota Serrano, Elena Amézquita de Pardo, Jorge Enrique Acebedo Bohórquez, Rodrigo Jaramillo Arango, Patricia Amézquita de Cabrera y Juan José Florez García, en virtud a que dichos directivos conocían la obligación legal de contar con una autorización de los obtentores para ejercer actos de explotación de una variedad vegetal y no solicitaron dicha autorización, son también demandados en el presente proceso.

Medidas cautelares: Embargo y secuestro de la empresa agroindustrial de propiedad de la sociedad demandante PROPAGAR PLANTAS S.A. Se ordene a la sociedad PROPAGAR PLANTAS S.A. “que se abstenga de cultivar cualquiera de las variedades vegetales protegidas en Colombia a favor de los aquí demandantes P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y/o SUATA PLANTAS S.A.”.

Normas violadas: Invoca “la Ley 243 de 1995 aprobatoria del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (…) la Decisión Comunitaria 345 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) el Decreto 533 de 1994, el Decreto 2468 de 1994, el Decreto 2687 de 2002, los artículos 238 y s.s. y 245 y s.s. de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, Ley 222 de 1995, artículos 196 y s.s. y 200 del Código de Comercio, artículos 17, 19, 20, 23, 75 y s.s. 191, 396 y 398 y s.s. del Código de Procedimiento Civil, Resolución ICA 1983 y de 1995 y demás normas afines y concordantes que resultasen aplicables”.

Fundamentos jurídicos de las contestaciones a la demanda. La sociedad PROPAGAR PLANTAS S.A. contesta la demanda sosteniendo que: A las pretensiones: “Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda (…)”. A los hechos: Niega la mayoría de los hechos descritos por la parte demandante. Niega que se hubieren perpetrado actos de ilegalidad.

En relación a la mención de los Directivos de la sociedad, éstos no han participado en la administración de la sociedad. Excepciones de mérito: Prescripción, cita el artículo 244 de la Decisión 486. Ausencia de derecho de propiedad industrial invocada, cita el artículo 23 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Falta de legitimación para iniciar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, cita el artículo 238 de la Decisión 486.

Inexistencia del derecho reclamado. Abuso de posición dominante de la parte demandante, cita los artículos 45 y 50 del Decreto 2153 de 1992. Inexistencia del objeto para cotejar. Inexistencia de la obligación de cobro de lo no debido, cita los derechos consagrados en la Decisión 486. Ausencia de culpa que se imputa a PROPAGAR PLANTAS S.A. Los supuestos daño emergente y el lucro cesante solicitados, no dan lugar a indemnización alguna, cita el artículo 243 de la Decisión 486.

Ausencia de relación causal. Falta de legitimación activa en la causa. Las demás excepciones que no habiendo sido alegadas resultaren probadas en el proceso, cita el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil. Los señores JULIO RODOLFO LARROTA SERRANO, PATRICIA AMEZQUITA ORTIZ, HELENA AMEZQUITA DE PARDO, JUAN JOSE FLOREZ GARCIA, JORGE ENRIQUE ACEVEDO BOHORQUEZ Y RODRIGO JARAMILLO ARANGO, contestan la demanda sosteniendo los mismos argumentos que la sociedad PROPAGAR PLANTAS S.A. De la solicitud.

El Tribunal arbitral consultante manifiesta: “La interpretación prejudicial solicitada deberá versar sobre aquellas normas comunitarias referidas a los criterios contenidos en la Decisión Andina 486 de 2000 para calcular la indemnización de perjuicios, la prescripción de la acción, temas estos referidos en el título XV de la norma comunitaria.

Sin perjuicio de que el Honorable Tribunal estime pertinente evaluar de oficio otras normas relevantes para el caso particular, se solicita que se refiera, de manera específica, a los artículos 238, 239, 241, 243, 244 y 245 de la Decisión Andina 486 de 2000. Se solicita también, al Tribunal referirse respecto ‘del reconocimiento de los derechos de obtentor’, los derechos que otorga el registro, incluyendo la legitimación por activa en las acciones por infracción de derechos, y ‘de las obligaciones y derechos del obtentor’ referidos en los capítulos III, IV y V respectivamente, de la Decisión 345 del Acuerdo de Cartagena, esto es, el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, aspectos contenidos en esencia en los artículos 8, 14, 17, 23 y 24 de la norma comunitaria.

Así mismo, se solicita al Tribunal referirse al ámbito de aplicación de la Decisión Andina 608 de 2005 que consagra las normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina, en especial el artículo 5, y aquellas normas que estime pertinentes para el caso objeto de estudio”. Sobre la base de lo manifestado, el Tribunal arbitral consultante solicita que en la interpretación prejudicial, este Tribunal, aclare lo siguiente: “el daño emergente y lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. Conforme lo anterior, se solicita dirigir la interpretación prejudicial de esta disposición, entre otros aspectos, a determinar si ¿los criterios enunciados en la norma se excluyen entre sí o, por el contrario, se podrían complementar? Y si ¿podría el Juez Nacional aplicar los criterios señalados en la norma para calcular el monto de la indemnización de forma cumulativa o concurrencial, es decir, si podría aplicarse, por ejemplo, el criterio a) más b) para fijar el monto de una eventual indemnización de perjuicios.

(…) De acuerdo con el ámbito de aplicación de la Decisión Andina 486 de 2000, se solicita respetuosamente al Tribunal de Justicia determinar ¿bajo cuáles presupuestos normativos podrían estas disposiciones aplicarse a las acciones por infracción de los derechos de los obtentores de variedades vegetales protegidos mediante la Decisión Andina 345 de 1993? En igual forma, se solicita al Tribunal referirse al alcance que debe darse al artículo 238 de la Decisión Andina 486 de 2000, en virtud del cual la acción por infracción de derechos la puede intentar el titular ‘contra cualquier persona que infrinja su derecho’, particularmente en lo que se refiere a la legitimación pasiva.

Además, se solicita que la interpretación se refiera, de manera particular, a la aplicación de los términos de prescripción de la acción por infracción de derechos consagrados en el artículo 244 de la Decisión Andina 486 de 2000 y si este artículo aplica en las acciones por infracción de derechos de los obtentores de variedades vegetales, y en el caso afirmativo, cuáles son los elementos y criterios que se deben tener en cuenta para el cómputo del mencionado término de prescripción”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 238, 239, 241, 243, 244 y 245 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; artículos 8, 14, 17, 23 y 24 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, artículo 5 de la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, acuerdo a lo solicitado por el Tribunal consultante y a fin de aclarar las dudas que presenta en su solicitud de interpretación prejudicial se interpretarán los artículos 238, 239, 241, 243, 244 y 245 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de los artículos 8, 14, 17, 23 y 24 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y 5 de la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Régimen Común Sobre Propiedad Industrial “(…) TITULO XV DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS CAPITULO I De los Derechos del Titular Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.

(…) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

(…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. CAPITULO II De las Medidas Cautelares Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. (…)”. Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Régimen Común De Protección A Los Derechos De Los Obtentores De Variedades Vegetales “(…) CAPITULO III DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL OBTENTOR (…) Artículo 8.- Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad.

La novedad se pierde cuando: a) La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro; b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier País Miembro.

(…) Artículo 14.- Los titulares de los certificados de obtentor podrán ser personas naturales o jurídicas. El certificado pertenece al obtentor de la variedad o a quien se la haya transferido lícitamente. El obtentor podrá reivindicar su derecho ante la autoridad nacional competente, si el certificado fuese otorgado a una persona a quien no corresponde su concesión. (…) CAPITULO IV DEL REGISTRO (…) Artículo 17.- El obtentor gozará de protección provisional durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado.

La acción por daños y perjuicios sólo podrá interponerse una vez concedido el certificado de obtentor, pero podrá abarcar los daños causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud. (…) CAPITULO V DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL OBTENTOR (…) Artículo 23.- Un certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales, de conformidad con su legislación nacional, a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y obtener las medidas de compensación o de indemnización correspondientes.

Artículo 24.- La concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida: a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación; b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación; c) Oferta en venta; d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales. e) Exportación; f) Importación; g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes; h) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas; i) La realización de los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación. El certificado de obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los derechos previstos en los literales precedentes respecto a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, conforme lo dispone el artículo 10 de la presente Decisión y respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida.

Normas Para La Protección Y Promoción De La Libre Competencia En La Comunidad Andina “(…) CAPÍTULO II DEL OBJETIVO, PRINCIPIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN Artículo 5.- Son objeto de la presente Decisión, aquellas conductas practicadas en: El Territorio de uno o más Países Miembros y cuyos efectos reales se produzcan en uno o más Países Miembros, excepto cuando el origen y el efecto se produzcan en un único país; y El territorio de un país no miembro de la Comunidad Andina y cuyos efectos reales se produzcan en dos o más Países Miembros.

Las demás situaciones no previstas en el presente artículo se regirán por las legislaciones nacionales de los respectivos Países Miembros. (…)”. Con el fin de dar respuesta al Tribunal consultante, el Tribunal estima oportuno referirse a los siguientes temas. Ámbito de aplicación de la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto al ámbito de aplicación de la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Como antecedente, se manifiesta que los Países Miembros de la Comunidad Andina consideraron importante dotarse de un conjunto de reglas para corregir las prácticas que pueden distorsionar la competencia en la Subregión, inquietudes que se plasmaron en los artículos 93 y 94 del Acuerdo de Cartagena. En este orden de ideas, la Comisión adoptó la Decisión 285 referente a las Normas para Prevenir o Corregir las Distorsiones en la Competencia Generadas por Prácticas Restrictivas de la Libre Competencia, posteriormente esta Decisión fue reemplazada por la Decisión 608.

La Decisión 608, regula las normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina, teniendo como principal objetivo dicha protección y promoción buscando la eficiencia en los mercados y el bienestar de los consumidores, además, prohíbe y sanciona las conductas restrictivas de la libre competencia que afectan a la Subregión. La aplicación de la mencionada Decisión (y de normas internas sobre competencia) se basará en los principios de no discriminación, transparencia y debido proceso.

En cuanto al ámbito de aplicación de la Decisión 608, de acuerdo a su artículo 5, son objeto de la Decisión 608, las conductas practicadas en: El territorio de uno o más Países Miembros y cuyos efectos reales se produzcan en uno o más Países Miembros, excepto cuando el origen y el efecto se produzca en un único país; y, El territorio de un país no miembro de la Comunidad Andina y cuyos efectos reales se produzcan en dos o más Países Miembros.

Además, se indica que las demás situaciones no previstas en el artículo en estudio, se regirán, por las legislaciones nacionales de los Países Miembros. El Tribunal advierte claramente que la Decisión 608 no se aplica a problemas de prácticas restrictivas de la competencia que no tengan incidencia subregional, es decir, que tengan origen y efecto en un único País Miembro sin tener injerencia en el territorio de uno o más Países Miembros.

Por lo que, en el caso concreto, se debe aplicar la normativa nacional toda vez que el caso en estudio no tiene efecto en otro País Miembro de la Comunidad Andina. Finalmente, el Tribunal advierte que los casos que se encuadran en el campo de la aplicación de la Decisión 608, los debe resolver la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Por lo expuesto, en el caso concreto, el Tribunal consultante deberá tomar en consideración que el ámbito de aplicación de la Decisión 608 se da únicamente cuando las conductas restrictivas tengan injerencia subregional. Del reconocimiento de los derechos del obtentor. Requisitos que deben reunir las variedades vegetales para ser objeto de protección. El Tribunal consultante solicita que el Tribunal se refiera al reconocimiento de los derechos del obtentor.

Al respecto y para dar respuesta al Tribunal consultante, el Tribunal ha manifestado al respecto: “(…) Para que una variedad vegetal pueda ser protegida debe cumplir determinados requisitos, los cuales están establecidos en el artículo 4 de la Decisión 345 y en el artículo 5 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, a saber: La variedad debe ser: • Nueva; • Distinta; • Homogénea; • Estable; • Debe tener, además, una denominación adecuada.

En efecto, el artículo 4 de la Decisión mencionada, bajo el acápite ‘Reconocimiento de los derechos del obtentor’, indica que los Países Miembros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, indicando los requisitos que deben reunir las variedades vegetales para ser objeto de la protección. Específicamente, se señalan como requisitos que éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica.

En consecuencia, se puede proteger mediante el certificado del obtentor todos los géneros y especies vegetales cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas, siempre que no se encuentren prohibidos para la salud humana, animal o vegetal. Asimismo, como se indicó, el obtentor debe demostrar ante la Oficina Nacional Competente del País Miembro que la variedad cumpla con los requisitos enunciados.

Requisitos que deben reunir las variedades vegetales. El requisito de la novedad de la obtención vegetal. (…) Para obtener el derecho de obtentor es necesario presentar una solicitud que será examinada por la Oficina Nacional Competente del País Miembro. Para que pueda protegerse una variedad, debe ser nueva, distinta, homogénea y estable, y debe haber recibido una denominación adecuada.

Si se cumplen todos estos requisitos, luego del trámite pertinente, se concederá el derecho de obtentor. A continuación se hará referencia a estos requisitos: La variedad debe ser NUEVA. Es decir, si a la fecha de presentación de la solicitud la variedad no ha sido vendida o comercializada: un año dentro del territorio de cualquier País Miembro de la CAN; cuatro años fuera de la CAN; y, seis años en el caso de árboles y vides fuera de la CAN.

El requisito de novedad requiere que la variedad no haya sido explotada o entregada a terceros a los fines de la explotación antes de las fechas ya señaladas. El artículo 8 de la Decisión 345, en armonía con lo expuesto, señala que ‘Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad’.

Y que la novedad se pierde cuando: a) La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro; b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier País Miembro.

Cabe precisar que el concepto de novedad en el derecho de protección de las obtenciones vegetales es diferente al concepto de novedad que se establece en el sistema de patentes. La novedad no se destruye por una divulgación previa de una descripción de la variedad sino que se establece en referencia a una serie de actos comerciales realizados sobre un cierto tipo de material vegetal antes de ciertas fechas, conforme las disposiciones consagradas en las Decisiones 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La doctrina define a la ‘novedad’ como ‘la condición necesaria y esencial para el otorgamiento de un certificado de obtentor que consiste en que sobre la variedad, comprendiendo su material de reproducción o multiplicación o el producto de la cosecha, no se haya ejecutado acto alguno que implique su comercialización o su entrega lícita con el consentimiento de su obtentor o de su causahabiente, o que habiéndolo sido no se excedan los términos máximos referidos anteriormente’.

Ahora bien, en materia de variedades vegetales, la doctrina entiende por comercializar ‘la realización de cualquier acto sobre la variedad, su material de reproducción, multiplicación o propagación o sobre el producto de su cosecha, realizado con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero y que implique su entrada en el mercado como bien adquirible, o por lo menos realizado con miras a introducirlo en el mercado’.

En tanto que por entrega lícita se comprende ‘la puesta en manos o en poder de un tercero, bien sea bajo título de tenencia, posesión o dominio, del material de reproducción, multiplicación, propagación o el producto de la cosecha de la variedad protegida, cuando esta entrega no implica su comercialización y además no es contraria al orden jurídico, al orden público y a las buenas costumbres’.

Establecido, en consecuencia, el concepto de novedad y cómo se justifica o demuestra, ¿en qué momento se concreta su reconocimiento? y ¿quién lo hace?”. Para obtener el derecho de obtentor es necesario presentar una solicitud que será examinada por la Oficina Nacional Competente del País Miembro. Para que pueda protegerse una variedad, debe ser nueva, distinta, homogénea y estable, y debe haber recibido una denominación adecuada.

Si se cumplen todos estos requisitos, luego del trámite pertinente, se concederá el derecho de obtentor. En cuanto a los otros tres requisitos: que la variedad debe ser distinta, homogénea y estable, son requisitos técnicos, es decir, se refieren a la naturaleza de la variedad vegetal; a continuación una referencia de los mismos: La variedad debe ser DISTINTA.

Es decir, debe diferenciarse de cualquier otra, cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada. La presentación de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o su inscripción en el registro oficial de cultivadores, hará comúnmente conocida a la variedad.

De acuerdo al artículo 10 de la Decisión 345, ‘una variedad se considerará distinta, si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada. La presentación en cualquier país de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o para la inscripción de la variedad en un registro oficial de cultivares, hará comúnmente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del certificado o la inscripción de la variedad, según fuere el caso’.

En efecto, se considerará distinta una variedad si se distingue claramente de cualquier otra cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea comúnmente conocida. En particular, el depósito, en cualquier país de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de inscripción de otra variedad en un registro oficial de variedades, se reputará que hace a esta otra variedad comunmente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho de obtentor o a la inscripción de esa otra variedad en el registro oficial de variedades, según el caso.

La doctrina, sobre el requisito de que la variedad debe ser distinta, en armonía con lo expresado, indica que ‘para que se considere distinta, la variedad debe diferenciarse claramente de cualquiera otra cuya existencia fuera comúnmente conocida. La presentación de una solicitud para obtener protección por parte de un obtentor tiene como consecuencia que a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la variedad se considera comúnmente conocida’.

La variedad debe ser HOMOGÉNEA. Es decir, para que la variedad se considere homogénea debe ser suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación (artículo 11 de la Decisión 345). De lo anterior se deriva que la homogeneidad se juzgará determinando si la variedad es suficientemente uniforme en el conjunto de sus caracteres pertinentes, de acuerdo a su forma de reproducción, multiplicación o propagación. Así, ‘Una variedad se considera uniforme cuando, con excepción de las variaciones propias esperadas del proceso de propagación, la variedad se mantiene uniforme en sus características más relevantes.

El criterio de uniformidad se cumple cuando el cambio presente en una variedad luego del proceso de propagación no impide la precisa descripción de ésta, especialmente en lo que se refiere al criterio de distinguibilidad’. El requisito de homogeneidad obedece a una definición eminentemente técnica. La variedad debe ser ESTABLE. Una variedad se considerará estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones (artículo 12 de la Decisión 345).

Es decir, la variedad se considerará estable si dichos caracteres se mantienen inalterados después de multiplicaciones o reproducciones sucesivas o, en el caso de un ciclo panicular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo. Esta condición obedece a una definición, al igual que la anterior, eminentemente técnica. La variedad debe tener una DENOMINACIÓN ADECUADA.

La denominación de la variedad no podrá ser objeto de marca ni de otros signos distintivos. Debe ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriores registradas y deberá, además, permitir su clara identificación. El artículo 13 de la Decisión 345 expresa que: ‘Cada País Miembro se asegurará de que ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculice su libre utilización, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor.

La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriormente registradas. Cuando una misma variedad fuese objeto de solicitudes para el otorgamiento de certificados de obtentor en dos o más Países Miembros, se empleará la misma denominación en todos los casos’.

El objetivo de esta exigencia, es decir, la de una denominación para la variedad solicitada, es definir claramente el objeto de protección y evitar la confusión del usuario de las variedades. En efecto, la denominación de la variedad tiene por objeto ser su designación genérica, es decir, su razón de ser está en permitir la identificación de la variedad.

La UPOV ha establecido criterios uniformes para que los obtentores de nuevas variedades vegetales tengan en cuenta al momento de definir la denominación genérica de la variedad que se pretende proteger: Debe ser aceptable desde el punto de vista lingüístico. Debe ser diferenciable de otras denominaciones otorgadas, especialmente cuando se trate de variedades similares.

Debe ser suficientemente distinguible de nombres o marcas comerciales existentes. Asimismo, el artículo 20 del Convenio de la UPOV de 1991, plenamente aplicable a nuestro sistema, explica que se debe tener en consideración lo siguiente: No debe componerse únicamente de cifras, salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades.

No debe ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad. No debe ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre la identidad del obtentor. Debe ser diferente de cualquier otra denominación genérica que designe una variedad preexistente de la misma especie botánica o de una especie semejante o vecina en cualquiera de los Estados de la Unión (Este último requisito también lo prevé en similares términos el inciso 2º del artículo 13 de la Decisión 345).

Una vez presentada la solicitud se ha de verificar por parte de la Oficina Nacional Competente que se encuentren cumplidos estos requisitos y, el procedimiento concluirá con la extensión del certificado de obtentor”. (Proceso 128-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. N°. 2187 de 2 de mayo de 2013, caso: DERECHOS DE OBTENTOR DE ESPECIES VEGETALES).

Conforme a la norma comunitaria y a la jurisprudencia citada, para que una variedad vegetal sea objeto de protección, es decir, para que se conceda el reconocimiento a los derechos de su obtentor, debe cumplir con los requisitos ya mencionados. En el caso de autos, la variedad vegetal protegida es la especie de clavel NELSON la cual estuvo protegida mediante Certificado de Obtentor Vegetal expedido por el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, desde el 29 de abril de 1997 hasta el 6 de julio de 2007, en el análisis del registro de la variedad mencionada, dicho Instituto al momento de conceder el correspondiente Certificado de Obtentor ha debido verificar los requisitos citados.

Derechos y obligaciones del obtentor. Legitimación activa. El Tribunal consultante, solicita que este Órgano comunitario se pronuncie sobre los derechos y obligaciones del obtentor y sobre la legitimación activa en las acciones por infracción. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “Como se expresó, el derecho del obtentor es una forma de propiedad intelectual que se reconoce a los creadores de nuevas variedades vegetales a fin de permitirles una explotación exclusiva de su creación por un tiempo determinado.

Este derecho de obtentor, si bien tiene ciertas características en común con algunas otras formas de propiedad intelectual, posee también características únicas y particulares a fin de adecuarlo especialmente al objeto de protección: las variedades vegetales. Los derechos del obtentor vegetal se concretan en un conjunto de comportamientos, conductas y actividades que no pueden efectuarse por terceros, a menos que medie autorización, licencia o permiso de los mismos.

Así, el derecho del obtentor otorga a su titular el derecho exclusivo de explotación de su variedad protegida. De la misma forma, la reproducción de la variedad vegetal está sometida a la autorización de su titular. El titular de un certificado de obtentor tiene el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, puedan, respecto del material de multiplicación o reproducción de la variedad protegida: producir o reproducir (multiplicar), preparar a los fines de producción o multiplicación, ofrecer en venta, vender o comercializar de cualquier forma, exportar, importar o poseer para cualquiera de los fines mencionados.

Los artículos 23 y 24 de la Decisión 345 se refieren a los derechos del obtentor, y expresan de manera clara que un certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales, de conformidad con su legislación nacional, a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y obtener las medidas de compensación o de indemnización correspondientes (artículo 23).

Y que la concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida: a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación; b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación; c) Oferta en venta; d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales. e) Exportación; f) Importación; g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes; h) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas; i) La realización de los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación. El certificado de obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los derechos previstos en los literales precedentes respecto a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, conforme lo dispone el artículo 10 de la presente Decisión y respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida.

La autoridad nacional competente podrá conferir al titular, el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos indicados en los literales anteriores, respecto a las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida salvo que ésta sea a su vez una variedad esencialmente derivada. En consecuencia, el titular de un Certificado de Obtentor tendrá el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos especificados en el artículo 24 de la Decisión 345, respecto de las variedades protegidas y de las variedades esencialmente derivadas, bastando para ello probar la posesión. El derecho conferido al obtentor se extiende a las variedades esencialmente derivadas, en los términos previstos en la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuando en el artículo 24 establece que el derecho de obtentor se extiende a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, es decir que, “para que una variedad que no se distinga claramente pueda ser comercializada, debe contar con la autorización del titular del derecho de obtentor de la variedad respecto de la cual no se distingue claramente”.

Asimismo, se deberá tener en cuenta que el inciso segundo, literal i) del artículo 24 dice que el certificado también concede al obtentor la posibilidad de ejercer derechos “respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida”. (Proceso 128-IP-2012, ya citado). En el caso concreto, respecto a los derechos y a las obligaciones que se le conceden al titular de una variedad inscrita, se puede recalcar que el certificado de obtentor concede a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas y judiciales, de conformidad con su legislación nacional, con el fin de evitar o cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho de obtentor y de esta manera lograr las medidas de compensación o de indemnización correspondiente.

La demandante manifiesta que la sociedad PROPAGAR PLANTAS S.A. infringió, violó o usurpó los Derechos de Obtentor Vegetal al haber vendido, sin autorización ni licencia del obtentor o su causahabiente, mandatario, representante, agente o licenciatario, a terceros cultivadores, esquejes de producción de la variedad de clavel cuya denominación varietal es NELSON o cualquier otra respecto de la cual se extiendan los derechos de obtentor.

Por lo tanto, el Tribunal consultante, deberá verificar si la conducta demandada encuadra dentro de los actos descritos en el artículo 24 de la Decisión 345, tomando en cuenta que el Certificado de Obtentor data del 29 de abril de 1997 y subsiste hasta el 6 de julio de 2007, tiempo en el cual el demandante, como titular del derecho protegido, gozaba de legitimación para hacer prevalecer su derecho sobre la Obtención Vegetal de la variedad NELSON de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 345.

Aplicación de los criterios en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. Del daño emergente y lucro cesante. Prescripción de la acción. Criterios a tomarse en cuenta. De las medidas cautelares. Con el fin de responder a las dudas planteadas por el Tribunal consultante, el Tribunal cita jurisprudencia emitida por este Tribunal.

“El certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o judiciales, de conformidad con la legislación vigente del País Miembro, a fin de evitar o hacer cesar actos que constituyan infracciones o violaciones a su derecho y así obtener medidas de compensación o indemnización ajustadas a derecho. Este Tribunal, respecto a la acción por infracción de derechos, en un caso marcario, aplicable a una infracción a los derechos de los obtentores de variedades vegetales, ha dicho lo siguiente: “El ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005). El “ius prohibendi” del titular del certificado de obtentor tiene su origen en un acto expreso de autoridad nacional competente, consecuentemente, se puede considerar que una explotación no autorizada de la variedad vegetal, sucedido después de esta declaración administrativa, se constituye en una infracción a los derechos conferidos al titular.

(…) Cálculo de indemnizaciones por daños y perjuicios. Prescripción de la acción. (…) la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hace referencia al tema de daños y perjuicios y su cálculo, dejando, en consecuencia, su reglamentación al Derecho Interno del País Miembro, conforme el principio de complemento indispensable enunciado.

(…) este Tribunal (…) encuentra aceptable que, en caso de silencio, se efectúe un reenvío a la regulación de dichos temas a otra norma comunitaria que regule los mismos, en este caso a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que contiene el “Régimen Común de Propiedad Industrial”, desde que dichos temas, regulados en materia de propiedad industrial, son de aplicación general.

En tal caso, se debe tener en cuenta lo siguiente: Las disposiciones contenidas en los artículos 239 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina indican: “Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente.

El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado”. “Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.

Dichas disposiciones deben ser leídas en armonía con las demás normas que regulan el tema de la infracción a derechos que concede una patente, regulados por la Decisión 486. Como se indicó anteriormente, el Tribunal, al interpretar el artículo 239, ha dicho lo siguiente: “El ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005). En este sentido, si una tercera persona sin autorización, explota el objeto de la patente, en el presente caso, la variedad vegetal, el titular tendrá la facultad de iniciar una acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la misma.

En este sentido, es preciso puntualizar que la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios causados al titular será cuantificada de acuerdo a la explotación indebida que realizó el demandado del producto o procedimiento tutelado. En resumen, tenemos que los sujetos activos y, por tanto, quienes pueden entablar la acción por infracción son los siguientes sujetos (artículo 14 de la Decisión 345): El titular del derecho protegido que puede ser una persona natural o jurídica.

Igualmente, la facultad de ejercer la acción pueden realizarla los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. Si se transfirió el derecho, el nuevo titular puede entablar la acción. Es decir, la puede ejercer el licenciatario.

En cuanto al tema de las medidas de compensación o de indemnización por daños y perjuicios, preguntada por la consultante, en los puntos a) y e) de la solicitud de interpretación prejudicial (a). ¿Qué comprenden las ‘medidas de compensación o de indemnización?, e). ¿Qué alcance tienen en lo que concierne a daños o perjuicios de los artículos 239 y 243 de esa regulación, en cuanto a los legitimados para reclamarlos y respecto de los factores o elementos que comprenden?), se hará referencia a la interpretación prejudicial recaída dentro del proceso 115-IP-2010, de 11 de noviembre de 2010, patente: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE SILDENAFIL”, que se pronuncia sobre dicho tópico.

El artículo 243 de la Decisión 486 enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Al referirse a estos criterios, el Tribunal ha señalado: “El primer criterio es el del daño emergente y el lucro cesante. Por daño emergente se entiende el perjuicio efectivamente sufrido por el actor y que se encuentre causalmente determinado por la conducta del infractor. De conformidad con ello se deberán indemnizar, por ejemplo, los gastos de publicidad y difusión en que incurrió el afectado para hacer frente a la competencia desleal (…).

Por lucro cesante se entiende las ganancias que el afectado dejó de percibir debido a la competencia desleal, de no haberse presentado ésta. Las ganancias se determinan en el periodo de tiempo que se encuentra comprendido entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización”. (Proceso 11-IP-2006, marca: VELAS IMPERIALES, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1354, de 8 de junio de 2006).

La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

En este marco, el Juez Consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos.

El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo (…).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular (…) habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual (…)”.

(Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007). Todo lo anterior, en armonía con lo previsto en los artículos 17 (protección provisional del obtentor), y 23 y 24 (derechos del obtentor) de la Decisión 345, objeto de esta interpretación prejudicial. Finalmente, en relación con la pregunta formulada por la consultante, f) “Es aplicable en el campo de los derechos del obtentor de variedades vegetales, el régimen de prescripción señalado en el artículo 244 de la Decisión 486 de 2000?, en caso afirmativo, ¿Cuándo y bajo qué circunstancias se entiende, que el titular ‘tuvo conocimiento de la infracción’ o que ‘se cometió por última vez la infracción?, ¿resulta aplicable el alcance normativo de la indicada disposición, cuando el conocimiento es aprehendido por el licenciatario, cesionario, autorizado y/o similar del titular obtentor?”.

El artículo 244 de la Decisión 486 dispone lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez”. La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.

De lo anterior, se desprende lo siguiente: Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. Se entiende que el titular tuvo conocimiento de la infracción por cualquier medio idóneo que le permita justificar su conocimiento de la supuesta infracción. Por ejemplo, es posible que conozca los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieron principalmente para cometerla, etc.

De conformidad con el material probatorio que se acompañe al proceso, es posible justificar que la infracción se haya cometido por última vez, De allí que es muy importante la carga de la prueba dentro del proceso. Las circunstancias enunciadas, de conformidad con los puntos 3.5, 3.6 y 3.7 desarrollados en esta interpretación prejudicial, son aplicables al licenciatario, autorizado o cesionario de un certificado de obtentor.

El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. Encuentra el Tribunal aplicable el término de prescripción de la acción recogido en el artículo 244 de la Decisión 486, al campo de las variedades vegetales, de conformidad con las prescripciones establecidas en esta providencia”.

En cuanto a las medidas cautelares, el Tribunal se ha pronunciado diciendo: “El Tribunal, con relación a las medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial y la facultad de la autoridad jurisdiccional interna, ha señalado que “La doctrina enseña que existe el riesgo de que el intervalo entre el ejercicio de la acción y el pronunciamiento de la sentencia de mérito sea de tal extensión que comprometa, hasta en forma irreparable, la efectividad de la tutela jurisdiccional” (COMOGLIO, Luigi Paolo: “Lezioni sul Processo Civile”, seconda edizione, Il Mulino, 1998, Bologna-Italia, pp. 365 ss.).

La prevención de este riesgo impone la necesidad de una forma de tutela jurisdiccional, la tutela cautelar, que permita al juez conservar el status quo y asegurar a priori la efectividad de la sentencia de mérito. En el caso de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial, la norma comunitaria dispone que la tutela cautelar puede tener por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito (artículo 245).

En consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas: el cese inmediato de los actos constitutivos de la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla; la suspensión de la importación o de la exportación de tales productos, medios y materiales; la constitución por el presunto infractor de garantía suficiente; y, de ser necesario para evitar la continuación o repetición de la infracción, el cierre temporal del establecimiento del demandado (artículo 246).

Se trata de medidas cuya solicitud corresponde a quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción (artículo 245), lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación (artículo 246). Ahora bien, la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima facie, permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (fumus boni iuris), y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (periculum in mora).

El examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce, pues, a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito. La norma comunitaria prescribe que la medida sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para obrar, la existencia del derecho cuya infracción se denuncia y pruebas que conduzcan a presumir razonablemente la comisión real o inminente de tal infracción (artículo 247).

Por tanto, el solicitante tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción iuris tantum, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho.

En todo caso, es de la potestad discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía suficiente, así como valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse”.

(Proceso 04-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2209 de 12 de junio de 2013, caso: COMPETENCIA DESLEAL). La Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hace referencia al tema de las medidas cautelares y el tema de los daños y perjuicios y su cálculo, dejando su reglamentación al Derecho Interno del País Miembro. Sin embargo, el Tribunal en caso de silencio considera que se debe efectuar el reenvío de la regulación de dichos temas a otra norma comunitaria que regule los mismos, en este caso a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que dichos temas en materia de propiedad industrial son de aplicación general.

En este caso, se deberán tener en cuenta los criterios en el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, del daño emergente y lucro cesante descritos en la presente interpretación prejudicial sobre la base del artículo 243 de la Decisión 486 que dispone: “Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: El daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”. Respecto a la duda del Tribunal Consultante, sobre si los criterios señalados en el artículo 243 son excluyentes entre sí o si son complementarios para que de esta manera el Juez consultante pueda aplicarlos, este Tribunal advierte que los criterios señalados en los literales b) y c) constituyen un desarrollo de lo que se considera “lucro cesante”.

Es decir, lo que pudo haber ganado el titular de no haber existido usurpación: lo que ganó el usurpador es lo que el titular debió haber ganado y el precio de la licencia es lo que hubiera podido obtener si lo hubiera licenciado. En cuanto a la prescripción de la acción por infracción, de acuerdo al artículo 244, ésta prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular conoció la acción infractora o, a los cinco años contados desde la fecha en que se cometió la infracción por última vez.

En el caso de autos, la demandante solicita la indemnización de daños y perjuicios sufrida en el período del año 2002 al 6 de julio de 2007, fecha en la que la variedad vegetal de clavel NELSON entró a dominio público. De esta manera, corresponderá al juez nacional determinar cuál es el criterio aplicable y conveniente a cada caso de conformidad con los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial.

Aplicación de criterios de la Decisión 486 a las acciones por infracción de los derechos de obtentores de variedades vegetales. El artículo 23 de la Decisión 345 concede al titular de un certificado de obtentor la facultad para iniciar cualquier tipo de acción administrativa o judicial de conformidad con su legislación nacional a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción a su derecho de obtener la indemnización o compensación correspondiente.

Complementando el criterio señalado en el punto anterior y como se tiene dicho, el derecho del obtentor es una forma de propiedad intelectual que se reconoce a los creadores de nuevas variedades vegetales con el fin de que éstas sean protegidas. De esta manera el artículo 238 de la Decisión 486, concede al titular de un derecho protegido la facultad de entablar contra cualquier personal una acción ante la autoridad nacional competente.

Al respecto, el Tribunal ha señalado: “El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente”. El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.

La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.

En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito (…)” (Proceso 04-IP-2013, ya citado). Por lo tanto, si no existe legislación nacional o ésta es insuficiente, en lo que corresponda, serán aplicados los criterios de la Decisión 486 a las acciones por infracción. En virtud a lo expuesto: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En cuanto al ámbito de aplicación de la Decisión 608, de acuerdo a su artículo 5, son objeto de la Decisión 608, las conductas practicadas en: El territorio de uno o más Países Miembros y cuyos efectos reales se produzcan en uno o más Países Miembros, excepto cuando el origen y el efecto se produzca en un único país; y, El territorio de un país no miembro de la Comunidad Andina y cuyos efectos reales se produzcan en dos o más Países Miembros.

Por lo que, en el caso concreto, se debe aplicar la normativa nacional toda vez que el caso en estudio no tiene efecto en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: La protección a las obtenciones vegetales, también denominada como el derecho del obtentor, es el derecho que se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal para explotarla de manera exclusiva.

TERCERO: En el caso de autos, la variedad vegetal protegida es la especie de clavel NELSON la cual estuvo protegida, de manera exclusiva, mediante Certificado de Obtentor Vegetal expedido por el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, desde el 29 de abril de 1997 hasta el 6 de julio de 2007.

CUARTO: Sobre si los criterios señalados en el artículo 243 son excluyentes entre sí o si son complementarios para que de esta manera el Juez consultante pueda aplicarlos, este Tribunal advierte que los criterios señalados en los literales b) y c) constituyen un desarrollo de lo que se considera “lucro cesante”. Es decir, lo que pudo haber ganado el titular de no haber existido usurpación: lo que ganó el usurpador es lo que el titular debió haber ganado y el precio de la licencia es lo que hubiera podido obtener si lo hubiera licenciado.

QUINTO: En cuanto a la prescripción de la acción por infracción, de acuerdo al artículo 244, ésta prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular conoció la acción infractora o, a los cinco años contados desde la fecha en que se cometió la infracción por última vez.

SEXTO: En el caso de autos, la demandante solicita la indemnización de daños y perjuicios sufrida en el período del año 2002 al 6 de julio de 2007, fecha en la que la variedad vegetal de clavel NELSON entró a dominio público. De esta manera, corresponderá al juez nacional determinar cuál es el criterio aplicable y conveniente a cada caso de conformidad con los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial.

El Tribunal de Arbitramento, Centro de Arbitraje y Conciliación-Cámara de Comercio de Bogotá instituido para resolver el caso concreto, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte el laudo dentro del proceso estudiado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO