TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 195-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 116 literal b) de la misma Decisión. Diseño industrial: “IMPULSOR”.
Actor: sociedad WEIR MINERALS AUSTRALIA LIMITED. Proceso interno Nº. 9245-2012. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil catorce. VISTOS: El 22 de octubre de 2013, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa a los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 9245-2012;
El auto de 7 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante. I.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: sociedad WEIR MINERALS AUSTRALIA LIMITED. Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.
III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. 1. El 12 de febrero de 2009, la sociedad WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD, reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud Nº. 13910/2008, presentada el 14 de agosto de 2008 en Australia, solicitó ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI el diseño industrial para IMPULSOR cuyos inventores son Wen Jie Liu y Garry Bruce Glaves. 2.
Una vez realizada la correspondiente publicación, en el Diario Oficial “El Peruano”, no se presentaron oposiciones. 3. Por Resolución Nº. 1114-2009-DIN-INDECOPI de 31 de julio de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, denegó el registro del diseño industrial solicitado. 4. El 25 de agosto de 2009, la sociedad WEIR MINERALS AUSTRALIA LTDA. presentó recurso de apelación. 5.
El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 0769-2010/TPI-INDECOPI de 12 de abril de 2010, confirmó la Resolución impugnada. 6. Contra estas Resoluciones la sociedad WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número siete, de 31 de marzo de 2011, donde el Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró FUNDADA la demanda, por lo tanto nulas las Resoluciones impugnadas. 7.
Contra dicha Providencia el INDECOPI interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima que por Providencia de 9 de marzo de 2012, revocó la sentencia apelada que declaró fundada la demanda y, en consecuencia, declaró infundada la demanda interpuesta por WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD. 8.
Contra dicha Providencia la sociedad WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD. interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 16 de abril de 2013, solicitó interpretación prejudicial de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486.
B. Fundamentos de la demanda. La sociedad WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 9. Después de hacer referencia a lo que significa el requisito de novedad en los diseños industriales, manifiesta que el “diseño industrial solicitado para IMPULSOR (…) cuenta con las características necesarias que le permiten configurarse como un diseño industrial registrable”. 10.
Todos los impulsores “deben contar con el cuerpo redondo y un agujero en el centro de éste, con varias paletas alargadas alrededor del agujero central, ello, debido a que resulta necesario que cuenten con dicha forma para que cumplan adecuadamente su función”. 11. El INDECOPI consideró que el diseño industrial solicitado carecía de novedad, debido a que era similar a uno de los elementos que componían la patente de Estados Unidos de América No. US 6,951,445 B2 para APARATO PARA SER USADO EN BOMBAS DE LODO. 12.
Las paletas frontales que “se encuentran alrededor del agujero central tienen distintas formas y tamaños entre sí, lo que le da un aspecto especial que origina que el mismo cuente con una apariencia particular que difiere del resto de ‘impulsores’”. De igual modo, las paletas frontales y las posteriores presentan una apariencia diferente entre sí. Finalmente, “un elemento adicional que le otorga una característica especial al diseño de WEIR, son las paletillas que se ubican en los bordes laterales del cuerpo circular, las cuales no se aprecian en la patente de Estados Unidos de América”. 13.
De esta forma, el diseño industrial solicitado “cuenta con una serie de características en su forma, que originan que dicho diseño cuente con una apariencia particular novedosa que conlleva a que sea susceptible de ser registrado como diseño industrial, dado que dichas características no son compartidas por ningún ‘impulsor’ preexistente”. 14.
El diseño solicitado “cuenta con una serie de características especiales que le otorgan una apariencia particular novedosa al mismo, la cual difiere sustancialmente de la apariencia del resto de ‘impulsores’ preexistentes, otorgándole de este modo dicha apariencia particular un valor agregado desde el punto de vista estético al IMPULSOR de WEIR.
En consecuencia, dadas las características particulares con las que cuenta el IMPULSOR solicitado por WEIR éste resulta ser un diseño industrial susceptible de ser registrado en el Perú como tal, por lo cual corresponde que se declare la Nulidad de la Resolución No. 769- 2010/TPI/INDECOPI”. 15. Cita como fundamentos de derecho los artículos 113 y 115 de la Decisión 486.
C. Fundamentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI contesta la demanda: 16. Realiza un análisis del concepto de diseño industrial y del requisito de novedad como requisito esencial para que un diseño industrial pueda ser registrado. 17. Lo argumentado por la demandante de que el diseño industrial es novedoso “carece de sustento, pues como se ha puesto en evidencia, la variación o modificación de aspectos secundarios o accesorios al diseño protegido por la patente americana Nº.
US 6,951,445, B2, determina que el diseño solicitado no cumpla con el requisito de novedad”. 18. La Resolución del INDECOPI manifiesta que las diferencias a las que hace referencia la solicitante “constituyen diferencias de carácter secundario, toda vez que ambos diseños corresponden a la misma forma y estructura de cuerpo con forma circular con un agujero central y con paletas que se proyectan alrededor de éste, lo cual afectará la novedad del diseño solicitado (…).
Por lo expuesto, dadas las semejanzas existentes, se considera que la patente otorgada afecta la novedad del Diseño industrial solicitado”. 19. Al respecto, dice “el demandante no ha demostrado que las diferencias secundarias antes señaladas confieran un valor agregado al producto, que pretende proteger como diseño industrial”. 20. Con relación al argumento de que la forma que presenta el diseño industrial solicitado es necesaria para cumplir su función “es menester precisar que la protección que se concede al diseño industrial sólo se concede con relación a aquellos elementos estéticos que le confieren a dicho producto una particularidad respecto del resto de productos del mismo ya existente”. 21.
De tal suerte que si bien todos los impulsores deben tener la misma forma para cumplir con su función “para que uno de éstos pueda ser protegido como diseño industrial, debe presentar características particulares, singulares o individuales, que produzcan una impresión distinta en los círculos interesados del público y que además le confiera un valor agregado al impulsor, lo cual no ha sido demostrado por el demandante, siendo que las diferencias que presenta el diseño industrial solicitado tan solo son secundarias respecto de la patente americana Nº US 6,951,445,B2”.
D. Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia que declara fundada la demanda contencioso administrativa se fundamenta en que: 22. “(…) conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional respecto de la debida motivación, se concluye que se ha vulnerado lo glosado en el artículo 6 de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, asimismo de lo actuado en vía administrativa se advierte que las resoluciones que son materia de impugnación están incursas dentro de las causales de nulidad que establecen los incisos 1) y 2) de la Ley 27444 (…) por que la demanda debe prosperar”.
E. Fundamentos del recurso de apelación. El INDECOPI, presentó recurso de apelación en el que manifestó. 23. Se incurrió en error al haber declarado fundada la demanda por considerar que la Resolución impugnada carecía de motivación, sobre premisas no alegadas por las partes y no discutidas en sede judicial ni administrativa, pues el proceso versó, sobre la falta de novedad del diseño industrial solicitado. 24.
Recalca que el fin de la controversia es determinar si el diseño industrial IMPULSOR cumplía o no con el requisito de novedad. 25. Mantiene el criterio expuesto en la contestación a la demanda en el sentido que el diseño industrial IMPULSOR difiere únicamente con cuestiones secundarias con una patente concedida en Estados Unidos, por lo que carece del requisito de novedad.
F. Fundamentos de la contestación de la apelación. La sociedad WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD, absuelve la apelación y dice: 26. Que el objetivo de su demanda de nulidad de las Resoluciones administrativas es “precisamente la falta de motivación de ambas Resoluciones, dado que no se realizó una evaluación de los argumentos planteados por nuestra parte respecto a la novedad del diseño industrial solicitado (…)”. 27.
Respecto a su posición de que el diseño industrial IMPULSOR cumple con el requisito de novedad, mantiene los argumentos esgrimidos en su demanda. G. Sentencia de Segunda Instancia. La Sentencia de Segunda Instancia revocó la sentencia de primera instancia, bajo los siguientes argumentos: 28. El diseño solicitado “contiene características muy similares al producto patentado por la empresa Weir Warman Ltd (sic), mediante código 6,951,445 B (sic) de fecha cuatro de octubre de 2002, llegando a la convicción que tanto la Resolución 0769-2010/TPI-INDECOPI (sic) y 1114- 2009-DIN-INDECOPI, han sido emitidas conforme a las normas legales de la materia; motivo por el cual su pretensión no puede ser amparada”.
H. Fundamentos del recurso de casación. La sociedad WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD, interpuso recurso de casación que se fundamentó en: 29. Que las normas aplicables para diseños industriales son los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 y ellas deben ser interpretadas de conformidad con lo establecido por la Jurisprudencia del Tribunal Andino. 30.
La Sentencia de Segunda Instancia realiza una errónea interpretación de los citados artículos ya que analiza el requisito de novedad como si se tratara de un criterio de confundibilidad. I. Recurso de casación. 31. El auto calificatorio del Recurso de Casación que declara procedente el recurso es de 16 de abril de 2013, donde se manifiesta que el demandante invoca la infracción normativa de la interpretación del artículo 115 de la Decisión 486 que se ha realizado de manera incorrecta.
CONSIDERANDO: 32. Que, las normas contenidas en los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 33.
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500); 34.
Que, teniendo en cuenta que la presentación de la solicitud de diseño industrial fue en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ésta es la norma aplicable al caso concreto. Por lo tanto, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 113 y 115 de la Decisión 486; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretará el artículo 116 literal b) de la misma Decisión por ser aplicable al caso concreto; y, 35.
Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
(…) Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.
Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. Artículo 116.- No serán registrables: (…) b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, (…)”. 1.
Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro. 36. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que el proceso interno versa sobre la solicitud de registro del diseño industrial IMPULSOR. 37. El artículo 113 de la Decisión 486, considerará como diseño industrial “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”. 38.
La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que “La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.
En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”. (Proceso 71-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1235 de 23 de agosto de 2005, Diseño Industrial: BLOQUE DE CONEXIÓN). 39. Por lo que, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial.
En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. 40. Otero Lastres señala que “el modelo industrial es un bien inmaterial consistente en una creación de forma que se distingue de los objetos en los que se materializa. Estos objetos materiales se dividen, asimismo, en la obra originaria o primera plasmación de la creación de forma en un objeto material y en las sucesivas reproducciones que se reproducen a partir de la primera obra originaria” (Otero Lastres, José Manuel.
El modelo industrial, Montecorvo, Madrid, 1977)”. 41. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como “el derecho garantizado (…) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño” (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc.
WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229). 42. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad.
Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.
A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial”.
(Proceso 135-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1585 de 13 de febrero de 2008, marca: ENVASE CARACTERÍSTICO gráfico. Jurisprudencia recalcada en los procesos 150-IP- 2011, 122-IP-2012, 140-IP-2013, entre otros). Requisitos y Efectos del registro. 43. De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal, “La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.
En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002). 44. Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial”. 45.
El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad. 46. El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean “nuevos”, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia marcaria, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales.
Así, el artículo 135 prohíbe el registro cuando: “a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”. 47.
El literal a) se refiere a las características que deberá poseer el diseño industrial a registrar, las cuales son: 48. Perceptibilidad. Toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. 49.
Susceptibilidad de representación gráfica. Consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. 50. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.
La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. 51. La distintividad. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. 52. Por otro lado, el artículo 136 establece las prohibiciones de carácter relativo para el registro de las marcas, y en el caso concreto, las del diseño industrial, las mismas que deberán ser entendidas en función no sólo de derechos concedidos o solicitudes previamente presentadas en favor de terceros respecto de otros signos distintivos, sino respecto de diseños industriales debidamente registrados o previamente solicitados, donde el factor principal a tomar en consideración es la “inducción a error” basado en la semejanza o identidad con el signo distintivo o diseño industrial de mejor derecho.
El artículo 136 considera que no podrán acceder a registro aquellos diseños industriales, en lo que corresponda, que: “a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. 53.
Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad.
Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario.
Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto.
La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea[1] se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.
Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial.
El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos.
Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario.
Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.
En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002). 1.
La novedad como requisitos de registrabilidad. Las diferencias secundarias. 54. El problema central del proceso interno es determinar si el diseño industrial solicitado IMPULSOR cumple con el requisito de novedad, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 55. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. 56.
Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en el producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. 57. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios: (1) “Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; (2) “Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;
(3) “Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. (OTERO LASTRES en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales” Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.): En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica[2] a nivel mundial.
En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial[3], mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.
De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(…) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.
En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad”[4]. 58. El artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio. 59.
El Tribunal ha señalado: “A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales. La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado.
Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado.
Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios. De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estaría generando un defecto irreparable en el comercio subregional.
Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado. El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado”.
(Proceso 99-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2138 de 18 de enero de 2013, marca tridimensional: EXHIBIDOR DE CHUPETAS). Las diferencias secundarias. 60. En el proceso interno, el INDECOPI manifiesta que las variaciones que presenta el diseño industrial solicitado IMPULSOR respecto a la patente americana Nº. US 6,951,445, B2 son secundarias, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 61.
El citado artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable. 62. Al respecto, el Tribunal ha señalado: “En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias. 63.
Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.
En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. 64. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.
Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales”.
(Proceso 71-IP-2005, ya citado). 2. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico. 65. En el caso de autos surge la discusión respecto a que el IMPULSOR solicitado como diseño industrial, cuenta con una apariencia externa dada por las consideraciones de orden técnico, pues se afirma a lo largo del proceso que todos los impulsores están formados por un cuerpo redondo, un agujero en el centro y varias paletas alargadas alrededor del agujero central. 66.
El literal b) del artículo 116 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador. 67. De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseño industrial, una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y, la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. 68.
Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre sí, pues una consideración de orden técnico, es aquella que concede a un producto las características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas características el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las necesidades que persigue. 69.
De esta manera y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación prejudicial, la característica principal del diseño industrial es conceder a un producto una característica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto. Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño. 70.
En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño. 71. Por lo tanto, corresponde al Juez consultante, examinar el caso concreto y determinar si las paletas que se encuentra alrededor del agujero central tienen distintas formas y tamaños entre sí y si las paletas frontales y posteriores dan una apariencia diferente al diseño solicitado otorgándole la novedad suficiente para acceder al registro. 3.
Comparación entre un diseño industrial y una patente. 72. El INDECOPI negó el registro del diseño industrial IMPULSOR por considerar que el diseño no es novedoso, ya que únicamente contiene variaciones de los elementos secundarios respecto a la patente americana Nº. US 6,951,445, B2, por lo tanto el tema debe ser analizado con el fin de determinar si el diseño industrial cumple con el requisito de novedad. 73.
Como se ha dicho, el diseño industrial busca la protección de la apariencia externa de un producto que ya existe en el mercado, por el contrario la patente protege la solución técnica a un problema técnico concreto. 74. En el caso de autos corresponde realizar el análisis del diseño industrial y el dibujo de la patente, el cual, de acuerdo al expediente se evidencia que es tridimensional, por lo tanto, se deben aplicar los criterios esgrimidos por este Tribunal para la comparación entre signos tridimensionales, que a continuación se transcriben: “Tratándose de marcas tridimensionales la comparación entre los signos deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso como las formas del diseño, relieves y forma característica del envase, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado para evitar la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto en él contenido.
En tal comparación, no se debe tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre éstas, deberá hacerse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos o entre signos mixtos, según sea el caso”. (Proceso 194-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N°. 1297 de 16 de febrero de 2006, MARCA TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA) En virtud a lo expuesto: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Según la legislación comunitaria se considera como diseño industrial a “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.
SEGUNDO: Para que un diseño industrial sea registrable, además de ser novedoso, no debe encontrarse incurso en los impedimentos al registro determinados en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias respecto de las formas existentes.
CUARTO: Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética.
QUINTO: Corresponde al Juez consultante, examinar el caso concreto y determinar si las paletas que se encuentra alrededor del agujero central tienen distintas formas y tamaños entre sí y si las paletas frontales y posteriores dan una apariencia diferente al diseño solicitado otorgándole la novedad suficiente para acceder al registro.
SEXTO: En el caso de autos corresponde realizar el análisis del diseño industrial y el dibujo de la patente, el cual, de acuerdo al expediente se evidencia que es tridimensional, por lo tanto, se deben aplicar los criterios esgrimidos por este Tribunal para la comparación entre signos tridimensionales señalados en la presente providencia. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 9245-2012 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.).
En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. [2] Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”. [3] Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva”. [4] Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359. ----------------------- Proceso 195-IP-2013