PROCESO 113-IP-2014 — Andean Community

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 113-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Asunto: Caducidad de la patente de invención. Expediente interno: 1354-2012-0-1801-JR-CA- 08 Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 23 días del mes de septiembre de 2014.

VISTOS: El Oficio 1354-2012-0/8va SECA-CSJL-PJ de 12 de agosto de 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial del artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Auto de 10 de septiembre de 2014 mediante el cual se admitió a trámite la interpretación prejudicial solicitada. Partes en el proceso interno: Demandante: Limor de Colombia S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú A. Determinación de los hechos relevantes: 1.

El 24 de mayo de 2005, Limor de Colombia S.A. (Colombia) reivindicando prioridad extranjera sobre la base de la Solicitud 4-47842, presentada el 25 de mayo de 2004, en Colombia – solicitó patente de invención para VACUNA PARA EL CONTROL DE GARRAPATAS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU FABRICACIÓN, cuyos inventores son Federico Patiño Toro y Benito Eugenio Gutiérrez, la cual consta de 16 reivindicaciones. 2.

Mediante proveído de 19 de junio de 2006, siendo preocupación de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías que la denominación de las invenciones que se publiquen en el Diario Oficial “El Peruano” guarden una relación adecuada con el objeto que se quiere patentar, procedió a modificar el título de la solicitud por: VACUNA PARA EL CONTROL DE GARRAPATAS QUE COMPRENDE UN ANTIGENO DE LA PROTEINA INTEGRAL DE LARVA DE BOOPHILUS MICROPLUS, ya que de la revisión del documento técnico definiría la solicitud de manera más adecuada. 3.

El 17 de julio de 2006, Limor de Colombia S.A. sugirió que el título de la solicitud sea: VACUNA PARA EL CONTROL DE GARRAPATAS QUE COMPRENDE UN ANTIGENO DE LA PROTEINA INTEGRAL DE LARVA Y PROCEDIMIENTO PARA SU FABRICACIÓN. Mediante proveído de 19 de julio de 2006, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo presente el título propuesto por la solicitante. 4.

El 19 de julio de 2006, se otorgó la orden de aviso 762-2005, efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de agosto de 2006. 5. Mediante proveído de 31 de julio de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, habiendo transcurrido el plazo legal para efectuar el pago por concepto de anualidad correspondiente al período 2008, concedió a la solicitante un plazo de gracia de seis (6) meses, contado a partir de la recepción de dicha notificación, para presentar mediante un escrito dirigido a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías dicho arancel con el recargo correspondiente. 6.

El 25 de julio y 7 de agosto de 2008, Limor de Colombia S.A. adjuntó el comprobante de pago por concepto de anualidad y reintegro de la misma. 7. Mediante proveído de 8 de agosto de 2008, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo presente el pago efectuado por concepto de anualidad correspondiente al período 2008-2009. El 29 de octubre de 2008, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico CJE 20-2008, en el cual analizó el pliego de 16 reinvindicaciones originalmente presentado, concluyendo que las reivindicaciones 1 a 16 definen usos, por lo que no cumplen con el artículo 14 de la Decisión 486. 8.

El 12 de marzo de 2009, Limor de Colombia S.A. dio respuesta al Informe Técnico CJE 20-2008 adjuntando un nuevo pliego de 9 reivindicaciones y presentando argumentos técnicos destinados a levantar las observaciones formuladas por la examinadora de patentes. 9. El 29 de abril de 2009, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico CJE 20-2008/a, en el que analizó el pliego de 9 reivindicaciones y los argumentos expuestos por la solicitante en su escrito de 12 de marzo de 2009. 10.

Mediante Resolución 7488-2009/DIN-INDECOPI, de 29 de mayo de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención solicitada. Consideró que, atendiendo al análisis efectuado y a lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, se determina que el pliego de 9 reivindicaciones presentado el 12 de marzo de 2009 no puede ser considerado a efectos del análisis, ya que constituye una ampliación de la divulgación inicial.

Por lo tanto, considerando el pliego anterior se ratifica que las reivindicaciones 1 a 16 referidas a usos no son patentables de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486. Sólo se consideran patentables las invenciones referidas a productos o procedimientos, no los usos, motivo por el cual no procede acceder a la protección legal de lo solicitado. 11.

El 1 de julio de 2009, Limor de Colombia S.A. interpuso recurso de apelación, deduciendo la nulidad de la Resolución 7488-2009/DIN- INDECOPI. 12. El 25 de mayo de 2010, Limor de Colombia S.A. adjuntó el comprobante de pago por concepto de anualidad y reintegro de la misma. Mediante proveído de 31 de mayo de 2010, la Secretaría Técnica de la Sala de Propiedad Intelectual tuvo presente el pago efectuado por concepto de anualidad correspondiente al período 2009-2010. 13.

Mediante Resolución 2748-2011/TPI-INDECOPI de 2 de diciembre de 2011, el Tribunal del Indecopi declaró la caducidad de la solicitud de patente por la falta de pago de la anualidad 2010-2011. 14. Limor de Colombia S.A. presenta demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 2748-2011/TPI-INDECOPI. 15. Mediante sentencia de 26 de abril de 2013, el Octavo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declara infundada la demanda.

Posteriormente, la demandante interpone el recurso de apelación respectivo. 16. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima decide suspender el presente proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial del artículo 80 de la Decisión 486. B. Fundamentos de la demanda: 18.

La demandante Limor de Colombia S.A. argumentó lo siguiente: - La Resolución 2748-2011/TPI-INDECOPI es nula en todos sus extremos, ya que la patente de invención cumple con los requisitos de ley. - Se presentó un nuevo pliego de reivindicaciones, el cual no fue tomado en cuenta por el Indecopi, bajo la errónea afirmación de que consistía en una ampliación de la invención contenida en la solicitud inicialmente presentada. - El Indecopi ha declarado caduca la patente y se ha negado a resolver sobre el fondo del asunto.

Esta declaración de caducidad vulnera el derecho de defensa y al debido proceso. - En numerosas ocasiones el Indecopi ha procedido a notificar al administrado previamente para que efectúe el pago de la anualidad dentro del plazo de gracias de seis (6) meses, plazo que es contado desde la fecha de notificación; y, sólo si el administrado omite pagar dentro del plazo de gracia, se procederá a declarar la caducidad de la patente. - Aún cuando la norma no establezca de manera expresa la obligación de notificar al administrado para la realización de una actuación procesal, si es que generó expectativa en el administrado sobre la tramitación de actos para garantizar el debido proceso, se deben realizar sobre la base del principio de predictibilidad. - Cita sentencias de la Corte Suprema del Perú donde se ha declarado la nulidad de resoluciones administrativas, debido a que el Indecopi no cumplió con su deber de notificar al solicitante antes de declarar la caducidad de la patente. - Previamente a la declaración de caducidad, el Tribunal del Indecopi la debió notificar concediendo el plazo de 6 meses posteriores a la fecha de notificación requiriendo el pago correspondiente.

Alega que la primera instancia le notificó el requerimiento de pago y que el Tribunal del Indecopi debió actuar de la misma forma. - La Resolución 2748-2011/TPI-INDECOPI carece de una debida motivación. C. Fundamentos de la contestación: 19. El Indecopi contestó la demanda alegando que: - No existe mandato que obligue a la administración a requerir el pago de la anualidad antes de que se venza el plazo de caducidad, siendo obligación del solicitante llevar los pagos correspondientes dentro de los plazos expresamente establecidos en la ley. - Corresponde declarar la caducidad de la patente de pleno derecho por el sólo transcurso del tiempo, sin que sea necesario que el Tribunal notifique previamente al administrado un requerimiento de pago de anualidad. - En el presente caso, al haberse solicitado la patente el 24 de mayo de 2005, el solicitante estaba obligado al pago de la primera anualidad, correspondiente al período 2008-2009, el último día del mes de mayo de 2008 y a partir de dicha fecha efectuar los pagos mientras dura el trámite de solicitud.

La solicitante solamente efectúo el pago por concepto de anualidad correspondientes a los períodos 2008-2009 y 2009- 2010, omitiendo el pago del período 2010-2011. - Los administrados tienen la obligación de efectuar el pago por concepto de anualidad, sin neecsidad de un requrimiento por parte de la autoridad. - En el presente caso se pretende que se remita una notificación recordando el vencimiento de un plazo, que se encuentra establecido expresamente en la ley, por lo que el administrado no puede alegar desconocer ese plazo.

La falta de pago se debe a una falta de diligencia de la demandante. - Dentro del Proceso 111-IP-2010, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que: “En caso de que exista falta de pago de la referida tasa anual se produce la caducidad de pleno derecho (…) la caducidad se constituye por la ocurrencia del hecho, es decir, del no pago de la anualidad.

D. Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 20. Mediante sentencia de 26 de abril de 2013 se declara infundada la demanda, por considerar que el artíclo 80 de la Decisión 486 no establece la obligatoriedad de la Oficina Nacional Competente de notificar previamente al administrado para que efectúe el pago de la tasa por anualidad dentro del período de gracia, razón por la cual debe tenerse en cuenta que el contenido de esta norma resulta de carácter imperativo.

Por lo tanto, era obligación del solicitante llevar a cabo los pagos correspondientes dentro de los plazos expresamente establecidos en la ley. E. Fundamentos del recurso de apelación: 21. La demandante reiteró los argumentos de su demanda. Agregó que la información en el portal web institucional del Indecopi señala que la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías enviará notificaciones, a fin de recordar el pago de la anualidad.

Asimismo, el Manual del Inventor publicado por el Indecopi señala que la Oficina envía notificaciones indicando que cuentan con un plazo de gracia de 6 meses, contado desde la fecha de notificación.

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, de acuerdo con lo solicitado por el Juez Consultante, se realizará la Interpretación Prejudicial del artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el objeto de contestar la siguiente pregunta: “Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 80 respecto a la oportunidad en que deben efectuarse los pagos de las tasas anuales relativas a las solicitudes de patente; y si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar a los solicitantes para que realicen los pagos de anualidades”.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud.

Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado. Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena. La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente”.

Los temas a ser desarrollados son: A. La caducidad de la patente de invención en la Decisión 486. Pago de tasas para mantener vigente la patente. Oportunidad del pago de las tasas anuales. B. La debida motivación de las resoluciones administrativas. A. LA CADUCIDAD DE LA PATENTE DE INVENCIÓN EN LA DECISIÓN 486. 22. En el presente caso, mediante Resolución 2748-2011/TPI-INDECOPI de 2 de diciembre de 2011, el Tribunal del Indecopi declaró la caducidad de la solicitud de patente por la falta de pago de la anualidad 2010-2011. 23.

La oportunidad del pago de las tasas anuales se encuentra claramente regulada en el artículo 80 de la Decisión 486. En efecto, para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente. 25. Como se puede observar, la obligación, de llevar a cabo los pagos correspondientes dentro de los plazos expresamente establecidos en la norma comunitaria, recae de manera directa en el solicitante, y no en la oficina nacional competente. 26.

La normativa andina no exige que la oficina nacional competente notifique previamente al administrado para que efectúe el pago de la anualidad, toda vez que la norma es clara, completa y autoejecutiva al indicar la oportunidad del pago de las tasas. En efecto, la norma andina no establece de manera expresa la obligación de notificar al administrado, siendo en realidad una obligación del solicitante llevar los pagos correspondientes dentro de los plazos expresamente establecidos en la normativa comunitaria. 27.

Por un lado, le corresponde al administrado ser diligente en el pago de las tasas anuales. Por otro lado, le corresponde a la oficina nacional competente declarar la caducidad de la patente de pleno derecho por el sólo transcurso del tiempo, siendo esta norma de carácter imperativo y de cumplimiento automático. Dentro del Proceso 111-IP-2010, este Tribunal ha señalado que: “En caso de que exista falta de pago de la referida tasa anual se produce la caducidad de pleno derecho (…) la caducidad se constituye por la ocurrencia del hecho, es decir, del no pago de la anualidad”. 28.

En consecuencia, los administrados tienen la obligación de efectuar el pago por concepto de anualidad, sin necesidad de un requerimiento por parte de la autoridad, en cumplimiento del artículo 80 de la Decisión 486, por lo que el administrado no puede alegar desconocer ese plazo. B. LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. 29.

La demandante Limor de Colombia S.A. alegó que la Resolución 2748- 2011/TPI-INDECOPI carece de una debida motivación. 30. Sobre el tema es pertinente hacer referencia a lo expresado por el Tribunal en la interpretación prejudicial rendida dentro del Proceso 110- IP-2008: “El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.[1] Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras (…) las ponen en contacto, (…) sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas”[2]. 31.

El principio de independencia de las Oficinas de Patentes significa que éstas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por otras Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo País Miembro. 32.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la patente de invención. 33.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto.

Con ello no se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: La figura de la caducidad de la patente se concibe como una sanción administrativa en la legislación comunitaria, establecida para garantizar que los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por servicios que presta el Estado a través de las oficinas nacionales correspondientes. Según la Decisión 486 la figura operará cuando el titular no cumpla con pagar una tasa anual.

SEGUNDO: Los administrados tienen la obligación de efectuar el pago por concepto de anualidad, sin necesidad de un requerimiento por parte de la autoridad, en cumplimiento del artículo 80 de la Decisión 486, por lo que el administrado no puede alegar desconocer ese plazo.

TERCERO: La norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, el Juez Nacional consultante deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 113-IP-2014 ----------------------- [1] En la interpretación prejudicial 110-IP-2008, el Tribunal Comunitario desarrolló lo relativo a la autonomía de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones, lo cual es aplicable al presente caso. [2] Proceso 71-IP-2007.

Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553, de 15 de octubre de 2007.