TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 88-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, de los artículos 134 literal a) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI.

Asunto: Marca: “NÚMERO UNO (denominativa)”. Expediente Interno: 04400-2012-0-1801-JR-CA-11. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del año dos mil catorce. VISTOS: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, a través del Oficio 4400-2012-0/8va SEC A-CSJLI-PJ de 24 de julio de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diez (10) de septiembre de 2014. PARTES EN EL PROCESO INTERNO: Demandante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ. Tercero interesado: THE CLOROX COMPANY.

HECHOS REVELANTES: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 15 de marzo de 2010, la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., solicitó el registro de la marca “NÚMERO UNO” (denominativa) para distinguir: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, de la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, con fecha 24 de mayo de 2010, la empresa THE CLOROX COMPANY, formuló oposición, soportando su legítimo interés en ser competidora directa de la empresa solicitante, argumentando que el signo solicitado es descriptivo y por ende carente de distintividad, por lo que afectaría a su empresa al describir que su producto es el “número uno” del mercado sin incluir ningún elemento adicional que le confiera distintividad.

El 8 de junio de 2010, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., da contestación a la oposición, sosteniendo que su signo “NÚMERO UNO” (denominativo) no hace alusión alguna a cualidades de los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución 308-2011/CSD-INDECOPI de 7 de febrero de 2011, la Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado por considerar que el signo es una expresión laudatoria en la medida de informar de manera directa al consumidor los productos de la clase 3 de de la Clasificación Internacional de Niza y encontrarse inmerso en la prohibición contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.

El 16 de febrero de 2011, la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución antes citada. El 28 de abril de 2011 THE CLOROX COMPANY, contestó el recurso de apelación planteado por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Con Resolución 0990-2012/TPI-INDECOPI de 8 de junio de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 308-2011/CSD-INDECOPI de 7 de febrero de 2011 que denegó el registro de la marca de producto “NÚMERO UNO” (denominativa), solicitada por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. El 4 de julio de 2012 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 0990-2012/TPI-INDECOPI de 8 de junio de 2012.

El 2 de agosto de 2012 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, da contestación a la demanda contenciosa administrativa. Mediante escrito de 4 de febrero de 2013 THE CLOROX COMPANY, contesta el recurso presentado por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. El 27 de noviembre de 2013 mediante Sentencia Número 9, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Sub Especialidad en temas de mercado, resolvió declarar infundada la demanda presentada por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. el 13 de diciembre de 2013, presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 26 de marzo de 2013.

Mediante providencia de 13 de junio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: “Criterios para determinar la capacidad distintiva de un signo denominativo, que representaría un término descriptivo de las aspiraciones generales de los productores de bienes y servicios en un mercado.” Fundamentos de derecho contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Mantiene que el signo solicitado no es descriptivo sino arbitrario, ya que la denominación que lo conforma no guarda relación con el tipo de productos que ampara en el mercado. Aduce que: “(…) la doctrina y jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir.

En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible de utilización en diversos productos”. Afirma además que: “En efecto, debemos mencionar que la denominación NÚMERO UNO no hace referencia alguna a una cualidad de los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional, por lo tanto no constituye una descripción sobre las características de los productos para los cuales se pretende registrar”.

Enuncia que: “En consecuencia, dado que consideramos que nuestra marca no se encuentra incursa en las prohibiciones absolutas de registro según el artículo 135 incisos b) y e) de la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, solicitamos a la autoridad judicial se sirva declarar la nulidad de la resolución impugnada y se otorgue el registro solicitado por INTRADEVCO, por tener aptitud distintiva”.

Contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI). El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Argumenta que: “En el presente caso, se aprecia que la denominación NÚMERO UNO colocada como marca sobre preparaciones para blanquear y otros que se pretenden distinguir, incurriría en la en la prohibición de registro referida, en la medida que informa directamente la calidad de los referidos productos, indicando que los productos que se pretenden distinguir con ese signo son los mejores, por lo que informa directamente acerca de la condición o posición de dichos productos frente a los demás competidores que son de igual o similar naturaleza”.

Afirma que en consecuencia el signo solicitado es descriptivo, al transmitir en conjunto información acerca de los productos que ampara a los cuales les atribuye una cualidad de excelencia. Advierte además que: “(…) resulta frecuente la utilización en el mercado de frases como: EL NÚMERO UNO EN VENTAS; EL NÚMERO UNO EN SACAR MANCHAS; EL NÚMERO UNO EN LIMPIEZA;

EL NÚMERO EN (determinado país), etc., en comparación a los productos que ofrecen los competidores”. Que al no contar con elementos denominativos, gráficos y/o figurativos adicionales que le confieran suficiente fuerza distintiva no es capaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que se le daría una ventaja injusta de ser admitido a registro.

Determina que los signos descriptivos no pueden ser apropiados por una sola persona, ya que si así fuera se concedería un derecho de exclusiva a favor de un competidor singular, creándose una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, confiriéndole un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios, motivo por el cual, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores.

Que el signo solicitado no es arbitrario sino descriptivo ya que sí existe vinculación entre el signo solicitado y los productos que intenta proteger. Argumentos contenidos en la contestación por parte del Tercero Interesado. La compañía THE CLOROX COMPANY, contestó a la demanda en los siguientes términos: Que se declarare infundados los argumentos de la recurrente.

Afirma que la resolución impugnada no contraviene ningún requisito de validez, ya que fue expedida por autoridad competente. Que el signo “NÚMERO UNO” (denominativo), es descriptivo y por tanto su registro constituye una barrera de acceso al mercado. La marca solicitada, carece de distintividad y no podría diferenciarse en el mercado del resto existentes.

Fundamentos contenidos en la sentencia de Primera Instancia. El Vigésimo Cuarto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda, al concluir que: “(…) el análisis de registrabilidad marcario realizado sobre el signo solicitado por la accionante se concluye que el mismo es susceptible de representación y es perceptible, más no cuenta con distintividad por estar constituido de palabras que unidas refieren un concepto que resulta descriptivo en relación al producto pare el cual se pretende su uso; lo cual ha sido fundamentado en la Resolución 0990-2012/TPI-INDECOPI”.

Fundamentos contenidos en el Recurso de Apelación. INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: Error en la sentencia impugnada al enunciar que el signo solicitado es descriptivo. Que la denominación “NÚMERO UNO” no hace referencia a una cualidad de los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto no constituye una denominación descriptiva sino arbitraria.

Que su signo no guarda relación alguna con los productos que pretende distinguir, tratándose más bien de un signo arbitrario. Afirma que: “(…) los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible de utilización en diversos productos”.

Contestación al Recurso de Apelación (INDECOPI). De la revisión del expediente, no reposa el escrito de contestación por parte del INDECOPI al recurso de apelación. Contestación al Recurso de Apelación Tercero Interesado. De la revisión del expediente, no reposa el escrito de contestación por parte del tercero interesado al recurso de apelación. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se considera que procede la interpretación del artículo 135 literal e), correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, el literal a) del artículo 134 y literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (…) Artículo 134: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;” (…) Artículo 135: “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;

(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;” CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal Arbitral, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistabilidad de signos por falta de distintividad. La marca denominativa compuesta. Los signos descriptivos. Las expresiones laudatorias.

Los signos genéricos. Los signos de fantasía. Los signos evocativos. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Dentro del procedimiento interno se resolvió negar el signo “NÚMERO UNO” (denominativo), para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es pertinente analizar qué se entiende por marca y sus elementos constitutivos.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Por su parte, para el tratadista Jorge Otamendi: “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro (…).

La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios”. La marca es un signo que diferencia un producto o servicio respecto de los demás ofertados en el comercio, permite al consumidor elegir entre varios, motivo por el cual debe poder distinguirse para que no exista confusión al momento de su elección. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las figurativas o gráficas y las mixtas.

En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, donde se protegen los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Requisitos para el registro de las marcas. Para que un signo sea apto a ser admitido como marca necesariamente: i) Debe gozar de distintividad y; ii) Debe ser susceptible de representación gráfica. Distintividad, es decir, que pueda diferenciar un producto o servicio respecto de otro, que por sí sola sea capaz de identificarse sin crear confusión con otros o con sus características o propiedades intrínsecas, requisito necesario ya que el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, enuncia como prohibición absoluta de registro como marca, aquellos signos que precisamente carezcan de distintividad.

La representación gráfica, consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, sonidos, etc. Este Tribunal dentro de la Interpretación Prejudicial 259-IP-2013 al respecto de este tema ha expresado que: “Dentro de los elementos constitutivos de una marca, el requisito de perceptibilidad, se encuentra implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486.

Es claro que para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, esta es la única forma en que podrá ser aprehendida por los medios sensoriales de los consumidores y asimilada posteriormente por su inteligencia. La representación gráfica y la distintividad, por su parte, son requisitos expresamente establecidos en la norma comunitaria.

La susceptibilidad de representación gráfica está relacionada con las expresiones o descripciones, ya sea a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., que se utiliza para describir al signo y que sirven para que puedan ser apreciados en el mercado de otros productos o servicios existentes. Es claro que el signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, olores, etc. La distintividad por su parte, constituye la función primordial de una marca, radica en la capacidad de poder identificar productos o servicios en el mercado, respecto de terceros.

Es entonces distintivo un signo, cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”.

El juez consultante debe proceder a analizar, si el signo “NÚMERO UNO” (denominativo) cumple con los requisitos propios de una marca para poder ser admitido a registro, en particular si es suficientemente distintivo respecto de otros signos existentes en el mercado para productos de la clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, y si es identificable.

LA IRREGISTABILIDAD DE SIGNOS POR FALTA DE DISTINTIVIDAD. Entre uno de los argumentos para rechazar el registro del signo “NÚMERO UNO” (denominativo), se encuentra la falta de capacidad de distinguirse en el mercado con otros, incurriendo en la causal enunciada en los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486, motivo por el cual, se analiza qué se entiende por distintividad y cuándo un signo es irregistrable si carece de dicho requisito.

Se reitera lo previamente enunciado por este Tribunal en la Interpretación Prejudicial 122-IP-2013 que manifiesta que: “La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. (…) de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que: “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1333, de 25 de abril de 2006. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486”. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “NÚMERO UNO” (denominativo), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literales a) y b) de la referida Decisión. LA MARCA DENOMINATIVA COMPUESTA.

En consideración a que el signo solicitado está conformado por dos palabras NÚMERO y UNO se hace necesario analizar lo que se refiere a la marca denominativa compuesta, ante lo cual el Tribunal se ha pronunciado en el siguiente sentido, dentro de su Interpretación Prejudicial 114-IP-2013. “Dentro de las marcas denominativas están las denominativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. El simple hecho de incorporar dos palabras para conformar un signo no implica que por ello se le dota de distintividad, necesariamente debe al menos uno de ellos contener un término suficientemente fuerte como para poder gozar de aptitud distintiva y ser admitido a registro.

En el caso que nos ocupa, la autoridad nacional deberá revisar si el signo “NÚMERO UNO” (denominativo compuesto) en conjunto es un signo que guarda los requisitos exigidos por la norma comunitaria para poder ser admitido a registro. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS. LAS EXPRESIONES LAUDATORIAS. LOS SIGNOS GENÉRICOS. LOS SIGNOS DE FANTASÍA. LOS SIGNOS EVOCATIVOS.

Para dar contestación a la interrogante formulada por el juez consultante respecto a: “¿Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad respecto de signos compuestos por denominaciones descriptivas, evocativas, genéricas o arbitrarias en el marco de la Decisión 486?”, este Tribunal analizará qué se entiende por signos descriptivos, expresiones laudatorias, signos genéricos, marcas arbitrarias y evocativas.

Signos Descriptivos, La marca solicitada fue rechazada por tratarse de un signo descriptivo, incurso en la prohibición del artículo 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que a criterio del juzgador, por sí mismo conceptualiza la calidad que puede ir ligada al producto, informando con dicha denominación que el producto es el número uno del mercado y/o es el mejor del mercado.

Hace falta iniciar enunciando que los signos descriptivos no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunden con lo que van a identificar, sea un producto o un servicio o cualquiera de sus propiedades o características. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos descriptivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

Este Tribunal se ha pronunciado en su Interpretación Prejudicial 122-IP-2013, manifestando que “La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado”.

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, parte por formularse la pregunta de cómo es el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.

En el caso de que el signo esté integrado por expresiones descriptivas, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros”. El juez consultante, finalmente, debe establecer si el signo “NÚMERO UNO” (denominativo) es un signo descriptivo de las características y cualidades de los productos que pretende distinguir, de conformidad con lo establecido en la presente interpretación prejudicial.

Dentro del texto del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 se hace alusión además a la prohibición de las expresiones laudatorias referidas a los productos o los servicios, por lo que es preciso hacer énfasis en este aspecto, toda vez que a criterio del juzgador, el signo “NÚMERO UNO” (denominativo), haría pensar que es el mejor del mercado, por lo que este Tribunal se pronunciará sobre qué se entiende por expresiones laudatorias.

Expresiones laudatorias, Se entiende por expresión laudatoria aquella en la que realza, enaltece, engrandece, exalta un producto o servicio, dotándole de beneficios respecto del resto, razón por la cual no puede ser sujeta de apropiación por parte de una sola persona, la exclusividad de la cual está revestido el registro de una marca, impediría que terceros utilicen las mismas expresiones para la venta de sus productos o servicios, lo cual no es admitido dentro de la norma comunitaria.

Enfocándonos en el caso en concreto, el Juez Consultante es quien deberá analizar si el signo “NÚMERO UNO” (denominativo), encaja como una expresión laudatoria o no, efectuando un estudio respecto a los productos que ampara y cómo su registro podría influir respecto del resto de mercancías que se ofertan para el consumidor en el medio. Signos genéricos, Este Tribunal ha señalado que “una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio.

La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos descriptivos o genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo. Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras descriptivas o genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados.

La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras descriptivas o genéricas, que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario. Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras descriptivas o genéricas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, dicha circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el conjunto prevalece sobre sus partes o componentes.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras descriptivas o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en ser signos débiles”. Los signos de fantasía, La compañía solicitante ha argumentado que el signo solicitado no es descriptivo sino arbitrario, los cuales han sido definidos por este Tribunal como signos de fantasía, respecto de los cuales la doctrina lo ha definido como: “(…) aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”.

De igual manera este Tribunal ha hecho énfasis a que: “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.

Los signos evocativos, El juez consultante solicita que se analice además el aspecto referente a los signos evocativos, por lo que este Tribunal procede a reiterar lo antes mencionado, en cuanto a que se afirma que este tipo de signos son aquellos que: “(…) sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

(Proceso 12-IP-96, marca: “MARGARINA EXCLUSIVA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 265, de 16 de mayo de 1997). Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado”. “Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: La marca es un signo que diferencia un producto o servicio respecto de los demás ofertados en el comercio, permite al consumidor elegir entre varios, motivo por el cual debe poder distinguirse para que no exista confusión al momento de su elección.

SEGUNDO: Para que un signo sea apto a ser admitido como marca necesariamente: i) Debe gozar de distintividad, y; ii) Debe ser susceptible de representación gráfica. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación.

TERCERO: Dentro de las marcas denominativas están las denominativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico.

El simple hecho de incorporar dos palabras para conformar un signo no implica que por ello se le dota de distintividad. Necesariamente debe al menos uno de ellos contener un término suficientemente fuerte como para poder gozar de aptitud distintiva y ser admitido a registro. En el caso que nos ocupa, la autoridad nacional deberá revisar si el signo “NÚMERO UNO” (denominativo) en conjunto es un signo que guarda los requisitos exigidos por la norma comunitaria para poder ser admitido a registro.

CUARTO: La irregistrabilidad de los signos descriptivos deviene en aquellos que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios. Si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. Se entiende por expresión laudatoria aquella en la que se realza, enaltece, engrandece, exalta un producto o servicio, dotándole de beneficios respecto del resto, razón por la cual no puede ser sujeta de apropiación por parte de una sola persona.

La exclusividad de la cual está revestido el registro de una marca, impediría que terceros utilicen las mismas expresiones para la venta de sus productos o servicios, lo cual no es admitido dentro de la norma comunitaria. La denominación genérica es aquella expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos.

Corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El signo de fantasía es aquel constituido ya sea por una palabra con significado propio o por palabras inventadas que no tienen un concepto propio y que ha sido elegido para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características.

Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un servicio determinado. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 04400-2012-0-1801-JR-CA-11, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 88-IP-2014