PROCESO 62-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, los artículos 134 literal a), 150 y 159, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado.
Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: COSMETIC WARRIORS LIMITED. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. Asunto: Marca: “LUSH” (denominativa). Expediente Interno: 06711-2011-0-1801-JR-CA-10. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
VISTOS: En la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado. Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante Oficio 11915-2009-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 13 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 11 de julio de 2014. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: COSMETIC WARRIORS LIMITED. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.
HECHOS RELEVANTES. Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 8 de enero de 2010, la sociedad COSMETIC WARRIORS LIMITED, solicitó el registro de la marca “LUSH” (denominativa) para distinguir: perfumes; lociones, polvos y cremas, todos para uso en la piel; preparaciones cosméticas; dentífricos; preparaciones depilatorias; desodorantes para uso personal; preparaciones para el cuidado del cabello; champúes; aceites esenciales; exfoliantes para el cuerpo; lociones para el cuerpo; preparaciones para el baño; burbujas de baño; espumas de baño; aceites de baño; gel para el baño en ducha; gel para el baño en tina; acondicionadores para el cabello; champúes para el cabello; tratamientos para el acondicionamiento del cabello; tratamientos para la caspa; cremas para masajes; lociones para masajes; aceites para masajes; cremas para la piel; limpiadores para la piel; tonificadores para la piel; mascarillas faciales; tratamientos cosméticos para el cutis; humectantes para la piel; tratamiento y cremas para el cuidado de las uñas; polvos; lápices labiales; rímeles; cremas para ojos; sombras para los ojos; delineadores de ojos; jabones con fragancia; jabones líquidos; cremas y lociones para masajes; preparaciones de tocador no medicadas; artículos de tocador, de la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.
Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano” el 3 de marzo de 2010, no hubo oposición por parte de terceros. Mediante Resolución 15282-2010/DSD-INDECOPI de 1 de octubre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos denegó el registro del signo solicitado por la existencia previa del signo “NUTRALUSH” de propiedad de AVON PRODUCTS INC., para proteger lápices labiales y brillos labiales, comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el certificado 71906, vigente hasta el 28 de mayo de 2011, por considerar que la mayoría de productos que pretende amparar el signo solicitado se encuentran vinculados con los productos que distingue la marca previamente registrada.
El 27 de octubre de 2010, la empresa COSMETIC WARRIORS LIMITED, interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución antes citada, incorporando un acuerdo de coexistencia pacífica celebrado entre COSMETIC WARRIORS LIMITED y AVON PRODUCTS INC. Mediante Resolución 1933-2011/TPI-INDECOPI de 7 de septiembre de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió rechazar el acuerdo de coexistencia presentado por el solicitante y confirmar la Resolución 15282-2010/DSD-INDECOPI de 1 de octubre de 2010 que denegó el registro de la marca “LUSH” (denominativa).
El 14 de diciembre de 2011, COSMETICS WARRIORS LIMITED presenta ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 1933-2011/TPI-INDECOPI de 7 de septiembre de 2011. El 4 de junio de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI-, da contestación a la demanda contenciosa administrativa.
El 31 de julio de 2012, COSMETIC WARRIORS LIMITED, efectúa una réplica de los argumentos proferidos por el INDECOPI. El 21 de diciembre de 2012, mediante Resolución Número 8, el Décimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió declarar infundada la demanda presentada por COSMETIC WARRIORS LIMITED. COSMETIC WARRIORS LIMITED, el 15 de enero de 2013, presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 21 de diciembre de 2012 en la que se declara infundada la demanda contenciosa administrativa por ella presentada.
Mediante providencia de 16 de septiembre de 2013, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de República del Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que se respondan los siguientes cuestionamientos: 1) ¿Cómo deben interpretarse los Acuerdos de Coexistencia Marcaria con relación a la normativa comunitaria? 2) ¿Cómo debe analizarse el criterio “canales de comercialización” en el examen comparativo de los signos que sean idénticos o semejantes dentro del ámbito de la Decisión 486? Fundamentos de derecho contenidos en la demanda contenciosa administrativa.
La sociedad COSMETIC WARRIORS LIMITED en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Aduce que: “Las solicitudes de registro de marcas se publican en el diario oficial El Peruano, para que los terceros tomen conocimiento de los signos que se desea registrar como marcas y si fuera el caso, formulen oposición a la solicitud de registro cuando el signo solicitado no reúne los requisitos para ser registrado como tal, o su concesión pudiera ocasionar un perjuicio injusto”.
Afirma además que: “Debió concederse a COSMETIC WARRIORS LIMITED, el registro de su marca LUSH, porque la empresa AVON PRODUCTS, INC., titular de la marca NUTRALUSH, principal interesada en que su marca no se confunda con ninguna otra, ha declarado, expresamente, que no existe confusión entre el signo de su propiedad y el solicitado por COSMETIC WARRIORS LIMITED, en efecto, como consta en el expediente administrativo, AVON PRODUCTS, INC., titular de la marca NUTRALUSH, y Cosmetic Warriors Limited, titular de la solicitud de marca LUSH, han celebrado un acuerdo de coexistencia de marcas, por lo cual convienen en que los signos de su propiedad no son confundibles entre sí y no tienen impedimento para su coexistencia en la Clase 3 de la Nomenclatura Oficial.” Enuncia que: “Los signos LUSH y NUTRALUSH tienen una sonoridad e impacto auditivo distinto, debido a que el vocablo LUSH difiere completamente de la partícula NUTRA que es la que encabeza la marca registrada y que por su ubicación destaca más al momento de pronunciarla, diluyéndose el sonido del sufijo LUSH”.
Manifiesta en su acción que el signo “LUSH” (denominativo) y “NUTRALUSH” (denominativo) no son confundibles entre sí, y al ser AVON PRODUCTS INC., el primer interesado en que su marca no se confunda con otras, ha declarado que no hay confusión al celebrar el acuerdo de coexistencia. Contestación a la demanda contenciosa administrativa. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Argumenta que: “Es la autoridad administrativa y no los privados, la que determina cuándo un signo solicitado para registro incurre en prohibición legal.
En este caso, los signos comparados inducen a confusión al consumidor, independientemente de los acuerdos de coexistencia que existan entre las empresas productoras”. Afirma que los signos son confundibles entre sí, por lo que generan riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que el signo “LUSH” (denominativo) solicitado incurre en prohibición de registro expresamente establecida en la ley.
Advierte además que: “(…) sería inconstitucional e ilegal que se anulara una resolución administrativa que declara que un signo no es registrable como marca, porque existe un acuerdo privado en el que se determina que (sin importar lo que decida la autoridad administrativa), ese signo no incurre en prohibición de registro”. Que en el convenio presentado por la actora, las partes acuerdan que los signos no son confundibles, declaración que por sí sola no tiene efectos jurídicos, pues es la autoridad administrativa la que decide si un signo es o no registrable y menos aún puede impedir el ejercicio de su potestad administrativa a través de un acuerdo.
Determina que los signos denominativos “LUSH” y “NUTRALUSH” son confundibles por el uso de la partícula LUSH, situación que no puede ser modificada por un convenio privado, salvo que se acuerden condiciones de comercialización y uso de las marcas que impidan que genere el riesgo de confusión entre el público consumidor y que sean aprobados por la autoridad administrativa.
Al no existir en el acuerdo de coexistencia la determinación de condiciones de comercialización y uso de estos signos de modo que no se genere riesgo de confusión en el público consumidor, los signos son confundibles y por tanto el signo incurre en la causal de prohibición de registro. Afirma que: “Los signos LUSH (solicitada para registro) y NUTRALUSH (registrada), inducen a confusión indirecta al consumidor, pues tratándose de la misma naturaleza de productos (tocador y perfumería) el consumidor, aun percibiendo la diferencia de los signos, dadas las características comunes entre éstos, puede pensar que se trata de productos con el mismo o vinculado origen empresarial”.
Argumentos contenidos en la Sentencia de Primera Instancia. El Décimo Juzgado de lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda sobre la base del siguiente argumento en particular: “Que del examen comparativo entre el signo solicitado por la demandante “LUSH” y la marca registrada “NUTRALUSH” se aprecia desde el punto de vista fonético que ambos signos en la pronunciación resultan diferentes, y desde el estudio gráfico de los signos en cuestión, tal como lo indica el artículo 45 literal a) del Decreto Legislativo 1075 se debe realizar la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto en conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, apreciándose de los mismos, que ambos comparten el término “LUSH”, aunando a ello, ofrecen los mismos productos (lápices labiales) de la Clase 3 de la Nomenclatura Oficial, por tanto el consumidor medio podría inferir que el signo LUSH constituye una variación o una nueva línea de productos de la marca registrada NUTRALUSH o que ambos signos provengan de un mismo origen empresarial, por tanto se colige que existe riesgo de confusión por asociación entre los signos LUSH y NUTRALUSH en el grado de percepción del consumidor medio, vulnerándose así el interés general de los consumidores, por tanto a pesar de haber un acuerdo de coexistencia, no es posible aceptarla por estar el signo LUSH inmersa en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 citada (…)”.
Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación. COSMETIC WARRIORS LIMITED, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: Errores de hecho y de derecho contenidos en la resolución que se impugna. Agravio al no aceptarse el acuerdo de coexistencia celebrado entre las partes. Que las marcas LUSH y NUTRALUSH no son confundibles, por lo que pueden coexistir pacíficamente en el mercado.
Aduce que: “(…) Indecopi ha señalado que la autoridad administrativa es quien determina si un signo solicitado a registro es confundible con otro. Ello es completamente cierto, pero es cierto también que, dicha determinación no es arbitraria sino que está sujeta a la realización de un examen registral que debe realizarse de acuerdo a los criterios establecidos por la ley, la Decisión 486, establece que la confusión entre marcas se evita por los acuerdos de coexistencia celebrados por sus titulares”.
Manifiesta que “Si bien es cierto que la marca NUTRALUSH está conformada por el sufijo LUSH, éste aparece relegado a un segundo lugar y ocupando una menor porción de la dimensión total de la marca”. “Existiendo acuerdo de coexistencia entre los titulares de las marcas en cuestión y habiéndose demostrado que no existe confusión entre las mismas pues distinguen productos que no guardan conexión competitiva; la coexistencia de las marcas en cuestión no va a afectar el interés de los consumidores, por lo que la autoridad administrativa debió conceder la marca solicitada”.
Contestación al Recurso de Apelación (INDECOPI). De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del INDECOPI al recurso de apelación. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS. El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se considera que procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “LUSH” (denominativo), fue presentado el 8 de marzo de 2010, en vigencia de la Decisión 486 y con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, los artículos 134 literal a), 150 y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
4. CONTENIDO DE LA PONENCIA. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: Concepto de marca y elementos constitutivos. Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza. Riesgo de Confusión: directa e indirecta o asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.
Clases de signos: comparación entre signos denominativos simples. Palabras de uso común en la conformación de marcas. De los signos en idioma extranjero. Acuerdos de coexistencia de marcas. Examen de registrabilidad y debida motivación. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El 8 de enero de 2010, la sociedad COSMETIC WARRIORS LIMITED, solicitó el registro de la marca LUSH (denominativa) para distinguir productos de la Clase 3 Clasificación Internacional de Niza, por lo que este Tribunal se referirá a qué se entiende por marca y cuáles son sus requisitos.
El Tribunal respecto a este aspecto se ha pronuncia en el siguiente sentido: “1. Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.
De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: Diferencia los productos o servicios que se ofertan. Es determinadora de la procedencia empresarial.
Indica la calidad del producto o servicio que identifica. Concentra el goodwill del titular de la marca. Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).
De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.
Interpretación Prejudicial de, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha señalado lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.
(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.
Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.
Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.
(Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de ). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.
La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica, es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.
En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, pues, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.
IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA O ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. Para el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, las marcas LUSH y NUTRALUSH, son confundibles por el uso de la partícula LUSH, razón por la cual se debe revisar el aspecto relacionado a la identidad y semejanza entre signos. Respecto a la identidad y semejanza el Tribunal ha sostenido que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero (artículo 136 litera a), o los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o un rótulo o enseña comercial, conforme lo establece el literal b) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
Estas causales de irregistrabilidad están destinadas a evitar que se genere confusión con otra marca solicitada a registro o que se encuentre registrada por un tercero; e imitaciones o usurpación de nombres comerciales, rótulos o enseñas, facultando a quien utilice o posea un nombre comercial protegido, un rótulo o enseña comercial, a oponerse al registro de un signo confundible determinado.
Es preciso referirse a lo dicho por este Tribunal sobre la identidad y semejanza: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.
Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra marca o con un nombre o enseña comercial presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre marcas y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.” Para el caso en análisis, deberá el juzgador verificar si en efecto, comparados los signos denominativos LUSH y NUTRALUSH, para productos de la Clase 3 Clasificación Internacional de Niza, son similares o no. Riesgo de confusión: directa e indirecta o asociación. Para el INDECOPI, el signo solicitado LUSH (denominativo) induce a confusión indirecta al consumidor, en vista de la existencia previa del signo NUTRALUSH (denominativo), ya que tratan de productos de la misma naturaleza (tocador y perfumería), por lo que el consumidor podría considerar que se trata de un producto con el mismo o vinculado origen empresarial.
Reiterando lo antes mencionado en este aspecto por parte de este Tribunal en cuanto al riesgo de confusión, dentro de la Interpretación Prejudicial 46-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial 2278 de 13 de diciembre de 2013 ha dicho que: “Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
De igual manera, el juez consultante solicita se responda sobre la pregunta cómo debe analizarse el criterio “canales de comercialización” en el examen comparativo de los signos que sean idénticos o semejantes dentro del ámbito de la Decisión 486. Considerando que los signos en conflicto distinguen los mismos productos (lápices labiales), este Tribunal considera que no es pertinente efectuar el análisis sobre los canales de comercialización o la conexión competitiva al distinguir ambos signos confrontados el mismo producto.
Reglas para realizar el cotejo de marcas. En consideración a que el signo solicitado LUSH (denominativo), fue negado por la existencia previa del signo NUTRALUSH (denominativo), ambos destinados a amparar productos de la Clase 3 Clasificación Internacional de Niza, es necesario efectuar un análisis de las reglas que el Tribunal Andino sigue para efectuar el cotejo entre marcas.
Este Tribunal dentro de su Interpretación Prejudicial 9-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina 1958 de 27 de junio de 2011, ha manifestado que las reglas del cotejo de marcas son: “La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.
El Juez consultante deberá efectuar el cotejo recomendado, comparando los signos denominativos LUSH y NUTRALUSH, verificando si el signo solicitado incurre en eventual confusión o no. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES. Existen varias clases de signos debidamente reconocidos por la doctrina, entre los cuales están los denominativos, los gráficos y los mixtos.
En este contexto, tomando en cuenta que las marcas en controversia son “LUSH” (denominativa) y “NUTRALUSH” (denominativa); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas simples. Ratificando lo expresado anteriormente, el Tribunal Andino enuncia que: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.
Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.
“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.
“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” Debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas en la presente interpretación prejudicial; y, si comparados los signos en análisis el solicitado crea confusión, pues deviene en un signo que no es susceptible de registro.
PALABRAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. Se hace importante revisar en este acápite lo referente a las partículas de uso común dentro de una marca, para que el juzgador pueda a su vez tener los elementos de juicio para resolver, en consideración a la partícula NUTRA que forma parte del signo en base al cual se está rechazando el registro del signo solicitado.
El Tribunal en este aspecto en varias de sus Interpretaciones ha sostenido que: “(…) Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
(…) Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras genéricas o de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”.
El Juez Consultante, debe determinar si la palabra NUTRA es de uso común para los productos de la Clase 3 Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente, proceder a realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente interpretación. DE LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. El Tribunal se referirá a este tema, en vista de que el signo LUSH (denominativo) es un término en idioma inglés, por lo cual es pertinente analizar los signos en idioma extranjero, ante lo cual se ha manifestado que: “En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.
A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común. El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: "( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.
Sobre la base del contenido expuesto en la presente Interpretación Prejudicial, el Juez deberá revisar si el término LUSH constituye una palabra conocida por el público consumidor, o si en su defecto constituye un signo que puede recaer en la denominada marca de fantasía. ACUERDOS DE COEXISTENCIA DE MARCAS. En el expediente remitido a este Tribunal obra como hechos relevantes que COSMETIC WARRIORS LIMITED y AVON PRODUCTS INC., suscribieron un acuerdo de coexistencia a fin de que la primera pudiese obtener el registro del signo LUSH sin que interfiera respecto del signo NUTRALUSH previamente registrada para la misma clase internacional.
El juez consultante solicita en su primera interrogante que se responda ¿Cómo deben interpretarse los Acuerdos de Coexistencia Marcaria con relación a la normativa comunitaria?, por lo que este Tribunal ha sostenido a este propósito que los llamados “Acuerdos de Coexistencia de marcas son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares.
Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”.
El Tribunal ha precisado, además, que “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia de marcas, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error”. En el marco de la norma referida, se entiende que “los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión ( )”.
De igual manera reiterando lo manifestado por este Tribunal, dentro de su Interpretación Prejudicial 96-IP-2011, se puede afirmar que: “(…) De esta manera los acuerdos de coexistencia de marcas, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes: 1.- Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos. 2.- Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia. 3.- Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes.
En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá analizar si el acuerdo de coexistencia cumple con dichos requisitos, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que dichas marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general”. Debe necesariamente verificarse por parte de la autoridad nacional, que el denominado acuerdo suscrito, incorpore las condiciones necesarias para que los signos en conflicto no se confundan en el mercado.
EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACIÓN. Pese a la existencia o no de una oposición, dentro del trámite regular de concesión o denegatoria de un signo, la autoridad está obligada a efectuar el denominado examen de registrabilidad, precisamente en éste es que se pueden reflejar signos que eventualmente puedan constituir un impedimento para que la solicitud concluya en registro.
Es el Título II de la Decisión 486 el que regula el procedimiento de registro marcario, solicita a las Oficinas Nacionales Competentes seguir el procedimiento y ordena efectuar el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1476, de 16 de marzo de 2007). Refiriéndose a este aspecto, este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 93-IP-2012 sostuvo que: “Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario.
Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado sobre signos idénticos o similares.
No se está afirmando que la Oficina de Registro de marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Las marcas cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.
Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría la marca.
SEGUNDO: La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.
TERCERO: Para efectuar el cotejo entre las marcas denominativas LUSH y NUTRALUSH, el juez consultante deberá proceder al cotejo de los signos denominativos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas en la presente interpretación prejudicial; y, si comparados los signos en análisis el solicitado crea confusión, pues deviene en un signo que no es susceptible de registro.
CUARTO: Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
QUINTO: En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común.
SEXTO: Competente, es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia de marcas suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor.
SÉPTIMO: Pese a la existencia o no de una oposición, dentro del trámite regular de concesión o denegatoria de un signo, la autoridad está obligada a efectuar el examen de registrabilidad, precisamente en éste es que se pueden reflejar signos que eventualmente puedan constituir un impedimento para que la solicitud concluya en registro. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 06711-2011-0-1801-JR-CA-10, las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 62-IP-2014