PROCESO 69-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, los literales a), b), y g) del artículo 134, y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú. Demandante: GADO S.R.L. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI.

Asunto: Marca: “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixta). Expediente Interno: 6852-2013. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de septiembre del año dos mil catorce. VISTOS: En la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú, mediante Oficio 126-2014-SCS-CS de 12 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal el 16 de mayo de 2014, solicita la interpretación prejudicial de del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintidós (22) de julio de 2014. PARTES EN EL PROCESO INTERNO: Demandante: GADO S.R.L. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. DATOS REVELANTES: Los hechos.

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 2 de diciembre de 2008, la compañía GADO S.R.L., solicitó el registro del signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto), para distinguir específicamente: “Perfumes y cosméticos incluyendo: lápices labiales, espumas de baño, aceites esenciales para uso personal, aceites bronceadores, rímel, base de maquillaje, delineadores de ojos, jabones para uso personal, cremas para el cutis, cremas de base, cremas de afeitar, cremas antiarrugas, esmalte de uñas, brillo de uñas, cremas dentales, lociones para la piel, lociones capilares, sombras de ojos, desodorantes para uso personal, jabones líquidos, lociones para después de afeitar, mascarillas de belleza, hisopos de algodón y lana para fines cosméticos, lápices de cejas, preparaciones para la ondulación del cabello, vaporizador de tinte para el cabello, polvos de maquillaje, preparaciones para desmaquillar, champús, talco” productos de Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

El 14 de febrero de 2009 se publicó el extracto de la solicitud de registro del signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto), y vencido el término correspondiente no hubo oposición por parte de terceros. El 24 de agosto de 2009 mediante resolución 14358-2009/DSD-INDECOPI la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado por considerarlo semejante a la marca “FORTUNA” (denominativa) que distingue productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada previamente a favor de Alicorp S.A.A. El 7 de septiembre de 2009 GADO S.R.L., interpone recurso de apelación en contra de la resolución antes citada.

El 4 de enero de 2010, la Sala de la Propiedad Intelectual emite la Resolución 0011-2010/TPI-INDECOPI, la que confirma la resolución 14358-2009/DSD-INDECOPI, en donde sostiene que no es posible registrar el signo, ya que existe una marca similar con anterioridad en el mercado, y esto puede provocar error en los consumidores, por lo tanto se encuentra inmerso en la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El 7 de abril de 2010 GADO S.R.L. interpone ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 0011-2010/TPI-INDECOPI de 4 de enero de 2010. El 6 de agosto de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, da contestación a la demanda contenciosa administrativa.

El 15 de diciembre de 2010, GADO S.R.L., da réplica a la contestación de la demanda. El 30 de septiembre de 2011, mediante Resolución 9, el Décimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo, resolvió declarar fundada la demanda presentada por GADO S.R.L. y en consecuencia nula la Resolución 0011-2010/TPI-NDECOPI, concediendo el registro de la marca “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixta).

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI el 15 de noviembre de 2011, presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 30 de septiembre de 2011. El 28 de diciembre de 2011, GADO S.R.L. contesta el recurso de apelación presentado por el INDECOPI. Mediante Resolución 16, de 12 de octubre de 2012, la Tercera Sala Contencioso Administrativo Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, República de Perú decide; confirmar la Resolución Número 9 que declara fundada la demanda, declarando nula la resolución 0011-2010/TPI- INDECOPI.

El 6 de marzo de 2013, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, interpone recurso de casación. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, admite el recurso de casación y decide suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda contenciosa administrativa. La sociedad GADO S.R.L. en su escrito de demanda expresa, los siguientes argumentos: Señala que es importante aclarar que el término “FORTUNE”, no pertenece al lenguaje español y por lo tanto será percibido como una expresión de fantasía. Enuncia que la sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, no realizó el análisis del signo en su conjunto, desmembrándolo, utilizando sólo el término que está al final del signo, lo que contraviene el artículo 45 literal a) del Decreto Legislativo 1075 que señala que la determinación de semejanzas se debe realizar desde una “apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto”.

Sostiene que a pesar de que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI reconoció que existían diferencias gráficas y fonéticas, ésta concluye que conceptualmente el elemento final, menos relevante del signo, es confundible. Manifiesta que: “El examen comparativo realizado por la sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI es inválido y contrario a la ley e Interpretaciones Prejudiciales Andinas, pues ha forzado un análisis comparativo que el consumidor peruano nunca haría”, en consecuencia se solicita a la autoridad judicial se sirva declarar la nulidad de la resolución impugnada y se otorgue el registro solicitado del signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto).

Contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI). El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Argumenta que: “La actora no señala en qué vicio o error trascendente ha incurrido la resolución del Tribunal del INDECOPI al decidir la denegatoria del registro de la marca 10 LA ROUE DE LA FORTUNE y logotipo”.

Que los argumentos de la actora carecen de fundamento fáctico y jurídico, tan solo pretende que se sustituya la opinión del Tribunal por la de ella, lo que genera una abierta infracción a la legislación. Afirma que: “El examen de registrabilidad de marcas, entraña una actividad subjetiva, que se enmarca en el ejercicio de una potestad discrecional, y que frente a ella los jueces no pueden sustituir el criterio de la Administración por su propio criterio, sino que debe analizarse si el ejercicio de la potestad discrecional decisoria, ha tomado en cuenta los límites de la normatividad, y si la decisión adoptada, puede ser considerada como racionalmente justificada”.

Sostiene que: “Es importante señalar que el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, establece que la semejanza entre dos marcas será impedimento de registro cuando se presenta en grado tal que sea capaz de inducir a error a los consumidores”. Señala que: “El riesgo de confusión entre dos signos puede presentarse en tres aspectos: i) gráfico; ii) fonético; o, iii) conceptual.

Conforme bien conoce el juzgador, basta que la confusión se presente en uno de estos tres aspectos para que el signo sea denegado.” Indica que: “No pueden ser registrables expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común a su similitud fonética”.

Afirma que, en consecuencia el signo solicitado puede generar confusión indirecta, el consumidor puede considerar que el nuevo signo distingue una línea de productos fabricados por el titular de la marca previamente registrada, o que, a pesar de no tratarse de la misma empresa, existe vinculación de carácter empresarial o comercial entre las mismas.

Fundamento de la sentencia de primera instancia. El Décimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo, Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Nueve de 30 de septiembre de 2011, declaró fundada la demanda, argumentando que los signos en conflicto no son idénticos, puesto que vistos en conjunto presentan diferencias desde los puntos fonético, gráfico y conceptual, que otorgan a cada uno de ellos distintividad suficiente, para ser registrados como marcas independientes.

Fundamentos contenidos en el Recurso de Apelación: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: Aduce que: “(…) la denegatoria de registro del signo solicitado por GADO se fundamentó en el riesgo de confusión indirecta que éste podía suscitar respecto de la marca registrada FORTUNA, este supuesto no requiere que los signos confrontados presenten marcadas similitudes; basta la simple semejanza en alguno de sus elementos para que se origine la confusión, toda vez que el consumidor podría asumir, aun distinguiendo los signos, que los productos o servicios que distingue poseen el mismo origen empresarial.” Afirma que: “En principio la parte preponderante es el conjunto el que debe ser objeto de análisis y no sus partes integrantes separadas de forma arbitraria”.

Sin embargo, esto no impide que las partes del signo puedan ser analizadas de forma separada, cuando exista un elemento con significado superior. Esto permite que se les otorgue el mismo valor que les daría el público. Que las marcas en disputa distinguen algunos productos iguales, perfumes (perfumería) cosméticos, aceites esenciales, cremas dentales (dentífricos) y lociones capilares (para el cabello), todos comprendidos en la Clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

Considera que: “(…) la denominación FORTUNA es una denominación arbitraria, por lo tanto, posee un alto poder distintivo que debe ser resguardado y no puesto en peligro, permitiendo la coexistencia de distintos signos, correspondiente a diferentes personas, que lo incluyan (tal cual o con diferencias mínimas e irrelevantes, como en el caso que nos ocupa) en sus conformaciones”.

Además mantiene que “La denominación FORTUNA constituye en su integridad la marca registrada, mientras que la denominación FORTUNE constituye uno de los elementos denominativos relevantes en el signo solicitado.” Contestación al Recurso de Apelación por GADO S.R.L. Dentro del escrito de contestación la empresa GADO S.R.L. manifestó: Que la apelación no logra manifestar en qué errores ha incurrido la sentencia. Respecto de la afirmación del INDECOPI de que: “Basta una simple semejanza en unos de los elementos para que exista confundibilidad” señala que dicha afirmación es falsa, pues existen registradas marcas a nombre de diferentes titulares, que contienen semejanzas en uno de sus elementos; sin embargo no existe confusión entre ellos citando como ejemplos: AVON SPORT Y AROM SPORT, AXES FUSIÓN y FUSIÓN. Que del análisis en conjunto del signo se puede concluir que “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto) versus “FORTUNA” existe una diferente entonación, pronunciación y distintos aspectos figurativos.

Además que el signo solicitado cuenta con disparidades en el tipo de letra y diferente extensión en las denominaciones. Sostiene que “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixta), hace parte de una familia de marcas conformada por: “1 LE BATELEUR”, “4 L’EMPEREUR”, “6 L’AMOUREUX”, “18 LA LUNE”. Esto hace que la marca solicitada posea mayor distintividad, ya que contiene determinadas características, con las que el consumidor podrá deducir que comparten el mismo origen empresarial, más aún cuando se encuentran asociadas a las marcas conocidas internacionalmente DOLCE & GABBANA.

Fundamento de la sentencia de segunda instancia. La Tercera Sala Contencioso Administrativa Transitoria, de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Dieciséis de 12 de octubre de 2012, decidió confirmar la sentencia (Resolución Nueve) que declara fundada la demanda, declarando nula la Resolución 0011-2010/TPI-INDECOPI que confirma la Resolución 14358-2009/DSD-INDECOPI.

Fundamentos contenidos en el Recurso de Casación. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, dentro de su recurso de casación, manifiesta lo siguiente: Afirma que existe infracción normativa al interpretarse equivocadamente normas de derecho material como son: el artículo 45, literal a), c) y d); el artículo 46, literal b), y el artículo 48, literal b) del decreto legislativo 1075 el cual establece criterios obligatorios de confundibilidad, para realizar el examen comparativo entre dos signos. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual regula la prohibición de registro de marcas susceptibles de causar confusión o asociación en el consumidor.

Argumenta que: “No se ha dado el real alcance que poseen los criterios imperativos de confundibilidad a los que se ha hecho referencia, i) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y en mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, ii) la naturaleza de los productos, iii) el carácter arbitrario del signo, iv) la semejanza conceptual”.

Precisando las mismas razones expuestas que en su Recurso de Apelación. Sostiene que: “La sentencia recurrida, causa agravio al INDECOPI, en la medida que erige un precedente jurisdiccional sesgado por la vía de la interpretación equivocada de normas sustantivas que resulta imprescindible para el caso concreto”. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se considera que procede la interpretación del artículo 136 literal a), correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, los literales a), b) y g) del artículo 134 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(…) Artículo 134: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: las palabras o combinación de palabras b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) c) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores;” (…) Artículo 136: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” (…) Artículo 150: “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. ASPECTOS A SER ANALIZADOS Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal Arbitral, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: Concepto de marca y elementos constitutivos.

Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. Clases de signos: comparación entre signos mixtos y denominativos (tomando en cuenta la parte denominativa compuesta). De los signos en idioma extranjero. Los signos de fantasía. De la familia de marcas.

El examen de registrabilidad por parte de la oficina nacional competente. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Se solicitó el registro del signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto), para amparar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que este Tribunal hará mención a lo referente a qué es una marca y sus elementos integrantes.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Por su parte, para el tratadista Jorge Otamendi: “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro (…).La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo.

Sin embargo nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios”. La marca es un signo que diferencia un producto o servicio respecto de los demás ofertados en el comercio, lo que permite al consumidor elegir entre varios, motivo por el cual debe poder distinguirse para que no exista confusión al momento de su elección. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como es el caso de las denominativas, las figurativas o gráficas y las mixtas.

En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes de los enunciados, donde se protegen los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta en el artículo 134 de la mencionada Decisión. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Requisitos para el registro de las marcas. Para que un signo sea apto a ser admitido como marca necesariamente: i) Debe gozar de distintividad y; ii) Debe ser susceptible de representación gráfica. Distintividad, entendida como la posibilidad para diferenciar un producto o servicio respecto de otro, que por sí sola sea capaz de identificarse sin crear confusión con otros o con sus características o propiedades intrínsecas, requisito necesario ya que el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, enuncia como prohibición absoluta de registro como marca, aquellos signos que precisamente carezcan de distintividad.

La representación gráfica, consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, sonidos, etc. Este Tribunal dentro de la Interpretación Prejudicial 259-IP-2013 al respecto de este tema ha expresado que: “Dentro de los elementos constitutivos de una marca, el requisito de perceptibilidad, se encuentra implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486.

Es claro que para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, esta es la única forma en que podrá ser aprehendida por los medios sensoriales de los consumidores y asimilada posteriormente por su inteligencia. La representación gráfica y la distintividad, por su parte, son requisitos expresamente establecidos en la norma comunitaria.

La susceptibilidad de representación gráfica está relacionada con las expresiones o descripciones, ya sea a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., que se utiliza para describir al signo y que sirven para que puedan ser apreciados en el mercado de otros productos o servicios existentes. Es claro que el signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, olores, etc. La distintividad por su parte, constituye la función primordial de una marca, radica en la capacidad de poder identificar productos o servicios en el mercado, respecto de terceros.

Es entonces distintivo un signo, cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.” El juez consultante debe proceder a analizar, si el signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto), cumple con los requisitos propios de una marca para poder ser admitido a registro, en particular si es suficientemente distintivo respecto de otros signos existentes en el mercado para productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. La empresa GADO S.R.L., afirma que el signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto), no se confunde con la marca “FORTUNE” (denominativa) que protege productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada previamente por Alicorp S.A.A., por lo que se analiza este aspecto para referencia del Juez consultante.

El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro de las prohibiciones para registrar un signo como marca define que: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” Respecto a la identidad y semejanza el Tribunal ha sostenido que: “La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”. “Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor.

El significado de las palabras que conforman el signo es un parámetro para determinar la confusión” (Interpretación Prejudicial 64-IP-2014)” Compete a la autoridad consultante verificar si en efecto, comparados los signos “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixta) y “FORTUNA” (denominativa), para productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, son similares o no. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Afirma el INDECOPI que no es posible registrar el signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto), para productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por la existencia del signo previo “FORTUNA” (denominativa) en la misma clase, lo cual puede provocar error en los consumidores, por lo que se procede a revisar este aspecto.

Reiterando lo antes mencionado en este aspecto por parte de este Tribunal en cuanto al riesgo de confusión, dentro de la Interpretación Prejudicial 46-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial 2278 de 13 de diciembre de 2013 ha dicho que: “Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

“Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos”. También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

En el caso en análisis, el Juez consultante deberá analizar los signos en conflicto, verificando si en efecto causan confusión en el mercado, de acuerdo a los parámetros contenidos en la presente providencia. Reglas para realizar el cotejo de marcas. GADO S.R.L., solicita el registro de la marca “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixta), el cual fue negado por la existencia previa del signo “FORTUNA” (denominativa), ambos para la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es importante destacar las reglas para que el juez efectúe el cotejo entre los signos. Este Tribunal dentro de su Interpretación Prejudicial 9-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina 1958 de 27 de junio de 2011, ha manifestado que las reglas del cotejo de marcas son: “La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

El Juez consultante deberá efectuar el cotejo recomendado, comparando los signos “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto) y “FORTUNA” (denominativo), aplicando las reglas antes detalladas, para así poder determinar si es viable de registro o en su defecto debe ser rechazado. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS (TOMANDO EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA).

En el caso analizado se puede identificar que los signos en conflicto por una parte es una marca mixta (10 DE LA ROUE DE LA FORTUNE) y denominativo (FORTUNA), motivo por el cual, este Tribunal efectúa el análisis entre signos mixtos y denominativos. Podemos definir que existen varias clases de signos debidamente reconocidos por la doctrina, entre los cuales están los denominativos, los gráficos y los mixtos.

Ratificando lo ya manifestado en anteriores ocasiones por el Tribunal Andino se ha enunciado que: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. Dentro de las marcas denominativas están las denominativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

Comparación entre signos mixtos y denominativos. Respecto a la comparación entre signos mixto, el Tribunal ha sostenido que: “En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signo denominativos, que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”(Interpretación Prejudicial 30-IP-2012, de 10 de mayo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial 2085 de 24 de agosto de 2012).

Al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se determina que si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Sobre la base de los criterios expuestos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, y proceder a su cotejo con el elemento correspondiente del otro signo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. DE LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO.

Argumenta la actora que el término FORTUNE, no pertenece al idioma español por lo tanto debe ser percibido como una expresión de fantasía, sumado al hecho de que el signo solicitado 10 LA RUE DE LA FORTUNE (mixto), está conformado por palabras en francés que en español significan “La rueda de la Fortuna” éste Tribunal analizará lo referente a esta clase de signos. Signos en idioma extranjero, El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: "( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

Ratificando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 144-IP-2013, “Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual.” El Tratadista Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, enuncia que “(…) una marca de fantasía puede ser aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características.

Así serán de fantasía “Alba” y “El Mono” para pinturas, “Estrella” para algodón o “Estanciera” para automóviles.” Este Tribunal en lo referente a los signos de fantasía ha mencionado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. Respecto a la afirmación efectuada por la empresa actora, es el Juez Consultante quién sobre la base del criterio antes detallado, deberá analizar si en efecto el término FORTUNE, es una expresión conocida o no por el público consumidor.

DE LA FAMILIA DE MARCAS. La empresa GADO S.R.L., manifiesta que la marca “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixta), es parte de una familia de marcas conformada por: “1 LE BATELEUR”, “4 L´EMPEREUR”, “6 L´AMOUREUX”, “18 LA LUNE”, lo cual hace a la marca distintiva, al contener determinadas características con las que el consumidor podrá deducir que comparten un mismo origen empresarial, más aún cuando se encuentran relacionadas con las marcas DOLCE & GABBANA.

En lo que respecta a la figura de la familia de marcas, este Tribunal ha mantenido que: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros usen esa partícula en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la familia de marcas, y genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. En relación con lo anterior, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si se está en frente de una familia de marcas o de una partícula de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

Finalmente, cabe hacer mención de la figura de la marca derivada, la cual forma parte de la familia de marcas, en torno a la cual este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”.

Para que el Juez consultante pueda definir que el signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto), es parte integrante de una familia de marcas, ésta deberá contener elementos o rasgos comunes respecto de otros signos de propiedad del mismo titular. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD POR PARTE DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. En el caso en análisis no existió oposición en contra del signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto) por parte de terceros, sin embargo la oficina nacional competente negó el registro de oficio por la existencia previa de la marca FORTUNA (denominativa), por lo que es preciso referirse a la facultad de la autoridad de realizar el examen previo para conceder un registro de marca.

Pese a la existencia o no de una oposición, dentro del trámite regular de concesión o denegatoria de un signo, la autoridad está obligada a efectuar el denominado examen de registrabilidad, precisamente en éste es que se pueden reflejar signos que eventualmente puedan constituir un impedimento para que la solicitud concluya en registro. Es el Título II de la Decisión 486 el que regula el procedimiento de registro marcario, solicita a las Oficinas Nacionales Competentes seguir el procedimiento y ordena efectuar el respectivo examen de registrabilidad.

El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: El examen de registrabilidad se realiza de oficio.

La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007). Refiriéndose a este aspecto, este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 93-IP-2012 sostuvo que: “Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario.

Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.” Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

SEGUNDO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

Para realizar el cotejo de las marcas “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixta) y “FORTUNA” (denominativa), el Juez Consultante deberá emplear las reglas esgrimidas en la presente Interpretación Prejudicial.

TERCERO: En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. En todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina. Por otro lado, si en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CUARTO: Cuando una denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el consumidor medio.

Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual.

QUINTO: En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de signos que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Para que el Juez consultante pueda definir que el signo 10 LA ROUE DE LA FORTUNE (mixto), es parte integrante de una familia de marcas, éste deberá contener elementos o rasgos comunes respecto de otros signos de propiedad del mismo titular.

SEXTO: Pese a la existencia o no de una oposición, dentro del trámite regular de concesión o denegatoria de un signo, la autoridad está obligada a efectuar el examen de registrabilidad, precisamente en éste es que se pueden reflejar signos que eventualmente puedan constituir un impedimento para que la solicitud concluya en registro. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6852-2013, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 69-IP-2014