PROCESO 105-IP-2014 — Andean Community

PROCESO 105-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486, así como del artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Asunto: Cancelación del registro de la marca ESTON (mixta) por falta de uso como medio defensa.

Expediente administrativo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia: 160313. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días de noviembre del dos mil catorce. VISTOS: 1. Mediante Oficio CAR/SNP/DGE 140/2014 de 8 de agosto de 2014, recibido el 15 del mismo mes, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso administrativo 160313. 2.

Mediante Auto de 17 de septiembre de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina decidió: “Otorgar al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia, un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación del presente auto, para que acredite lo siguiente: 1) que se ha constituido por mandato legal; 2) que se trata de un órgano permanente; 3) el carácter obligatorio de su jurisdicción; 4) el deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias; 5) el carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la imparcialidad de sus actos”. 3.

Mediante comunicación CAR/SNP/DGE 196/2014 recibida el 3 de octubre de 2014, el SENAPI dio respuesta al Auto de 17 de septiembre de 2014. 4. El Auto de 29 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. 5. La sentencia de interpretación prejudicial de 20 de noviembre de 2014 recaída dentro del Proceso 121-IP-2014, en la que este Tribunal estableció que “la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi actúan como “juez nacional” (…)”; y, por lo tanto, cuentan con legitimidad activa para solicitar interpretaciones prejudiciales facultativas.

ANTECEDENTES: Partes en el proceso administrativo: Opositora y recurrente: ZAIRE LTDA. Solicitante y tercero interesado: ST. PATRICK S.A. Hechos: 6. El 31 de enero de 2013, ST. PATRICK S.A. solicitó ante el SENAPI el registro de marca de producto “EASTON” (mixta) para distinguir “cigarrillos” de la Clase 34 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación de Niza). 7.

El 16 de mayo de 2013, la solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia bajo el Número de Publicación 160313. 8. El 28 de junio de 2013, ZAIRE LTDA. presentó oposición al registro de la marca solicitada sobre la base del registro de la marca “ESTON” (mixta) de la misma Clase 34 de la Clasificación de Niza (Registro 115025-C). 9.

El 23 de agosto de 2013, ST- PATRICK S.A. contesta a la oposición planteada, interponiendo acción de cancelación como medio de defensa en contra del registro de marca 115025-C. 10. El 23 de octubre de 2013, ZAIRE LTDA. contesta a la acción de cancelación adjuntando las pruebas del uso de la marca registrada. 11. El 18 de diciembre de 2013, dicta la Resolución Administrativa 634/2013 que: 1.

Declara probada la acción de cancelación interpuesta por ST. PATRICK S.A.; 2. Declara improbada la oposición planteada por ZAIRE LTDA.; y, 3. Concede el registro de la marca “EASTON” (mixta) en la Clase 34 de la Clasificación de Niza solicitada por ST. PATRICK S.A. 12. El 7 de febrero de 2014, ZAIRE LTDA. interpone recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa 634/2013, alegando una incorrecta valoración de las pruebas, refiriendo que habría demostrado el uso de la marca durante las gestiones comprendidas entre el 23 de agosto de 2010 a 23 de agosto de 2013. 13.

El 11 de marzo de 2014, se dictó la Resolución Administrativa DPI/OP/REV- 54/2014, por la cual se resolvió rechazar el recurso planteado y confirmar en todas sus partes la Resolución Administrativa 634/2013. 14. El 21 de abril de 2014, ZAIRE LTDA. interpone recurso jerárquico en contra de la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-54/2014, refiriendo nuevamente una incorrecta valoración de la prueba y una inadecuada interpretación del artículo 165 de la Decisión 486. 15.

El SENAPI solicita interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486. Argumentos de la oposición: 16. La opositora ZAIRE LTDA. argumentó que: – El signo solicitado “EASTON” (mixto) para distinguir “cigarrillos” de la Clase 34 de la Clasificación de Niza es similar al grado de causar riesgo de confusión a la marca registrada “ESTON” (mixta) de la misma Clase 34 de la Clasificación de Niza. – Del mismo modo señaló que ambos signos confrontados distinguen los mismos productos de la Clase 34 de la Clasificación de Niza. 17.

La solicitante ST- PATRICK S.A. argumentó que: – Responde a la oposición planteada, interponiendo acción de cancelación como medio de defensa, en contra del registro de la marca registrada “ESTON” (mixta) de la Clase 34 de la Clasificación de Niza por falta de uso en el mercado. 18. La opositora ZAIRE LTDA. argumentó que: – Presenta pruebas del uso de la marca, tales como pólizas de importación de cigarrillos cajas de cartón con la marca ESTON desde China (2010, 2011 y 2012); documentos de registro en el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA); facturas comerciales por la venta de cigarrillos ESTON (2010, 2011 y 2012); copia de la resolución del SENAPI que demuestra que existe pleno interés en la marca al defenderla en un caso de infracción de marca; y, documento de constitución de Bolivian Border Shops S.R.L. – Señala que “esta marca viene siendo usada en Bolivia a través de diferentes distribuidores en los centros mineros, productos que se comercializan sobre todo en los centros mineros de Oruro y Potosí”.

Argumentos de la resolución administrativa de primera instancia: 19. El SENAPI argumentó en la Resolución Administrativa 634/2013 lo siguiente: “Teniendo en cuenta que la presente acción de cancelación ha sido interpuesta el 23 de agosto de 2013, por lo tanto los años a ser considerados para las pruebas de descargo corresponden a las gestiones 23 de agosto de 2010 a 23 de agosto de 2013.

(…) los medios probatorios presentados son insuficientes para demostrar el uso de la marca ESTON (mixta), pues no prueba el uso de la misma en la gestión 2013 (…). Asimismo, la prueba presentada no acredita el uso del signo distintivo mixto”. 20. Por lo tanto, el SENAPI resuelve: 1. Declarar probada la acción de cancelación interpuesta por ST.

PATRICK S.A.; 2. Declarar improbada la oposición planteada por ZAIRE LTDA.; y, 3. Conceder el registro de la marca “EASTON” (mixta) en la Clase 34 de la Clasificación de Niza solicitada por ST. PATRICK S.A., fundando su decisión en el hecho que no se demostró el uso de la marca durante el 2013, incumpliendo la demostración del uso durante los tres años consecutivos precedentes a la acción de cancelación planteada.

Argumentos del recurso de revocatoria: 21. La recurrente ZAIRE LTDA. interpone recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa 634/2013, alegando una incorrecta valoración de las pruebas, refiriendo que sí habría demostrado el uso de la marca durante las gestiones comprendidas entre el 23 de agosto de 2010 a 23 de agosto de 2013. 22.

Mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV- 54/2014, el SENAPI rechazó el recurso planteado y confirmó en todas sus partes la Resolución Administrativa 634/2013, fundamentando su decisión en la insuficiencia de la prueba aportada puesto que, en su opinión, únicamente demuestra ciertos períodos de tiempo discontinuos y no un uso constante de la marca registrada durante los tres años precedentes a la acción de cancelación. 23.

ZAIRE LTDA. interpone recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-54/2014, refiriendo nuevamente una incorrecta valoración de la prueba y una inadecuada interpretación del artículo 165 de la Decisión 486. Alega que la norma requiere el período de no uso de una marca durante tres años consecutivos y no así la demostración de un uso consecutivo de la marca durante los 3 años precedentes a la interposición de la cancelación. Asimismo, debe tenerse en cuenta la naturaleza de los productos y la modalidad bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 24.

La solicitante ST- PATRICK S.A. señaló que ZAIRE LTDA. adjunta una gran cantidad de pruebas que no fueron ofrecidas al momento de presentar la contestación a la acción de cancelación. Dichas pruebas, presentadas de manera extemporánea, no deben ser tomadas en cuenta (facturas comerciales de 2010 y 2013). 25. El SENAPI solicita interpretación prejudicial en los siguientes términos: “si el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes; o, si la demostración de únicamente un período anterior interrumpe el cómputo de esos tres años de no uso referidos en la norma, o si por ejemplo la demostración de únicamente períodos discontinuos, precedentes incluso al año anterior a la interposición de la acción de cancelación, sería suficiente para interrumpir el cómputo de los tres años de no uso; o si en su defecto, es imperioso requerir la demostración del uso de la marca de forma consecutiva durante los tres años anteriores a la acción de cancelación presentada”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 26. De conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 27. A tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad. 28.

En el presente caso, el SENAPI solicitó la interpretación del artículo 165[1] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, además, se interpretarán de oficio las siguientes normas: los artículos 166[2] y 167[3] de la Decisión 486, así como el artículo 122[4] del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: I. De la legitimidad activa del SENAPI. La interpretación prejudicial facultativa solicitada por el SENAPI. Su finalidad. II. La acción de cancelación de registro de marca por falta de uso como medio defensa. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: I. De la legitimidad activa del SENAPI. Antecedentes: 29.

Mediante Oficio CAR/SNP/DGE 140/2014 de 8 de agosto de 2014, recibido el 15 del mismo mes, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el proceso administrativo 160313. 30.

Mediante comunicación CAR/SNP/DGE 196/2014 recibida el 3 de octubre de 2014, el SENAPI dio respuesta al Auto de 17 de septiembre de 2014. La interpretación prejudicial facultativa solicitada por el SENAPI: En relación con la participación del SENAPI, este Tribunal decide lo siguiente: 32. El concepto de “juez nacional”, en el sentido de los artículos 33[5] del Tratado de Creación del Tribunal y de los artículos 122[6], 123[7], 125[8], 127[9] y 128[10] de su Estatuto, constituye un concepto autónomo, propio del Derecho Comunitario Andino que debe ser definido únicamente por el Tribunal de acuerdo con criterios propios y tomando en cuenta el objeto del instituto de la interpretación prejudicial.

De esta manera, no resulta permisible una simple referencia a los derechos nacionales, ya que cada legislación puede conferir una dimensión diferente al término “juez nacional”, aspecto que puede generar una restricción indebida al acceso a la justicia comunitaria que imparte el Tribunal Andino; colocando en riesgo la aplicación uniforme de las normas comunitarias y promoviendo su fragmentación. 33.

El Tribunal, en cumplimiento de su misión de asegurar la interpretación y aplicación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario en todos los Países Miembros, no se ha limitado anteriormente a realizar una interpretación restrictiva y mucho menos literal del artículo 33 de su Tratado de Creación y de los artículos 122 y 123 de su Estatuto, sino que ha ido ampliando el alcance del concepto de “juez nacional” a los fines de la interpretación prejudicial[11], considerando que se trata de un término genérico y comprensivo de todas las autoridades que administran justicia por mandato legal. 34.

Con ocasión de las consultas planteadas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (Grupo de Trabajo de Competencia Desleal) que originaron los procesos 14-IP-2007 y 130-IP- 2007, el Tribunal se refirió a la temática en cuestión de la siguiente forma: “De una manera general, se suele dividir el poder público en diferentes ramas: Esta clasificación, en un Estado complejo, como es el de hoy, es decir, en donde existen variados órganos de producción normativa y varias formas jurídicas complementarias y entrelazadas, genera problemas de identificación en relación con la naturaleza de los actos que se expiden.

Se hace evidente que en la actualidad para clasificar la naturaleza de los actos ya no es suficiente el criterio orgánico y, en consecuencia, para analizar la naturaleza de los actos judiciales no debe circunscribirse sólo a los que emanan de los Jueces de la República. En este marco argumentativo, es entendible y evidente que un Estado pueda atribuir funciones judiciales a órganos diferentes del Poder Judicial para revestirlos de la competencia de proferir verdaderas sentencias judiciales.

Por lo anterior, resulta menester interpretar el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y los artículos 122, 123, 127 y 128 del Estatuto, cuando se refieren a los Jueces Nacionales, de manera amplia, en aras de identificar el sujeto legitimado para solicitar la interpretación prejudicial y que dentro de un País Miembro es aquel que ostenta la función judicial.

Como la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la normativa comunitaria por parte de los Jueces Nacionales, los organismos a los cuales el País Miembro ha otorgado funciones judiciales deben acceder a la interpretación prejudicial para cumplir con la filosofía de la misma. Como conclusión, el término ‘Juez Nacional’ debe interpretarse incluyendo a los organismos que cumplen funciones judiciales, siempre que cumplan las condiciones mínimas señaladas por la ley interna; para de esta manera tenerlos como legitimados para solicitar la interpretación prejudicial, cuando en el ejercicio de dichas funciones conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta algunas de las normas que integran el Derecho Comunitario Andino. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el “juez nacional” y el “juez comunitario” en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración”. 35.

El Tribunal, ampliando la línea jurisprudencial iniciada en los procesos citados anteriormente, considera esencial tener en cuenta lo siguiente: 36. Sobre la naturaleza de los actos se debe atender a la esencia del acto que al órgano productor, en razón de la función que se le asigna, más que de su naturaleza o caracterización jurídica.

Es decir, para determinar su naturaleza se debe tener en cuenta no solamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, sino particularmente el criterio funcional, material u objetivo. En este sentido, cuando se pretende la aplicación uniforme de la norma comunitaria no debe circunscribirse sólo a los actos que emanan de los jueces en sentido estricto, sino también a los actos de otras autoridades que la aplican en los hechos. 37.

Cuando se toma en cuenta el criterio funcional, material u objetivo y no únicamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, necesariamente se debe ampliar el concepto de juez nacional, puesto que los Estados pueden atribuir funciones jurisdiccionales a órganos diferentes del Poder Judicial para revestirlos de la competencia de aplicar normas jurídicas con la finalidad de resolver controversias y emitir decisiones firmes. 38.

La imparcialidad de estas entidades motivan la “jurisdiccionalización” de los procedimientos que tramitan, llegando a ser consideradas como “órganos administrativos sui generis o especiales”[12], u “órganos de naturaleza híbrida, jurisdiccional-administrativa”[13]. 39. El Derecho Comunitario Andino se caracteriza porque sus normas prevalecen en relación con las normas nacionales, son de aplicación directa e inmediata y gozan de autonomía. En este sentido, tomando en cuenta que todos los órganos e instituciones de la administración pública de los Países Miembros deben actuar en el marco del principio de legalidad; el límite de su actuación está determinado también por el ordenamiento jurídico comunitario.

De esta manera, si las entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales cuentan con la interpretación prejudicial del Tribunal antes de la emisión de los actos administrativos que correspondan; en la práctica, por una parte se asegura la aplicación uniforme de la norma comunitaria desde el primer momento en que es invocada y, por otra, se limita la discrecionalidad de la administración, otorgando mayor seguridad jurídica y predictibilidad a estos procedimientos, aspecto que redunda en una mayor protección de los derechos de los administrados. 40.

Resulta evidente que no todos los actos administrativos son impugnados en la vía judicial. De esta manera, si no se habilita el mecanismo de la interpretación prejudicial para las autoridades o entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales, existe el riesgo de que se consoliden actos que contengan interpretaciones divergentes e inclusive contrarias al ordenamiento jurídico comunitario andino y a la jurisprudencia del Tribunal.

Esta situación podría generar un incumplimiento por parte del País Miembro, ya que los Estados son los principales sujetos del derecho comunitario y son ellos quienes responden por los actos de sus instituciones. 41. Como la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la normativa comunitaria en todos los Países Miembros, los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho[14] así como las autoridades o entidades administrativas a las que dichos Países han otorgado funciones jurisdiccionales[15] tienen la posibilidad de solicitar la interpretación del Tribunal cuando conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la sentencia o resolución sea susceptible de recursos en derecho interno. 42.

En todos los procesos en los que la sentencia o resolución no fuera susceptible de recursos en derecho interno, los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho, así como las autoridades o entidades administrativas, a las que dichos Países han otorgado funciones jurisdiccionales deberán suspender el procedimiento y solicitar la interpretación prejudicial. 43.

Con la finalidad de, por una parte, garantizar el efectivo funcionamiento del mecanismo de interpretación prejudicial y, por otra, evitar su desnaturalización; este Tribunal considera necesario establecer algunos criterios generales sobre la naturaleza y funciones de los órganos consultantes, los mismos que servirán como parámetro de análisis para verificar, en cada caso, si pueden ser considerados como “juez nacional”, en el sentido de los artículos 33 del Tratado de Creación y de los artículos 122, 123, 125, 127 y 128 del Estatuto y si, en consecuencia, están legitimados para solicitar la interpretación del Tribunal.[16] 44.

En ese orden de ideas, en la primera oportunidad en la que un órgano o entidad nacional realice una consulta con el objeto de obtener la interpretación prejudicial, deberá acreditar que 1) se ha constituido por mandato legal, 2) se trata de un órgano permanente, 3) el carácter obligatorio de sus competencias, 4) el deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias, 5) el carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la imparcialidad de sus actos. 45.

En el caso de solicitudes provenientes de autoridades o entidades administrativas, éstas deberán acreditar, particularmente, que han sido creadas por una norma con fuerza de Ley y que las mismas tienen naturaleza permanente; además de que sus funciones jurisdiccionales, así como sus respectivas competencias se encuentren debidamente reconocidas en un instrumento legal.

Del mismo modo, resulta esencial que comprueben el carácter obligatorio de sus competencias. Es decir, que se trate de órganos a los cuales los destinatarios de las normas andinas deben acudir con la finalidad de que se reconozcan y garanticen sus derechos subjetivos previstos en la normativa andina. 46. A los fines de la interpretación prejudicial, se considerará legitimada a la autoridad o entidad administrativa con competencia para sustanciar un procedimiento en el que se asegure el contradictorio y se garantice el debido proceso, y en el cual se emitan actos motivados con exposición de los fundamentos de hecho y de derecho, que justifican su decisión. Por último, el Tribunal debe verificar que en la normativa interna se garantice la imparcialidad de su actuación al momento de aplicar la normativa comunitaria andina. 47.

El Tribunal analizará la legitimidad activa del órgano o entidad nacional con carácter previo al análisis de su admisibilidad, verificando si la entidad cumple con los criterios generales y si se constituye como un “juez nacional”, en el sentido de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y de los artículos 122, 123, 125, 127 y 128 de su Estatuto. 48.

Como antecedente de esta nueva línea jurisprudencial cabe mencionar la sentencia de interpretación prejudicial de 20 de noviembre de 2014 recaída dentro del Proceso 121-IP-2014, en la que este Tribunal estableció que “la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi actúan como “juez nacional” (…)”; y, por lo tanto, cuentan con legitimidad activa para solicitar interpretaciones prejudiciales facultativas. 49.

Mediante comunicación CAR/SNP/DGE 196/2014 recibida el 3 de octubre de 2014, el SENAPI dio respuesta al Auto de 17 de septiembre de 2014. Sobre la base de dicha comunicación, este Tribunal ha constatado lo siguiente: 1) Que se ha constituido por mandato legal: Según el artículo 9 de la Ley 1788 de 16 de septiembre de 1997: “Se fusionan las Unidades correspondientes al Registro de la Propiedad Industrial y de los Derechos de Autor para constituir el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual centralizando la información y garantizando la descentralización operativa del sistema”.

En el presente caso se puede advertir que se ha acreditado que dicho organismo fue creado por una norma de rango de ley, la Ley 1788, por lo que su estructura orgánica fue constituida por mandato legal. 2) Que se trata de un órgano permanente: Los artículos 2 y 4 del Decreto Supremo 28151 de 17 de mayo de 2005, señalan: Artículo 2.- El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual es una institución pública desconcentrada, con competencia de alcance nacional; tiene autonomía de gestión administrativa, legal y técnica, y depende del Ministro de Desarrollo Económico”.

Artículo 4.- El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, administra en forma desconcentrada e integral el régimen de la Propiedad Intelectual en todos sus componentes, mediante una estricta observancia de los regímenes legales de la Propiedad Intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos de exclusiva referidos a la propiedad industrial, al derecho de autor y derechos conexos; constituyéndose en la oficina nacional competente respecto de los tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, así como de las normas y reglamentos comunes que en materia de Propiedad Intelectual se ha adoptado en el marco del proceso andino de integración).

Del análisis de las normas citadas por el SENAPI se puede advertir que se ha acreditado que la estructura orgánica de dicho organismo fue constituida por mandato legal y con carácter permanente. 3) El carácter obligatorio de su jurisdicción: El carácter obligatorio sobre la competencia de alcance nacional que posee el SENAPI sobre los procedimientos de propiedad intelectual, queda evidenciado por lo dispuesto en los artículos 2 y 4 del Decreto Supremo 28151 de 17 de mayo de 2005, que modifica los Artículos 2 y 4 del Decreto Supremo 27938, ya citados.

Se ha acreditado que para que una persona obtenga el reconocimiento, declaración, nulidad, cancelación o defensa de derechos sobre signos distintivos, debe necesariamente acudir en primera instancia administrativa al SENAPI. En tal sentido, se advierte el carácter obligatorio de su jurisdicción en materia de signos distintivos. 4) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias: Según el artículo 4 del Decreto Supremo 28151, el SENAPI se constituye “en la oficina nacional competente respecto de los tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, así como de las normas y regímenes comunes que en materia de Propiedad Intelectual se han adoptado en el marco del proceso andino de integración”.

Asimismo, se reconoce que el SENAPI tiene la obligación de aplicar las normas comunitarias, lo que se encuentra especificado en el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), aprobado mediante Resolución Administrativa 24/2007 de 28 de noviembre de 2007, modificado mediante Resolución Administrativa 8/2008 de 11 de febrero de 2008 que refiere entre su exposición de motivos: “Que, el SENAPI para resolver los procesos de registro de signo distintivo, patente de invención, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, diseño industrial, así como de acciones de observancia por infracción o competencia desleal, se remite al Procedimiento Administrativo Ley 2341 y su Reglamento Decreto Supremo 27113 y a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

Por lo tanto, el SENAPI, como autoridad nacional competente, tiene el deber de aplicar la normativa andina en materia de signos distintivos en el ejercicio de sus competencias. 5) El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso: Corresponde mencionar que los procedimientos contradictorios se evidencian en el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y observancia del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), aprobado mediante Resolución Administrativa 24/2007 de 28 de noviembre de 2007, modificado mediante Resolución Administrativa 8/2008 de 11 de febrero de 2008.

Se garantiza la defensa de las partes, como elemento esencial del carácter contradictorio de los procedimientos, tal como refieren, por ejemplo, los artículos 59[17], 63[18], 75[19] ó 76[20] del citado reglamento. En el presente caso se ha acreditado que los procedimientos que se llevan a cabo ante el SENAPI están sujetos al principio del debido proceso y tienen carácter contradictorio, habida cuenta que los administrados tienen la posibilidad de oponerse a las solicitudes de registro, contestar las oposiciones, absolver el traslado de las acciones de cancelación y de nulidad, interponer medios impugnatorios, solicitar informes orales y presentar medios de prueba.

Adicionalmente, las decisiones expedidas por el SENAPI constituyen actos administrativos que deben ser debidamente motivados y su contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados. 6) La imparcialidad de sus actos: Lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Supremo 28151, el SENAPI es una institución pública desconcentrada con competencia de alcance nacional, tiene autonomía de gestión administrativa, legal y técnica, y depende del Ministro de Desarrollo Económico.

La independencia funcional se concreta al establecer las competencias de las autoridades administrativas de las diferentes Direcciones del SENAPI; las mismas que emiten resoluciones en primera instancia, tal como se evidencia de los artículos 6 y 7[21] del mismo Decreto Supremo 28151. La Dirección Jurídica actúa también como la instancia de sustanciación en todos los procesos por infracción y competencia desleal que se instauren por titulares de derechos.

El Director General Ejecutivo asume la representación legal de la institución y a los efectos del régimen y sistemas de administración y control establecidos por la Ley 1178. En efecto, el Director General Ejecutivo tiene las siguientes atribuciones: - Planifica, dirige, controla, administra y conduce la gestión técnica, operativa y administrativa de la entidad a nivel central y distrital. - Conoce y resuelve los recursos jerárquicos que se interpongan contra las resoluciones de los Directores Técnicos del SENAPI, agotando la vía administrativa. - Supervisa la aplicación de las disposiciones legales, nacionales e internacionales, garantizando la protección y defensa de la propiedad intelectual. - Promueve convenios de cooperación, coordinación y concertación de apoyo técnico y financiero en materia de propiedad intelectual con organismos nacionales e internacionales. - Vela por la protección y el resguardo de los secretos industriales y comerciales, de acuerdo con las normas internacionales y los reglamentos del SENAPI. - Conoce y resuelve los procesos administrativos de la propiedad intelectual. - Establece la reglamentación de los plazos administrativos para el tratamiento de los asuntos de propiedad intelectual, de conformidad con las normas nacionales e internacionales existentes sobre la materia.

En lo que respecta a este caso se ha acreditado que el SENAPI es un organismo que posee autonomía funcional, lo que garantiza la imparcialidad de sus actos. 7) Conclusión: 50. El SENAPI es un organismo constituido por mandato legal con carácter permanente, cuya jurisdicción es de carácter obligatorio, asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y resolver el procedimiento de cancelación del registro de marca a pedido de parte –origen de la presente consulta-, aplicando la normativa andina.

Asimismo, el presente procedimiento contencioso respeta el debido proceso y posee el carácter contradictorio, contando el SENAPI con imparcialidad en la emisión de sus actos. 51. En consecuencia, según lo requerido en el Auto de 17 de septiembre de 2014, se ha verificado que el SENAPI actúa como “juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que se constata la legitimidad activa del SENAPI para solicitar la presente interpretación prejudicial.

Por lo tanto, la solicitud reúne los requisitos de admisibilidad contemplados en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal. La finalidad de la interpretación prejudicial facultativa: 52. El objeto de la interpretación prejudicial apunta a la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina. Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal.

En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”. 53. Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino. 54.

El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro).

Esto significa que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes. 55. Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que la norma comunitaria se interprete y aplique de manera uniforme en todo el territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante.

El Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario. 56. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial.

Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas. 57. Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”. 58.

Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, cuando el SENAPI conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación prejudicial, el SENAPI tiene la obligación de acatarla en la Resolución que vaya a adoptar en el caso concreto. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones emitidas por el SENAPI podrán presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones. 59.

En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por el SENAPI será aplicable a las fases posteriores. 60. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por el SENAPI es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio que las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: 1.

Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. 2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. 3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. 4.

Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial. 61. Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial.

Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento. II. La acción de cancelación de registro de marca por falta de uso como medio defensa. 62. En el presente caso, el SENAPI solicita interpretación prejudicial en los siguientes términos: “si el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes; o, si la demostración de únicamente un período anterior interrumpe el cómputo de esos tres años de no uso referidos en la norma, o si por ejemplo la demostración de únicamente períodos discontinuos, precedentes incluso al año anterior a la interposición de la acción de cancelación, sería suficiente para interrumpir el cómputo de los tres años de no uso; o si en su defecto, es imperioso requerir la demostración del uso de la marca de forma consecutiva durante los tres años anteriores a la acción de cancelación presentada”.

Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite de cancelación. 63. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite de cancelación respectivo.

Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la oficina nacional competente. 64. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada.

El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado para presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. Al ser el solicitante del registro de marca, se considera demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora. 65.

El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión del registro de marca”. (Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). 66.

Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180- IP-2006, publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta): Falta de uso de la marca. 67. El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 68.

Al respecto, el Tribunal señaló que “para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”[22]. 69.

De esta manera, el Tribunal ha manifestado “determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio del uso real y efectivo de la misma. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”.

(Proceso 180-IP-2006, ya citado). 70. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1207, de 16 de junio de 2005). 71. También, este Tribunal ha señalado que “el principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva”. (Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA denominativa). 72.

El Tribunal ha manifestado que “el principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no efectiva y realmente: 1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios: Este punto resulta fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no constituye prueba del uso real y efectivo de la marca.

En este sentido, la Oficina Nacional Competente deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.” (Proceso 180-IP-2006, ya citado). 73. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado que los: “artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso”.[23] 74. Finalmente, el Tribunal ha sostenido que “el párrafo segundo de la norma objeto de interpretación establece otro parámetro para determinar si una marca ha sido usada o no. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (…)”.

(Proceso 180-IP-2006, ya citado). 75. Dentro del Proceso 180-IP-2006 de 4 de diciembre de 2006, este Tribunal ha señalado que: “El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca”. 76.

Por lo tanto, el SENAPI deberá determinar lo siguiente: - Si la marca registrada “ESTON” (mixta) de la Clase 34 de la Clasificación de Niza es usada en el mercado manteniendo los elementos esenciales de la marca registrada bajo el Registro 115025- C. - Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.

Para lo anterior, es fundamental determinar el elemento relevante y fundamental de la marca registrada “ESTON” (mixta). Si la sustracción de los elementos gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada. 77. Una vez realizado lo anterior, la Consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva o si, por el contrario, procede su cancelación por no uso, de conformidad con los parámetros indicados a lo largo de la presente sentencia. Carga de la prueba.

La prueba del uso. 78. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 79.

El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. 80.

En el presente caso, el SENAPI solicitó interpretación prejudicial en los siguientes términos: “si el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes; o, si la demostración de únicamente un período anterior interrumpe el cómputo de esos tres años de no uso referidos en la norma, o si por ejemplo la demostración de únicamente períodos discontinuos, precedentes incluso al año anterior a la interposición de la acción de cancelación, sería suficiente para interrumpir el cómputo de los tres años de no uso; o si en su defecto, es imperioso requerir la demostración del uso de la marca de forma consecutiva durante los tres años anteriores a la acción de cancelación presentada”. 81.

Para responder la pregunta del Consultante, este Tribunal considera que la regularidad de la comercialización implica que el uso de la marca debe ser constante durante los tres años consecutivos. Por “constante”[24] se debe entender un uso persistente y durable en el tiempo y continuamente reiterado con firmeza y perseverancia. 82. Sin embargo, cabe precisar que el elemento temporal para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. 83.

Por un lado, cuando se trate de productos de consumo masivo, el elemento temporal debe constar de manera fehaciente, tomando en cuenta la naturaleza de los productos, por lo que se debe demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante los tres años. Por otro lado, cuando se trate de productos suntuarios o especializados tales como los bienes de capital, podría ser suficiente demostrar que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial, tomando en cuenta la naturaleza especializada de dichos productos. 84.

En el presente caso, la Consultante debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos, en este caso “cigarrillos”, y distinguir si se trata de cigarrillos comunes de consumo masivo o de cigarrillos especiales que serían productos suntuarios o especializados. Adicionalmente, la Consultante deberá tomar en consideración las características particulares de la empresa que utiliza la marca. 85.

En caso de tratarse de cigarrillos comunes de consumo masivo, el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes.

Con mayor razón cuando el artículo 165 de la Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca “durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación” (lo subrayado es nuestro). 86. Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá demostrar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional.

Por tal motivo, la Consultante deberá evaluar la integridad de las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 87. El registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. 88. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (…)”.

(Proceso 2-AI- 96, publicada en la G.O.A.C. 291, del 3 de septiembre de 1997). 89. El incumplimiento de la exigencia del uso sin motivo justificado puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación por parte de la oficina nacional competente del registro del signo. La exigencia del uso con objeto de prevenir la cancelación del registro se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.

Causales de justificación para el no uso de la marca. 90. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor o de caso fortuito o a otro motivo justificado. El Tribunal ha señalado que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”.

(Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT). Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 91. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma, la que también puede provenir por disposición judicial.

Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.

Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. Sobre la base de los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: El SENAPI fue constituido por mandato legal con carácter permanente, cuya jurisdicción es obligatoria, asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y resolver el procedimiento administrativo y aplicando la normativa andina. Asimismo, el presente procedimiento respeta el debido proceso y posee el carácter contradictorio, contando el SENAPI con imparcialidad en la emisión de sus resoluciones administrativas.

En el presente caso se ha verificado que el SENAPI actúa como “juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente interpretación prejudicial. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por el SENAPI es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio que las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: 1.

Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

SEGUNDO: Se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial.

Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.

TERCERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado ella no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada.

El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado a presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. Al ser el solicitante del registro de marca, se considera que ha demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora.

A tenor del artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros. A los efectos de la determinación del uso de la marca, éste deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular.

Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada. Una vez analizado lo anterior, el Consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial.

El uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece el procedimiento para la presentación y verificación de la prueba del uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas.

CUARTO: Para responder la pregunta del Consultante, este Tribunal considera que la regularidad de la comercialización implica que el uso de la marca debe ser constante durante los tres años consecutivos. Por “constante” se debe entender un uso persistente y durable en el tiempo y continuamente reiterado con firmeza y perseverancia. Sin embargo, cabe precisar que el elemento temporal para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir la Resolución en el procedimiento interno, la Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO | | | Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 105-IP-2014 ----------------------- [1] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. [2] Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. [3] Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. [4] Artículo 122.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. [5] Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. [6] Artículo 122.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. [7] Artículo 123.- De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal. [8] Artículo 125.- La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener: a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; c) La identificación de la causa que origine la solicitud; d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta. [9] Artículo 127.- El juez que conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal. [10] Artículo 128.- Los Países Miembros y la Secretaría General velarán por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial.

Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique interpretación diferente a la dictada por el Tribunal. En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo los jueces nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial. [11] El Tribunal ha admitido solicitudes provenientes no solamente de jueces, en el sentido estricto, sino por ejemplo de autoridades como el Tribunal Administrativo del Atlántico (Proceso 30-IP-98), la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia - Grupo de Trabajo de Competencia Desleal – (Procesos 14-IP-2007 y 130-IP- 2007), la Corte Constitucional de la República de Colombia (Procesos 10- IP-94, 01-IP-96, 60-IP-2012), la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela (Proceso 19-IP-98), la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú (149-IP-2011), y en los últimos años, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (Proceso 67-IP-2014), Tribunales Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá (Procesos 161-IP- 2013, 181-IP-2013, 14-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín (Proceso 79-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriana – Americana (Proceso 262-IP-2013), entre otros. [12] IBÁÑEZ DAZA, María José, La aplicación del Derecho fiscal europeo y el control de la adaptación del ordenamiento interno al comunitario: la cuestión prejudicial y legitimación de los TEA, Cuadernos de Formación de la Escuela de la Hacienda Pública, Instituto de Estudios Fiscales, Vol. 11/2010, p. 205. [13] GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Ed. Thomson Reuters, Tomo II, 2011, p. 616. [14] Véase la Sentencia emitida por el Tribunal en el Proceso 3-AI-2010. [15] Se incluye a las entidades administrativas que tramitan procedimientos “jurisdiccionalizados”. [16] En la Unión Europea se utilizó tempranamente una base analítica similar y se establecieron los primeros Criterios Generales en la Sentencia del Asunto 61-65 Vaassen (Consulta formulada por el Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf de Heerlen (Pai[pic]ses Bajos), Tribunal del Fondo de Pensiones de los Trabajenfonds voor het Mijnbedrijf de Heerlen (Países Bajos), Tribunal del Fondo de Pensiones de los Trabajadores Mineros de Heerlen, institución a la que se reconoció legitimidad para formular la consulta), y se desarrollaron, entre otros, en los Asuntos C-54/95 Dorsch Consult (Consulta formulada por Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes (Comisión Federal de Control de la Adjudicación de Contratos Públicos, institución a la que se reconoció legitimidad para formular la consulta) y Asuntos Acumulados C- 110/98 a C-147/98, Gabalfrisa, en el cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció a favor del carácter de “órgano jurisdiccional” del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Cataluña. [17] Artículo 59.- Notificado el solicitante, en el domicilio señalado, con una demanda de Oposición o un signo distintivo, Modelo de utilidad o diseño industrial, correrá el plazo de treinta días para que conteste la demanda y haga valer sus argumentos y/o presente pruebas.

Con la respuesta el demandado podrá solicitar por única vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación, si lo estimare conveniente. Dicho plazo correrá automáticamente, sin necesidad de notificación, a partir del día siguiente hábil siguiente a aquél en que venció el término original del plazo para responder la Demanda de Oposición. Notificado el solicitante con una demanda de Oposición a una Patente de Invención o a un Esquema de Trazado de Circuitos Integrados, correrá el plazo de sesenta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación, si lo estimare conveniente.

Dicho plazo correrá automáticamente, sin necesidad de notificación, a partir del día siguiente hábil siguiente a aquél en que vencía el término original del plazo para responder la Demanda de Oposición. [18] Artículo 63.- Planteadas las excepciones se correrá traslado al demandante para que conteste a las mismas en un plazo de cinco días. [19] Artículo 75.- Las excepciones deberán plantearse todas juntas dentro de cinco días desde la citación con la demanda y antes de la contestación. Planteadas las excepciones mencionadas en el artículo precedente, se correrá en traslado al demandante para que conteste dentro de los cinco días que correrán a partir de la fecha de notificación. [20] Artículo 76.- A partir de la notificación con la Demanda de Infracción y/o violación de los derechos de Propiedad Industrial, la parte demandada tendrá un plazo máximo de cinco días para contestar la demanda, excepto cuando el domicilio legal del demandado se encuentre en el interior del país. En este sentido el demandado tendrá un plazo adicional por plazo de distancia, de cinco días más. [21] Artículo 6.- El SENAPI tiene independencia de gestión técnica, legal y administrativa.

Su dependencia funcional del Viceministro de Industria, Comercio y Exportaciones, se entiende como la supervisión de éste sobre el cumplimiento de la normativa vigente, objetivos y resultados institucionales. Artículo 7.- Se incorpora en el artículo 18 del Decreto Supremo 27938, el siguiente inciso: “Conocer y sustanciar los procesos de Oposición, Nulidad, Cancelación y Caducidad y otros que se instauren en su Dirección”. [22] Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL. [23] Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 199, de 26 de enero de 1996. [24] www.rae.es