PROCESO 128-IP-2014 — Andean Community

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 128-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 03407-2012-0-1801-JR- CA-07.

Actor: ONE SMART START LIMITED Patente: “UNA UNIDAD COMPACTA DE COORDINACIÓN DE DETALLES DE CONTACTO Y MÉTODO”. Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y dos días del mes de enero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].

VISTOS: La solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, remitida a este Tribunal mediante Oficio No. 3407-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de fecha 03 de septiembre de 2014, y recibido por este Tribunal el mismo día, en el marco del proceso interno No. 03407-2012-0-1801-JR-CA-07.

El auto emitido por el Tribunal el 20 de noviembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II.

Las partes. Demandante: ONE SMART START LIMITED. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ. III. DATOS RELEVANTES. a.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad ONE SMART START LIMITED, solicitó el 27 de septiembre de 2006 el otorgamiento de la patente de invención denominada: “UNA UNIDAD COMPACTA DE COORDINACIÓN DE DETALLES DE CONTACTO Y MÉTODO”.

Esta solicitud se presentó reivindicando prioridad de las solicitudes extranjeras No. PCT/IL 2005/001044 y No. 176663 presentadas el 28 de septiembre de 2005 y el 02 de julio de 2006 en Israel. 2. El 10 de diciembre de 2010, se emitió el Informe Técnico ODM No. 44- 2010, mediante el cual se señaló que: “i) La patente solicitada constituye un método para el ejercicio de una actividad económica comercial, por lo cual no es patentable”. 3.

El 23 de febrero de 2011, la sociedad ONE SMART START LIMITED, dio respuesta al Informe Técnico mencionado. Adjuntó un nuevo pliego de veintidós (22) reivindicaciones; argumentó que la patente solicitada es patentable porque su objeto es eminentemente técnico y que sus reivindicaciones 1 a 7 y 17 a 22 están dirigidas a proteger un dispositivo, no a métodos de negocio. 4.

El 06 de mayo de 2011, se emitió el Informe Técnico ODM No. 44- 2010/A, mediante el cual se señaló que: “i) El hecho de que una invención utilice programas informáticos que implementan métodos para el ejercicio de actividades económicas-comerciales2 no es patentable puesto que no aporta una contribución técnica, aparte de la normal interacción física entre un programa y el ordenador, red o aparato programable en que se ejecuta”. 5.

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 564-2001/DIN-INDECOPI de 18 de mayo de 2011, denegó la patente de invención solicitada. 6. La sociedad ONE SMART START LIMITED, presentó Recurso de Apelación contra el anterior acto administrativo, señalando que el Informe Técnico ODM No. 44-2010/A no fue notificado. 7.

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 0348-2012/TPI- INDECOPI de 28 de febrero de 2012, resolvió el Recurso de Apelación, confirmando el acto administrativo recurrido. 8. La sociedad ONE SMART START LIMITED, presentó demanda contencioso administrativa pretendiendo la nulidad del anterior acto administrativo, argumentando que se conculcó el derecho de defensa con relación al Informe Técnico ODM No. 44-2010/A. 9.

El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Sub Especialidad en Temas de Mercado de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución No. Diez de 20 de septiembre de 2013, declaró infundada la demanda en todos sus extremos. 10. La sociedad ONE SMART START LIMITED, presentó Recurso de Apelación contra la anterior sentencia. 11.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 12. Manifiesta, que el Informe Técnico ODM No. 44-2010/A debió ser notificado, ya que el mismo fue ordenado de oficio y fue emitido por un examinador de patentes externo al INDECOPI. En consecuencia, se transgredió el debido proceso, en particular el derecho de defensa. 13.

Sostiene, que dichos principios han sido protegidos por el Tribunal Constitucional, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, y la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 14. El INDECOPI contestó la demanda con base en los siguientes argumentos: – Indica, que el segundo párrafo del artículo 45 establece que es potestativo de la entidad notificar una segunda o sucesivas inconformidades, luego de que el solicitante absolviera la primera. – Agrega, que sin perjuicio de lo anterior, notificó a la demandante en dos (2) oportunidades: La Primera, cuando en una ocasión previa a su pronunciamiento de primera instancia notificó el Informe Técnico ODM No. 44-2010; y la segunda, cuando con su pronunciamiento de primera instancia notificó el Informe Técnico ODM No. 44-2010/A. – Manifiesta, que el artículo 46 establece la obligatoriedad de notificar el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos por una sola vez; y que es potestativo de la Entidad notificar las subsiguientes observaciones, estén o no sustentadas en opiniones de expertos sobre la materia. – Indica, que si no fuera así el proceso de concesión nunca acabaría. Se presentaría un círculo interminable. – Arguye, que recientemente la Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante Dictamen No. 01-2011, de fecha 17 de octubre de 2011, señaló que “la autoridad ÚNICAMENTE SE ENCUENTRA OBLIGADA A NOTIFICAR EL PRIMER INFORME TÉCNICO QUE SE RECABE CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PATENTE; constituyendo una facultad, y no una obligación, notificar los sucesivos informes técnicos que pudieran recabarse luego”. – Manifiesta, que las sentencias de la Corte Superior que ha adjuntado la demandante a fin de sustentar su demanda constituyen pronunciamientos pasados, que ya han sido modificados por la misma corporación. – Indica, que el Informe Técnico ODM No. 44-2010/A no constituye una prueba de oficio, sino un informe dado por un experto de la misma autoridad administrativa.

D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 15. El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Sub Especialidad en Temas de Mercado de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución Diez de 20 de septiembre de 2013, declaró infundada la demanda en todos sus extremos, argumentando que: – La actora omite indicar cuál es la prueba de oficio que practicó el INDECOPI.

No obstante, en lo que respecta al Informe Técnico, debe señalarse que se trata de una facultad de la administración, que ni siquiera alcanza a revestir la calidad de prueba de oficio. – Agrega, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que el procedimiento de patentes no cuenta con etapa probatoria como tal, sino que la oficina de patentes debe analizar con todos los elementos técnicos, científicos y humanos que posee, si el objeto de la solicitud es patentable. – De conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 era obligatorio notificar el primer Informe Técnico.

La decisión de notificar por segunda y sucesivas veces los posteriores Informes Técnicos que se emitan es potestativa de la administración, en tanto se encuadra dentro de la segunda parte del referido artículo 45. E. RECURSO DE APELACIÓN. 16. La sociedad ONE SMART START LIMITED, en el escrito de Recurso de Apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

Agregó lo siguiente: 17. La sentencia de primera instancia realiza una lectura equivocada de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, ya que: - Dichas disposiciones de menor rango no pueden contravenir los preceptos que consagra la constitución (principio al debido proceso y principio del derecho de defensa). El INDECOPI no puede exonerarse de cumplir con lo dispuesto por la Constitución de la República del Perú y debió notificar todos los Informes Técnicos. - Las aludidas disposiciones normativas regulan dos (2) supuestos diferentes: El artículo 45, se refiere al examen previo de patentabilidad; mientras que el artículo 46 alude a la facultad de solicitar a terceros expertos en la materia su opinión frente a la patentabilidad de la invención. Así las cosas, la correcta lectura es que “la Oficina de Patentes ‘podrá notificar al solicitante estas segundas y terceras observaciones cuando estas existan’ y, ‘no podrá notificar al solicitante estas segundas y/o terceras observaciones, cuando estas no existan’”. - Adicionalmente, se evidencia que en el caso concreto el INDECOPI solamente cumple con el supuesto contemplado en el artículo 46, y omite realizar el examen previo de patentabilidad. - El tercer experto no es parte del procedimiento administrativo, y “no puede suponerse que entre éste y el solicitante se va a producir una suerte de ‘conflicto trilateral’ con réplicas y/o dúplicas”. - El INDECOPI está obligado a realizar observaciones a los Informes Técnicos, y no limitarse a transcribirlos. - La lectura correcta de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 alude a que tanto las observaciones como la opinión del experto deben notificarse al solicitante para salvaguardar el derecho de defensa. iV.

Competencia del Tribunal. 18. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. Normas a ser interpretadas. 19. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.

Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “(…) 1. Cómo debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten”. 20. Se hará la interpretación solicitada.

A continuación, se inserta el texto de la norma a interpretar: Decisión 486 (…) Artículo 45 “Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.

Artículo 46 “La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial". (…)”. VI. consideraciones: 21.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino en relación con las normas de Derecho Interno. B. La naturaleza de los dictámenes de incumplimiento. C. La notificación de los informes técnicos. A. PREEMINENCIA DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO ANDINO. 22.

La sociedad ONE SMART START LIMITED, refiriéndose a los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el recurso de apelación sostuvo que dichas disposiciones, de menor rango, no pueden contravenir preceptos constitucionales. 23. Por lo tanto, es necesario referirse a la preminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino. Para esto, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el proceso 87-IP-2013: “El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de la “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de la “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de la “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y la “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, se ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco se ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de Derecho Internacional.

Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005;

Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999;

Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía, el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia y unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales”.

(Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la nacional podría regular temas que no se encuentren reglados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1828, de 30 de abril de 2010).

Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.” Lo anterior no quiere decir que el Derecho Comunitario Andino no tenga ninguna clase de límites; tampoco quiere decir que los órganos comunitarios no tengan fronteras de actuación, y que específicamente el Tribunal no tenga ningún freno en su actividad, ya que están circunscritos al respeto de los derechos humanos dentro del sistema universal e interamericano de protección. Con esto se genera un punto de encuentro y armonía con las cartas de protección de derechos humanos a nivel nacional, que si bien no prevalecen sobre el derecho comunitario que es preeminente[2], sí cumplen los mismos estándares de protección que los mencionados esquemas interamericano y universal.[3]” B. LA NATURALEZA DE LOS DICTÁMENES DE INCUMPLIMIENTO DE LA SECRETARÍA GENERAL. 24.

El INDECOPI sostuvo que la Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante Dictamen No. 01-2011, de fecha 17 de octubre de 2011, señaló que “la autoridad ÚNICAMENTE SE ENCUENTRA OBLIGADA A NOTIFICAR EL PRIMER INFORME TÉCNICO QUE SE RECABE CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PATENTE; constituyendo una facultad, y no una obligación, notificar los sucesivos informes técnicos que pudieran recabarse luego” 25.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera relevante abordar el tema propuesto. 26. Mediante una línea jurisprudencial consolidada[4], se ha establecido que los dictámenes de incumplimiento son un requisito de procedibilidad y no son vinculantes. En este sentido, se reitera lo expresado en la Sentencia de 21 de agosto de 2001, publicada en la Gaceta Oficial No. 839 de 25 de septiembre de 2002, y expedida en el marco del proceso 34-AI-2001: “(…) ratifica el Tribunal su criterio de que al igual que sucede en el Derecho Comunitario de la Unión Europea, los dictámenes motivados previos a la acción de incumplimiento no son vinculantes, esto es, que no aparejan, en cuanto a su contenido material, la constitución de situaciones jurídicas definitivas ni en relación con el País Miembro respecto del cual se profieren, ni en relación con quien interpuso la queja de incumplimiento ante la Secretaría General, haya sido éste un País Miembro o un particular y, mucho menos, en relación con la decisión que haya de tomar el Órgano Judicial Comunitario.

Se trata, como ya se dijo en esta misma sentencia, de un requisito de procedibilidad de la acción, cuya presencia es indispensable (salvo omisión en su pronunciamiento por la Secretaría General), para que pueda darse curso a la demanda correspondiente. Corrobora el Tribunal su criterio ampliamente expuesto en anteriores pronunciamientos, en el sentido de que cuando la Secretaría General emite el dictamen motivado contemplado en los artículos 23, 24 y 25 del Tratado de Creación del Tribunal, para opinar en él que un País Miembro está incumpliendo determinadas obligaciones o para apreciar que, en su criterio, la conducta analizada es concordante con las previsiones del Ordenamiento Comunitario Andino, no está condenando ni absolviendo al País Miembro, tan sólo está expresando su opinión calificada acerca de la situación referida.

Por lo tanto, la expedición del dictamen motivado, no implica una manifestación de voluntad de la Secretaría General destinada a crear, modificar o extinguir una situación jurídica particular y concreta del País Miembro llamado a rendir las explicaciones que se le solicitan en la nota de observaciones. Tampoco constituye la emisión del dictamen, la culminación de un juicio de primera instancia adelantado ante la Secretaría General que, dependiendo de las circunstancias, deba ser revisado en segunda instancia por el Tribunal.

El dictamen no puede asimilarse jamás a un fallo de instancia y carece de sentido atribuirle los efectos propios de una sentencia o tan siquiera, como ya se dijo, los de un acto jurídico expedido para crear, modificar o extinguir un derecho particular o concreto. El dictamen, se repite, es tan sólo una opinión calificada sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones de un País Miembro, emitida en desarrollo de las previsiones consagradas en el Tratado de Creación del Tribunal como un presupuesto procesal de la Acción de Incumplimiento.

Por consiguiente, independientemente de la forma que se haya utilizado para expedirlo, el dictamen no puede generarle al País Miembro, respecto del cual se pronuncia, nuevas ni consecuenciales obligaciones (incumplimiento de la Resolución que contiene el dictamen, por ejemplo), ni tampoco absolverlo de la responsabilidad por la conducta asumida que haga imposible la vía judicial por razón de haberse logrado el amparo de unos hipotéticos derechos adquiridos.

Tanto es claro lo uno como lo otro, que el propio Tratado Constitutivo del Tribunal deja ver en relación con lo primero, que la única consecuencia para el País Miembro derivada del dictamen, cuando es de incumplimiento, es la de que si éste “persistiere en la conducta que ha sido objeto de observaciones, la Secretaría General deberá solicitar, a la brevedad posible, el pronunciamiento del Tribunal”; y respecto de lo segundo, o sea, cuando el dictamen no fuere de incumplimiento, que “el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal.” Las singularidades que se dejan planteadas, sobre la naturaleza jurídica y los efectos de los dictámenes de la Secretaría General, previos a la Acción de Incumplimiento, constituyen una ratificación de lo ya expuesto por el Tribunal en anteriores sentencias.

Así, en la correspondiente al Proceso 24-AN-99, posición ratificada recientemente al dictar el fallo en los Procesos No. 89-AI-2000 y 01-AI-2001, afirmó: “Los dictámenes, que son las actuaciones de la Secretaría General cuya naturaleza y fines conviene ahora dilucidar y diferenciar, persiguen objetivos propios y cumplen una función específica dentro del procedimiento jurisdiccional que tiende a definir si un País Miembro ha incurrido en un incumplimiento que deba ser judicialmente sancionado”.

“En esencia, desde el punto de vista sustancial, tales dictámenes, emitidos dentro del procedimiento establecido para adelantar la acción de incumplimiento, no son otra cosa que opiniones autorizadas, conceptos técnicos, experticias, que se constituyen por mandato del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en presupuestos procesales para que la acción de incumplimiento pueda ser llevada ante la instancia judicial”.

“Aunque no obligan ni son vinculantes con respecto a la decisión del juez comunitario, deben ser emitidos como una obligación de la Secretaría General y como un requisito sin el cual, la acción, por lo general, no puede ser establecida”. (Sentencia del 2-II-2000. Proceso 24-AN-99. Publicada en G.O.A.C. No. 542 de 8-III-2000).” C. LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS. 27.

La demandante argumentó que el Informe Técnico ODM No. 44-2010/A debió ser notificado, ya que el mismo fue ordenado de oficio y fue emitido por un examinador de patentes externo al INDECOPI. El INDECOPI sostuvo que de la lectura de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, se desprende que la Entidad no tenía la obligación de notificarlos. 28.

El juez consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo de analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 respeto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten? 29. Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43-Ip-2014: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013). En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la normativa nacional podría regular temas que no se encuentren previstos por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación. Lo anterior no quiere decir que el Derecho Comunitario Andino no tenga ninguna clase de límites; tampoco quiere decir que los órganos comunitarios no tengan fronteras de actuación, y que específicamente el Tribunal no tenga ningún freno en su actividad, ya que están circunscritos al respeto de los derechos humanos dentro del sistema universal e interamericano de protección. Con esto se genera un punto de encuentro y armonía con las cartas de protección de derechos humanos a nivel nacional, que si bien no prevalecen sobre el derecho comunitario que es preeminente, sí cumplen los mismos estándares de protección que los mencionados esquemas interamericano y universal SEGUNDO: En esencia, desde el punto de vista sustancial, los dictámenes emitidos dentro del procedimiento establecido para adelantar la acción de incumplimiento, no son otra cosa que opiniones autorizadas, conceptos técnicos, experticias, que se constituyen por mandato del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en presupuestos procesales para que la acción de incumplimiento pueda ser llevada ante la instancia judicial.

Aunque no obligan ni son vinculantes con respecto a la decisión del juez comunitario, deben ser emitidos como una obligación de la Secretaría General y como un requisito sin el cual, la acción, por lo general, no puede ser establecida TERCERO: El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia; sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante.

Lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente. El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 03407-2012-0-1801-JR-CA-07, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 128-IP-2014 ----------------------- [1] Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta Nº 02-J-TJCA-2015. [2] Sobre la preeminencia del ordenamiento comunitario andino y su relación con el Bloque de Constitucionalidad, se puede ver: Perdomo Perdomo Leonor, El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino y el Bloque de Constitucionalidad.

Revista Tinta Jurídica III, Universidad Internacional SEK, mayo de 2014, Quito, Ecuador. [3] Sobre la labor del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Defensa de los derechos humanos se puede ver: Vargas Mendoza, Marcelo, El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Defensa de los Derechos Humanos. Revista Tinta Jurídica III, Universidad Internacional SEK, mayo de 2014, Quito, Ecuador. [4] Se encuentra constituida de la siguiente manera: Proceso 24-AN-99.

Sentencia del 2 de febrero de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 542, del 3 de marzo de 2000; PROCESO 72-AI-2000. Sentencia de 22 de agosto de 2001. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 714, de 17 de setiembre de 2001; Proceso 121-AI- 2003. Sentencia del 25 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1163, de 1 de febrero de 2003.