[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 116-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 45, 46 y 80 de la Decisión 486 de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, Perú. Patente de invención: MÉTODO Y SISTEMA PARA FABRICAR Y SUMINISTRAR UN EXPLOSIVO DE EMULSIÓN. Actor: Sociedad ORICA NORWAYS AS (antes DYNO NOBEL AS).
Proceso interno N°. 05546-2012-0-1801-JR-CA-08. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Nuñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].
VISTOS: El 13 de agosto de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, Perú, relativa a los artículos 45, 46 y 80 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 05546-2012-0-1801-JR- CA-08;
El auto del 28 de octubre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.
A.
ANTECEDENTES: Demandante: Sociedad NICOMED GMBH (sucesor procesal de ALTANA PHARMA AG. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. Hechos. 1. El 4 de octubre de 2006, la sociedad DYNO NOBEL AS, solicitó la patente de invención para MÉTODO Y SISTEMA PARA SUMINISTRAR UN EXPLOSIVO DE EMULSIÓN, reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud 11/246,557 presentada en Estados Unidos de América el 13 de octubre de 2005, la cual consta de 41 reivindicaciones. 2.
El 6 de agosto de 2007 se publicó la solicitud en el Diario Oficial ‘El Peruano’ y no se presentaron oposiciones. 3. El 12 de diciembre de 2008, la empresa DYNO NOBEL AS señaló que la empresa DYNO NOBEL INC le transfirió los derechos sobre la solicitud. 4. De acuerdo a las Resoluciones que obran en expediente el examinador emitió los siguientes informes técnicos: a. Informe Técnico LPC N°. 04-2010 de 15 de febrero de 2010, donde el examinador estudió las 41 reivindicaciones presentadas con la solicitud, donde se concluyó que: - Las reivindicaciones 1 a 41 no cumplen con el requisito de ser claras según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.
El 12 de julio de 2010, la sociedad DYNO NOBEL AS dio respuesta al Informe Técnico y presentó nuevo pliego con 42 reivindicaciones. b. Informe Técnico LPC N°. 04/2010/A de 18 de agosto de 2010, en el que examinador de patentes analizó el pliego de las nuevas 42 reivindicaciones y concluyó que: - Las reivindicaciones 1 a 42 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.
El 23 de agosto de 2010, la sociedad DYNO NOBEL AS dio respuesta al Informe Técnico adjuntando nuevo pliego con 42 reivindicaciones. c. Informe Técnico LPC N°. 33-2010/B, en el que examinador de patentes estudió las nuevas 42 reivindicaciones, concluyendo que: - Las reivindicaciones 1 a 42 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. 5.
Por Resolución Nº. 1238-2010/DIN-INDECOPI de 24 de septiembre de 2010, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, negó la solicitud de patente debido a que las reivindicaciones 1 a 42 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. 6. El 21 de octubre de 2010, la sociedad DYNO NOBEL AS interpuso recurso de apelación. 7.
El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 0789-2012/TPI-INDECOPI, de 14 de mayo de 2012, declaró caduca la solicitud de patente de invención. 8. El 17 de agosto de 2012, la sociedad DYNO NOBEL AS interpuso demanda contencioso administrativa. 9.
Dicha demanda fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número siete, de 29 de mayo de 2013, donde el Octavo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 10. La sociedad ORICA NORWAY AS (antes DYNO NOBEL AS) interpuso recurso de apelación. 11.
La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, por Resolución número tres de 4 de marzo de 2014, suspendió el procedimiento y solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 45, 46 y 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Fundamentos de la demanda. La sociedad DYNO NOBEL AS presentó demanda indicando: 12.
Como pretensión principal, la interpretación errónea del artículo 80 de la Decisión 486, relativo a la exigencia del pago de anualidades después de concluido el trámite de la solicitud de patente. Cita los siguientes hechos ocurridos al respecto: a. La solicitud de patente fue presentada el 4 de octubre de 2006, por lo que debían pagar la primera anualidad correspondiente al período 2009, 2010, el último día del mes de octubre de 2009 y mientras durara el trámite de la solicitud. b. El 1 de octubre de 2009, se pagó la tasa correspondiente a la anualidad 2009-2010. c. El 24 de septiembre de 2010, se emitió la Resolución 1238, mediante la cual se negó la solicitud de patente. d. Según la Resolución N°. 2432, emitida por el INDECOPI en otro caso, no correspondía el pago de la anualidad 2010-2011 ya que la Resolución N°. 1238 de 24 de septiembre de 2010 puso fin al trámite de la solicitud de patente antes del 31 de octubre de 2010.
El pago de una nueva anualidad debía habérsele notificado. e. Por lo que, al haber concluido el trámite de la solicitud no era necesario pagar otra anualidad, ya que dicho pago debe realizarse mientras dure el trámite. f. Posteriormente, el 21 de octubre interpusieron recurso de apelación, que al ser resuelto el INDECOPI consideró que el trámite de solicitud e patente sigue vigente con la interposición del recurso de apelación. 13.
Cita la Resolución N°. 2432-2008/TPI-INDECOPI que, manifiesta, constituye un hito procesal. 14. Cuestiona que no existe claridad respecto a cuando termina el trámite de una solicitud de patente, si en primera o en segunda instancia administrativa. 15. Como pretensión subordinada, afectación al debido procedimiento por la falta de notificación del tercer informe técnico. 16.
Afirma que la emisión de informes de expertos o peritos, artículo 46 de la Decisión 486, no puede reemplazar al examen de patentabilidad, artículo 45 de la Decisión 486, cuya competente corresponden al INDECOPI. 17. El INDECOPI basó la Resolución, que denegó la patente, en un informe técnico que nunca les fue notificado, impidiendo de esta manera que puedan pronunciarse al respecto. 18.
Recalca que el Informe Técnico que sirvió de base para emitir la Resolución impugnada le debió haber sido notificado para que de esta manera pueda ejercer su derecho de defensa. 19. Por lo tanto, debería declararse la nulidad del procedimiento hasta el momento en el cual se le debió notificar dicho informe. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.
El INDECOPI contesta la demanda y argumenta que: 20. La solicitud de patente ha caducado de pleno derecho por el solo transcurso del tiempo, sin ser obligatorio para la administración emitir un requerimiento al solicitante de la patente. 21. El solicitante debe cumplir con el pago de las anualidades sin que medie requerimiento previo.
El demandante no cumplió con el pago de la anualidad 2010-2011. 22. Por lo que, la falta de pago de dicha anualidad produce la caducidad de la patente. 23. La cita de la jurisprudencia que realiza el demandante corresponde a supuestos distintos. 24. La notificación del tercer informe técnico no es obligatorio sino facultativo, por lo que la falta de notificación del mismo no afecta el debido procedimiento. 25.
El INDECOPI sólo tenía la obligación de notifica el primer Informe Técnico. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia manifiesta que: 26. La demandada debió cumplir con el pago de la anualidad 2010-2011 en vista a que el trámite no termina en la primera instancia administrativa. 27. No resulta aplicable la jurisprudencia citada, ya que corresponde a otros supuestos. 28.
Por lo que, la Resolución del INDECOPI se encuentra enmarcada dentro de la Ley, al declarar que opera la caducidad de pleno de derecho al no haberse pagado la anualidad 2010-2011. 29. Respecto a la notificación del tercer informe técnico, esta notificación es facultad discrecional de la Administración, de acuerdo a si considera o no que tal notificación servirá para el esclarecimiento de los hechos.
Fundamentos jurídicos del recurso de apelación. 30. La sociedad ORICO NORWAY AS (antes DYNO NOBEL AS), presentó recurso de apelación, en el que argumentó: 31. Falta de motivación de la Sentencia. 32. Reafirma los criterios esgrimidos en su demanda respecto al pago de las anualidades y a la falta de notificación del Informe Técnico LPC 33-2010/B. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación. 33.
No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación. Solicitud del Juez consultante. 34. El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: 1. Cómo deben analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten. 2.
Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 80 respecto a la oportunidad en que deben efectuarse los pagos de las tasas anuales relativas a las solicitudes de patente, y si emitida una resolución de primera instancia por la Oficina Nacional Competente se debe entender que se extingue la obligación del pago de anualidades y se concluye el trámite de la solicitud de patente.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 35. Que, los artículos 45, 46 y 80 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 36.
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 37. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 45, 46 y 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[2].
C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. De la notificación de los informes técnicos. Del informe de los expertos. 2. De la caducidad. Oportunidad del pago de tasas. 3. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir sus Resoluciones. Debida motivación de las Resoluciones. 1. De la notificación de los informes técnicos. Del informe de los expertos. 38.
El consultante preguntó acerca de ¿Cómo deben analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten?. 39. En el caso de autos, la parte demandante manifestó que el último informe técnico LPC N°. 3-2010/B no le fue notificado.
Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones. Por lo expuesto, el Tribunal pasa a interpretar el tema. 40. De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico.
De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. 41.
Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.
El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa.
(Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013). 42. Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.
Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”. 43.
En la misma interpretación prejudicial, 236-IP-2013, el Tribunal ha manifestado “De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”. 44. Se aclara, que el profesional o los profesionales considerados como expertos técnicos, no son personas con dependencia laboral de la Oficina Nacional Competente, es decir, son personas independientes de la mencionada Oficina. 45.
Finalmente y, por estar relacionado con el caso concreto, se cita la jurisprudencia que el Tribunal ha emitido al pronunciarse sobre la idoneidad de los expertos u organismos que emiten los informes técnicos: 46. “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.
La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.
Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente”. (Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2013). 2. De la caducidad. Oportunidad del pago de tasas. 47. Igualmente, el consultante tiene la duda respecto a ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 80 respecto a la oportunidad en que deben efectuarse los pagos de las tasas anuales relativas a las solicitudes de patente, y si emitida una resolución de primera instancia por la Oficina Nacional Competente se debe entender que se extingue la obligación del pago de anualidades y se concluye el trámite de la solicitud de patente? 48.
La parte demandante manifiesta que al haber concluido el trámite de la solicitud no era necesario el pago de otra anualidad, ya que dicho pago debe realizarse mientras dure el trámite y que el INDECOPI no le notificó ningún pago. 49. Por su parte, el INDECOPI indicó que el solicitante debe cumplir con el pago de las anualidades sin que medie requerimiento previo y que el demandante no pagó la anualidad 2010-2011, por lo que la patente ha caducado. 50.
La figura de la caducidad de la patente se concibe como una sanción administrativa en la legislación comunitaria, establecida para garantizar que los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por servicios que presta el Estado a través de las oficinas nacionales correspondientes. 51. El artículo 80 de la Decisión 486, regula el tema de la caducidad de la patente, bajo el principio general de que para mantener vigente una patente o una solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas anuales.
La regulación del pago de dichas tasas serán dispuestas por la oficina nacional competente y deberán ser pagadas por años adelantados. 52. En cuanto al vencimiento del plazo para el pago de cada anualidad, será el último día del mes en que fue presentada la solicitud, es decir, si se presenta una solicitud entre el 2 y el 31 de enero, la fecha máxima de pago será el 31 de enero.
Pudiendo pagarse dos o más tasas anuales por adelantado. 53. Según la citada Decisión, la Oficina Nacional Competente, antes de declarar la caducidad de la patente, debe conceder a los titulares, un plazo de gracia de seis meses, contado desde la fecha de inicio del periodo anual correspondiente, más el recargo establecido, con el fin de que cumplan con sus obligaciones incumplidas, quedando claro que durante este período de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia. 54.
Finalmente, la norma estudiada dispone que la falta de pago producirá la caducidad de pleno derecho de la patente o de la solicitud, considera este Tribunal, que el pago de las tasas anuales deberá realizarse durante todo el tiempo de trámite de la solicitud, extendiéndose dicho pago al tiempo de vigencia de la patente. Igualmente, el Tribunal entiende que de pleno derecho significa que la declaratoria de caducidad no necesita un requerimiento pleno, pues opera de manera automática para el pago de tasas. 3.
Autonomía de la Oficina Nacional competente para emitir sus Resoluciones. Debida motivación de las Resoluciones. 55. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que la demandante cita jurisprudencia anterior en casos similares, la cual podría aplicarse al caso concreto. 56. Sobre el tema, el Tribunal considera que el sistema de patentabilidad que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo I de la Decisión 486 regula el procedimiento de concesión de títulos de patentes, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad. 57.
Dicha autonomía se manifiesta en relación a: 1. las decisiones emanadas de otras oficinas de patentabilidad (principio de independencia); 2. las decisiones emitidas por la misma oficina. 58. Sobre el primer tema, se aclara que si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de patentes las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 59.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas Competentes significa que juzgarán la patentabilidad o la no patentabilidad, sin tener en consideración el análisis de patentabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido una patente en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicha patente en los otros Países.
O bien, si la solicitud de patente ha sido negada en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negada en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó la patente. 60. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de proceso a las Oficinas Nacionales Competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de forma y fondo para conceder o negar una patente.
En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación de la patente solicitada. 61. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de patentabilidad, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando la patente solicitada, las observaciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre otras patentes. 62.
Con ello no se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. 63. La resolución con la que se notifica al solicitante y por la cual se concede o deniega el privilegio de patente de invención debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
SEGUNDO: La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).
Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
TERCERO: De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores i informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes.
CUARTO: El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.
QUINTO: La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.
SEXTO: La norma estudiada dispone que la falta de pago producirá la caducidad de pleno derecho de la patente o de la solicitud, considera este Tribunal, que el pago de las tasas anuales deberá realizarse durante todo el tiempo de trámite de la solicitud, extendiéndose dicho pago al tiempo de vigencia de la patente.
SÉPTIMO: El sistema de patentabilidad que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta en relación a: 1. las decisiones emanadas de otras oficinas de patentabilidad (principio de independencia); 2. las decisiones emitidas por la misma oficina.
La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 05546-2012-0-1801-JR-CA-08, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
Notifíquese al consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción, el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Cecilia L. Ayllón Q. José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 2-J-TJCA-2015 de 22 de enero de 2015. [2] Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.
La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.
Artículo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud.
Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado. Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena. La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de la patente. ----------------------- Proceso 116-IP-2014