[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 178-IP-2014 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 135 literales b) y e), y 157 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 07022-2011-0-01801- JR-CA-09.

Actor: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Marca mixta: SINMOS-K. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, a través del Oficio No. 7022-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 14 de enero de 2015. A. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

Partes: Apelante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Partes contrarias: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ. TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 26 de agosto de 2009, la sociedad TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A., solicitó el registro como marca del signo mixto SINMOS-K (se reivindica colores), representada por una mosca, la cual se encuentra contenida dentro de la letra “O”, todo en combinación de los colores blanco y púrpura, para amparar los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, insecticidas”. 2.

El 13 de octubre de 2009, la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., formuló oposición al registro solicitado sobre la base de los siguientes argumentos: – Se encuentra exitosamente consolidada en el mercado, gracias a ser uno de los principales agentes dedicados a ofrecer productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional. Es titular de las siguientes marcas: CALOREX (Certificado No. 74795);

CONTROL (Certificado No. 102150); DENTODEX (Certificado No. 106851); DENTRODIN (Certificado No. 106905); GLUCOSOFT (Certificado No. 126449); OUT! (Certificado No. 72314); SAPOLIO (Certificado No. 74194); y VT (Certificado No. 71157). – La denominación SINMOS-K es una expresión descriptiva, ya que describe una de las características de los insecticidas y desinfectantes: “sin moscas”. 3.

El 14 de junio de 2010, la Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI, mediante la Resolución No. 1261-2010/CSD-INDECOPI, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado. 4. El 30 de junio de 2010, la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5.

El 14 de noviembre de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 2533-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 1261-2010/CSD- INDECOPI, y dispuso que se inicie de oficio las acciones de nulidad de las marcas denominativas MOSCAFIN (Certificado No. 143064) y KITAMOSKA-I (Certificado No. 161545), ambas registradas en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.

La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., presentó demanda contencioso administrativa contra las anteriores Resoluciones. 7. El Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Siete de 19 de junio de 2013, declaró infundada la demanda. 8.

La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 10. Indica, que el signo solicitado carece de distintividad, debido a su carácter meramente descriptivo. Por lo tanto, la denominación SINMOS-K se limita a informar al consumidor medio que el producto cumple con la finalidad o destino para la cual se emplean los insecticidas, desinfectantes, y demás productos contenidos en la Clase No. 5 de la Nomenclatura Oficial. 11.

Sostiene, que el hecho que la denominación “SINMOS” se encuentre separada de la letra “K” con un guión, no obsta para que el consumidor medio aprecie que este signo describe el destino de los productos que pretende amparar. 12. Agrega, que los elementos figurativos y cromáticos no dotan de distintividad al signo en conflicto. Por el contrario, corroboran el carácter descriptivo del signo. 13.

Señala, que se pretende monopolizar la utilización de un término que puede ser utilizado por cualquier agente de mercado, a fin de excluir a éstos de emplear dicha denominación. b. Argumentos de la contestación de la demanda. El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 14. Indica, que la marca registrada ha sido concedida sin reivindicar la denominación SINMOS-K, concediéndose sólo para proteger el aspecto gráfico del signo en su conjunto. 15.

Agrega, que no existe ninguna controversia respecto al carácter descriptivo de la denominación SINMOS-K, ya que el Tribunal del INDECOPI había determinado tal carácter. 16. Manifiesta, que la marca registrada está dotada de distintividad, toda vez que se encuentra constituida por una diversidad de elementos figurativos y cromáticos, y no por la denominación descriptiva SINMOS- K. Por lo tanto, resulta fácil identificar el origen empresarial de los productos. 17.

Agrega, que la presencia de una mosca en el signo solicitado no le resta distintividad al signo, toda vez que ese elemento presenta características particulares y no se presenta de forma aislada sino como parte del conjunto del signo. La sociedad TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A., contestó la demanda sobre base de los siguientes argumentos: 18.

Manifiesta, que la sociedad demandante confunde lo que es un signo descriptivo con un signo evocativo. Por lo tanto del análisis en conjunto del signo solicitado, se infiere que se está en presencia de un signo evocativo que goza de total distintividad. 19. Arguye, que el INDECOPI no le concedió en ningún momento derechos exclusivos sobre la denominación SINMOS-K. c. Sentencia de primera instancia. 20.

El Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Siete de 19 de junio de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que debe “(…) atenderse que la expresión SINMOS-K es descriptiva y por ello no ha sido reivindicada de manera exclusiva a favor de la codemandada Tecnología Química y Comercio S.A., por tanto siendo que dicha expresión es de libre uso para todos los competidores del mercado, no se ha vulnerado derecho alguno de la recurrente.

En tanto lo que se ha registrado es una representación gráfica (denominación SINMOS-K que contiene un gráfico estilizado de una mosca al interior de la letra O) que requiere de una operación mental de los consumidores para conocer la finalidad del producto y que, además cumple con el registro de distintividad de productos que se exige a toda marca”. d. Recurso de apelación. 21.

La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda, y agregó que “(…) si bien es cierto la denominación SINMOS-K no ha sido reivindicada, (…) al momento de otorgar dicho signo ha obviado que los elementos adicionales sí producirían mayor descripción a la denominación y no otorgarían distintividad”.

Por lo tanto, no estamos en presencia de un signo fantasía. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 22. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “1. Criterios para determinar la capacidad distintiva de un signo mixto cuando contiene algún elemento descriptivo de los productos o servicios que pretende distinguir”. 23.

No se hará la interpretación del artículo 136 ya que no es pertinente para resolver el asunto particular. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 134 literal a), b), g)[1], 135 literales b) y e)[2], y 157[3] de la misma normativa. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 24. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Concepto de marca.

Requisitos para el registro de las marcas. La distintividad como factor esencial. B. Elementos denominativos descriptivos en un signo mixto. El análisis fonético para determinar la descriptividad. C. Los signos evocativos. D. Elementos explicativos que acompañan al signo a registrarse como marca. C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA DISTINTIVIDAD COMO FACTOR ESENCIAL. 25. En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro como marca del signo mixto SINMOS-K. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro, haciendo énfasis en la distintividad como factor esencial. 26.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, expedida en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011: “Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: – Diferencia los productos o servicios que se ofertan. – Es indicadora de la procedencia empresarial. – Indica la calidad del producto o servicio que identifica. – Concentra el goodwill del titular de la marca. – Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo (…)”. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET"). Respecto de la función publicitaria ha reiterado lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).[4] El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro de marca; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa. Es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.” 27. En relación con la distintividad como elemento esencial el Tribunal ha precisado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009). 28. La corte consultante tendrá que analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señalada en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. ELEMENTOS DENOMINATIVOS DESCRIPTIVOS EN UN SIGNO MIXTO. EL ANÁLISIS FONÉTICO PARA DETERMINAR LA DESCRIPTIVIDAD. 29. La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., sostiene que el signo solicitado es descriptivo. Argumenta que el hecho de que la denominación SINMOS se encuentre separada con un guion, no obsta para que el consumidor aprecie que este signo describe el destino de los productos que pretende amparar. 30.

Como el signo solicitado es mixto, SINMOS-K tiene un elemento denominativo y supuestamente descriptivo. 31. De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado, y para ello se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 29-IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

(…) Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.” 32.

Ahora bien, el caso particular tiene ciertas peculiaridades que merecen un análisis especial. Si bien ortográficamente la palabra SINMOS-K no es parte del idioma castellano, fonéticamente la situación puede cambiar. Por tal motivo, la corte consultante deberá analizar no sólo el aspecto ortográfico sino el fonético para determinar si el signo es descriptivo para los productos de la clase 5. 33.

En nuestro idioma podemos hacer ciertas conjunciones de letras y partículas cuya pronunciación sea idéntica a algunas palabras. Por ejemplo las palabras Krolina o Cbra; en estricto sentido no se encuentran en el diccionario, pero si las pronunciamos lo haríamos igual que el nombre Carolina o el animal Cebra. 34. Este tipo de estructuras deben analizarse más allá de su aspecto ortográfico, ya que el público consumidor aprehende y comunica las marcas por su pronunciación. Ciertamente el móvil fonético es el que más impacta en la mente del consumidor y el que genera la recordación de las marcas denominativas o de las mixtas cuya parte denominativa es relevante. 35.

En este sentido, la corte consultante para determinar si el signo mixto SINMOS-K es descriptivo en la clase 5, deberá establecer si su pronunciación es idéntica a una palabra descriptiva en dicha clase o clases conexas. Si esto es así nos encontraríamos en frente de un signo irregistrable sobre la base de dicho análisis fonético. Ningún empresario se puede apropiar de una palabra descriptiva, camuflando su condición con un juego de letras que el público consumidor inmediatamente captaría. 36.

La corte consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo mixto SINMOS-K es descriptivo para los productos de la clase 5 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. C. LOS SIGNOS EVOCATIVOS. 37. Como quiera que la sociedad TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A., argumentara que el signo solicitado es evocativo, se tratará el tema de los signos evocativos. 38.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164-IP-2012: “El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas, no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, pues, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo.

Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta, ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el tema[5]. A continuación se transcribirá: "Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.

En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).

En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ).

(…) a) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido. Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.

Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades ( )"[6]. 39. Así las cosas, la corte consultante deberá establecer si el signo solicitado es evocativo y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

D. ELEMENTOS EXPLICATIVOS QUE ACOMPAÑAN AL SIGNO A REGISTRARSE COMO MARCA. 40. El INDECOPI afirmó que la marca registrada ha sido concedida sin reivindicar la denominación SINMOS-K. 41. De conformidad con lo anterior, estaríamos en frente de elementos explicativos. Por lo tanto, el Tribunal entrará a dilucidar qué papel juegan en el análisis de registrabilidad los elementos explicativos, así como las características que deben tener para ser considerados como tales.[7] 42.

Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el proceso 170-IP-2011: “El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios, (lo subrayado es nuestro).

(…)”. De conformidad con el artículo transcrito, el titular de una marca registrada al momento de insertarla en el mercado, puede acompañarla de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, así como pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor.

Con el fin de armonizar de manera adecuada el sistema de protección, se debe concordar el sistema de registro con el uso real en el mercado. Del uso real y efectivo de las marcas depende la eficacia y vigencia de la protección en el campo registral; de esta sincronía nacen figuras como la cancelación de la marca por no uso, que no es más que una armonización de los dos campos: el del uso en el mercado y el registral.

Por esta razón, y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de utilizar frases o elementos explicativos que bien pueden hacer referencia a otras marcas, las oficinas de registro pueden permitir que el signo a registrar esté acompañado por dichos elementos explicativos. La idea de lo anterior es que los actores en el mercado conozcan a ciencia cierta cómo se utilizará la marca en el comercio.

Si la norma permite “usar” ciertos elementos explicativos en el mercado, en el ámbito registral se puede insertar dicha información precisamente para proteger a los actores en el comercio de bienes y servicios. Pero para poder insertar los elementos explicativos en el registro se deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para su utilización en el mercado, que adaptados al campo registral son: - Que se haga de buena fe.

La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio.

De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. - Que no se inserten para ser usados a título de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante.

En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro de marcas que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciando claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro de marcas deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados. - Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior.

El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. - Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido.

Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. La oficina nacional competente, al enfrentarse al registro de un signo acompañado de elementos explicativos, debe cuidar que dicho elemento no genere riesgo de confusión o asociación en relación con otros signos distintivos. Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. 43.

En este orden de ideas, la corte consultante debe determinar si el elemento SINMOS-K cumple con los requisitos que deben tener los elementos explicativos, tal y como fueron establecidos en la presente providencia. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señalada en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

La corte consultante deberá analizar si el elemento gráfico le otorga distintividad al signo solicitado. Al efecto, deberá tomar en cuenta los elementos figurativos y cromáticos del aspecto gráfico del signo. En caso de ser distintivo, se podrá registrar el signo solicitado para proteger el aspecto gráfico del conjunto de la marca.

SEGUNDO: En este sentido, la corte consultante para determinar si el signo mixto SINMOS-K es descriptivo en la clase 5, deberá establecer si su pronunciación es idéntica a una palabra descriptiva en dicha clase o clases conexas. Si esto es así nos encontraríamos frente a un signo irregistrable sobre la base de dicho análisis fonético.

Ningún empresario se puede apropiar de una palabra descriptiva, camuflando su condición con un juego de letras que el público consumidor inmediatamente captaría. La corte consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo mixto SINMOS-K es descriptivo para los productos de la clase 5 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

TERCERO: La corte consultante deberá establecer si el signo solicitado es evocativo y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

CUARTO: La corte consultante debe determinar si el elemento denominativo SINMOS-K cumple con los requisitos que deben tener los elementos explicativos, tal y como fueron establecidos en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese a la Autoridad Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADO MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 178-IP-2014 ----------------------- [1] Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” (…)”. [2] Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…)”. [3] Artículo 157 “Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”. [4] Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.

Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. [5] Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, expedida dentro del proceso 4-IP-95. [6] BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

“DERECHO DE MARCAS”, Tomo II, págs. 78 y 79. [7] Se seguirá como precedente lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el proceso 170-IP-2011.