PROCESO 53-IP-2014 — Andean Community

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 53-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala especializada en lo Contencioso Administrativo, subespecialidad en temas de mercado de la República del Perú. Patente de invención: “Formulación de alta dosis de Ibandronato” Actor: F. Hoffman-La Roche AG.

Proceso interno: 03402-2010-0-1801-JR-CA-02. Magistrado ponente: Doctor José Vicente Troya Jaramillo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y dos días del mes de enero del año dos mil quince en Sesión Judicial, se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción.[1] VISTOS: El 12 de mayo de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala especializada en lo Contencioso Administrativo, subespecialidad en temas de mercado de la República del Perú, relativa a los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 03402-2010-0-1801-JR-CA-02, El Auto del 10 de septiembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial solicitada.

ANTECEDENTES Partes Apelante: F. Hoffmann-La Roche AG. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. Tercero: Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacional-ADIFAN. Hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

Con fecha 15 de agosto de 2003, F. Holfmann-La Roche Ag, solicitó la patente de invención denominada “Formulación de alta dosis de Ibandronato”. Esta solicitud se presentó reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud 02028745.4 radicada el 20 de diciembre de 2002 ante la Oficina Europea de Patentes. 2. El 25 de junio de 2004 se publicó en el diario “Oficial el Peruano”, el extracto de la solicitud de patente denominada “Formulación de alta dosis de Ibandronato”. 3.

La Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales ADIFAN, con fecha 5 de octubre de 2004, formuló oposición en contra de la solicitud de patente, manifestando que no cumple con los requisitos de claridad, novedad y nivel inventivo en relación con los documentos FR 2727629 Kit para el ciclo del tratamiento de la osteoporosis y US 6143326, preparación farmacéutica oral que contiene IBANDRONATO. 4.

A través de escrito de 6 de abril de 2005, la solicitante, dio contestación oportuna a la oposición presentando argumentos y un nuevo pliego de 11 reivindicaciones. 5. El 3 de enero de 2007, la examinadora de patentes, emitió el informe técnico PCG 06-2007 en el cual concluyó que: “Las reivindicaciones 1 a 11 no cumplen con los requisitos de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486”; y, “Se considera fundada la oposición planteada por Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales ADIFAN, respecto a la falta de claridad y de nivel inventivo del pliego original de la presente solicitud”. 6.

El 2 de mayo de 2007, el solicitante dio respuesta al informe Técnico PCG 06-2007, presentando sus argumentos de descargo, así como un nuevo pliego de 8 reivindicaciones. 7. El 14 de mayo de 2007, la examinadora de patente emitió el informe técnico PCG 06-2007/A en el cual concluyó: “La oposición formulada por la Asociación de Industria Farmacéuticas de Origen y Capital Nacional es ADIFAN respecto al nivel inventivo de la presente solicitud se declara fundada.”; y, “Las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486”. 8.

El 2 de agosto de 2007, F. Hoffmann-La Roche AG, presentó una solicitud divisional, ante lo cual, la Oficina de Invenciones y nuevas Tecnologías tuvo por fraccionadas la solicitud y dispuso que la misma se limite a las reivindicaciones presentadas por escrito de fecha 2 de mayo de 2007. 9. Mediante Resolución 111-2007/OIN-Indecopi de 29 de octubre de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías declaró fundada la oposición y denegó la patente solicitada, considerando que las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo. 10.

A través de escrito de 23 de noviembre de 2007, la solicitante radicó escrito de apelación en contra de la Resolución No. 1111-2007/OIN- Indecopi, fundamentándose en que las reivindicaciones 1 a 8 cumplen con los requisitos de patentabilidad. 11. El 5 de junio de 2008, la Sala de Propiedad Intelectual dicta Resolución Nro. 1307-2008/TPI-Indecopi a través de la cual declaró nula la resolución Nro. 1111-2007OIN-Indecopi y dispone devolver lo actuado a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías para que emita un nuevo pronunciamiento. 12.

Mediante proveído de 7 de julio de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, dispone que el examinador de patentes emita un informe sobre los argumentos y medios probatorios presentados por la solicitante. 13. El 23 de julio de 2008, la examinadora de patente emitió el Informe Técnico PCG 06-2007/b en el que concluye: “Las reivindicaciones 1 a 8 de fecha 2 de mayo de 2007 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486”; y, “La oposición formulada por Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales-ADIFAN, respecto al nivel inventivo de la presentada solicitud se declara fundada”. 14.

El 4 de diciembre de 2008, la solicitante, dio respuesta al Informe Técnico PCG 06-2007/b, presentando un nuevo pliego de 8 reivindicaciones y exponiendo argumentos. 15. A través de Informe Técnico PCG 06-2007/c de fecha 9 de enero de 2009, la examinadora de patentes enunció que: “Las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486”; y “La oposición formulada por Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital nacionales ADIFAN, respecto al nivel inventivo de la presente solicitud se declara fundada”. 16.

Mediante Resolución Nro. 3-2009/CIN-Indecopi de 20 de enero de 2009, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente solicitada. En sus considerandos estableció que las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo. 17. El 12 de febrero de 2009, la solicitante, interpuso recurso de reconsideración presentando nuevas pruebas instrumentales. 18.

Con fecha 18 de febrero de 2009, se emite un informe técnico realizado sin previa notificación a la solicitante, en el que se concluye que: “Las reivindicaciones de la 1 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486”; y, “La oposición presentada por ADIFAN se considera fundada respecto a la falta de nivel inventivo”. 19.

Con Resolución No. 12-2009/CIN-Indecopi de fecha 3 de marzo de 2009, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la solicitante, al afirmar que las nuevas pruebas instrumentadas no desvirtúan los fundamentos contenidos en la Resolución No. 3-2009/CIN-Indecopi. 20. El 27 de marzo de 2009, la solicitante interpuso recurso de apelación, aseverando que las reivindicaciones 1 a 8 de su patente FORMULACIÓN DE ALTA DOSIS DE IBANDRONATO cumplen con los requisitos de patentabilidad. 21.

Con fecha 10 de marzo de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución No. 599- 2010/TPI-INDECOPI, confirma la Resolución No. 12-2009/CIN-INDECOPI de fecha 3 de marzo de 2009 y por sus efectos, la Resolución No. 3- 2009/CIN-INDECOPI, de fecha 20 de enero de 2009, que negó la solicitud de patente de invención para FORMULACIÓN DE ALTA DOSIS DE IBANDRONATO, solicitada por F. Hoffmann-La Roche AG, en base al informe Técnico PR 4-10 y notificando el Informe Técnico 06-2007/c. 22.

El 14 de mayo de 2010, F.HOFFMAN- LA ROCHE AG., interpone demanda contenciosa administrativa en contra del INDECOPI, impugnando la Resolución 599-2010/TPI-INDECOPI de 10 de marzo de 2010. 23. Con fecha 18 de septiembre de 2012, el Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, declara fundada la demanda presentada por F. HOFFMAN –LA ROCHE AG., en consecuencia declarando nula la Resolución 0599-2010/TPI; y, disponiendo su cumplimiento a la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. 24.

El 5 de octubre de 2012, el INDECOPI, interpone recurso de apelación de la sentencia emitida por el Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima con fecha 18 de septiembre de 2012. 25. El 17 de diciembre de 2013 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso con Subespecialidad en Temas de Mercado, decide suspender el proceso; y en consecuencia, solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, requiriendo a este Tribunal se pronuncie sobre: “Como debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten”. a. Argumentos de la Demanda Contenciosa Administrativa.

La compañía F. Hoffman-La Roche AG., dentro de los argumentos de su demanda manifestó lo siguiente: 26. Violación del principio del debido procedimiento administrativo, al emitirse la resolución No. 3-2009/CIN-Indecopi, sin permitir a F. Hoffmann-La Roche AG. ejercer su derecho de defensa, con relación al informe Técnico PCG 06-2007/c. 27.

Aclara que la Resolución 3-2009/CIN-Indecopi que negó la patente solicitada, se basó en el Informe Técnico PCG 06/2007/c, mismo que les fue notificado conjuntamente con la Resolución Nro. 3-2009/CIN- Indecopi. ( ) “la autoridad sabiendo que el informe técnico PCG 06/2007/c negaba la patente solicitada, no nos permitió ejercer nuestro derecho de defensa con relación a dicho informe y más bien nos notificó directamente con la Resolución Nro. 3-2009/CIN-Indecopi”. 28.

Que la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías violó las normas procedimentales y limitó el derecho a la defensa de F. Hoffman- La Roche AG. al no notificarle en forma oportuna el informe PCG 06- 2007/c, impidiendo así que la solicitante pudiera pronunciarse sobre el mismo y de ser necesario subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo. 29.

Que el trámite de la solicitud de patente de invención se encuentra regulada por la Decisión 486 de la Comunidad Andina, norma que establece claramente que cuando la Oficina Nacional competente encontrara que, de acuerdo al examen correspondiente denominado en la práctica informe técnico, la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión notificará tal hecho al solicitante para que en un plazo de 60 días ejerza su derecho de defensa absolviendo los cuestionamientos o subsanado los impedimentos a que hubiera lugar. 30.

Que: “(…) el derecho de la solicitante a obtener una decisión fundada en derecho no se cumple cuando la administración basa su resolución final en un Informe Técnico que no permitió fuera contradicho por F. Hoffman-La Roche AG”. b. Argumentos de la contestación a la demanda Contenciosa Administrativa. 31. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, al momento de contestar la demanda, presentó por su parte, los siguientes argumentos: 32.

Afirmó que la actora nunca denunció en su segundo recurso de apelación en sede administrativa que, la falta de notificación del último Informe Técnico PR-04-10 emitido en primera instancia antes de resolver, haya afectado su derecho de defensa “(…) en el referido recurso de reconsideración y luego de apelación, la actora se limitó a sustentar según su criterio, que la patente solicitada cumplía con el requisito de nivel inventivo”. 33.

Que “(…) el principio de congruencia procesal establece que, la actuación del órgano que absuelve el grado de una apelación determinada se circunscribe al contenido del recurso interpuesto (Tantum Apellatum Quantum Devolulum)”. 34. Que no es legalmente posible denunciar la falta de notificación del Informe Técnico PCG 06-2007/c, así como del Informe PR 04-10, en base a lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Decisión 486. 35.

Que: “(…) era obligatorio para la Oficina -hoy Dirección- de Invenciones notificar la primera inconformidad, como sucedió efectivamente en el procedimiento materia de autos, más no era obligatorio para la Dirección notificar las siguientes objeciones técnicas y menos aún al Tribunal”. 36. Que: “(…) la potestad de no notificar la opinión técnica que sustenta una segunda, tercera o cuarta inconformidad con la patente solicitada por la demandante, no vulnera de modo alguno el derecho de defensa (…)”. d. Argumentos contenidos en la Sentencia de Primera Instancia. 37.

El Séptimo Juzgado de lo Contencioso Administrativo, consideró que la entidad administrativa, vulneró el derecho del demandante respecto de su derecho de refutar los argumentos contenidos en el Informe Técnico PR 4-10, al no haberlo puesto en su conocimiento, motivo por el cual se infringió el principio del debido proceso, configurándose la causal de nulidad. e. Argumentos del Recurso de Apelación. 38.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, fundamentó su recurso de apelación en los siguientes argumentos: 39. Que respecto a la falta de notificación con el informe técnico y según lo señalado en el artículo 45 de la Decisión 486, la Autoridad no está obligada a notificar por segunda, tercera o cuarta vez los informes dentro de un trámite de patente. 40.

Que, “(…) el tercer párrafo del artículo 45 de la Decisión 486, establece claramente que si el solicitante no absuelve la inconformidad notificada o si, pese a la absolución subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina competente negará la patente”. 41. Sostiene que: “(…) En lo que respecta al artículo 46 de la misma Decisión, puede entenderse que la Autoridad Administrativa podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideran idóneos para que emitan la opinión; misma que de ser recogida por la Autoridad servirá para notificar la inconformidad de la solicitud de la patente al solicitante; y como es evidente y aplicando la regla general, la inconformidad sustentada en la opinión de un experto es notificada obligatoriamente al solicitante por una sola vez”. 42.

Señala que: “(…) La Secretaria de la Comunidad Andina emitió el dictamen No. 01-2011, de fecha 17 de octubre de 2011 concluyendo que de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486, la Autoridad únicamente se encuentra obligada a notificar el primer informe técnico que se recabe con motivo de un procedimiento de solicitud de patente; constituyendo una facultad, y no una obligación, notificar los sucesivos informes técnicos que pudieran recabar luego”. 43.

Afirma que: “(…) Sentencias de la Sala Civil permanente de la Corte Suprema de Justicia en las que se establece lo que la Secretaria General de la Comunidad Andina ha reconocido; que el INDECOPI, únicamente está obligado a notificar el primer informe técnico y no los emitidos en forma sucesiva, con lo cual la interpretación equivocada del Juzgado, pierde todo asidero legal”. 44.

Arguye que “(…) la sentencia apelada causa agravio a nuestra parte debido a que el criterio utilizando altera el procedimiento de concesión de patente establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vulnera con ello no solo la finalidad del procedimiento sino la competencia atribuida a INDECOPI en materia de invenciones”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 45. La Corte consultante, solicita la interpretación de las siguientes normas: artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[2]. 46. Se considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa a la patente denominada “Formulación de alta dosis de Ibandronato”, fue presentada el 15 de agosto de 2003, en vigencia de la antes mencionada norma.

C. CUESTION EN DEBATE 47. En armonía con lo expuesto, el tema que debe ser objeto de la presente interpretación prejudicial es el siguiente: A. DE LA NOTIFICACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN 486. 48. El Séptimo Juzgado de lo Contencioso Administrativo, consideró que la entidad administrativa, vulneró el derecho del demandante respecto de su derecho de refutar los argumentos contenidos en el Informe Técnico PR 4-10, al no haberlo puesto en su conocimiento, motivo por el cual se infringió el principio del debido proceso, configurándose la causal de nulidad y por su parte el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI- en su recurso de apelación, manifestó que según lo señalado en el artículo 45 de la Decisión 486, la Autoridad no está obligada a notificar por segunda, tercera o cuarta vez los informes dentro de un trámite de patente. 49.

Para dar respuesta a la inquietud del Juez consultante respecto a: “Como debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten”. Se absolverá la duda respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. 50.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa.” (Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013). 51.

Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”. 52.

En la misma interpretación prejudicial, 236-IP-2013, el Tribunal ha manifestado “De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”. 53. Se aclara, que el profesional o los profesionales considerados como expertos técnicos, no son personas con dependencia laboral de la Oficina Nacional Competente, es decir, son autónomas de la mencionada Oficina. 54.

Finalmente se cita la jurisprudencia del Tribunal respecto a la idoneidad de los expertos u organismos que emiten los informes técnicos: 55. “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente”. (Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2013). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRONUNCIAMIENTO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.

La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno 03402-2010-0-1801-JR-CA-02, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial el señor Presidente, los señores Magistrados que participaron en su adopción y el Secretario.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 53-IP-2014 ----------------------- [1] Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta No. 30-J-T-TJCA-2014. [2] Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

(…)”.