TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 94-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala de la República del Ecuador.

Demandante: THOMSON CONSUMER ELECTRONICS S.A. Demandado: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Marca: “La nueva era del entretenimiento”. Expediente Interno: 17811-2013-3050. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil quince.

VISTOS: El Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, de la República del Ecuador, ha remitido el oficio 2645-S-TDCA-No.1, de 30 de julio de 2014, recibido por este Tribunal el 1 de agosto de 2014, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 17811-2013-3050. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 6 de noviembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

ANTEDECENTES: Partes Demandante: THOMSON CONSUMER ELECTRONICS, INC. Demandado: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL y PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 17 de enero de 2000, Thomson Consumer Electronics, Inc., solicitó el registro de la marca “LA NUEVA ERA DEL ENTRETENIMIENTO” (denominativa), destinada a proteger todos los productos de la Clase 9 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual 420 correspondiente al mes de enero de 2000. En contra de la solicitud de registro la empresa New Era Co. Ltd. presentó observación fundamentándose en la titularidad del signo “NEW ERA” (denominativo) para amparar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante providencia de 8 de mayo de 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, corrió traslado a la solicitante con la observación para que presente sus argumentos de contestación correspondientes. El 20 de junio de 2000, la empresa Thomson Consumer Electronics, Inc., contestó la observación presentada en contra de su solicitud de registro.

Mediante Resolución 978073 de 1 de noviembre de 2000, notificada el 9 de los mismos mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, decidió aceptar la observación y rechazar la solicitud de registro del signo solicitado. El 18 de enero de 2001 Thomson Consumer Electronics, Inc., presenta demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 978073.

Mediante providencia de 26 de enero de 2001 el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, avoca conocimiento de la demanda corriendo traslado al demandado para que conteste. El 21 de febrero de 2001 el Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda interpuesta en contra de la Resolución 978073.

A través de la providencia de 21 de mayo de 2003, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, abre la causa a prueba por el término de quince días. Thomson Consumer Electronics, Inc., a través del escrito de 3 de junio de 2003, presenta escrito de pruebas. El Director Nacional de Propiedad Industrial, presenta el 4 de junio de 2003 el escrito a través del cual solicita sus respectivas pruebas dentro del proceso.

Mediante providencia de 31 de mayo de 2013 el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, decide suspender el proceso; y en consecuencia, solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de los artículos 165 y 168 de la Decisión 486.

Argumentos contenidos en la Resolución impugnada. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial consideró que el signo solicitado no es distintivo respecto del signo opositor ya que posee elementos que lo hacen muy similar a la marca prioritaria, razón por la cual decidió aceptar la observación y rechazar la solicitud de registro. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

La compañía Thomson Consumer Electronics, Inc., dentro de los argumentos de su demanda manifestó lo siguiente: Afirma que la marca “LA NUEVA ERA DEL ENTRETENIMIENTO” (denominativa) es plenamente susceptible de registro y prueba de ello es que se encuentra registrada en varios países. Asegura que a pesar de que los signos en conflicto están destinados a amparar productos de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, son distintos, tal es así que el signo previo ampara: “reguladores de voltaje para automóviles, partes eléctricas, instrumentos para automóviles, interruptores de encendido” mientras que el signo solicitado: “aparatos para transmisión, recepción, procesamiento, radio, fonógrafos, cámaras, video cámaras, amplificadores, antenas, etc”.

Que comparadas las marcas en conflicto se puede determinar que su signo es suficientemente distintivo y que existen suficientes diferencias visuales, gráficas y fonéticas, por lo que no existe posibilidad alguna de confusión en el público consumidor. Enuncia que el signo “La nueva era del entretenimiento” (denominativo) ha sido concedido en muchos otros países, lo cual lo demostrará oportunamente.

Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa. El Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual–IEPI-, al momento de contestar la demanda, expuso por su parte, los siguientes argumentos: Afirma que al realizar el análisis de las marcas de acuerdo con lo determinado por la doctrina, es decir, en su conjunto, de modo sucesivo, atendiendo más a las semejanzas que a las diferencias, desde la óptica del consumidor común y corriente, realizada la comparación entre las denominaciones concluye que éstas poseen elementos que las hacen muy similares y, por lo tanto, producirían confusión tanto en los medios comerciales como en el público consumidor.

Que la marca solicitada “LA NUEVA ERA DEL ENTRETENIMIENTO” (denominativa), no posee los suficientes elementos distintivos respecto de la marca observante, más aún cuando amparan productos de naturaleza similar y se causaría confusión y asociación por parte de los consumidores al asumir que se trata del mismo origen empresarial. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344.

No se interpretarán los artículos 82 literal a) de la Decisión 344 ni los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 por no ser aplicables al caso. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza.

Riesgo de Confusión: directa e indirecta o asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. Clases de signos: comparación entre signos denominativos compuestos. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras en idioma extranjero. Conexión competitiva entre productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones y la debida motivación. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: A. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA O ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. Tomando en cuenta que la sociedad Thomson Consumer Electronics, Inc., solicitó el registro del signo “La nueva era del entretenimiento” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; y, que la sociedad New Era Co.

Ltd. presentó observación a la solicitud de registro, bajo el argumento del registro previo de su marca “New era” (denominativa) para la misma Clase Internacional; se estima necesario hacer referencia a la identidad y la semejanza entre marcas. La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares tanto entre sí como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Riesgo de confusión: Directa e Indirecta y asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

Reglas para realizar el cotejo de marcas. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. El juez consultante deberá evaluar si el signo solicitado “La nueva era del entretenimiento” (denominativo) es confundible con la marca “New era” (denominativa).

C. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS. En el caso en análisis los signos confrontados “La nueva era del entretenimiento” y “New era” son signos denominativos compuestos, en razón de lo cual en este acápite se hará mención a lo que se refiere a este tipo de signos. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 de abril de 2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

Corresponde en el caso en análisis que el juez consultante analice si los signos confrontados “La nueva era del entretenimiento” y “New era” ambos denominativos son o no confundibles al grado de causar riesgo de confusión. D. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS COMPUESTOS POR PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. En consideración a que la marca registrada sobre la cual se presentó la observación “New era” (denominativa) se encuentra en idioma inglés, este Tribunal analizará lo referente a los signos en idioma extranjero.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del Proceso 146-IP-2013: “Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca”.

Ratificando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 144-IP-2013, “Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación con los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual”.

El Tratadista Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, enuncia que “(…) una marca de fantasía puede ser aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características. Así serán de fantasía “Alba” y “El Mono” para pinturas, “Estrella” para algodón o “Estanciera” para automóviles”.

Este Tribunal en lo referente a los signos de fantasía ha mencionado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

(…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de 344 de del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación Prejudicial de, publicada en del Acuerdo de Cartagena N° 759, de ). Respecto a la afirmación efectuada por la empresa actora, es el Juez Consultante quien deberá analizar si en efecto los términos “New era”, son expresiones conocidas o no por el público consumidor para productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y que puede a su vez crear confusión respecto del signo solicitado “La nueva era del entretenimiento” (denominativo).

E. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LA CLASE 9 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. En el caso de autos, la sociedad Thomson Consumer Electronics, Inc., solicitó el registro del signo “La nueva era del entretenimiento” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, en particular “aparatos para transmisión, recepción, procesamiento, radio, fonógrafos, cámaras, video cámaras, amplificadores, antenas”, y la sociedad New Era Co.

Ltd. presentó observación a la solicitud de registro bajo el argumento del registro previo de su marca “New era” (denominativa) para proteger productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial: “reguladores de voltaje para automóviles, partes eléctricas, instrumentos para automóviles, interruptores de encendido”.

En tal virtud es necesario referirse al tema de la conexión competitiva entre productos de la misma Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos de la misma clase. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.

Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).” El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos diferentes en la misma Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.

F. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES Y LA DEBIDA MOTIVACIÓN. En el presente proceso, el demandante enuncia que el signo “La nueva era del entretenimiento” (denominativo) ha sido concedido en muchos otros países, por lo que se desarrollará el tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente. Asimismo, del análisis del expediente, se ha verificado que la resolución que deniega la marca consta de una página, por lo que se hace el análisis del tema de la debida motivación. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “(…) “El sistema de registro de marcas que se adoptó en se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de 344 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.

O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de ).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marca la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marca, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la Oficina de Registro de Marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

(…)”. Respecto de la debida motivación este Tribunal ha manifestado que: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por falta de motivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.

En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en que concede o deniega el registro de marca, es decir no puede mantener en secreto dicho proceso y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marca, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos”.

Del análisis del expediente, se ha verificado que la resolución administrativa que deniega la marca sólo cuenta con una página, y que el fundamento de la denegatoria consiste en un párrafo. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar si ese hecho podría constituir un supuesto de falta de debida motivación. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), de la Decisión 344, sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin gráfico.

Al comparar signos denominativos debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina, y establecidas en esta providencia.

TERCERO: Los signos conformados por una o más palabras (respecto de la marca registrada) en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía. El Juez Consultante, deberá analizar si en efecto los términos “New era” de la marca registrada son expresiones conocidas o no por el público consumidor para productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y que pueden a su vez crear confusión respecto del signo solicitado “La nueva era del entretenimiento” (denominativo).

CUARTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos de la misma clase que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto que, en principio, al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

QUINTO: El principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. Los actos administrativos que conceden o deniegan un signo requieren de motivación para su validez.

Además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente por la misma norma comunitaria. Por lo que, la resolución que los contenga si por falta de motivación lesiona el derecho de defensa de los administrados podrían quedar afectada de nulidad absoluta. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 94-IP-2014