PROCESO 100-IP-2014 — Andean Community

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 100-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 28 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la República del Perú. Apelante: HELSINN HEALTHCARE S.A. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI.

Asunto: Patente “Formulaciones farmacéuticas líquidas de palonosetron”. Expediente Interno: 00623-2010-0-1801-JR-CA-03. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil quince. El señor Magistrado Dr. Luis José Diez Canseco Núñez, disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción. VISTOS: El Oficio 623-2010-0/8vaSECA-CSJLI-PJ, de 11 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal vía electrónica el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 00623-2010-0-1801-JR-CA-03.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 6 de noviembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes: Apelante: HELSINN HEALTHCARE S.A. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- de la República del Perú. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 30 de enero de 2004, Helsinn Healthcare S.A., solicitó la patente de invención denominada “Formulaciones Farmacéuticas Líquidas de Palonosetron”.

Esta solicitud se presentó reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud 60/444,351 radicada el 30 de enero de 2003 en Estados Unidos. El 28 de enero de 2005 se otorgó la orden de Aviso 066-2005, efectuándose la correspondiente publicación en el diario “Oficial el Peruano”, el 20 de abril de 2005. El 4 de agosto de 2005, Helsinn Healthcare S.A. adjuntó un nuevo pliego de 58 reivindicaciones, solicitando que el mismo sea tomado en cuenta.

El 13 de noviembre de 2007 la examinadora de patentes emitió el informe técnico PCG 67-2007. El 19 de marzo de 2008 Helsinn Healthcare S.A., dio respuesta al informe técnico, adjuntando un nuevo pliego de 11 reivindicaciones. El 8 de mayo de 2008, la examinadora de patentes emitió el informe técnico PCG-67-2007/A. El 5 de septiembre de 2008 Helsinn Healthcare S.A., dio respuesta al informe técnico PCG-67-2007/A, adjuntando un nuevo pliego de 11 reivindicaciones.

A través de Resolución 1323-2008/DIN-INDECOPI de 7 de noviembre de 2008, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, denegó la patente de invención solicitada al determinar que las reivindicaciones 1 a 8 y 11 no cumplen con los requisitos de claridad. El 5 de diciembre de 2008, Helsinn Healthcare S.A., interpuso recurso de apelación, señalando que su patente cumple con el requisito de claridad.

El 29 de abril de 2009, Helsinn Healthcare S.A., adjuntó un nuevo pliego de 11 reivindicaciones. A través de proveído de 13 de mayo de 2009 la Sala de Propiedad Intelectual en sesión de 8 de mayo de 2009, acordó que no corresponde admitir a trámite un nuevo pliego reivindicatorio presentado por la apelante, toda vez que si bien el artículo 34 de la Decisión 486 establece que el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite, mediante Resolución 2432-2008/TPI-INDECOPI de 7 de octubre de 2008, la Sala estableció el criterio de que sólo se pueden presentar nuevos pliegos reivindicatorios hasta antes de la emisión de la resolución por parte de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

El 23 de octubre de 2009 el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 2775-2009/TPI-INDECOPI confirmó la Resolución 1323-2008/DIN-INDECOPI de 7 de noviembre de 2008 y denegó la patente de invención para “Formulaciones farmacéuticas líquidas de palonosetron” solicitada por Helsinn Healthcare S.A. El 28 de enero de 2010, Helsinn Healthcare S.A., interpone demanda contenciosa administrativa en contra del INDECOPI, impugnando la Resolución 2775-20009/TPI-INDECOPI de 23 de octubre de 2009.

El 5 de marzo de 2010 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, contesta a la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Helsinn Healthcare S.A. Mediante Resolución número Diez de 25 de julio de 2012, el Quinto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, declara infundada la demanda presentada por Helsinn Healthcare S.A.,en consecuencia ratificando la Resolución 2775-2009/TPI-INDECOPI.

En contra de la Resolución número Diez, Helsinn Healthcare S.A., interpuso recurso de apelación. Con fecha 21 de enero de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso con Subespecialidad en temas de mercado, decide suspender el proceso; y en consecuencia, solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos 35, 45 y 46 de la Decisión 486 y solicita a este Tribunal se pronuncie respecto a: Como debe analizarse e interpretarse el artículo 34 de la Decisión 486 respecto a la oportunidad de modificar la solicitud de patente de invención con nuevo pliego de reivindicaciones, y si ésta puede efectuarse ante la segunda instancia administrativa en apelación, una vez denegada la solicitud en primera instancia. Como debe analizarse e interpretarse el artículo 46 de la Decisión 486 respecto a la idoneidad de los expertos que emitan informes sobre la patentabilidad de la invención. Si es necesario que la Oficina Nacional Competente ponga en conocimiento de las partes la experiencia profesional del experto o de los organismos científicos o tecnológicos a fin de probar su idoneidad.

Si la Oficina Nacional Competente puede emitir sus decisiones en base únicamente a los Informes Técnicos tomando estos como el examen de patentabilidad de la invención. Cómo debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten. a. Argumentos de la demanda La compañía Helsinn Healthcare S.A., dentro de los argumentos de su demanda manifestó lo siguiente: 18.

Falta de idoneidad de la técnica que elaboró los informes técnicos en base de los cuales se negó la patente solicitada. 19. Falta de notificación con el informe técnico PCG 67-2007/b evidenciándose una vulneración al debido proceso. 20. Afirma que solo se emitieron dos informes técnicos previos al informe final, el cual no les fue notificado, sino que tan solo fue anexado a la Resolución que denegó la patente, constituyendo una clara discriminación y vulneración al debido proceso, así como indefensión del solicitante. 21.

Asegura que de cien patentes de invención solicitadas en la República del Perú, tan solo veinte y ocho se conceden, evidenciándose que el criterio técnico en la evaluación de patentes tiene serios defectos. 22. Menciona que existe vulneración al principio de doble instancia ya que a pesar de solicitar que los argumentos técnicos sean revisados por un profesional distinto, se repitió lo que la examinadora externa manifestó. 23.

Enuncia que de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 contaban con la posibilidad de modificar el pliego de reivindicaciones, toda vez que el trámite de registro de una patente concluye cuando la decisión que resuelve sobre su otorgamiento o denegatoria ha quedado consentida, lo cual no ocurrió ya que interpuso apelación. 24. Enfatiza en el hecho de que el cambio de criterio implica reconocer que antes sí era factible la modificación de un pliego de reivindicaciones y que si el solicitante no fue informado del nuevo criterio de la autoridad aplicando únicamente a trámites de patentes no tiene cómo presumirlo, ya que el nuevo criterio no fue plasmado en una ley ni en un precedente de observancia obligatoria. 25.

Enuncia que el INDECOPI no niega la patente por los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial sino que su negativa se basa en puros aspectos de claridad que son subjetivos y que pudieron haber sido subsanados por el solicitante si se le hubiera requerido a través de lo estipulado en el artículo 45 de la Decisión 486. 26.

Violación del artículo 18 de la Decisión 486, ya que el INDECOPI nunca proporcionó los argumentos técnicos por los cuales consideraba que la invención carecía de altura inventiva. 27. Considera que se violó además el artículo 45 de la Decisión 486, ya que el INDECOPI debió manifestar las objeciones de claridad con el fin de dar la oportunidad procesal al solicitante de subsanar o aclarar todas aquellas cuestiones que no eran claras. b. Argumentos de la contestación a la demanda 28.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, al momento de contestar la demanda, presentó por su parte, los siguientes argumentos: 29. Afirmó que la actora nunca denunció en su segundo recurso de apelación en sede administrativa que, la falta de notificación del último Informe Técnico PCG 67-2007/b emitido en primera instancia antes de resolver, haya afectado su derecho de defensa “(…) en el referido recurso de apelación, la actora se limitó a cuestionar el proceder de la Dirección, al haber sustentado su Resolución en un Informe Técnico realizado por un examinador externo”. 30.

Que “(…) el principio de congruencia procesal establece que, la actuación del órgano que absuelve el grado de una apelación determinada se circunscribe al contenido del recurso interpuesto (Tantum Apellatum Quantum Devolutum).” 31. Que tal como lo afirma Loutafy: “El Tribunal de segunda instancia sólo puede conocer y decidir aquellas cuestiones a las que ha limitado la apelación el recurrente.

No tiene más facultades de revisión que aquellas que han sido objeto del recurso; sólo puede ser revisado lo apelado: Tantum Apellatum Quantum Devolutum. No puede dar más de lo pedido por el apelante”. 32. Que el supuesto agravio por la falta de notificación del informe técnico nunca fue un hecho controvertido en sede administrativa, por lo que no resulta legalmente procedente pretender ventilar en sede judicial un hecho que no fue controvertido anteriormente. 33.

Que el segundo párrafo del artículo 45 de la Decisión 486 determina con claridad que si la oficina nacional competente estima que es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces, por lo que es potestad de la administración notificar una segunda o sucesivas inconformidades luego de que el solicitante absolvió la primera. 34.

Afirma que “el informe técnico que sirvió a la autoridad para resolver, no podía ser notificado, pues ello no era obligatorio y, por que si así se hubiera hecho el procedimiento hubiera durado indefinidamente, no solo en primera instancia sino también en segunda instancia” 35. Que lo que se notifica no son los informes técnicos sino las inconformidades que considere la autoridad administrativa, mismas que pueden o no sustentarse en una opinión técnica. c. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia. 36.

El Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, consideró que las resoluciones impugnadas fueron dictadas de acuerdo a la ley y no adolecen de causal alguna de nulidad, por lo cual declaro infundada la demanda presentada por Helsinn Healthcare S.A. Argumentos del Recurso de Apelación. 37. La compañía Helsinn Healthcare S.A., dentro de sus argumentos contenidos en el recurso de apelación manifiesta que: 38.

Afirma que la sentencia apelada omite pronunciarse sobre varios aspectos fundamentales sobre los cuales se basó su recurso. 39. Asegura que los vicios procesales de falta de pronunciamiento sobre los diversos fundamentos del recurso, acarrean la nulidad de la sentencia impugnada. 40. Enuncia la falta de motivación de la sentencia respecto del objeto del proceso en la medida que tan sólo se limita a transcribir algunas consideraciones efectuadas por el Tribunal del INDECOPI. 41.

Manifiesta que exista una errónea interpretación de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486, ya que han denunciado que el INDECOPI siguiendo un criterio sin sustento jurídico interpreta de manera equivocada los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486. 42. Argumenta que el nuevo pliego de reivindicaciones presentado en la segunda instancia y que no fue aceptado por el Tribunal del INDECOPI, atenta contra su derecho a la defensa. 43.

Falta de notificación con el informe técnico en base del cual se denegó la solicitud de patente. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación. 44. De la revisión del expediente no se desprende el escrito de contestación del INDECOPI. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 45. La Corte consultante, solicita la interpretación de las siguientes normas: artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 46.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, los artículos 28 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. CUESTIONES EN DEBATE: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: Las reivindicaciones de producto y de procedimiento, requisito de claridad y concisión de las reivindicaciones.

La modificación a la solicitud inicial. De la notificación de informes técnicos de conformidad con la Decisión 486. A. LAS REIVINDICACIONES DE PRODUCTO Y DE PROCEDIMIENTO, REQUISITO DE CLARIDAD Y CONCISIÓN DE LAS REIVINDICACIONES. 48. Es importante que en este acápite se haga referencia a las reivindicaciones de producto y de procedimiento, así como al requisito de claridad y concisión para que el juzgador posea mayores elementos al momento de emitir su decisión. Reiterando lo manifestado en la Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 165-IP-2013 este Tribunal enuncia que: “(…) La doctrina sostiene al respecto que “(…) las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.

Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección `absoluta´, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección `relativa´, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de `protección absoluta´, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. (…) Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”.

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51).

Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cada reivindicación individualmente considerada, así como al conjunto de todas” B. LA MODIFICACIÓN A LA SOLICITUD INICIAL. 49.

En respuesta a la primera inquietud de la Corte consultante respecto a ¿Como debe analizarse e interpretarse el artículo 34 de la Decisión 486 respecto a la oportunidad de modificar la solicitud de patente de invención con nuevo pliego de reivindicaciones, y si ésta puede efectuarse ante la segunda instancia administrativa en apelación, una vez denegada la solicitud en primera instancia?, este Tribunal manifiesta que: 50.

Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. 51. Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver.

Para el efecto se reitera lo expresado en el Proceso 182-IP-2005, interpretación prejudicial del 26 de octubre de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1278 de 15 de diciembre de 2005, a saber: ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? 52.

Respecto de la primera interrogante, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud. Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. 53.

En relación con la segunda interrogante, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa. 54.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”. 55.

Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. 56. Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

C. DE LA NOTIFICACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN 486. 57. La Corte consultante en sus preguntas 2, 3, 4 y 5 solicita a este Tribunal se pronuncie respecto a: Como debe analizarse e interpretarse el artículo 46 de la Decisión 486 respecto a la idoneidad de los expertos que emitan informes sobre la patentabilidad de la invención. Si es necesario que la Oficina Nacional Competente ponga en conocimiento de las partes la experiencia profesional del experto o de los organismos científicos o tecnológicos a fin de probar su idoneidad.

El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales. 59.

Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro. 60. Este Tribunal ha manifestado que: “La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

(subrayado fuera de texto) 61. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente”.

(subrayado fuera de texto) 62. Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”.

(subrayado fuera de texto) 63. “La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa”.

(Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013). 64. En la misma interpretación prejudicial, 236-IP-2013, el Tribunal ha manifestado “De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”. 65. Se aclara, que el profesional o los profesionales considerados como expertos técnicos, no son personas con dependencia laboral de la Oficina Nacional Competente, es decir, son personas independientes de la mencionada Oficina. 66.

Finalmente y, por estar relacionado con el caso concreto, se cita la jurisprudencia que el Tribunal ha emitido al pronunciarse sobre la idoneidad de los expertos u organismos que emiten los informes técnicos: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente”. (Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2013). 67. Por lo antes expuesto, la Oficina Nacional Competente puede solicitar la asistencia de expertos y en contrapartida las partes involucradas tienen la facultad de ser informadas respecto de la experiencia e idoneidad de los técnicos que emiten sus informes, pudiendo tener acceso a sus hojas de vida y confirmar a través de las mismas que sean personas competentes para poder dar un informe apegado a la materia y con suficientes conocimientos y experiencia en el área. 68.

PRIMERO: Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51). Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente.

El requisito de claridad y concisión se aplica a cada reivindicación individualmente considerada, así como al conjunto de todas. Las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

SEGUNDO: La modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.

La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.

TERCERO: El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales.

Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro. La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

La Oficina Nacional Competente puede solicitar la asistencia de expertos y en contrapartida las partes involucradas tienen la facultad de ser informadas respecto de la experiencia e idoneidad de los técnicos que emiten sus informes, pudiendo tener acceso a sus hojas de vida y confirmar a través de las mismas que sean personas competentes para poder dar un informe apegado a la materia y con suficientes conocimientos y experiencia en el área.

La Oficina Nacional Competente además de los informes técnicos de expertos, pueden solicitar la opinión de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial, lo cual abre un abanico de opciones para que la autoridad pueda tener los suficientes argumentos para poder determinar que el diseño es admisible como tal o no. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 100-IP-2014