TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 110-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio del artículo 134 literales a), b) y g) de la Decisión 486. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- de la República del Perú. Parte contraria: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA.
Asunto: Marca: “Spring” y logotipo (mixta). Expediente Interno: 01741-2011-0-1801-JR-CA-06. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil quince. VISTOS: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante Oficio 1741-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de 12 de agosto de 2014, el cual fue recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, por medio del cual se solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 6 de noviembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.
ANTECEDENTES Partes Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ. Parte contraria: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA. Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 27 de octubre de 2008, Aldo Group International presentó solicitud de registro del signo “SPRING” y logotipo (mixto) para distinguir: “Calzado, casacas de cuero” productos de la Clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El 25 de abril de 2009, la solicitud de registro fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano”. En contra de la solicitud de registro Capitalizaciones Mercantiles Limitada presentó oposición sobre la base de la marca “SPRING STEP” (denominativa), para amparar: “cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería”, de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, así como del signo “SPRING STEP” (denominativo) para proteger: “Toda clase de prendas de vestuarios (prendas de vestir) para hombre, mujeres y niños, tales como vestidos, camisas, blusas, sacos, suéteres, chalecos, chaquetas, pantalones, jeans, faldas, medias, gabardinas, impermeables, corbatas, corbatines, bufandas, chales, delantales, cuellos, cinturones (vestimenta), tirantes, guantes y sombrerería; ropa deportiva como shorts, camisetas y sudaderas, ropa para dormir, batas; vestidos de baño; ropa interior; ropa de bebé; calzados tales como botas, zapatos, zapatillas, sandalias, pantuflas; accesorios de calzado como punteras, tacos y suelas”, de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Mediante la Resolución 486-2010/CSD-INDECOPI de 1 de marzo de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado. El 24 de marzo de 2010, Capitalizaciones Mercantiles Limitada interpuso recurso de apelación. El 27 de diciembre de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución 2974-2010/TPI-INDECOPI, confirmó la Resolución 486-2010/CSD-INDECOPI.
El 30 de marzo de 2011, Capitalizaciones Mercantiles Limitada presentó demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 2974-2010/TPI-INDECOPI. El 8 de septiembre de 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, contestó la demanda contenciosa administrativa.
Mediante Sentencia Número Ocho de 14 de diciembre de 2012, el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró fundada la demanda y, en consecuencia, declaró nula la Resolución 2974-2010/TPI-INDECOPI que confirma la Resolución 486-2010/CSD-INDECOPI de 1 de marzo de 2010, que otorga a la solicitante el registro de la marca SPRING (mixta) en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 16 de enero de 2013, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, presenta Recurso de Apelación en contra de la Sentencia Número Ocho de 14 de diciembre de 2012. Mediante Resolución Número Seis de 27 de enero de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspende el proceso y solicita Interpretación Prejudicial.
Requiere se pronuncie sobre el siguiente asunto: “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase y productos vinculados de distinta clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.
La sociedad Capitalizaciones Mercantiles Limitada en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Señala que el signo solicitado “SPRING” (mixto) crearía confusión, respecto de su marca registrada “SPRING STEP” (denominativa). Que ambos signos comparten el vocablo SPRING, el cual es el único elemento denominativo del signo solicitado, lo que hace a los signos similares.
Afirma que el hecho de que existan otras marcas registradas en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza que contengan la palabra SPRING, no significa que por ello se deba conceder una adicional. Que los productos que protege el signo solicitado, son los mismos amparados por su marca registrada. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI).
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Argumenta que: “el hecho que dos signos identifiquen productos iguales o vinculados no determina per se la imposibilidad de su coexistencia, puesto que debe analizarse principalmente si ambos signos presentan características gráficas, fonéticas y/o conceptuales que, en su conjunto, permitan diferenciarlos y de esta forma, eliminar cualquier posibilidad de confusión entre los consumidores”.
Que a pesar de proteger productos similares y/o vinculados, las diferencias gráfico fonéticas permiten su coexistencia pacífica. Afirma que la ley prohíbe la existencia de signos idénticos o semejantes que puedan causar confusión en el público consumidor. Que la demandante pretende segmentar los signos sin mirarlos en su conjunto. Argumentos de la sentencia de primera instancia. El Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho de 14 de diciembre de 2012, declaró fundada la demanda, argumentando que los signos en conflicto SPRING (mixto) y SPRING STEP (denominativo), poseen coincidencia ortográfica y fonética en la palabra SPRING, lo cual genera riesgo de confusión y asociación. Argumentos del Recurso de Apelación. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: Error en la sentencia al no tomar en cuenta la apreciación en conjunto de los signos confrontados y sustentar el supuesto riesgo de confusión en la presencia de una denominación que se encuentra presente en diversas marcas registradas.
Que los signos confrontados presentan otros elementos que permiten generar una impresión en conjunto distinta. Que no se ha efectuado el análisis en conjunto de los signos cotejando únicamente el término SPRING. Afirma que existen diferencias fonéticas y gráficas entre los signos que determinan una entonación y pronunciación en conjunto distinta.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La Corte consultante solicita la interpretación de la siguiente norma: artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, el artículo 134 literales a), b) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. Clases de signos: comparación entre signos mixtos y denominativos (tomando en cuenta la parte denominativa compuesta). De los signos en idioma extranjero.
Palabras de uso común. De la conexión competitiva entre productos de las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.
En contra de la solicitud de registro del signo “SPRING” y logotipo (mixto), la compañía Capitalizaciones Mercantiles Limitada, presentó oposición sobre la base de su marca “SPRING STEP” (denominativa), en vista de lo cual se efectúa el análisis del riesgo de confusión y la semejanza entre signos. Respecto a la identidad y semejanza el Tribunal ha sostenido que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, artículo 136 litera a).
Es preciso referirse a lo dicho por este Tribunal sobre la identidad y semejanza: La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.
Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra marca presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: “La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”. Para el caso en análisis deberá el juzgador verificar si en efecto, comparados los signos “SPRING” y logotipo (mixto) y “SPRING STEP” (denominativo) son similares o no al punto de producir riesgo de confusión. Riesgo de Confusión: Directa e Indirecta y Asociación. Para el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, el signo solicitado “SPRING” y logotipo (mixto) induce a confusión indirecta al consumidor, en vista de la existencia previa del signo “SPRING STEP” (denominativo), ya que ambos comparten el término SPRING.
Reiterando lo antes mencionado en este aspecto por parte de este Tribunal en cuanto al riesgo de confusión, dentro de la Interpretación Prejudicial 46-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial 2278 de 13 de diciembre de 2013 se ha dicho que: “Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. Para determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto, será necesario verificar en primer término si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”.
“Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos”. También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “(…) es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicha mercancía y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
El Juez consultante deberá analizar si el signo “SPRING” y logotipo (mixto), recae en los criterios de confusión antes descritos. Reglas para realizar el Cotejo de Marcas. En consideración a que el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima de la República del Perú afirma que los signos en conflicto SPRING (mixto) y SPRING STEP (denominativo), poseen coincidencia ortográfica y fonética en la palabra SPRING, la cual genera riesgo de confusión es necesario efectuar un análisis de las reglas que el Tribunal sigue para efectuar el cotejo entre marcas.
Este Tribunal dentro de su Interpretación Prejudicial 9-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina 1958 de 27 de junio de 2011, ha manifestado que las reglas del cotejo de marcas son: “La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.
El Juez consultante deberá efectuar el cotejo recomendado, comparando los signos “SPRING” y logotipo (mixto) y “SPRING STEP” (denominativo), verificando si el signo solicitado incurre en eventual confusión o no. C. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS (TOMANDO EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA). La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que las marcas en controversia son “SPRING” y logotipo (mixto) y “SPRING STEP” (denominativo); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.
Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Es así que, dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.
(Proceso 13-IP-2001, caso “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 de abril de 2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.
“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.
“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.
Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas con parte denominativa compuesta o entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta las dos debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.
En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
D. DE LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. En consideración a que los signos en conflicto se encuentran utilizan la palabra “SPRING” que provienen del idioma inglés, este Tribunal analizará lo referente a los signos en idioma extranjero. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013: “Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.
No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de marcas”.
Ratificando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 144-IP-2013, “Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación con los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual”.
El Tratadista Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, enuncia que “(…) una marca de fantasía puede ser aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características. Así serán de fantasía “Alba” y “El Mono” para pinturas, “Estrella” para algodón o “Estanciera” para automóviles”.
Este Tribunal en lo referente a los signos de fantasía ha mencionado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. Respecto a la afirmación efectuada por la empresa actora, es el Juez Consultante quien sobre la base del criterio antes detallado, deberá analizar si en efecto el término “SPRING”, es una expresión conocida o no por el público consumidor y que puede a su vez crear confusión respecto del signo previamente registrado “SPRING STEP” (denominativo).
E. PALABRAS DE USO COMÚN. Tomando en cuenta que el signo solicitado a registro está compuesto por el término “SPRING” y que la marca de la sociedad opositora está compuesta por los términos “SPRING STEP”, y que el término “SPRING” se encuentra en varias marcas registradas a nombre de distintos titulares, se hace necesario tratar el tema de las palabras de uso común en la conformación de signos y la marca débil.
Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.
Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 70-IP-2005.
Interpretación Prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1231 de 16 de agosto de 2005). Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de una marca.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles”. Sobre la base de lo antes expuesto, el juez consultante deberá analizar si la palabra SPRING es de uso común para productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. F. DE LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LAS CLASES 18 Y 25 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.
El juez consultante requiere que este Tribunal haga referencia a “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase y productos vinculados de distinta clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”, por lo que se analizará la conexión competitiva entre productos de las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
A fin de verificar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto y entre los productos que distinguen, el consultante debe tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza. Se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes criterios y factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general -radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”.
Deberá el juez consultante analizar si los productos del signo solicitado poseen relación respecto de los signos del signo opositor y si el consumidor puede asociarlos en el mercado como provenientes del mismo origen empresarial. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
SEGUNDO: Si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
TERCERO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de marcas.
El Juez Consultante quien sobre la base del criterio antes detallado, deberá analizar si en efecto el término “SPRING”, es una expresión conocida o no por el público consumidor y que puede a su vez crear confusión respecto del signo previamente registrado “SPRING STEP” (denominativo).
CUARTO: Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.
QUINTO: A fin de verificar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto y entre los productos que distinguen, el consultante debe tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza y tomando en cuenta los factores determinados en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 110-IP-2014