TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 126-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g), 150, 224, 228 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: MERCK KGAA. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI. Asunto: Marca: “TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA y DOLONEURIN logotipo (mixta)”.
Expediente Interno: 06606-2010-0-1801-JR-CA-15. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y seis (26) días del mes de febrero del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 6606-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 3 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 06606-2010-0-1801-JR-CA-15.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.
ANTECEDENTES. Partes: Apelante: MERCK KGAA. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: TERAPÉUTICA BOLIVIANA S.A.-TERBOL S.A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 26 de septiembre de 2008, la sociedad TERAPÉUTICA BOLIVIANA S.A. –TERBOL S.A. (Bolivia), solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación “TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA y DOLONEURIN” y logotipo (mixta) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Una vez publicado el extracto de la solicitud en el “Diario Oficial El Peruano”, el 15 de diciembre de 2008, la empresa MERCK KGAA, formuló oposición, soportando su legítimo interés en ser titular de la marca mixta de producto “DOLO NEUROBION” que distingue productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, con la cual el signo solicitado resulta confundible, debido a las semejanzas gráficas y fonéticas existentes.
El 9 de marzo de 2009, TERAPÉUTICA BOLIVIANA S.A. –TERBOL S.A., contesta a la oposición, sosteniendo que su signo solicitado pretende distinguir productos de la línea veterinaria, por lo que no existe confusión con la marca registrada que distingue la línea farmacéutica. Agregó que los términos “DOLO” y “NEURIN” son términos presentes en varias marcas.
Mediante Resolución 2400-2009/CSD-INDECOPI de 2 de septiembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar infundada la oposición e inscribió en el Registro de Marcas el signo solicitado por considerar que si bien los signos confrontados se encuentran destinados a distinguir algunos de los mismos productos y productos vinculados, las diferencias gráficas y fonéticas entre los mismos, determinan que no exista riesgo de confusión en el público consumidor.
El 23 de septiembre de 2009, la empresa MERCK KGAA, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada. El 4 de febrero de 2010, TERAPÉUTICA BOLIVIANA S.A. –TERBOL S.A., contestó el recurso de apelación planteado por MERCK KGAA. Con Resolución 1438-2010/TPI-INDECOPI de 25 de junio de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 002400-2009/CSD-INDECOPI de 2 de septiembre de 2009 que otorgó el registro de la marca de producto “DOLONEURIN TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA” y logotipo (mixta), solicitada por TERAPÉUTICA BOLIVIANA S.A. –TERBOL S.A. El 7 de octubre de 2010, MERCK KGAA, presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 1438-2010/TPI-INDECOPI de 25 de junio de 2010.
El 8 de febrero de 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contesta a la demanda contenciosa administrativa. El 2 de abril de 2013, mediante Sentencia Número 13, el Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Sub Especialidad en temas de Mercado, declaró infundada la demanda presentada por MERCK KGAA.
El 22 de abril de 2013, MERCK KGAA presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 2 de abril de 2013. Mediante providencia de 17 de marzo de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”.
Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. La sociedad MERCK KGAA en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Mantiene que los signos en litigio pretenden distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales por su propia naturaleza exigen un análisis comparativo más riguroso al tratarse de productos farmacéuticos.
Aduce que ajeno al hecho de si cabe o no que el Tribunal del Indecopi se pronuncie sobre la notoriedad de la marca “DOLO NEUROBION”, esta instancia administrativa debió apreciar los documentos presentados como prueba de la reputación de dicho signo, reputación que por ley debe tener presente para decidir si la marca solicitada es o no confundible con la marca registrada.
Afirma que corresponde a la autoridad realizar de oficio el examen de registrabilidad de los signos solicitados a registro como marcas y denegarlas, aun cuando no medie oposición, si son confundibles con una marca notoria. Enuncia que en el presente caso el análisis debe realizarse entre las denominaciones “DOLONEURIN” y “DOLO NEUROBION”, ya que los términos “TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA” no son distintivos al describir al fabricante y a la unidad que produce el producto.
Teniendo en cuenta ello, se tiene que las denominaciones primero nombradas son gráfica y fonéticamente confundibles. Refiere que el consumidor puede atribuirle a los productos identificados con la marca solicitada “DOLONEURIN” y logotipo (mixta) las mismas características que tienen los productos “DOLO NEUROBION”, produciéndose así un grave perjuicio no sólo a los consumidores, sino también a la empresa opositora.
Señala que en aplicación de los diversos criterios jurisprudenciales del Poder Judicial, que han resuelto temas semejantes al que es materia de autos, debe declararse fundada la demanda. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI). El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Argumenta que ni en su oposición a la solicitud de registro de marca ni en su recurso de apelación, MERCK KGGA alegó notoriedad alguna de su marca registrada “DOLO NEUROBION” (denominativa) por lo que no puede existir agravio respecto de pretensiones que no fueron invocadas en su oportunidad.
Además, de haberse pronunciado de oficio la Comisión o el Tribunal respecto a la notoriedad mencionada, se hubiera atentado contra el derecho de defensa de TERBOL. Afirma que las denominaciones “DOLO” y “NEURO” o “NEURIN”, son de uso frecuente en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y no constituyen un diseño especial o característico, por lo que no podría concluirse que hay imitación gráfica o fonética.
Además, al estar dichas denominaciones registradas a favor de terceros, carecen de distintividad. Indica que el hecho de que un elemento se repita en marcas pertenecientes a titulares distintos y que coexisten en el mismo mercado para distinguir los mismos productos o productos vinculados, provoca que se pierda el derecho de exclusiva que rige el derecho de marcas en lo que respecta al elemento repetido, con su consecuente menoscabo distintivo.
Siendo así, los elementos de uso frecuente no podrán constituir el factor que determine la decisión final respecto a la existencia de confundibilidad. Aduce que entre las denominaciones “DOLONEURIN” (mixta) y “DOLO NEUROBION” (denominativa) existen diferencias fonéticas y gráficas, no obstante compartir la denominación “DOLO” y “NEURO”, toda vez que presentan terminaciones distintas y diferente disposición de los elementos denominativos, suscitando por ello una impresión visual conjunta distinta.
Señala que el análisis de registrabilidad de un signo es una facultad discrecional de la autoridad competente, quien tiene la obligación de evaluar íntegramente en cada nueva solicitud que se presente, analizando en cada caso concreto si se cumplen los requisitos para acceder a registro o no. c. Argumentos contenidos en la sentencia de Primera Instancia. El Noveno Juzgado de lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda, al concluir que vistos en conjunto los signos en cuestión y no obstante existir identidad o vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada, las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales entre ambas permiten su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de confusión en el consumidor. d. Argumentos del Recurso de Apelación: MERCK KGAA, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: La sentencia no ha tenido en cuenta las especiales características de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, productos farmacéuticos de uso humano. Si bien el examen de oficio realizado por la autoridad administrativa debe ser autónomo, ello no significa que no se deban tomar en cuenta los diversos criterios jurisprudenciales emitidos por la propia entidad administrativa.
La autoridad administrativa debe denegar de oficio las marcas confundibles con marcas notorias, sea o no dicha notoriedad materia de oposición. Existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto debido a las semejanzas gráficas y fonéticas. Además, se presenta riesgo de asociación entre los productos que ambos distinguen. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 30.
La Corte consultante solicita la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. 31. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, los artículos 134 literales a), b) y g),150, 224, 228 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. Clase de marcas. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta.
Las marcas farmacéuticas (examen riguroso). Las partículas de uso común en las marcas farmacéuticas. Los signos notoriamente conocidos El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas. Su autonomía. A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.
Para dar contestación a la inquietud del juez consultante respecto de ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”, este Tribunal en anteriores ocasiones ha sostenido que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, artículo 136 litera a).
(…) Es preciso referirse a lo dicho por este Tribunal sobre la identidad y semejanza: La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.
Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra marca o con un nombre o enseña comercial presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”. Para el caso en análisis deberá el juzgador verificar si en efecto, comparados los signos “TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA Y DOLONEURIN” y logotipo (mixto), y la marca “DOLO NEUROBION” (mixta), son similares o no al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
Riesgo de Confusión: Directa e, Indirecta y Asociación. Para el apelante el signo solicitado “TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA Y DOLONEURIN” y logotipo (mixto) es confundible respecto del signo “DOLO NEUROBION” (mixto) por lo que se analizará la confusión directa e indirecta, así como el riesgo de asociación. Reiterando lo antes mencionado en este aspecto por parte de este Tribunal en cuanto al riesgo de confusión, dentro de la Interpretación Prejudicial 46-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial 2278 de 13 de diciembre de 2013 se ha manifestado que: “Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. Para determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto, será necesario verificar en primer término si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”.
Se ha afirmado además que: “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos”. También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “(…) es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicha mercancía y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
El Juez consultante deberá analizar si el signo “TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA Y DOLONEURIN” y logotipo (mixto), recae en los criterios de confusión y asociación antes descritos. Reglas para realizar el Cotejo de Marcas. En consideración a que el apelante afirma que el análisis debe realizarse entre las denominaciones “DOLONEURIN” y “DOLO NEUROBION”, es necesario efectuar un análisis de las reglas que el Tribunal sigue para efectuar el cotejo entre marcas.
Este Tribunal dentro de su Interpretación Prejudicial 9-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1958 de 27 de junio de 2011, ha manifestado que las reglas del cotejo de marcas son: “La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.
El Juez consultante deberá efectuar el cotejo recomendado, comparando los signos “TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA Y DOLONEURIN” y logotipo (mixto) y “DOLO NEUROBION” (mixto), verificando si el signo solicitado puede causar riesgo de confusión en el público consumidor. CLASE DE MARCAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA.
Tanto el signo solicitado como el signo opositor son mixtos con parte denominativa compuesta, en razón de lo cual en este acápite se analiza lo relacionado con este aspecto. Reiterando lo manifestado por este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 190-IP-2013: “Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.
“El Juez Consultante, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos y entre signos mixtos que además cuenten con parte denominativa compuesta debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.
Si comparados los signos en conflicto, prevalece el elemento denominativo, se podrá guiar en el criterio del tratadista Fernández Novoa que ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”.
“( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.
“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.
“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. La Corte consultante deberá analizar cuál es el elemento que prevalece en el signo solicitado “TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA Y DOLONEURIN” y una vez comparados los signos en conflicto, verificar si posee elementos que le asemeje al signo “DOLO NEUROBION” (mixto) al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor o si por el contrario es susceptible de registro al ser suficientemente distintivo.
LAS MARCAS FARMACÉUTICAS (EXAMEN RIGUROSO). LAS PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. Los signos confrontados amparan productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema propuesto.
Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el marco del Proceso 04-IP-2011: “El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: Lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas”. 53. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. 54.
Dentro del Proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: “Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. De conformidad con lo anterior, el juez consultante debe determinar la registrabilidad del signo solicitado, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.
Considerando que el actor afirma que las partículas “DOLO” y “NEURIN” aparecen en varias marcas para productos farmacéuticos, por lo que es necesario hacer referencia al tema de las partículas de uso común como parte de las marcas farmacéuticas. El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.
Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000). En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto de marcas”.
(Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.
Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA).
El juez consultante deberá analizar si las partículas “DOLO” y “NEURIN” son de uso común dentro de la conformación de marcas farmacéuticas y si influyen en el cotejo de los signos en conflicto. LOS SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS El INDECOPI dentro de su contestación afirma que la actora MERCK KGAA. ni en su oposición ni en su recurso de apelación alegó notoriedad alguna de su marca registrada “DOLO NEUROBION” (denominativa), por lo que no hay agravio.
Por su parte MERCK KGAA mantiene la posición de que la autoridad administrativa debe denegar de oficio las marcas confundibles con marcas notorias, sea o no dicha notoriedad materia de la oposición. En razón de lo antes expuesto, este Tribunal analizará los signos notorios y el tratamiento que la legislación comunitaria les da. Concepto y Prueba de los signos notorios.
Ya se ha mantenido por parte de este Tribunal que: “La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares de marcas siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”. Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca.
La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).
De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.
Asimismo, el Tribunal ha manifestado: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.
La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.
El reconocimiento de dicha notoriedad, corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.
Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de terceros. Por su parte, el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.
La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, éstos son: “(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).
Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).
Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”.
Asimismo, el Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”.
Respecto del argumento de la empresa MERCK KGAA en el cual mantiene que la posición de que la autoridad administrativa debe denegar de oficio las marcas confundibles con marcas notorias, el Tribunal sostiene que para que el juez que conoce la causa pueda rechazar un signo sobre la base de una marca notoria existente, el titular de la misma es quien deberá aportar en la etapa pertinente las pruebas que contempla el artículo 228 de la Decisión 486, ya que es el propietario del signo quien cuenta con la información relacionada a las cifras de ventas, conocimiento del público consumidor, el valor contable, la antigüedad del signo y demás. El juzgador analizará el material probatorio incorporado al expediente y determinará si en efecto existe un signo notorio que está siendo eventualmente aprovechado por un tercero o no. No se pueden denegar de oficio las marcas confundibles con marcas notorias, ya que la notoriedad debe ser alegada y probada por la parte interesada.
En cuanto a la afirmación del INDECOPI respecto de que la actora MERCK KGAA no alegó ni en su oposición ni en su recurso la notoriedad de su signo “DOLO NEUROBION” (denominativo), es preciso esclarecer este aspecto, en el sentido de indicar al Juez consultante que la normativa comunitaria no regula si pueden o no incorporarse nuevos argumentos en sede judicial por lo que en aplicación del principio del complemento indispensable, el ordenamiento jurídico interno es el llamado a regular dicho aspecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 276 de la Decisión 486.
En consecuencia, el juez consultante, de conformidad con su normativa interna, debe determinar si es pertinente que la demanda contencioso administrativa pueda contender argumentos que no se discutieron en sede administrativa, en particular el aspecto relacionado a la notoriedad del signo “DOLO NEUROBION” (denominativo). EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE MARCAS.
SU AUTONOMÍA. Afirma la compañía MERCK KGAA que la autoridad debe realizar de oficio el examen de registrabilidad de los signos solicitados a registro y denegarlas aun cuando no medie oposición, en razón de lo cual en efecto este Tribunal en múltiples Interpretaciones prejudiciales ha abordado el tema del examen de registrabilidad y determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: “1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
(Proceso 195-IP-2007, ya mencionado y citando al Proceso 180-IP-2006, marca mixta: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1476, de 16 de marzo de 2007) Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.
Si bien la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a diferencia de la 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no dispone explícitamente que la resolución que concede o deniega el registro de marca debe ser debidamente motivada, el principio de la motivación de los actos se encuentra plasmado en dicha normativa cuando dispone que: “En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.
A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
SEGUNDO: La Corte Consultante, al realizar la comparación entre signos mixtos que además cuenten con parte denominativa compuesta debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores.
TERCERO: El examen de las marcas farmacéuticas merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. Lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas farmacéuticas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
En las marcas farmacéuticas se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta al momento de realizarse la comparación.
CUARTO: La marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus.
Para que el juez que conoce la causa pueda negar un signo sobre la base de una marca notoria existente, el titular de la misma es quien deberá aportar en la etapa pertinente las pruebas que contempla el artículo 228 de la Decisión 486, ya que es el propietario del signo quien cuenta con la información relacionada a las cifras de ventas, conocimiento del público consumidor, el valor contable, la antigüedad del signo y demás. El juzgador analizará el material probatorio incorporado al expediente y determinará si en efecto existe un signo notorio que está siendo eventualmente aprovechado por un tercero o no. Respecto del argumento de la empresa MERCK KGAA en el cual mantiene que la posición de que la autoridad administrativa debe denegar de oficio las marcas confundibles con marcas notorias, el Tribunal sostiene que para que el juez que conoce la causa pueda rechazar un signo sobre la base de una marca notoria existente, el titular de la misma es quien deberá aportar en la etapa pertinente las pruebas que contempla el artículo 228 de la Decisión 486, ya que es el propietario del signo quien cuenta con la información relacionada a las cifras de ventas, conocimiento del público consumidor, el valor contable, la antigüedad del signo y demás. El juzgador analizará el material probatorio incorporado al expediente y determinará si en efecto existe un signo notorio que está siendo eventualmente aprovechado por un tercero o no. No se pueden denegar de oficio las marcas confundibles con marcas notorias, ya que la notoriedad debe ser alegada y probada por la parte interesada.
En cuanto a la afirmación del INDECOPI respecto de que la actora MERCK KGAA no alegó ni en su oposición ni en su recurso la notoriedad de su signo “DOLO NEUROBION” (denominativo), es preciso esclarecer este aspecto, en el sentido de indicar al Juez consultante que la normativa comunitaria no regula si pueden o no incorporarse nuevos argumentos en sede judicial por lo que en aplicación del principio del complemento indispensable, el ordenamiento jurídico interno es el llamado a regular dicho aspecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 276 de la Decisión 486.
En consecuencia, el juez consultante, de conformidad con su normativa interna, debe determinar si es pertinente que la demanda contencioso administrativa pueda contender argumentos que no se discutieron en sede administrativa, en particular el aspecto relacionado a la notoriedad del signo “DOLO NEUROBION” (denominativo).
QUINTO: La oficina de registro de marcas tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 126-IP-2014