PROCESO 152-IP-2014 — Andean Community

PROCESO 152-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 121, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal; y, 45 de la Decisión 486; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: GENENTECH, INC. Patente: HER 2 ANTIBODY COMPOSITION.

Expediente Interno: CAS. 17625-2013. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: El Oficio 262-2014-SCS-CS del 23 de septiembre del 2014, recibido vía correo certificado el 16 de octubre del 2014, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno CAS. 17625-2013.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. Antecedentes 1. Partes en el proceso interno: Demandante: GENENTECH, INC. (Estados Unidos de América) Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú 2.

Hechos: 1. El 22 de julio del 2005, GENENTECH, INC. (Estados Unidos de América) solicitó patente de invención para “HER 2 ANTIBODY COMPOSITION”, cuyos inventores son Yung-Hsian Kao y Martín Yanderlaan, la cual consta de 23 reivindicaciones. 2. El 6 de junio del 2006, se otorgó la Orden de Aviso 552-2006, efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial “El Peruano” el 6 de septiembre de 2006. 3.

El 10 de diciembre del 2007, el examinador emitió el Informe Técnico OV 09-2007, en el cual señala como conclusiones que las reivindicaciones 1 a 22 no cumplen con el requisito de claridad, según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486; y que la reivindicación 23 no es patentable de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, inciso d), de la misma Decisión. 4.

El 18 de febrero y 4 de marzo del 2008, GENENTECH, INC. dio respuesta al Informe Técnico OV 09-2007, indicando que adjunta un nuevo pliego de 23 reivindicaciones y efectúa ciertas precisiones. 5. El 14 de noviembre del 2008, el examinador emitió el Informe Técnico OV 09-2007/a, en el que señala como conclusiones que las reivindicaciones 1 a 22 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 y que la reivindicación 23 no es susceptible de patentarse por referirse a un uso, en virtud de lo establecido en el artículo 14 de la citada Decisión. 6.

Mediante Resolución 1608-2008/DIN-INDECOPI del 23 de diciembre del 2008, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención para COMPOSICIÓN DE ANTICUERPO HER2 solicitado por la recurrente, al considerar que las reivindicaciones 1 a 22 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 y la reivindicación 23, referida a un uso, no es patentable de acuerdo con lo establecido por el artículo 14 de la misma norma comunitaria y su interpretación en la sentencia emitida en el Proceso 89- AI-2000, que sólo considera patentables las invenciones referidas a productos o procedimientos, no los usos. 7.

El 23 de enero del 2009, GENENTECH, INC. interpuso recurso de apelación adjuntando un nuevo pliego de 15 reivindicaciones. 8. Mediante proveído del 18 de febrero del 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías concedió a la recurrente el plazo de 2 días para que argumente las cuestiones de puro derecho y/o una interpretación distinta de las pruebas producidas, bajo apercibimiento de tenerse por no presentado el recurso de apelación. Este requerimiento se dispuso bajo la consideración de que no es posible incorporar en la segunda instancia cuestiones controvertidas no discutidas en primera instancia y, por lo tanto, el recuro de impugnación no puede encontrarse sustentado en un nuevo pliego de reivindicaciones. 9.

Mediante proveído del 3 de marzo del 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo por no presentado el recurso de apelación del 23 de enero del 2009 al haber verificado que no se cumplió con el mandato del 18 de febrero del 2009. 10. El 7 de abril de 2009, GENENTECH, INC., interpuso recurso de apelación contra el proveído del 3 de marzo de 2009, solicitando la nulidad del mismo. 11.

Mediante Resolución 3448-2009/TPI-INDECOPI del 21 de diciembre del 2009, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió confirmar el proveído del 3 de marzo del 2009. Como sustento señala que el recurso de apelación del 23 de enero del 2009 se basó únicamente en la presentación de un nuevo pliego de reivindicaciones y no en cuestiones de puro derecho y/o diferente interpretación de las pruebas aportadas en la primera instancia; por tanto, no existían argumentos ni documentos que pudieran ser revisados, ya que de evaluar el nuevo pliego, se estaría emitiendo un pronunciamiento sobre cuestiones no analizadas previamente. 12.

El 29 de marzo del 2010, GENENTECH, INC. interpuso demanda contencioso administrativa contra el INDECOPI y el Procurador de la República encargado de los asuntos judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros, postulando como pretensiones: i) se declare la nulidad de la Resolución 3448-2009/TPI-INDECOPI, que confirmó el proveído del 3 de marzo del 2009, que no concedió el recurso de apelación que interpusiera contra la Resolución 1608-2008/DIN-INDECOPI y de todo lo actuado hasta incluso el proveído del 3 de marzo del 2009; ii) se ordene a la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías conceda en todos sus extremos la apelación planteada contra la Resolución 1608-2008/DIN-INDECOPI, con la cual se incorporó un nuevo pliego de 15 reivindicaciones; y, iii) se ordene al Tribunal del INDECOPI acepte la incorporación del nuevo pliego de reivindicaciones y se pronuncie sobre él. 13.

El Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, dictó sentencia el 14 de diciembre del 2011 mediante Resolución 14, declarando infundada la demanda. 14. El 6 de enero del 2012, GENENTECH, INC. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 15.

El 13 de agosto del 2013, la Tercera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó sentencia de vista mediante Resolución 25, confirmando la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda. 16. El 10 de octubre del 2013, GENENTECH, INC. interpone recurso extraordinario de casación contra la sentencia de vista emitida el 13 de agosto del 2013. 17.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno CAS. 17625-2013 3. Argumentos de la demanda: 18. Como sustento de la demanda, GENENTECH, INC. manifestó lo siguiente: - La normativa andina tiene rango de Tratado y el Perú está obligado a cumplirla. - La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina concede al solicitante de una patente la facultad de modificar la solicitud, incluida sus reivindicaciones, en cualquier momento del trámite, en primera o en segunda instancia hasta antes de agotarse la vía administrativa. - La autoridad administrativa, tanto el Tribunal del INDECOPI en la Resolución 3448-2009/TPI-INDECOPI como la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, violan el debido procedimiento administrativo e incumplen las obligaciones del Perú como parte de la Comunidad Andina al negarse a admitir la modificación de reivindicaciones de una patente en un recurso de apelación. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda: 19. El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - La posibilidad de presentar una modificación a través de la presentación de nuevas reivindicaciones, vía recurso de apelación, no se desprende de la norma comunitaria contenida en el artículo 34 de la Decisión 486, sino que se trata de un tema estrictamente procesal que dependerá del derecho interno de cada país, pudiendo incluso variar de un país a otro sin que ello implique una afectación o vulneración a lo establecido en dicha norma. - El artículo 34 de la Decisión 486 señala que el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

Ello significa que el solicitante de una patente puede presentar nuevos pliegos reivindicatorios – en respuesta, la mayoría de veces, de las objeciones contenidas en los informes técnicos respectivos – ante la primera instancia administrativa hasta antes de la emisión de la resolución por parte de la Dirección. - Si la patente de invención solicitada es denegada parcialmente o en su totalidad por no cumplir con los requisitos que exige la Ley, no cabe interponer recurso de apelación sustentándolo en un nuevo pliego de reivindicaciones.

Ello debido a que ese nuevo pliego no está cuestionando la decisión adoptada por la Dirección (primera instancia administrativa), sino que se está reemplazando un pliego observado por uno completamente nuevo – aun cuando no implique una ampliación – que no ha sido materia de análisis por la primera instancia. - La Decisión 486 establece en su artículo 75 que una patente concedida podrá ser anulada de oficio por la autoridad nacional competente (en este caso, el INDECOPI) si es que se configuran las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

Siendo así, de haberse concedido el recurso de apelación presentado en sede administrativa (sobre la base de las nuevas reivindicaciones) y eventualmente, de haberse concedido la patente solicitada, dicha patente se encontraría incursa en una causal de nulidad, de conformidad con el numeral i) del citado artículo, toda vez que habría sido concedida sin respetar el procedimiento regular previsto para su emisión, que evidentemente incluye los requisitos para la presentación del recurso de apelación en sede administrativa. 5.

Sentencia de primera instancia: 20. El Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda, bajo los siguientes fundamentos: - El argumento de la demandante consistente en que existiría una prevalencia de la norma comunitaria (Decisión 486) sobre la norma nacional (Ley que regula el Procedimiento Administrativo General y Ley de Propiedad Industrial) carece de asidero legal, toda vez que si bien la primera forma parte de nuestra legislación, su aplicación e interpretación debe hacerse en armonía con el derecho interno. - La recurrente debió adecuar su recurso administrativo a las normas internas.

Sin embargo, por el contrario presentó un nuevo pliego de reivindicaciones que no había sido puesto a consideración, previamente, de la primera instancia administrativa, lo cual constituye una nueva pretensión. - Si bien no resulta pertinente la consideración de la Sala de Propiedad Intelectual referida a que de pronunciarse sobre nuevas pretensiones planteadas ante la segunda instancia administrativa atentaría contra el derecho de defensa de la otra parte pues no se formuló oposición, toda vez que lo que se afectaría sería el derecho a la doble instancia, debido a que la primera no habría tenido ocasión de emitir pronunciamiento sobre las nuevas pretensiones, ello no altera el sentido de la decisión como tampoco su validez. 6.

Argumentos del recurso de apelación: 21. GENENTECH, INC. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia alegando lo siguiente: - La sentencia debe ser revocada, pues convalida hechos que no son acordes con los tratados y leyes. - Constituye una violación del debido procedimiento el hecho que una autoridad administrativa (INDECOPI) se niegue a aplicar la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que permite que se varíen las reivindicaciones de una patente en cualquier momento del trámite, lo que incluye la segunda instancia administrativa. - Importa una vulneración al debido procedimiento el hecho que una autoridad de primera instancia administrativa (Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías) tenga por no presentado un recurso de apelación interpuesto oportunamente contra sus resoluciones, basándose en los argumentos de fondo del mismo. 7.

Sentencia de segunda instancia: 22. La Tercera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda. Como sustento de dicha decisión judicial señaló lo siguiente: - La entidad administrativa actuó conforme lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, toda vez que se concedió el plazo de 60 días al haber encontrado que la invención no era patentable y carecía de algunos requisitos. - La decisión de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías contenida en el proveído del 3 de marzo del 2009 no atenta contra el debido procedimiento al tener por no presentado el recurso de apelación interpuesto por la recurrente, pues no solo actuaba haciendo efectivo el apercibimiento decretado, sino también en cumplimiento de lo previsto en la norma interna, esto es, el artículo 249 del Decreto Legislativo 823, vigente a la fecha de solicitud de la patente. 8.

Argumentos del recurso extraordinario de casación: 23. GENENTECH, INC. interpone recurso extraordinario de casación, denunciando como supuestos de infracción normativa: - La vulneración de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso por haberse emitido sentencia sin aplicar las normas comunitarias y sin contar con la debida interpretación prejudicial, invocando para el efecto el artículo 33, segundo párrafo, del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como el artículo 123 del Estatuto del Tribunal. - La inaplicación del artículo 34 de la Decisión 486, previa interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre el particular, alega que en el procedimiento administrativo de concesión de patente, el solicitante puede modificar su solicitud de patente; es decir, entre otras materias, las reivindicaciones en cualquier momento del trámite. Precisa que de acuerdo con la Decisión 486, que tiene rango de tratado de integración, se puede modificar una solicitud de patente en “cualquier momento del trámite” tanto en primera como en segunda instancia administrativa.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 24. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 34[1] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 25. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán las siguientes normas: los artículos 32[2] y 33[3] del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 121[4], 122[5] y 123[6] del Estatuto del Tribunal; y, el artículo 45[7] de la Decisión 486.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR 26. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: 1. Interpretación Prejudicial obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación prejudicial obligatoria. El caso de Perú y la calificación interna de la última instancia ordinaria. 2.

La modificación de la solicitud de patente. Su oportunidad. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Complemento indispensable. 3. La no patentabilidad de los usos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL OBLIGATORIA. LOS EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL OBLIGATORIA. EL CASO DE PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA. 27. En el presente caso, GENENTECH, INC. presentó recurso de casación sobre la base de: a) La vulneración de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso por haberse emitido sentencia sin aplicar las normas comunitarias y sin contar con la debida interpretación prejudicial, invocando para el efecto el artículo 33, segundo párrafo, del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como el artículo 123 del Estatuto del Tribunal; y, b) La inaplicación del artículo 34 de la Decisión 486. 28.

Para desarrollar los temas planteados en este acápite, el Tribunal se remitirá a la interpretación prejudicial 149-IP-2011 de 10 de mayo de 2012, marca PRADAXA (denominativa), en el que se desarrolló el caso peruano y la calificación interna de la última instancia ordinaria. 29. “El Tribunal determinará las características de la figura de la interpretación prejudicial, establecerá los efectos de no solicitar la interpretación prejudicial obligatoria y se referirá a la calificación de la última instancia ordinaria por parte de la República del Perú. 30.

El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros. Por ello, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente. 31.

La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial. 32.

El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario. Instrumentos básicos del sistema: 33. El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos: - Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso. Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia.

En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme. - Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal.

En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios. 34. Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado: “Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1050, de 6 de abril de 2004.

Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente: “La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo” (Proceso 03-IP-93).

Lo subrayado es nuestro. 37. En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo[8], toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento. 38.

Cabe señalar que, en razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla. 39. La suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”.

Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso[9]. 40. Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la acción de incumplimiento, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal. 41.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado.

La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda. (…)”[10]. Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria: 42. Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos: - El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Por no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado, y posteriormente, demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento 38 de 2000 expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de incumplimiento 173 de 2003 expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003. - La sentencia dictada sería nula.

Tal como se mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna.

Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc. - La sentencia dictada violenta el derecho fundamental del debido proceso.

Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc. - De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.

La calificación de última instancia ordinaria. El caso peruano: 43. Teniendo en cuenta, que la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú constantemente envía solicitudes de interpretación prejudicial en procesos de casación, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios. 44.

Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. En efecto, teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido.

En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo en lo que respecta a dicha interpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para logar la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina. 45.

Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se debe garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas. 46.

A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico-jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos.

Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales. 47. Como en sus interpretaciones prejudiciales el Tribunal no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno; le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por lo tanto, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad.

Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial. 48. Ahora bien, cuando se está en frente de un recurso extraordinario con las características anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento? Se presentarían dos hipótesis: - Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia. En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar una de estas acciones: - Si la normativa interna así lo prevé, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. - Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias. 49.

Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y aplicar normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración judicial en el ámbito andino y de las características del sistema comunitario, su actuación sería la de un verdadero juez comunitario andino. Es decir, si bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para logar esto, se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo.

El Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó está idea de la siguiente manera: “(…) El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonomía, efecto directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional.

Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurídico comunitario. Su labor no sólo se limita a aplicar una norma a determinado caso concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurídico subregional, aplicando, balanceando y armonizando la normativa nacional con la comunitaria, dándole la primacía a la segunda sobre temas específicos reglados por la misma (…)”.

(Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1985 de 11 de octubre de 2011). 50. En consecuencia, el juez nacional, en este caso la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, debe actuar como juez comunitario andino y, en efecto, ser el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del ordenamiento subregional.

Ello implica, por supuesto básico, su correcta y uniforme aplicación. 51. En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que supone que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada.

Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. 52. También resulta importante tener en cuenta que el juez debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente.

Esto porque si el juez llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario. 53. Ahora bien, una vez que el juez anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial: 54.

Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos: - Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a resolver. Ello no es óbice para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria.

Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos. - El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial. (artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida la interpretación prejudicial debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.

Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo). - Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo). - Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente”.

2. LA MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE. SU OPORTUNIDAD. LA MODIFICACIÓN NO PODRÁ IMPLICAR UNA AMPLIACIÓN DE LA PROTECCIÓN QUE CORRESPONDERÍA A LA DIVULGACIÓN CONTENIDA EN LA SOLICITUD INICIAL. EL COMPLEMENTO INDISPENSABLE. 55. La demandante GENENTECH, INC. señaló lo siguiente: “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina concede al solicitante de una patente la facultad de modificar la solicitud, incluida sus reivindicaciones, en cualquier momento del trámite, en primera o en segunda instancia hasta antes de agotarse la vía administrativa”. 56.

Dentro del Proceso 20-IP-2012 de 28 de agosto de 2012, este Tribunal señaló lo siguiente: “Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. 57.

Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver: - ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? - ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? 58. Respecto del primero, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud.

Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. 59. En relación con el segundo, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa. 60.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado dentro del Proceso 21-IP-2000 que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial” (lo subrayado es nuestro). 61.

El Tribunal ha enfatizado que la competencia de los Países Miembros para disciplinar los asuntos que, relativos a la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial, no se encuentren comprendidos en la Decisión 486 (artículo 276[11]). A la vez, cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que “las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el Derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Proceso 60-IP-2010, citando al Proceso 10-IP-94, publicado en la Gaceta Oficial 177 de 20 de abril de 1994). 62.

En virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría abordar legislativamente temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con objeto de lograr una correcta aplicación de la normativa comunitaria andina. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio”. (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del Proceso 115-IP-2009). 63. Por lo expuesto, el Juez Consultante debe aplicar la norma comunitaria con preferencia a las normas de derecho interno, específicamente, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y sólo aplicar estas en los casos en que la norma comunitaria no se refiera al tema y, siempre y cuando, dichas normas no contravengan el derecho comunitario. 64.

Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

A contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

(Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 769 de 24 de mayo del 2002, Patente: IMINODERIVADOS CÍCLICOS). 65. En atención a lo expuesto, el Juez Consultante deberá tener en cuenta que las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.

3. LA NO PATENTABILIDAD DE LOS USOS. 66. De conformidad con la Resolución 1608-2008/DIN-INDECOPI del 23 de diciembre del 2008, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención, entre otros motivos, porque la reivindicación 23, referida a un uso, no es patentable de acuerdo con lo establecido por el artículo 14 de la Decisión 486, toda vez que sólo se consideran patentables las invenciones referidas a productos o procedimientos, no los usos. 67.

Al respecto, de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486: “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial” (lo subrayado es nuestro). 68. Dentro del Proceso 89-AI-2000 de 28 de setiembre de 2001, este Tribunal señaló lo siguiente con relación a la patentabilidad de los usos bajo el estudio del artículo 1[12] de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la que se aprobó bajo el mismo tenor de la citada disposición de la Decisión 486 respecto de las invenciones patentables: “Del análisis de la disposición transcrita se concluye, en primer término, que en los Países Andinos, con intervención de sus respectivas Autoridades Nacionales, podrán ser otorgadas ‘PATENTES DE INVENCIÓN’ sean éstas para productos o para procedimientos en todos los campos de la tecnología. No puede desprenderse del texto de este artículo, la posibilidad de patentamiento de otra clase o naturaleza de creaciones distintas a las invenciones, como por ejemplo los usos o, concretamente, los segundos usos”. 69.

En este caso, el Juez Consultante deberá analizar si la solicitud de patente presentada por GENENTECH, INC. comprende una invención que distinga productos o procedimientos, según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486, tomando en consideración que los usos no son patentables. PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al Juez Consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación prejudicial para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia ordinaria, para así poder emitir en debida forma la sentencia. Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia ordinaria, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada.

El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente.

Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

SEGUNDO: Dentro del principio de complemento indispensable, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos no comprendidos en la norma comunitaria andina, concretamente en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria. De conformidad con los principios enunciados, el Juez Consultante debe aplicar la norma comunitaria con preferencia a las normas de derecho interno. Excepcionalmente se podrá aplicar la normativa interna cuando la norma comunitaria no se refiera al tema y, siempre y cuando, dichas normas no contravengan la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.

CUARTO: El Juez Consultante deberá analizar si la solicitud de patente presentada por GENENTECH, INC. comprende una invención que distinga productos o procedimientos, según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486, tomando en consideración que los usos no son patentables. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTE SECRETARIO (E) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 152-IP-2014 ----------------------- [1] Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material. [2] Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. [3] Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. [4] Artículo 121.- Objeto y finalidad Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. [5] Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. [6] Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará un plazo adicional de treinta días para la contestación. [7] Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. [8] Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Quito, octubre 2006.

Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta.

En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria. [9] Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo.

(…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso.

En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42, (2001), Págs. 142-143. [10] Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el Proceso 106-IP-2009. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el Proceso 1-IP-2010. [11] Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros. [12] Artículo 1.

Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.