PROCESO 212-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala en lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.
Actor: F. HOFFMANN - LA ROCHE AG. Patente: COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS CON BIODISPONIBILIDAD PARA INHIBIDORES DE PROTEINASA INCREMENTADA. Expediente Interno: 2002-00130. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.
VISTOS: El Oficio 3411 del 29 de octubre del 2014, recibido vía correo electrónico el 30 de octubre del 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2002-00130. El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. Antecedentes 1. Partes en el proceso interno: Demandante: F. HOFFMANN – LA ROCHE (Suiza) Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA 2. Hechos: 1. El 6 de junio de 1996, F. HOFFMANN-LA ROCHE AG de Suiza presentó solicitud de patente de invención para COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS CON BIODISPONIBILIDAD PARA INHIBIDORES DE PROTEINASA INCREMENTADA (primigeniamente solicitada como COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS). 2.
Mediante Resolución 12911 del 25 de abril de 2001, el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS CON BIODISPONIBILIDAD PARA INHIBIDORES DE PROTEINASA INCREMENTADA, al considerar que dicha solicitud, específicamente las reivindicaciones 1 a 6, carecen de nivel inventivo, pues lo reivindicado no supone el desarrollo de actividad inventiva alguna, ni tampoco habilidades especiales o esfuerzos considerables, sino simplemente un trabajo de laboratorio consistente en la aplicación de principios y conocimientos establecidos. 3.
El 26 de junio del 2001, F. HOFFMANN-LA ROCHE AG interpone recurso de reposición contra la Resolución 12911. 4. Mediante Resolución 30526 del 21 de setiembre del 2001, el Superintendente de Industria y Comercio resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 12911, por medio de la cual se denegó la patente a la solicitud presentada por F. HOFFMANN-LA ROCHE AG. 5.
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, postulando como pretensiones: i) la nulidad de la Resolución 12911 del 25 de abril del 2001, por medio de la cual se niega la solicitud de la patente de invención consistente en COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS CON BIODISPONIBILIDAD PARA INHIBIDORES DE PROTEINASA INCREMENTADA; ii) la nulidad de la Resolución 30526 del 21 de setiembre del 2001, que confirma en su totalidad la Resolución 12911 y se declara agotada la vía gubernativa; y iii) se restablezca su derecho.
En consecuencia, solicita que se ordene la concesión a su nombre de la patente de invención solicitada, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio expida el certificado de patente y se ordene su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 6. Mediante Resolución del 13 de agosto del 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la demanda: 7. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG manifestó lo siguiente como sustento de su demanda: - La Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, por cuanto negó el privilegio de patente para el objeto de la solicitud presentada, aun cuando este objeto cumple con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial. - Debe tenerse en cuenta que la novedad y el nivel inventivo del objeto de la solicitud denegada fueron reconocidos en tres de los cinco países que conforman la Comunidad Andina, esto es, Perú, Ecuador y Venezuela, los cuales se rigen por la normativa de la Decisión 486, sobre la cual se basan las interpretaciones realizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 4.
Argumentos de la contestación a la demanda: 8. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - De las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente formado por la solicitud de patente presentada por F. Hoffmann-La Roche AG, el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales establecidos para conceder una patente de invención, esto es, requisitos de novedad y altura inventiva. - El objeto reivindicado no es nuevo, habida cuenta que está comprendido en el estado de la técnica.
Como resultado del estudio técnico comparativo entre el objeto de la solicitud y la referencia WO 95/07696 del 23 de marzo de 1995 PHARMACEUTICAL COMPOSITION OF HV - PORTEASE - INHIBITORS, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la solicitud de patente de invención denegada, se desprende que el objeto reivindicado ya era conocido desde antes de la fecha de prioridad reivindicada por la demandante. - Cualquier persona versada en la materia, según los conocimientos usuales de química y farmacia y enterada de las enseñanzas de la referencia WO 95/07696, con el fin de desarrollar una composición farmacéutica compuesta por saquínavir que presentara una biodisponibilidad y estabilidad aceptables, se encontraría influenciada y motivada a utilizar un vehículo compuesto por glicoles, antioxidantes y estabilizantes, como por ejemplo glicéridos de cadena media, tocoterol y pirolidonas.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 9. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación solicitada, en tanto que al momento de presentarse la solicitud de patente, la normativa sustancial aplicable era la vigente en ese momento, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 10.
En consecuencia, de oficio, se interpretarán los artículos 1[1], 2[2] y 4[3] de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera[4] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 11. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: 1.
La norma comunitaria en el tiempo. 2. Requisitos de patentabilidad. Novedad. Nivel inventivo. Estado de la técnica. 3. Autonomía de la oficina nacional competente. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. 12. Sobre el presente asunto, este Tribunal debe reiterar lo señalado dentro del Proceso 66-IP-2013, de 21 de agosto de 2013: “(…) Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.
Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la oficina nacional competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente de invención. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso.
En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: ‘si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro (…) ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso’.
(Proceso 38-IP-2002, marca: “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, publicado en la Gaceta Oficial 845 de 1 de octubre de 2002)”. (…)”. 13. En el caso de autos, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. Sin embargo, teniendo en cuenta que la presentación de la solicitud de patente de invención fue el 6 de junio de 1996, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ésta es la norma aplicable al caso concreto.
2. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. NOVEDAD. NIVEL INVENTIVO. ESTADO DE LA TÉCNICA. Requisitos de patentabilidad: 14. En el presente caso, F. HOFFMANN – LA ROCHE (AG) presentó la solicitud de patente de la invención titulada: COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS CON BIODISPONIBILIDAD PARA INHIBIDORES DE PROTEINASA INCREMENTADA, ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 15.
Dentro del Proceso 7-IP-2005, publicado en la Gaceta Oficial 1203, de 31 de mayo de 2005, así como en el Proceso 13-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial 1061, de 29 de abril de 2004, este Tribunal ha señalado que: “Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.
El Tribunal, por su parte, ha manifestado que ‘el concepto de invención a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del estado de la técnica—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria’.
(Proceso 21-IP-2000, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”), publicado en la Gaceta Oficial 631 de 10 de enero de 2001, ‘lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial’ (Proceso 7-IP-2005.
Patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras), publicado en la Gaceta Oficial 1203 de 31 de mayo de 2005. Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho.
En cambio, en la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: ‘La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)’.
(Proceso 13-IP-2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3- TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2- BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO), publicado en la Gaceta Oficial 1061 de 29 de abril de 2004). El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención”. Novedad: 16. Al respecto, F. HOFFMANN – LA ROCHE ha sostenido en su escrito de demanda que el invento cuya patente solicita cumple con el requisito de novedad, debiendo por tanto abordarse este tema. 17.
Dentro del Proceso 92-IP-2013 del 16 de julio de 2013, este Tribunal ha señalado lo siguiente: “La doctrina ha manifestado que ‘Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido’ (ZUCCHERINO, Daniel R. ‘MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. RÉGIMEN LEGAL’, Editado por Abeledo Perrot, 1997, p. 150).
El Tribunal, por su parte ha señalado que la novedad de una invención ‘es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio.
Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”[5] (lo subrayado es nuestro).
El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación con el estado de la técnica. Al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad, salvo las excepciones establecidas en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado.
Se aclara que la novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman una invención, pudiendo incluso ser conocidos algunos o todos de tales componentes, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente ya que toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento.
El Tribunal a manera de orientación ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según los cuales ‘la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquella.
En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: ‘(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos;
(vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica’. En cuanto al principio relativo a las ‘combinaciones en un documento anterior’, las Cámaras han precisado que ‘cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida’ (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo ‘Special Edition - Espace Legal’, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001)’.
(Proceso 13-IP-2004). La fecha a partir de la cual la oficina nacional competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, ‘no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344. La oficina nacional competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha.
Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita’. (Proceso 12-IP-98, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA, publicado en la Gaceta Oficial 428 de 16 de abril de 1999).
Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera: ‘El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.
La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.
(Bercovitz, Alberto, ‘PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA’, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321)”. (Proceso 1-AI-1996, publicada en la Gaceta Oficial 234 de 21 de abril de 1997)”. Nivel inventivo y estado de la técnica: 18. Adicionalmente, la SIC fundamentó la Resolución 12911 del 25 de abril de 2001, en que la invención presentada por F. HOFFMANN – LA ROCHE AG carecía de nivel inventivo, pues lo reivindicado por ésta no supone el desarrollo de actividad inventiva alguna.
En este sentido, deberá abordarse el requisito del nivel inventivo y su relación con el estado de la técnica. 19. Al respecto, en el Proceso 66-IP-2013, de 21 de agosto de 2013, este Tribunal ha señalado lo siguiente: “(…) Este requisito, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.
El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por ‘todo lo que haya sido accesible al público’ que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, ‘con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).
En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo. Si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.
(Proceso 12-IP-98, patente: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA), publicado en la Gaceta Oficial 428 de 16 de abril de 1999. El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), que se señalan a continuación: ‘Para analizar la existencia del nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’ (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: ‘a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’ (Office européen des brevets, op. cit)’.
(Proceso 13-IP-2004). En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos señala: ‘el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.
Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (…). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (…).
Por otra parte, a su juicio, el hecho que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.
Tampoco lo tendrá una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)”.
(Proceso 13-IP-2004). Por otra parte y sobre el mismo tema del nivel inventivo, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, sostiene: ‘Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué cantidad de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.
El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.
Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica (lo subrayado es nuestro). Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.
Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10. 2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.
El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.
La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).
Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir, antes de la invención (lo subrayado es nuestro).
La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características.
Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo”[6]. 20.
En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar si la solicitud de patente de la empresa F. HOFFMANN – LA ROCHE AG cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo que establece la norma comunitaria.
3. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. 21. F. HOFFMANN – LA ROCHE AG manifestó que los requisitos de novedad y nivel inventivo del objeto de su solicitud fueron reconocidos en cinco de los tres Países Miembros que conforman la Comunidad Andina, los cuales se rigen por la Decisión 486. 22. Dentro del Proceso 47-IP-2010 del 29 de abril de 2010, el Tribunal ha tenido la oportunidad de señalar lo siguiente: “El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro.
Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. Si bien en muchos casos se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente.
No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que se está diciendo es que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. 23. En virtud de lo expuesto, el examen de patentabilidad que realizan las oficinas de patentes es autónomo e independiente, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.
La autonomía de las oficinas de patentes se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.
De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. En el caso de autos, la solicitud de patente de invención para COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS CON BIODISPONIBILIDAD PARA INHIBIDORES DE PROTEINASA INCREMENTADA, se presentó el 6 de junio de 1996, durante la vigencia de la Decisión 344, disposición comunitaria que contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos de patentabilidad y, por lo tanto, es la norma sustancial que debe ser aplicada al caso concreto.
SEGUNDO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Respecto de la novedad, la invención, de producto o de procedimiento, carecerá de este requisito si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.
La novedad de una invención es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, producirse por cualquier otro medio.
Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que cualquier persona el oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Respecto del nivel inventivo, la invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente.
Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.
Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si la solicitud de patente de la empresa F. HOFFMANN – LA ROCHE AG cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo que establece la norma comunitaria.
TERCERO: El examen de patentabilidad que realizan las oficinas de patentes es autónomo e independiente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. La autonomía de las oficinas de patentes se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTE SECRETARIO (E) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 212-IP-2014 ----------------------- [1] Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. [2] Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique. [3] Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. [4] DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. [5] Proceso 129-IP-2007, Patente: POLIMORFO DE (2S, 3S, 5S) -5- (N - ((N – METIL – N - ((2 – ISOPROPIL – 4 - TIAZOLIL) METOXICARBONIL) AMINO) -1, 6 – DIFENIL – 3 – HIDROXIHEXANOL (RITONAVIR) Y PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN, publicado en la Gaceta Oficial 1586 de 15 de febrero de 2008. [6] Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina.
Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf.