PROCESO 260-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 172 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Nulidad del registro de la marca TONY (denominativa).
Expediente Interno: 07179-2010-0-1801-JR-CA-02 Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 26 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. VISTOS: El Oficio 7179-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 14 de noviembre del 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 07179-2010-0-1801-JR-CA-02.
El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Apelante: Kellogg Company Partes contrarias: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Amay Commercial Inc. 2. Antecedentes: 1. El 15 de noviembre de 2007, Kellogg Company (Estados Unidos de América) solicitó la nulidad de la marca TONY, inscrita bajo Certificado 126462, a favor de Amay Commercial Inc., para distinguir productos de la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
No obstante haber sido debidamente notificada, Amay Commercial Inc. no absolvió el traslado de la acción de nulidad presentada por Kellogg Company. 3. Mediante Resolución 1626-2009/CSD-INDECOPI de 26 de junio de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada en parte la acción de nulidad y, en consecuencia, declaró nulo parcialmente el registro de la marca TONY, en el extremo que distingue cereales confitados de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, quedando vigente para todo producto de confitería. 4.
El 24 de julio de 2009, Kellogg Company interpuso recurso de apelación en el extremo que no se declaró la nulidad de la marca TONY para distinguir todo producto de confitería. 5. Mediante Resolución 1755-2010-TPI-INDECOPI de 6 de agosto de 2010, el Tribunal del Indecopi decidió confirmar la Resolución 1626-2009/CSD- INDECOPI. 6. El 15 de noviembre de 2010, Kellogg Company interpuso demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 1755-2010-TPI- INDECOPI. 7.
Mediante Resolución 16 de 9 de enero de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima con Subespecialidad en temas de Mercado declaró infundada la demanda. 8. Kellogg Company interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. 9. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 01193-2011-0-1801-JR- CA-06. 3.
Argumentos de la demanda: 10. Kellogg Company (Estados Unidos de América) solicitó la nulidad de la marca TONY alegando lo siguiente: – Ha solicitado con anterioridad el registro de la marca TONY para distinguir cereales para desayuno de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. – Mediante Expediente 234110-2008 de 28 de febrero de 2005, Amay Commercial Inc. solicitó el registro de la marca TONY, la cual fue otorgada para distinguir cereales confitados y todo producto de confitería de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. – Ambos signos están destinados a distinguir cereales y se encuentran conformados por la denominación TONY, resultando confundibles entre sí, por lo que no debió haberse otorgado el registro de la marca TONY a favor de la emplazada. – La palabra caramelo define al producto que se logra al endurecerse el azúcar fundido o al producto que se logra aromatizando con frutas o hierbas, por lo que el confite no es un caramelo.
En tal sentido, no puede sostenerse que Amay Commercial Inc. al ser titular de la marca TONY (Certificado 88481) para distinguir caramelos tiene derecho exclusivo sobre la denominación TONY para distinguir productos de confitería. – En el supuesto caso que se considere que el caramelo es un confite, la emplazada ya es titular de la marca TONY (Certificado 88481) para distinguir chocolates y caramelos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la misma no puede solicitar el registro de una nueva marca TONY para distinguir los mismos productos, puesto que se estaría produciendo duplicidad de registro. – El Indecopi debió anular íntegramente la marca TONY. 4.
Argumentos de la contestación de la demanda: 11. El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - El sustento de la acción de nulidad interpuesta por Kellogg Company radica en que el registro de la marca TONY habría sido otorgado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por considerar que dicha marca es confundible con su marca TONY y logotipo, solicitada previamente mediante Expediente 223186-2004. - La Resolución 19937-2006/OSD-Indecopi declaró fundada la oposición formulada por Amay Commercial Inc. y denegó el registro de la marca TONY y logotipo solicitada por Kellogg Company.
Posteriormente, Kellogg Company interpuso recurso de reconsideración contra dicha resolución, solicitando la limitación de sus productos para distinguir exclusivamente “cereales para el desayuno” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. - Respecto a la limitación de productos que efectuara Kellogg Company, en el Expediente 223186-2004, cabe precisar que dicho trámite fue suspendido mediante Resolución 722-2009/CSD-Indecopi hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el presente expediente, por lo que la limitación de productos solicitada por Kellogg Company aún no ha sido evaluada ni aceptada. - La marca registrada TONY (Certificado 126462) distingue cereales confitados y todo producto de confitería de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
En ese sentido, se aprecia que algunos de los productos que pretende distinguir el signo TONY y logotipo, solicitado previamente por Kellogg Company (preparaciones hechas de cereales, confitería) se encuentran comprendidos dentro de los productos que distingue la marca TONY inscrita a favor de Amay Commercial Inc. (cereales confitados y todo producto de confitería). - La similitud entre los signos radica en la denominación TONY, lo que determina que los signos resulten confundibles. - La emplazada Amay Commercial Inc. tiene derechos de Propiedad Industrial sobre la marca TONY, inscrita con Certificado 88481, que distingue “chocolates y caramelos” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, con anterioridad a la solicitud de registro presentada por Kellogg Company.
En ese sentido, desde el 2 de octubre de 1990, fecha de concesión del Certificado 88481, Amay Commercial Inc., ostenta derecho al uso exclusivo sobre la denominación TONY, con relación a productos relativos a la confitería (caramelos) de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. - Dado que la emplazada tiene un derecho anterior sobre la denominación TONY con relación a productos de confitería (caramelos), corresponde declarar la nulidad de la marca TONY (inscrita con Certificado 126460) sólo respecto a cereales confitados de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, quedando vigente el registro para los demás productos que distingue, esto es, todo producto de confitería de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 12.
Amay Commercial Inc. (Panamá) manifestó lo siguiente: - La accionante omite señalar que el signo en el que basa la acción, ha sido denegado por la primera instancia mediante Resolución 17026- 2007/OSD-Indecopi. - La Sala de Propiedad Intelectual otorgó el registro de la marca TONY, solicitado por su empresa, para distinguir cereales y todo producto de confitería de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. - Su empresa es titular de la marca TONY que distingue chocolatería y caramelos registrada con Certificado 88481. - La resolución que deniega la marca TONY y logotipo (Expediente 223186-2004) solicitada por la accionante ha sido impugnada por la misma, la cual ha solicitado la limitación de sus productos para distinguir exclusivamente cereales para el desayuno, con los cuales ya no existiría vinculación con los productos que distingue su marca registrada bajo Certificado 88481. - En el presente caso existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. 5.
Sentencia de primera instancia: 13. El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima con Subespecialidad en temas de Mercado declaró infundada la demanda mediante los siguientes argumentos: – Por considerar que la semejanza entre los signos y la anterioridad de la solicitud de registro de marca efectuada por Amay Commercial Inc. no fue la razón que motivara a la autoridad administrativa a mantener vigente el registro de la marca TONY para distinguir todo producto de confitería (Certificado 126462). – No puede declararse la nulidad de la marca TONY para distinguir todo producto de confitería, ya que esto implicaría desconocer un derecho ya reconocido y otorgado con anterioridad a la solicitud de registro efectuada por el apelante. – Asimismo, refiere que la duplicidad de registro de la marca no es causal que faculte al administrado para solicitar la nulidad del registro de la marca TONY a favor de Amay Commercial Inc., y no puede ser cuestionado en el presente proceso contencioso. 6.
Argumentos del recurso de apelación: 14. Kellogg Company (Estados Unidos de América) reiteró los argumentos de su demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 15. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a)[1] de la Decisión 486. Por tal razón, la misma deberá pronunciarse por: “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase distinguidos por signos semejantes”.
Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos 134 literal a)[2] y 172[3] de la misma normativa. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 16. Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 2. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 3. Conexión competitiva dentro de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 17. En el presente caso, Kellogg Company solicitó la nulidad de la marca TONY, inscrita bajo Certificado 126462, a favor de Amay Commercial Inc., para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por haber solicitado con anterioridad el registro de la marca TONY para distinguir “cereales para desayuno” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 18.
Según el artículo 172 de la Decisión 486, la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 19.
Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.[4] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión: directa, indirecta y de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.[5] Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[6] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[7] También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (PROCESO 70- IP-2008.
Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.[8] Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[9] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’[10].
(…)”. 20. Por lo tanto, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. 21. En el presente caso, se debe confrontar la marca TONY (denominativa), inscrita bajo Certificado 126462, a favor de Amay Commercial Inc., con la marca TONY (mixta). Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: ‘La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado’”.[11] Comparación entre signos denominativos y mixtos: 22. La Corte Consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. 23.
De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.[12] 24.
Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 25.
Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP- 2005: Marca: LOREX. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”[13]. 26.
En este orden de ideas, la Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados.
3. CONEXIÓN COMPETITIVA DENTRO DE LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 27. En el presente caso, el Indecopi ha señalado que: La marca registrada TONY (Certificado 126462) distingue “cereales confitados y todo producto de confitería” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, se aprecia que algunos de los productos que pretende distinguir el signo TONY y logotipo, solicitado previamente por Kellogg Company (preparaciones hechas de cereales, confitería) se encuentran comprendidos dentro de los productos que distingue la marca TONY inscrita a favor de Amay Commercial Inc. (cereales confitados y todo producto de confitería).
La emplazada Amay Commercial Inc. tiene derechos sobre la marca TONY, inscrita con Certificado 88481, que distingue “chocolates y caramelos” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, con anterioridad a la solicitud de registro presentada por Kellogg Company. En ese sentido, desde el 2 de octubre de 1990, fecha de concesión del Certificado 88481, Amay Commercial Inc., ostenta derecho al uso exclusivo sobre la denominación TONY, con relación a productos relativos a la confitería (caramelos) de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
El Indecopi agrega que dado que la emplazada tiene un derecho anterior sobre la denominación TONY con relación a productos de confitería (caramelos), corresponde declarar la nulidad de la marca TONY (inscrita con Certificado 126460) sólo respecto a cereales confitados de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, quedando vigente el registro para los demás productos que distingue, esto es, todo producto de confitería de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 28.
Ante la pregunta “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase distinguidos por signos semejantes”, deberá tomarse en cuenta la eventual conexión competitiva dentro de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 29. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.
El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.
Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.[14] Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”[15] 30.
El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre productos de la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. Se debe tener en cuenta que basta la posibilidad de existencia de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.
SEGUNDO: Utilizando los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial para el cotejo de esta clase de signos, la Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre la marca TONY (denominativa) inscrita bajo Certificado 126462 a favor de Amay Commercial Inc., con la marca TONY (mixta).
TERCERO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre productos de la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. [2] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras. [3] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. [10] Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [12] Proceso 46-IP-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. [13] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”.
Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. [14] FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. [15] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008.
Marca: “CALVO” (mixta). ----------------------- Proceso 260-IP-2014