TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 534-1P-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca “ZOE” (denominativa).
Proceso Interno: 01087-2013-0-1801-JR-CA-10. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 15 días del mes de marzo de 2016, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.
VISTOS: El Oficio 1087-2013-0/5taSECA-CSJL-PJ de 15 de octubre de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 01087- 2013-0-1801-JR-CA-10.
El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Demandante: GLORIA S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — INDECOPI, Tercero interesado: G6E S.A.C. B. Antecedentes: 1. El 15 de junio de 2010, G6E S.A.C. solicitó el registro del signo ZOE (denominativo) para distinguir “bebidas sin alcohol" de la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El 27 de octubre de 2010, Gloria S.A. formuló oposición al registro del signo solicitado sobre la base de la marca ZOE (denominativa) registrada con certificado 157422, que distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución 1621-2011/CSD-INDECOPI de 13 de julio de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado.
El 10 de agosto de 2011, GLORIA S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto a la vinculación existente entre los productos que están destinados a distinguir los signos en conflicto. Mediante Resolución 2094-2012/TPI-INDECOPI de 6 de noviembre de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI declaró infundada la oposición formulada.
Mediante escrito de 8 de febrero de 2013, la demandante presentó demanda contenciosa administrativa contra las resoluciones administrativas señaladas. Mediante sentencia de 30 de marzo de 2015, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró fundada la demanda. Mediante escrito de 8 de febrero de 2015, el INDECOPI interpuso recurso de apelación. Mediante auto de 22 de septiembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el proceso incoado a fin de solicitar la interpretación prejudicial respecto de: 10. 1.
Qué elementos y/o componentes deben tomarse en cuenta para detectar el riesgo de confusión o de asociación entre productos de las Clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, distinguidos por signos semejantes. 2. Qué criterios o reglas fundamentales se debe tener en cuenta para comprobar, establecer y/o determinar que existe vinculación o conexión competitiva entre productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza de la marca registrada ZOE (denominativa) de titularidad de GLORIA S.A. y productos de la Clase 32 de la marca solicitada ZOE (denominativa) de titularidad de G6E S.A.C. Argumentos de la demanda: GLORIA S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: Que, si bien la autoridad administrativa determinó correctamente que el signo solicitado ZOE (denominativo) era idéntico a la marca ZOE (denominativa) de la demandante, equivocadamente estimó que los productos que se buscaban distinguir con el signo solicitado “bebidas sin alcohol” de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, no eran productos vinculados a los artículos que identifica la marca ZOE (denominativa), extremo que es materia de cuestionamiento.
Que, los productos "hielo, café, té, cacao, azúcar, sucedáneos del café; preparaciones hechas de cereales, pan, helados comestibles” son artículos vinculados y tienen conexión competitiva con aquellos que se buscan identificar (bebidas sin alcohol), toda vez que estos productos tiene una naturaleza similar o son complementarios, tienen finalidades idénticas o similares, sus canales de comercialización son idénticos, están dirigidos al mismo público consumidor y, en muchos casos, son productos elaborados por las mismas empresas y/o empresas vinculadas.
Que, se está frente a signos idénticos, cuyos productos presentan vinculación competitiva, por lo cual, lo menos que podría exigirse al signo solicitado a registro es que no tenga como único elemento, precisamente el único elemento de la marca registrada, siendo además que se debe tomar en consideración que el signo ZOE (denominativo) es un signo arbitrario en relación a los productos de las Clases 30 y 32, razón por la cual ostenta una fuerza diferenciadora elevada.
En 11. 12. 13. consecuencia, el signo solicitado a registro se encuentra incurso en la prohibición de registro establecido en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Argumentos de la contestación a la demanda: El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: Que, para determinar si existe semejanza entre dos signos en grado de producir riesgo de confusión o inducir a error al público consumidor, se deberá tener en cuenta criterios establecidos por la legislación vigente en la materia respecto a la semejanza entre signos, similitud de los productos o servicios específicos que pretende distinguir el signo solicitado y de los que distinguen las marcas registradas, asi como, las características y condiciones del mercado y de los agentes económicos.
Que en el caso concreto no es materia controvertida la existencia de similitudes entre los signos confrontados, sino la falta de vinculación entre los productos que distinguen ambos signos y, por lo tanto, la inexistencia de riesgo de confusión indirecta, toda vez que distinguen productos de clases distintas. G6E S.A.C. no contestó la demanda.
Sentencia de Primera Instancia Mediante Sentencia de 30 de marzo de 2015, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda señalando que: Aún cuando los signos en conflicto distinguen productos de distintas Clases de la Clasificación Internacional de Niza, dada la identidad fonética y gráfica que se advierte al efectuar el cotejo comparativo de los signos, aunado a que distinguen productos vinculados de las Clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que se tratan de productos destinados al consumo humano, los mismos que comparten similares canales de comercialización, distribución y publicidad, pudiendo ser consumidos de forma conjunta pese a que se encuentren ubicados en distintos sectores del mercado, podría inducir a los consumidores a creer que los productos que pretende distinguir el signo ZOE (denominativo) solicitado a registro constituye una nueva > 14. 15. gama de productos que distingue la marca registrada ZOE (denominativa), atribuyéndoles de este modo el mismo origen empresarial, situación que configura un riesgo de confusión indirecta y/o de asociación. Por ende, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, motivo por el cual no correspondía su acceso al registro.
Argumentos de apelación de la sentencia El INDECOPI sustentó su apelación señalando lo siguiente: - La sentencia ha incurrido en motivación aparente, pues de una parte considera que si los productos se difunden por publicidad general, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, y si la difusión se restringe a través de revistas especializadas o comunicación directa, la conexión competitiva sería menor. - Sin embargo, el juez asume sin mayor explicación que los productos de las Clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, que definió como de consumo masivo, se difunden a través de ambas formas de publicidad, la masiva y la especializada lo que evidencia una falta de entendimiento de los dos supuestos establecidos en interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - El objeto de discusión es establecer si existe identidad, similitud o vinculación entre los productos que el signo ZOE (denominativo) de la marca ZOE (denominativa) de titularidad de G6E S.A.C identifican.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada!. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, ( )”.
CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 2. 3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Signos de fantasía. Conexión competitiva entre las Clases 30 y
32. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 16.
17. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. En el presente caso, se debe comparar el signo solicitado ZOE (denominativo) para distinguir “bebidas sin alcohol" de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, con la marca ZOE (denominativa) registrada con certificado 157422, que distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Dentro del Proceso 15-1P-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: 'La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca", Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto, Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que: 'La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo',3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común*.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) Que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) O identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(li) O semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) O semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos5. También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que 'El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que Proceso 85-1P-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. Proceso 109-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 82-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP'S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica'. (PROCESO 70-IP-2008.
Marca denominativa: “SHERATON', publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algumos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”, Reglas para realizar el cotejo de signos. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-1P-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.” Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: "La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los 7 BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. 10 18. 19. 20. elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos", ( )”.
Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, tomando en consideración lo siguiente: i) la identidad de los signos confrontados “ZOE”; li) el hecho que ambos signos sean denominativos simples, y, iii) el hecho que ambos signos no cuenten con elementos adicionales diferenciadores.
SIGNOS DE FANTASÍA. El Tribunal desarrollará el tema en virtud a que en el presente proceso se alega que el vocablo ZOE es una expresión de fantasía al carecer de significado conocido por el consumidor. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del Proceso 40-1P-2014: *El Tribunal considera necesario mostrar o evidenciar la línea jurisprudencial que ha trazado sobre el concepto de signo de fantasía. Lo primero que se advierte es que no se diferencia entre los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los confunde sino que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía. Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía. Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal y expresa: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”.
Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito sería la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 72-1P-2003, conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco de los procesos: 19-1P-2011, 23-1P-2013, 158-1P- 2013, 211-1P-2013 y 1-1P-2014. Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11 Si bien en algunas normativas locales se habla de marcas arbitrarias, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad, no establecer criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-1P-2013: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, nininguna de sus propiedades.
Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas ( ) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-1P-2003. Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003).
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”. En el presente caso, la Sala Consultante deberá determinar si la expresión ZOE es de fantasía, de conformidad con lo establecido en la presente providencia. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES 30 Y 32.
En el presente caso, el INDECOPI otorgó el registro solicitado, ya que consideró que no existe conexión competitiva entre los productos de las Clases 30 y 32. Mediante sentencia de primera instancia se declaró fundada la demanda señalando que sí existe conexión competitiva, se 12 tratan de productos destinados al consumo humano, los mismos que comparten similares canales de comercialización, distribución y publicidad, pudiendo ser consumidos de forma conjunta pese a que se encuentren ubicados en distintos sectores del mercado, podría inducir a los consumidores a creer que los productos que pretende distinguir el signo ZOE (denominativo) solicitado a registro constituye una nueva gama de productos que distingue la marca registrada ZOE (denominativa), atribuyéndoles de este modo el mismo origen empresarial, situación que configura un riesgo de confusión indirecta y/o de asociación. 23.
Por su parte, el Indecopi sustentó su apelación señalando que el juez asume sin mayor explicación que los productos de las Clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, que definió como de consumo masivo, se difunden a través de ambas formas de publicidad, la masiva y la especializada lo que evidencia una falta de entendimiento de los dos supuestos establecidos en interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
El objeto de discusión es establecer si existe identidad, similitud o vinculación entre los productos que el signo ZOE (denominativo) de la marca ZOE (denominativa) de titularidad de G6E S.A.C identifican. 24. El juez consultante realizó las siguientes preguntas: - Qué elementos y/o componentes deben tomarse en cuenta para detectar el riesgo de confusión o de asociación entre productos de las Clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, distinguidos por signos semejantes. - Que criterios o reglas fundamentales se debe tener en cuenta para comprobar, establecer y/o determinar que existe vinculación o conexión competitiva entre productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza de la marca registrada ZOE (denominativa) de titularidad de GLORIA S.A. y productos de la Clase 32 de la marca solicitada ZOE (denominativa) de titularidad de G6E S.A.C. 25.
Al respecto, el Tribunal dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO SK (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. 13 En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.
Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios oO vayan a utilizarse conjuntamente?. 26.
Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: La inclusión de los productos en una misma clase del nomenciátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para_el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas oO almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual KR confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de 9 Fernández Novoa, Carlos “Fundamentos del Derecho de Marcas”.
Editorial Montecorvo S.A, España, 1984, pp. 242 - 246. 14 27. difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad_general y masiva —radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”10, El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se genera la conexión competitiva entre los productos de las Clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, la Sala Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”, Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004.
Proceso 115-IP-2008. Marca: "CALVO" (mixta) 15 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Basta la posibilidad de riesgo de confusión para que opere la prohibición de registro. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, tomando en consideración lo siguiente: i) la identidad de los signos confrontados “ZOE”; ii) el hecho que ambos signos sean denominativos simples; y, iii) el hecho que ambos signos no cuenten con elementos adicionales diferenciadores.
Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas.
Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes.
Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general y masiva — radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían 16 competitivamente conexos.
Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. La Sala Consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos de las Clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la o od e Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su ado ll Cecilia L Le Ayllóñ Quinteros MAGISTRADA 17 verano rozar P Luis José Diez Cánseto Núñez li ADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Hernán Romero Zambráno ” == __£LBESIDENTE Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. SECRETARIO Proceso 534-1P-2015 18