PROCESO 305-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Actor: MEDIFARMA S.A. Marca: EPITEL (denominativa).

Expediente Interno: CAS. 18002-2013. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de marzo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. VISTOS: El Oficio 352-2014-SCS-CS de 3 de diciembre de 2014, recibido vía correo certificado el 12 de diciembre de 2014, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno CAS. 18002-2013.

El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. Antecedentes 1. Partes en el proceso interno: Recurrente: MEDIFARMA S.A. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ FARMA TRADE S.A. 2.

Hechos: 1. El 15 de febrero de 2008, FARMA TRADE S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca producto EPITEL (denominativa) para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 25 de abril de 2008, MEDIFARMA S.A. formuló oposición al registro solicitado sobre la base de la marca EPITELIOL (denominativa) que distingue productos de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Mediante Resolución 396-2009/CSD-INDECOPI de 18 de febrero de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y, en consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado. 4.

El 11 de marzo de 2009, MEDIFARMA S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto a que el signo solicitado resulta gráfica y fonéticamente confundible con su marca registrada. 5. Mediante Resolución 2115-2009/TPI-INDECOPI de 21 de agosto de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI resolvió confirmar la Resolución 396-2009/CSD-INDECOPI. 6.

El 20 de noviembre de 2009, MEDIFARMA S.A. presentó demanda contencioso administrativa a fin de anular la Resolución 2115-2009/TPI-INDECOPI. 7. Mediante sentencia de primera instancia de 3 de septiembre de 2012, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 8.

El 6 de diciembre de 2012, MEDIFARMA S.A. presentó recurso de apelación. 9. Mediante sentencia de segunda instancia de 21 de agosto de 2013, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú confirmó la sentencia anterior que declaró infundada la demanda. 10. El 2 de octubre de 2013, MEDIFARMA S.A. presentó recurso de casación por infracción normativa del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 11.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno CAS. 18002-2013. 3. Argumentos de la demanda: 12. MEDIFARMA S.A. alegó que: - Es titular de la marca EPITELIOL (denominativa) que distingue productos de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - Existe similitud gráfico-fonética entre los signos en cuestión, por lo que la coexistencia de los mismos ocasionaría confusión en los consumidores. - El signo solicitado se encuentra incluido en su integridad en la marca registrada, compartiendo la mayoría de sus letras, ubicadas en el mismo orden. - Debido a la naturaleza de los productos que distinguen los signos en cuestión, la más mínima confusión puede tener consecuencias muy distintas a las buscadas y perjudicar la salud de las personas. - El signo solicitado no goza de la fuerza diferenciadora requerida para acceder a registro. - Agregó que la Comisión se contradice al señalar que en el examen de registrabilidad deberá descartarse la inclusión del fonema “EPITE” en los signos, por aludir a la palabra “EPITELIO”, sin embargo, considera que el signo solicitado goza de distintividad pese a no contar con ningún elemento adicional que lo caracterice ni lo diferencie plenamente de la marca registrada. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda: 13. El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (en adelante, INDECOPI) contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Desde el punto de vista fonético, si bien el signo solicitado incluye las letras que conforman a la marca registrada, la presencia de letras adicionales en la marca registrada, determina que los signos en cuestión presenten una distinta secuencia vocálica, un distinto número de sílabas, además de presentar una sílaba tónica diferente; todo lo cual determina que éstos generen una impresión sonora diferente. - Si bien los signos comparten la denominación EPITEL, la misma hace referencia a “Epitelio”, por lo que dicho término carece de aptitud distintiva para distinguir algunos productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que su presencia en los signos confrontados no puede servir de base para establecer entre ellos la confusión. - Si bien, los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran incluidos dentro de los productos que distingue la marca registrada, dado que entre los mismos existen diferencias fonéticas y gráficas que permiten diferenciarlos, se considera que es posible su coexistencia en el mercado. 5.

Sentencia de primera instancia: 14. La Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda, bajo los siguientes fundamentos: - En consideración a que del análisis comparativo entre los signos en conflicto se desprende que no son confundibles entre sí, pues si bien ambos comparten las letras EPITEL, se puede advertir que desde el punto de vista fonético, si bien los signos comparten la partícula EPITEL la inclusión de la terminación IOL en la marca registrada determina que los signos enfrentados produzcan un sonido distinto. - Asimismo, desde el punto de vista gráfico, se aprecia que si bien los signos comparten algunas letras en la misma posición, la presencia de las letras OIL al final de la marca registrada genere un impacto visual diferente. 6.

Argumentos del recurso de apelación: 15. MEDIFARMA S.A. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia alegando lo siguiente: - Se debe recordar el alto índice de automedicación en el mercado peruano y la frecuente expedición de este tipo de productos sin receta médica, lo que incrementa el riesgo de confusión. En el expediente no obra el escrito de contestación al recurso de apelación. 7.

Sentencia de segunda instancia: 16. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú confirmó la sentencia anterior que declaró infundada la demanda reiterando los mismos argumentos. 8. Argumentos del recurso extraordinario de casación: 17. MEDIFARMA S.A. interpone recurso extraordinario de casación, denunciando la infracción normativa del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, en los siguientes términos: - La resolución impugnada no contiene un análisis comparativo que ponga más énfasis en las semejanzas que en las diferencias.

No se tomó en cuenta el grado de percepción del consumidor medio respecto de los signos confrontados. - No existe en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza ninguna otra marca registrada que posea la partícula inicial EPITEL, por lo que el consumidor creerá que el signo solicitado es una nueva versión de la marca registrada.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 18. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis del presente proceso, no procede la interpretación del artículo 134 literal a) por no ser pertinente para el caso. Por lo tanto, procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la norma mencionada[1].

C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 2. Comparación entre signos denominativos. 3. Partículas de uso común. Marcas farmacéuticas. El grado de percepción del consumidor medio. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 19. En el presente proceso, FARMA TRADE S.A. solicitó el registro de la marca EPITEL (denominativa) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

MEDIFARMA S.A. formuló oposición contra la mencionada solicitud sobre la base de su marca EPITELIOL (denominativa), registrada dentro de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 20. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud: 21.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 22.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[2]. 23.

Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008.

Marca: SHERATON). 24. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas. 25. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. 26.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos: 27. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo.

Es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. 28.

En consecuencia, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados.

2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. 29. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado EPITEL (denominativo) y la marca registrada EPITELIOL (denominativa). Por tal motivo es necesario tratar el tema de la comparación entre signos denominativos. 30. Dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: “(…) Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: ‘No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )’. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

(…) En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. (…)”. 31. La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado EPITEL (denominativo) y la marca registrada EPITELIOL (denominativa), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

3. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. MARCAS FARMACÉUTICAS. EL GRADO DE PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIO. 32. Por otro lado, ambas marcas contrapuestas están conformadas por la partícula de uso común ‘EPITEL’. Al respecto, la demandante ha señalado que la Comisión se contradice al señalar que en el examen de registrabilidad deberá descartarse la inclusión del fonema “EPITE” en los signos, por aludir a la palabra “EPITELIO”, sin embargo, considera que el signo solicitado goza de distintividad pese a no contar con ningún elemento adicional que lo caracterice ni lo diferencie plenamente de la marca registrada. 33.

Si bien en el artículo 135[3] literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro.

El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo[4]. 34. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo. 35. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Hacerlo constituirá un monopolio de uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. 36. Los signos conformados por partículas de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, tal como veremos a continuación. La marca débil: 37. Dentro del Proceso 30-IP-2013, marca: TAXI DRIVER (mixta) de 7 de junio de 2013, este Tribunal señala que: “Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, ‘la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto de la marca sirvan para distinguirlo claramente del otro’.

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal ‘por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )’.[5] Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta: ‘una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente’”.[6] 38. La Corte Consultante debe determinar si la partícula “EPITEL”, compartida por ambos signos confrontados, es o no un elemento de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y en clases conexas.

De tratarse de una partícula de uso común deberá tomarse en cuenta que se trataría de una marca débil, de conformidad con lo señalado en la presente interpretación prejudicial. Marcas farmacéuticas: 39. Por otro lado, se tratará el tema de las marcas farmacéuticas toda vez que las marcas contrapuestas distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 40.

Dentro del Proceso 12-IP-2012 de 10 de mayo de 2012, este Tribunal señaló lo siguiente: “El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.

Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.

En jurisprudencia anterior este Tribunal también ha manifestado que, tratándose de marcas farmacéuticas, ‘(…) el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno’ (Proceso 30-IP-2000.

Marca: Amoxifarma, publicado en la Gaceta Oficial 578 de 27 de junio de 2000). Igualmente, el Tribunal ha señalado que “respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP-2000. Marca: BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial 594 de 21 de agosto de 2000).

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente”. 41.

De conformidad con lo anterior, la Corte Consultante debe determinar la registrabilidad del signo solicitado EPITEL (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor con productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

El grado de percepción del consumidor medio: 42. Finalmente, MEDIFARMA S.A. señaló en el recurso extraordinario de casación que: “No se tomó en cuenta el grado de percepción del consumidor medio respecto de los signos confrontados”. 43. Sobre este tema, dentro del Proceso 9-IP-2001 de 27 de abril de 2001, el Tribunal ha expuesto lo siguiente: “Finalmente es necesario recordar el público al cual las marcas están dirigidas, ya que generalmente éstas se dirigen al ‘consumidor medio’ o sea al común y corriente de cualquier clase de productos o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales; ya que en ellos, el comprador no se detiene a efectuar un examen más minucioso de las marcas y al contrario el grado de atención será más bajo.

Estos productos están destinados, como ya lo expresamos antes, al consumidor medio quien no efectúa un examen ni muy riguroso ni muy negligente al producto que piensa adquirir. En cambio en los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor o que sólo pueden ser adquiridos por profesionales, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura, perfumes de marca, instrumental médico van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería. No se aplica este criterio para el caso de productos farmacéuticos, para los cuales se exige un mayor cuidado, dado el eventual riesgo para la salud de los consumidores.

Fernández Novoa señala como un factor determinante de la atención del consumidor el precio del producto; por tanto, si el precio es alto, cabe esperar que el consumidor medio prestará un elevado grado de atención al examen del producto y de la marca, lo cual hace que disminuya la posibilidad del riesgo de confusión. “En cambio si el precio del producto es bajo, descenderá correlativamente el grado de atención con que el consumidor contemplará las marcas, y por lo mismo, aumentará la posibilidad del riesgo de confusión”[7].

Sobre este tema, la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado: “La marca y su protección no tendrían razón de ser si aquella no tuviera un destinatario que pueda adquirir e identificar los productos o servicios que ese signo ampara. La marca existe en cuanto haya un público consumidor, el que dentro de todo el proceso de determinación de la confusión, es un factor necesario para considerarlo.

El consumidor es el sujeto que va a ser motivo del riesgo de confusión entre las dos marcas iguales o semejantes, y es el que soporta, junto al titular de la marca, el perjuicio por la falta de identificación de los productos y servicios que una marca protege frente a los de otra. Hay consumidores menos proclives a que sean inducidos al riesgo de confusión frente a la adquisición de bienes que se distinguen con las marcas semejantes.

Esta clase de consumidor es el profesional y especializado, que ante ciertos grupos de bienes y por su amplio conocimiento de esa actividad, fácilmente diferencian una marca de otra. Pero el consumidor que debe considerarse para el análisis del riesgo de confusión entre dos marcas iguales o semejantes, es el consumidor medio. El Tribunal ha abordado el punto del consumidor medio en sentencia de 3 de diciembre de 1987.

Ha dicho el alto organismo comunitario: ‘(…) El Tribunal se permite precisar –de acuerdo con la doctrina predominante - que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.

Por supuesto que, en cuanto a ese fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de producto, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto’”[8]. 44.

Por lo tanto, para determinar la existencia del riesgo de confusión, el Juez Consultante debe tomar en cuenta al consumidor medio de los productos que pretende distinguir la marca EPITEL (denominativa), de acuerdo a lo señalado en la presente interpretación prejudicial. Este examen será más riguroso si el signo solicitado pretende distinguir productos de consumo masivo.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

SEGUNDO: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado EPITEL (denominativo) y la marca registrada EPITELIOL (denominativa), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: En caso la partícula “EPITEL” constituya una partícula de uso común, no debería ser tomada en cuenta al momento de realizarse el examen de registrabilidad. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Hacerlo constituirá un monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. Los signos conformados por partículas uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. Por otro lado, la Corte Consultante debe determinar la registrabilidad del signo solicitado EPITEL (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor con productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

Finalmente, para determinar la existencia del riesgo de confusión, el Juez Consultante debe tomar en cuenta al consumidor medio de los productos que pretende distinguir la marca EPITEL (denominativa), de acuerdo con lo señalado en la presente interpretación prejudicial. Este examen será más riguroso si el signo solicitado pretende distinguir productos de consumo masivo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 305-IP-2014 ----------------------- [1] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. [2] Pacón, Ana María, “Los Derechos sobre los Signos Distintivos y su importancia en una economía globalizada”, publicado en www.ugma.edu.ve.

En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [3] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. [4] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de ser marca. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles”. Otamendi Jorge.

“Derecho de Marcas”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215. [5] Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas De las Cuevas, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo II, 1984, pp. 78 y 79. [6] Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 191 y 192. [7] Martínez Medrano, Gabriel, “Derecho de Marcas”, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, pág. 99. [8] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Tomo IV, pp. 138-139. Sentencia del 7-VIII-95, Proceso 04-IP-94, Marca: EDEN FOR MAN.