PROCESO 163-IP-2014 — Andean Community

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 163-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Asunto: Cancelación parcial por falta de uso de la marca “BROXOL” (denominativa). Expediente Interno: 2009-00117 Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 22 días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: El Oficio 3220 del 10 de octubre del 2014, recibido vía correo electrónico el 17 de octubre del 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00117. El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admite a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

A. Antecedentes. Partes en el proceso interno: Demandante: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. 1. Hechos: – El 5 de julio del 2005, Laboratorios La Santé S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos, Delegatura de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación por falta de uso de la marca BROXOL (denominativa), con Certificado de Registro 187539, inscrita a favor de Promociones Científicas e Industriales S.A. – PROCIN [1] para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación de Niza: sustancias y productos farmacéuticos, veterinarios, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos. – El 3 de octubre del 2005, la sociedad Promociones Científicas e Industriales S.A. – PROCIN contestó la solicitud de cancelación. – Mediante Resolución 19326 del 24 de julio del 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió: “ARTÍCULO PRIMERO: Negar la cancelación total por no uso del certificado 187539 de la marca BROXOL, registrada a nombre de la sociedad PROMOCIONES CIENTÍFICAS E INDUSTRIALES S.A. PROCIN, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO SEGUNDO: Cancelar parcialmente el registro 187539 correspondiente a la marca nominativa BROXOL, en el sentido de excluir de la cobertura los siguientes productos: “veterinarios, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos”; comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional.

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de la anterior limitación el certificado 187539 que corresponde a la marca nominativa BROXOL, registrada a nombre de la sociedad PROMOCIONES CIENTÍFICAS E INDUSTRIALES S.A. PROCIN, distinguirá los siguientes productos: “sustancias y productos farmacéuticos”. Comprendidos en la clase 5 de la Clasificación internacional de Niza.

(…)”. – El 8 de agosto del 2006, PROCIN interpuso recurso de apelación, solicitando la revocación de los artículos segundo y tercero de la parte resolutiva de la Resolución 19326. Por su parte, el 14 de agosto del 2008, Laboratorios La Santé S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la misma resolución. – El 29 de septiembre del 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución 37046, a través de la cual resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 19326, concediendo a su vez los recursos de apelación interpuestos. – Por Resolución 44729 del 31 de octubre del 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia, resolvió: “ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar el artículo primero de la decisión contenida en la Resolución 19326 del 24 de julio del 2006 proferida por la Jefe de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo segundo de la decisión contenida en la Resolución 19326, el cual quedará así: “ARTÍCULO SEGUNDO: Cancelar parcialmente el registro 187539 correspondiente a la marca nominativa BROXOL, en el sentido de excluir de la cobertura los siguientes productos: productos veterinarios”.

ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo tercero de la decisión contenida en la Resolución 19326, el cual quedará así: “Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado 187539 que corresponde a la marca denominativa BROXOL, registrada a nombre de la sociedad PROMOCIONES CIENTÍFICAS E INDUSTRIALES S.A. PROCIN, distinguirá los siguientes productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: productos farmacéuticos, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos”. – Laboratorios Incobra S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, postulando como pretensiones: i) la nulidad de los artículos segundo y tercero de la Resolución 44729 del 31 de octubre del 2008; ii) la nulidad parcial del artículo primero de la Resolución 37046 del 29 de septiembre del 2008, en el extremo que resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 19326; iii) la nulidad de los artículos segundo y tercero de la Resolución 19326; y como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, iv) se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar una resolución mediante la cual se adopten las medias que sean necesarias para el cumplimiento del fallo, especialmente de los relacionado con la vigencia de las resoluciones citadas. 2.

Argumentos de la demanda: 8. La demandante Laboratorios Incobra S.A. manifestó lo siguiente: – La marca BROXOL (denominativa) ha sido usada en Colombia sin solución de continuidad desde septiembre de 1995. La Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en un error al decidir cancelarla parcialmente, en el sentido de excluir ciertos productos veterinarios, omitiendo así la aplicación de todos los presupuestos para la cancelación establecida en el artículo 165 de la Decisión 486, que implica una total inobservancia de su tercer párrafo, en el cual se establece una limitación para decretar tal cancelación. – La Administración también ha infringido el primer párrafo del artículo 165, por cuanto decidió cancelar parcialmente el registro de la marca BROXOL (denominativa) a pesar que Laboratorios La Santé S.A. había solicitado la cancelación total de la misma, es decir, actuó de manera oficiosa y no a petición de parte como lo dispone la norma transgredida. 3.

Argumentos de las contestaciones a la demanda: 9. Laboratorios La Santé S.A. contestó la demanda manifestando lo siguiente: Las pruebas aportadas por la demandante no demuestran el uso eficaz de la marca BROXOL (denominativa), tal como lo ordena el artículo 166 de la Decisión 486. 10. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente: – Si bien PROCIN da respuesta a la solicitud de cancelación por no uso formulada por Laboratorios La Santé S.A., en la misma no anexa las pruebas pertinentes para acreditar el uso de la marca en la forma como establece la Decisión Andina respecto a “todos” los productos que amparaba.

Por lo cual, corresponde la cancelación parcial de la cobertura. – Las resoluciones acusadas se ajustan plenamente a la normativa, jurisprudencia y doctrina vigente, por lo tanto, los actos expedidos no deben ser declarados nulos. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 11. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 165[2] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos: 166[3] y 167[4] de la Decisión 486. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso y su procedimiento. 2. Cancelación parcial de un registro. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE: 1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso y su procedimiento. 12.

Mediante Resolución 44729 de 31 de octubre del 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió: “Cancelar parcialmente el registro 187539 correspondiente a la marca denominativa BROXOL, en el sentido de excluir de la cobertura los siguientes productos: productos veterinarios.

(…) Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado 187539 que corresponde a la marca nominativa BROXOL (…) distinguirá los siguientes productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: productos farmacéuticos, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos”. 13. El Tribunal tomará como referencia lo señalado dentro del Proceso 53-IP- 2013 de 19 de junio de 2013: 1.

Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486. 14. Los artículos 165 a 170, salvo el 169[5] de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: a. Legitimación para adelantar el trámite. 15.

De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés real en la cancelación de la marca respectiva.

Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. b. Oportunidad para adelantar el trámite. 16. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. c. Falta de uso de la marca. 17.

Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. 18. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 19.

Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico.

En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado".

(Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1207 de 16 de junio de 2005). 20. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre la marca, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva. 21. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 22.

En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 199 de 26 de enero de 1996). 23. El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. 24.

El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. 25.

Por lo tanto, la Corte consultante deberá determinar lo siguiente: 1. Si la marca BROXOL (denominativa) es usada en el mercado manteniendo los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado de registro 187539; y, 1. Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.

Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara en la Clase 5 de la Clasificación de Niza estaríamos frente a un uso de la marca que no es real ni efectivo. 26. Una vez realizado el análisis anterior, la Corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente interpretación prejudicial. d. Carga de la prueba.

La prueba del uso. 27. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 28.

El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. 29.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. e. Causales de justificación para el no uso de la marca. 30.

El artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: 1. Fuerza mayor. 2. Caso fortuito. 3. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso. f. Procedimiento. 31.

El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina Nacional Competente. Se encuentra marcado por las siguientes etapas: 1. Presentación de la solicitud. 2. Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. 3.

Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro. 4. Notificación a las partes la decisión mediante una resolución debidamente motivada. 32. De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la norma comunitaria. g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 1.

Depurar el registro de marcas, eliminando aquellas que no son usadas de una manera real y efectiva en el mercado. 2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación”. 33.

A continuación, el Tribunal analizará específicamente el tema de la cancelación parcial por no uso. 2. La cancelación parcial por no uso. 34. El Tribunal ha reiterado esta posición en el Proceso 13-IP-2014 de 14 de marzo de 2014: “El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso.

Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios. 35. De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: 1.

Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en lo substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. 36.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. 37.

La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado. Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría desfigurando la propia figura de la cancelación por no uso. 38.

Para determinar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, la Corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 39.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. 40.

En el presente caso, la Corte Consultante deberá analizar si existe o no conexión competitiva entre los “productos veterinarios” excluidos de la cobertura registral y los “productos farmacéuticos, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos” que mantienen la cobertura registral. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO: Primero: La Corte consultante deberá determinar lo siguiente: 1) Si la marca BROXOL (denominativa) es usada en el mercado manteniendo los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado de registro 187539; y, 2) Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.

Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara en la Clase 5 de la Clasificación de Niza estaríamos frente a un uso de la marca que no es real ni efectivo. Una vez realizado el análisis anterior, la Corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente interpretación prejudicial.

Segundo: El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso. Dicha figura se genera cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: 1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en lo sustancial.

De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en caso sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial y al público consumidor como tal.

Si, por un lado, la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría deformando la figura de la cancelación por no uso.

Para determinar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, la Corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por el signo, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma Clase de la Clasificación de Niza no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 163-IP-2014 ----------------------- [1] Absorbida por fusión por la sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A., según Certificado de Existencia y Representación Legal o de Inscripción de Documentos emitido por la Cámara de Comercio de Barranquilla de folios 237 de autos. [2] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. [3] Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. [4] Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. [5] El artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos y/o servicios que ampara.