[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 184-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135 literales e) e i), y 180 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01041-2007-0-1801- SP-CA-05.
Demandante: COMPACTA S.A.C. Marca Colectiva mixta: ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, a través del Oficio 1041-2007-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 26 de febrero de 2015. A. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.
Partes: Demandante: COMPACTA S.A.C. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA.
HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 1 de marzo de 2005, la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA, solicitó el registro como marca colectiva del signo mixto ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984, en cuya parte superior se aprecia la figura estilizada de una alpaca conforme al modelo que obra a folio 7 del expediente, para distinguir los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “vestido, calzado, sombrerería”. 2.
El 12 de octubre de 2005, la sociedad COMPACTA S.A.C., formuló oposición sobre la base de sus marcas: mixta ORIGIN ALPACA y etiqueta (Certificado 89670): “(…) contiene la figura característica de un auquénido (alpaca) y la combinación de los colores ladrillo y negro, para distinguir confecciones de prendas de vestir, especialmente de alpaca de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza”; y denominativa ORIGEN (Certificado 69736): “(…) escrita en letras características, para distinguir prendas de vestir, especialmente de pelo de alpaca de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza”. 3.
El 28 de febrero de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 3659-2007/OSD-INDECOPI, declaró fundada la oposición y denegó el registro solicitado. 4. El 23 de julio de 2007, la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. El 07 de agosto de 2007, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 1550-2007/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución impugnada y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado. 6.
La sociedad COMPACTA S.A.C., interpuso demanda contenciosa administrativa contra la anterior Resolución. 7. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.
El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 8. Manifiesta, que la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA identifica los productos de sus asociados nacionales e internacionales con la figura estilizada de una Alpaca (marca figurativa), como consta en la página web de la propia Asociación y en los certificados 94089 y 086292 otorgados por el INDECOPI para identificar productos de las Clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente. 9.
Agrega, que las aludidas marcas fueron solicitadas por la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA el 17 de abril de 1989. 10. Señala, que sus marcas ORIGIN ALPACA (mixta) y ORIGEN (denominativa) han sido usadas en forma permanente e ininterrumpida por más de diecisiete (17) años, esto es con antelación al registro de la marca figurativa de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA. 11.
Arguye, que la marca ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984, ha sido obtenida de mala fe, ya que se apropia indebidamente del concepto de la marca ORIGIN ALPACA. 12. Esgrime, que los signos en conflicto son confundibles entre sí, puesto que existe similitud y conexión competitiva entre los productos, por tratarse en ambos casos de prendas de vestir, especialmente de pelo de Alpaca de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por lo tanto, el examen comparativo de los signos en cuestión debe ser más riguroso; se debe dar importancia al aspecto denominativo del signo solicitado, lo que sin duda incrementa el riesgo de confusión. 13. Manifiesta, que los términos “Alpaca Origen” no son débiles y, por lo tanto, no se puede permitir la coexistencia pacífica de los signos en conflicto, puesto que las marcas ORIGIN ALPACA y ORIGEN son de exclusividad de la sociedad COMPACTA S.A.C y de su empresa vinculada: ORIGIN ALPACA E.I.R.L. 14.
Agrega, que si bien la denominación ALPACA es un término de uso común, la autoridad debe atender al conjunto de los signos, es decir, debe tener en cuenta tanto los elementos denominativos como los figurativos. 15. Aduce, que el 20 de febrero de 2006 la sociedad ORIGIN ALPACA E.I.R.L., rechazó la invitación a formar parte de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA por la evidente mala fe en la apropiación de sus marcas. 16.
Esgrime, que la denominación ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984, es la traducción de la expresión descriptiva y genérica “marca de origen”, lo cual es impropio para servir como marca porque pertenece al dominio público. Es descriptiva de la época de producción. 17. Argumenta, que al conferírsele la exclusividad sobre la denominación “marca de origen desde 1984”, se está afectando gravemente el interés público y el de otros fabricantes y titulares de marcas de las Clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 18.
Agrega, que la marca ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984 engaña a los medios comerciales y al público en general pues contiene información falsa, ya que ésta fue solicitada a registro el 1 de marzo de 2005. 19. Señala, que la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA omitió requisitos formales al momento de la solicitud del registro, pues el poder otorgado al mandatario para tal fin carecía de los elementos propios de su naturaleza (falta de facultades de delegación del gerente al mandatario para tramitar el registro). b. Argumentos de la contestación de la demanda.
Por parte del INDECOPI. 20. Indica, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista gráfico y fonético. 21. Agrega, que el hecho que la marca concedida se conforme por algunos elementos que aisladamente resultan descriptivos, esto genera que el titular de la marca no pueda oponerse al registro de los signos que los contengan.
No implica que el signo solicitado no sea distintivo. 22. Adiciona, que la marca concedida no es descriptiva, es decir, no consiste en un signo que exclusivamente indique las características del producto que se pretende distinguir y, por tanto, no incurre en una causal absoluta de irregistrabilidad. 23. Manifiesta, que los aspectos referidos a las formalidades de la admisión de la solicitud de registro fueron convalidados por la demandante, y no tienen el mérito para modificar el sentido de lo resuelto por el Tribunal del INDECOPI.
Por parte de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA. 24. No obra dentro del expediente copia de la contestación de la demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 25. La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “1. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del artículo 136 (…)”. 26.
De oficio se interpretarán los siguientes artículos: el 135 literales e) e i) y el 180 de la Decisión 486[1]. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 27. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La marca colectiva. Características y requisitos para su registro. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. C. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. D. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos. F. Palabras en idioma extranjero y de uso común o descriptivas en la conformación de marcas.
La marca débil. G. Los signos engañosos. H. La solicitud de registro de mala fe. C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA MARCA COLECTIVA. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS PARA SU REGISTRO. 28. Como quiera que el asunto en estudio tiene que ver con el registro de la marca colectiva ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984, el Tribunal considera pertinente determinar las características y los requisitos para el registro de este tipo de signos distintivos. 29.
La Decisión 486 regula la figura de la marca colectiva en los artículos 180 a 184, de conformidad con las siguientes características: a. Concepto. 30. El artículo 180 de la Decisión 486 define la marca colectiva de la siguiente manera: 31. “Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.”. 32.
La anterior definición normativa se encuentra en la misma línea conceptual generalmente adoptada: “se definen comúnmente como signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva. El propietario de la misma puede ser una asociación de la que son miembros esas empresas o cualquier otra entidad, ya sea una institución pública o cooperativa.”[2] 33.
La marca colectiva, en efecto, goza de las siguientes características: b. Características b.1. Solicitante: El artículo 181 de la Decisión 486 presenta un solicitante calificado. Eso quiere decir que la marca colectiva no puede ser solicitada por cualquier persona, sino que está concebida para las asociaciones de productores fabricantes o prestadores de servicios, y en general a las organizaciones o grupos de personas legalmente establecidos de conformidad con la normativa interna sobre la materia.
Dichas asociaciones u organizaciones pueden tener naturaleza pública o privada. b.2. Finalidad: diferenciar productos o servicios de sus integrantes, teniendo en cuenta que los mismos deben gozar de ciertas características comunes de conformidad con lo establecido en el reglamento de uso adoptado por el titular. b.3. Trámite: Los tiempos y movimientos del trámite de registro son los mismos que los previstos para las marcas ordinarias; esto de conformidad con la remisión al título de marcas que hace el artículo 184 de la Decisión 486. b.4.
Requisitos específicos: La solicitud de registro debe acompañarse, además de lo que establecen los artículos 139 y 140 de la Decisión 486, de lo siguiente: - Indicación de que se trata de una marca colectiva. - Copia de los estatutos del solicitante, es decir, de la asociación, organización o grupo de personas legalmente establecidas de conformidad con la normativa interna sobre la materia. - La lista de sus integrantes. - El reglamento de uso de la marca colectiva, es decir, un documento donde se indiquen las condiciones y la forma que dicha marca colectiva se utilizará en el mercado. b.5.
Uso: Las personas facultadas para usar la marca colectiva son las inscritas en la lista anexa a la solicitud. b.6. Información de cambios a la oficina nacional competente: cualquier cambio que se presente en los estatutos, la forma y condiciones de utilización y en la lista de integrantes, debe ser informada a la oficina nacional competente para que se hagan las anotaciones pertinentes (artículo 182).
Esto con la finalidad de que se sepa a ciencia cierta el ámbito operativo de la marca colectiva. b.7. Actos dispositivos: La marca colectiva se puede ceder o licenciar. Como requisito de inoponibilidad el contrato respectivo debe ser inscrito en la oficina nacional competente (artículo 183). B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.
RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 34. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984 es confundible con las siguientes marcas: mixta ORIGIN ALPACA y denominativa ORIGEN. 35. La corte consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del artículo 136? 36.
De conformidad con lo anterior, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos; y para contestar específicamente la cuestión referida por la consultante se hará referencia a los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen las marcas en el mercado. 37.
Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.
Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.[3] Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.
Marca: “SHERATON”). Según la normativa comunitaria andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.
Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.
Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo de los signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: – La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. – En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. – Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. – Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.
Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.
Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T- 136/00).
Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.
Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.” 38.
Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 39.
En el proceso interno se procedió a la comparación entre los signos mixtos ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984 y ORIGIN ALPACA. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. 40. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, en el marco del proceso 55-IP-2013: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.
Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas[4], logotipos[5], íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto.
Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP- 2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26- IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).
La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: – Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. – Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. – Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. – Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En atención a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos o más palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.
(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50- IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005.
Caso: “CANALETA 90”)”. 41. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984 y ORIGIN ALPACA. D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA Y DENOMINATIVOS. 42.
En el proceso interno se procedió a la comparación entre el signo mixto ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984 y el denominativo ORIGEN. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y signos denominativos. 43. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 15 de marzo de 2013, expedida en el marco del proceso 171-IP-2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
(…) El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.” 44.
En atención a que en el caso bajo estudio uno los signos en conflicto se encuentran compuestos por más de dos palabras, se hace necesario aplicar las reglas para la comparación de signos compuestos determinadas en el acápite precedente. 45. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984 y el denominativo ORIGEN.
E. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO Y DE USO COMÚN O DESCRIPTIVAS EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. LA MARCA DÉBIL. 46. La demandante afirmó que la expresión ORIGIN MARK SINCE 1984 es descriptiva. Indicó que el signo solicitado es descriptivo de la época de producción. También sostuvo que el término ALPACA es de uso común. 47. El INDECOPI afirmó que el hecho de que la marca concedida se conforme por algunos elementos que aisladamente resulten descriptivos, genera que el titular de la marca no pueda oponerse al registro de los signos que los contengan. 48.
Teniendo en cuenta lo anterior, y que el signo solicitado se encuentra compuesto por palabras en idioma extranjero, el Tribunal abordará el tema propuesto. Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013: “Los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.
No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto”. 49.
La expresión ORIGIN MARK SINCE 1984[6], traducida al español significa “marca de origen desde 1984”. 50. Este Tribunal, con un criterio aplicable a la Decisión 486, ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
(…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.
(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). 51. En relación con los signos de uso común y descriptivos, se reitera lo expresado en la Interpretación de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 29-IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras, expresiones o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas[7]. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con, la expresión que se utiliza.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”;
La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.
(…) Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.” 52.
La corte consultante deberá determinar si el significado de la expresión ORIGIN MARK SINCE 1984 es de conocimiento de la mayoría del público consumidor, para posteriormente establecer si es descriptiva para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, así como la influencia de este hecho en el análisis de registrabilidad, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 53.
Asimismo, debe establecer si la palabra ALPACA es de uso común en la clase 25, y con esto decidir si la excluye o no del cotejo de marcas. F. LOS SIGNOS ENGAÑOSOS. 54. La sociedad demandante sostuvo que el signo solicitado engaña a los medios comerciales y al público en general, pues contiene información falsa. Por lo tanto, el Tribunal abordará el tema de los signos engañosos. 55.
Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de marzo de 2013, expedida en el marco del proceso 166-IP-2012: “El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad de los signos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general.
Sobre esta prohibición el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.
(Proceso 82-IP-2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 891, de 29 de enero de 2003). Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: “El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.
La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor… el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. ”. (Proceso 38-IP-99.
Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 539, de 28 de febrero de 2000)”. 56. La corte consultante deberá determinar si el signo solicitado para registro podría generar engaño de conformidad con lo establecido en la presente providencia, para así determinar su registrabilidad.
G. LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MALA FE. 57. La demandante argumentó que la marca ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984, ha sido obtenida de mala fe ya que se apropia indebidamente de la marca ORIGIN ALPACA. En este escenario, se abordará el tema propuesto. 58. El segundo párrafo del artículo 172 establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro de marcas se hubiese solicitado de mala fe.
Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.
El Tribunal sobre el tema ha expresado lo siguiente: “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen de marcas andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”[8] (subrayado fuera de texto). 59.
En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que: “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”[9]. 60. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.
Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro de marca debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de marcas. 61.
La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado[10]. 62. El aprovechamiento injusto del esfuerzo y la creatividad empresarial ajena puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el arrojo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo tiene un alto poder de penetración y recordación. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de marca presentada de mala fe, el posicionamiento obtenido de un signo ajeno, o su valor creativo. 63.
Ahora bien, el análisis que haga la corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida del grado de recordación, posicionamiento e implantación de un signo en el mercado. 64. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar la operatividad económica o cualquier situación de ventaja que tenga un signo en el mercado.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: La marca colectiva tiene como finalidad diferenciar productos o servicios de sus integrantes, teniendo en cuenta que los mismos deben gozar de ciertas características comunes de conformidad con lo establecido en el reglamento de uso adoptado por el titular. Los tiempos y movimientos del trámite de registro son los mismos que los previstos para las marcas ordinarias; esto de conformidad con la remisión al título de marcas que hace el artículo 184 de la Decisión 486.
SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.
Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.
TERCERO: La corte consultante para resolver el conflicto de signos distintivos, tendrá que establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos ALPACA ORIGIN MARK 1984 y ORIGIN ALPACA.
CUARTO: La corte consultante para resolver el conflicto de signos distintivos, tendrá que establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984 y el denominativo ORIGEN.
QUINTO: La corte consultante deberá determinar si el significado de la expresión ORIGIN MARK SINCE 1984 es de conocimiento de la mayoría del público consumidor, para posteriormente establecer si es descriptiva para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, así como la influencia de este hecho en el análisis de registrabilidad, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Asimismo, debe establecer si la palabra ALPACA es de uso común en la clase 25, y con esto decidir si la excluye o no del cotejo de marcas.
SEXTO: La corte consultante deberá determinar si el signo solicitado para registro podría generar engaño de conformidad con lo establecido en la presente providencia, para así determinar su registrabilidad.
SÉPTIMO: El aprovechamiento injusto del esfuerzo y la creatividad empresarial ajena puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el arrojo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo tiene un alto poder de penetración y recordación. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de marca presentada de mala fe, el posicionamiento obtenido de un signo ajeno, o su valor creativo.
Ahora bien, el análisis que haga la corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida del grado de recordación, posicionamiento e implantación de un signo en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar la operatividad económica o cualquier situación de ventaja que tenga un signo en el mercado.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.
Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 184-IP-2014 ----------------------- [1] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Artículo 180.- Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular. [2] García, L. 2002. “El Valor de las Marcas Colectivas y de Certificación para las Empresas de Menor Peso”, Revista de la OMPI. [3] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.
Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.
Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.
Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [4] “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.
OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. [5] Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001. [6] Traducción realizada por el Tribunal. [7] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.
OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. [8] Proceso 65-IP-2004. Marca “TAPA ROJA”. Sentencia de 30 de junio de 2004. [9] Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP-2012.
Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro de marcas para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.