[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 290-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2009-0426. Actor: CENTUR MARCAS S.A. Marca denominativa SUITE NIGHT SPRING. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Quito a los trece días del mes de mayo del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 3769 de 1 de diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 2 de diciembre de 2014 vía correo electrónico, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2009-0426. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 26 de febrero de 2015.

A. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: CENTUR MARCAS S.A. (cesionario de la solicitud de la marca denominativa SUITE NIGHT SPRING, presentada por INDUSTRIAS SPRING S.A.).

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: MODANOVA S.A. INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES S.A.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad INDUSTRIAS SPRING S.A., solicitó el 10 de julio de 2006 el registro como marca del signo denominativo SUIT NIGHT SPRING, para amparar los siguientes productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza: “Tejidos de algodón, cabezales de almohadas.

Cobijas, dubets, fundas de almohadas, colchas de cama, colchas de cama de papel, manta de cama, ropa de cama, cobertores, fundas para cojines, tela para colchones, cortinas para materias textiles o de materias plásticas, cubrecamas, edredones (…)”. 2. Una vez publicado el extracto del signo en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad MODANOVA S.A., formuló oposición sobre la base de la confundibilidad con sus marcas: denominativa SPRING (Clase 24) y denominativas SPRING – MAID (Clases 23, 24, 25 y 26). 3.

De igual manera, la sociedad INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES S.A., presentó oposición sobre la base de la confundibilidad con la marca denominativa AMERICAN NIGHT (Clase 20). 4. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 53277 de 18 de diciembre de 2008, resolvió declarar infundada la oposición y concedió el registro solicitado. 5.

La sociedad MODANOVA S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. 6. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 03612, de 29 de enero de 2009, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concedió ante su inmediato superior el recurso de apelación. 7.

La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 07874 de 24 de febrero de 2009, resolvió el recurso de apelación, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MODANOVA S.A., y negó el registro de la marca solicitada. 8. La sociedad CENTUR MARCAS S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el anterior acto administrativo. 9.

La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 10. Sostiene que existe distintividad extrínseca y diferencias visuales gráficas, ortográficas y fonéticas entre las marcas en conflicto. 11.

Señala que no hay similitud susceptible de generar confusión o de inducir a error al público consumidor. 12. Dice que la marca solicitada a registro tiene fuerza distintiva, ya que cuenta con dos aspectos: tiene la capacidad intrínseca para individualizar los productos para los cuales se solicita el registro, y tiene la capacidad extrínseca en cuanto no genera confusión con el signo opositor ya registrado. 13.

Argumenta, que la marca registrada se compone de una palabra, mientras que la solicitada a registro se compone de tres. 14. Dice, que se ignoró la comparación conceptual de los signos confrontados, ya que evocan ideas totalmente distintas; una se refiere a la primavera y la otra a habitación en noche de primavera. El idioma inglés se ha incorporado a nuestra vida cotidiana. 15.

Expresa, que se violó el derecho a la igualdad, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio en casos similares ha procedido de otra manera. 16. Indica que se ha ignorado “las características visuales del conjunto”; el impacto visual es relevante frente al público consumidor. 17. Señala, que no existe riesgo de confusión y asociación. 18.

Arguye, que los signos coexisten pacíficamente en el mercado. b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 19. Señala, que entre los productos que amparan los signos en conflicto existe conexión competitiva. 20. Argumenta, que el demandante no probó la coexistencia real y efectiva de las marcas en conflicto, sin que exista riesgo de confusión en el consumidor.

Los signos en conflicto amparan productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza. 21. Señala, que operó la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Por parte de los Terceros Interesados. 22. Tal y como se desprende del Oficio 3769 de 1 de diciembre de 2014, expedida por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, no fueron enviadas las contestaciones de los terceros interesados. c. Referencia a los alegatos de conclusión presentados por el demandante. 23.

Sostuvo que la marca denominativa SPRING, registrada bajo el certificado 288493 para la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, y que sirvió como fundamento de la oposición en el presente asunto, fue cancelada por no uso mediante Resolución 41022 de 6 de agosto de 2010. Por tal motivo, desapareció la causal de irregistrabilidad esgrimida.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 24. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 134 y 136 de la Decisión 486. 25. Se hará la interpretación solicitada, pero se restringirá la del artículo 134 a su literal a) y la del artículo 136 a su literal a)[1]. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 26. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. La confusión ideológica vinculada con los signos en idioma extranjero. B. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos. C. La coexistencia de marcas de hecho. D. ¿En este caso es necesario realizar el análisis de conexión competitiva? E. La autonomía de la oficina de registro de marcas.

C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR INDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. LA CONFUSIÓN IDEOLÓGICA VINCULADA CON LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. 27. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo SUIT NIGHT SPRING es confundible con la marca denominativa SPRING.

La sociedad demandante sostuvo que los signos confrontados evocan ideas totalmente diferentes: uno se refiere a la primavera y el otro a una habitación en noche de primavera. Además afirmó que el idioma inglés se ha incorporado a nuestra vida cotidiana. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos, haciendo especial énfasis en la confusión ideológica vinculada con los signos en idioma extranjero. 1.

Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[2].

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T- 136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”. – Confusión ideológica vinculada con los signos en idioma extranjero. 28.

La expresión SUIT NIGHT SPRING significa en español “traje de noche de primavera”. La palabra SPRING significa “primavera”[3]; la palabra MAID significa “doncella”[4]; y la expresión AMERICAN NIGHT “noche americana”[5]. 29. Como se señaló anteriormente, este tipo de confusión se presenta entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor. 30. El significado de las palabras que conforman el signo es un parámetro básico para determinar el riesgo de confusión. En los países andinos la penetración de ciertos idiomas extranjeros es evidente y palpable para algunos sectores sociales y rubros económicos.

Por tal motivo, el juez consultante debe determinar el grado de recepción del signo en idioma extranjero, teniendo en cuenta el sector de consumidores al cual van dirigidos los productos que ampara. Por ejemplo, en ciertos sectores socioeconómicos se suelen utilizar palabras extranjeras de manera cotidiana y bajo los mismos parámetros conceptuales: brunch, shot, run, break, coffee break, entre otros. 31.

Este tipo de estructuras deben analizarse más allá de su aspecto ortográfico, ya que el público consumidor en estos escenarios aprehende y comunica las marcas por las ideas que evocan en el idioma extranjero. 32. De conformidad con lo anterior, es imprescindible que la oficina de registro de marcas tenga en cuenta lo mencionado al establecer la confundibilidad ideológica.

En este sentido, para determinar si los signos en conflicto son confundibles, deberá determinar de qué manera el público consumidor los percibiría conceptualmente, teniendo en cuenta el grado de penetración del idioma extranjero. B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS. 33. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo SUIT NIGHT SPRING con la marca denominativa SPRING.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples y compuestos. 34. Se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del proceso 141-IP-2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: – Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. – Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. – Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. – Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras.

En atención, a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se encuentra formado por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP- 2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005)”. 35.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo SUIT NIGHT SPRING y la marca denominativa SPRING. C. LA COEXISTENCIA DE MARCAS DE HECHO. 36. La sociedad demandante sostuvo que los signos en conflicto coexisten pacíficamente en el mercado.

La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que el demandante no probó la coexistencia real y efectiva de los signos en conflicto. En consecuencia, se hace necesario tratar el tema de la coexistencia de marcas de hecho. 37. Se reitera lo expresado en Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del proceso 97-IP-2011: “Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el “riesgo de confusión” en el público consumidor, ya que no se podrían distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE MARCAS DE HECHO”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 916, de 2 de abril de 2003)”. D. ¿EN ESTE CASO ES NECESARIO REALIZAR EL ANÁLISIS DE CONEXIÓN COMPETITIVA? 38. El signo solicitado para registro ampara los siguientes productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza: “Tejidos de algodón, cabezales de almohadas.

Cobijas dubets, fundas de almohadas, colchas de cama, colchas de cama de papel, manta de cama, ropa de cama, cobertores, fundas para cojines, tela para colchones, cortinas para materias textiles o de materias plásticas, cubrecamas, edredones (…) ”. 39. El signo opositor SPRING, con el cual se trabó la litis ampara los siguientes productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza: “tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.” 40.

De los documentos que se encuentran en el expediente se desprende que los signos en conflicto coinciden en los mismos productos de la clase 24. Por tal motivo, la corte consultante no debe realizar un análisis de conexión competitiva. E. LA AUTONOMÍA DE LA OFICINA DE REGISTRO DE MARCAS. 41. La demandante afirma que se violó el derecho a la igualdad, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio en casos similares ha procedido de otra manera. 42.

Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas. 43. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.

O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[6] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180- IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”[7].

No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. 44. En conclusión, el examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

El significado de las palabras que conforman el signo es un parámetro básico para determinar el riesgo de confusión. En los países andinos la penetración de ciertos idiomas extranjeros es evidente y palpable para algunos sectores. Por tal motivo, el juez consultante debe determinar el grado de recepción del signo en idioma extranjero, teniendo en cuenta el sector de consumidores al cual van dirigidos los productos que ampara.

Por ejemplo, en ciertos sectores socioeconómicos se suelen utilizar palabras extranjeras de manera cotidiana y bajo los mismos parámetros conceptuales: brunch, shot, run, break, coffee break, entre otros. Este tipo de estructuras deben analizarse más allá de su aspecto ortográfico, ya que el público consumidor en estos escenarios aprehende y comunica las marcas por las ideas que evocan en el idioma extranjero.

De conformidad con lo anterior, es imprescindible que la oficina de registro de marcas tenga en cuenta lo mencionado al establecer la confundibilidad ideológica. En este sentido, para determinar si los signos en conflicto son confundibles, deberá determinar de qué manera el público consumidor los percibiría conceptualmente, teniendo en cuenta el grado de penetración del idioma extranjero.

SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo SUIT NIGHT SPRING y la marca denominativa SPRING, aplicando los criterios sentados en la presente providencia.

TERCERO: Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el “riesgo de confusión” en el público consumidor, ya que no se podrían distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE MARCAS DE HECHO”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad.

CUARTO: De los documentos que se encuentran en el expediente se desprende que los signos en conflicto coinciden en algunos productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tal motivo, la corte consultante no debe realizar un análisis de conexión competitiva.

QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 290-IP-2014 ----------------------- [1] Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. [2] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.

La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [3] http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=spring. [4] http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=maid. [5] http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=american night [6] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167- IP-2005. [7] Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.