TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 304-IP-2014 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 82 literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador.

Asunto: Marca “RÓMULO” (mixta). Expediente Interno: 17811-2013-2971 Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 22 días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador.

VISTOS: El Oficio 941 de 28 de noviembre de 2014, recibido personalmente el 11 de diciembre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito de la República del Ecuador solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-2971. El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

Antecedentes Partes en el proceso interno: Demandante: Euroaliment Proveedor de Alimentos de Calidad S.L. Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI); Director Nacional de Propiedad Intelectual; y, el Procurador General del Estado, República del Ecuador Hechos: El 22 de noviembre de 2000, la empresa Euroaliment Proveedor de Alimentos de Calidad S.L. solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro de la marca RÓMULO (mixta) para proteger “aceite de oliva, aceitunas en conserva, patés, paté de oliva, conserva, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas, compotas, huevos, leche, productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos” de la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 431, página 72. Dentro del trámite administrativo no se presentaron oposiciones. El 15 de abril de 2002 se notificó la Resolución Administrativa 979949, dictada el 8 de abril del mismo año, mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial denegó de oficio el registro de la marca RÓMULO (mixta), aduciendo que el signo solicitado constituye un símbolo y emblema del imperio romano y que, por consiguiente, es irregistrable.

El IEPI señaló que: “El signo solicitado está compuesto por un elemento denominativo RÓMULO que según la mitología romana es uno de los fundadores de Roma; y, por un elemento gráfico en el que se puede ver una loba amamantando a dos niños dentro de un rectángulo, que igualmente constituye un símbolo y emblema del imperio romano”. El 5 de septiembre de 2002, Euroaliment Proveedor de Alimentos de Calidad S.L. presenta recurso subjetivo ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo a fin de anular la Resolución Administrativa 979949.

Argumentos de la demanda: Euroaliment Proveedor de Alimentos de Calidad S.L. sustentó su demanda sobre la base de los argumentos siguientes: La Resolución 979949 infringe los artículos 134 y 135 literales a), b), i) y m) de la Decisión 486. La marca ha sido registrada en varios países del mundo, como en países de la Comunidad Andina. El signo solicitado no reproduce la moneda, bandera, escudo, ni sellos oficiales de un país, por lo que es del todo arbitraria la decisión de no registrar como marca un nombre de persona, como es RÓMULO, que no conduce a ningún tipo de asociación con un país. Para catalogar a ciertos signos como oficiales, éstos tendrían que haber sido consagrados en alguna disposición legal.

La mitología romana de ninguna manera podría encuadrarse dentro de los presupuestos establecidos en la norma. No hay forma que la historia legendaria de la fundación de Roma sea un símbolo oficial de Roma. Existe una falta de motivación de la resolución impugnada, ya que “carece de este requisito esencial que debe estar presente en todas las actuaciones administrativas”.

Agrega que, la resolución cuenta sólo con cuatro considerandos, y que “en el tercero de los considerandos se hace un “intento” de análisis pero lo único que se evidencia es la mala o ninguna aplicación de los parámetros doctrinales y jurisprudenciales correspondientes (…). De la apreciación armónica de las partes considerativa y resolutiva, concluimos que al denegarse el registro (…) evidentemente la Dirección Nacional de Propiedad Industrial omitió la realización del examen de registrabilidad o lo hizo de manera ligera, equivocada y sin observar las normas técnicas pertinentes.

La motivación debe ser una auténtica y satisfactoria explicación de las razones de la emisión del acto. En el caso sub lite, lo que encontramos es un mero escrúpulo formalista con la apariencia de motivación que debe ser desestimado”. Argumentos de las contestaciones a la demanda: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual señaló que: Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, ratifica la resolución materia de la acción, impugna la prueba que llegare a presentar el actor y pide se reproduzca todo lo que de auto le fuere favorable y lo demás que le franquea la ley.

El Director Nacional de Propiedad Industrial no presentó contestación a la demanda. El Procurador del Estado manifiesta que: El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público, con patrocinio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, cuyo representante legal es su Presidente.

De conformidad con la Ley de la Procuraduría General de Estado, la defensa de ese Instituto incumbe a su representante legal. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b), i) y m) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la solicitud de registro fue presentada el 22 de noviembre de 2000, en vigencia de la Decisión 344, por lo que de oficio se interpretarán los artículos 81 y 82 literal j) de la normativa mencionada, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

CUESTIONES A INTERPRETAR La norma comunitaria en el tiempo. La marca mixta. Irregistrabilidad de signos que reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas de un Estado u organización internacional que sean reconocidos oficialmente. Debida motivación de las resoluciones administrativas. Autonomía de la Oficina Nacional Competente.

Sobre la demora injustificada en la resolución de los procesos judiciales nacionales. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR La norma comunitaria en el tiempo. El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de registro de la marca RÓMULO (mixta) se presentó cuando aún se encontraba vigente la Decisión 344.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Sin embargo, no constituirá aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia por lo que no afectará derechos consolidados en el periodo anterior a su entrada en vigor.

La norma de carácter sustancial o material no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad. Este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Al respecto este Tribunal ha manifestado dentro de la Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, correspondiente al Proceso 114-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial 1028 de 14 de enero de 2004: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor. Ello implica que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para reglar situaciones jurídicas que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales hechos, como los relacionados con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia, se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca mixta ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro respectivo.

De la interpretación prejudicial requerida por la Corte Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro se presentó en vigencia de la Decisión 344. Esta disposición comunitaria, contenía las normas que fijaban lo concerniente al trámite de la solicitud para su registro. La marca mixta. En el presente caso la marca solicitada está compuesta por la denominación RÓMULO y por un elemento gráfico en el que se puede observar una loba amamantando a dos niños dentro de un rectángulo.

Por lo tanto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas mixtas por corresponder el signo materia de análisis a dicha clase. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

En el Proceso 55-IP-2002, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002, el Tribunal ha establecido la siguiente jurisprudencia: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

El Juez Consultante deberá tomar en cuenta para el examen de registrabilidad que el signo solicitado es de tipo mixto, de conformidad con lo señalado en la presente interpretación prejudicial. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOs QUE REPRODUZCAN o imiteN el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas de UN Estado U organización internacional que sean reconocidos oficialmente.

En el proceso interno el Director Nacional de Propiedad Industrial denegó el registro de la marca RÓMULO (mixta) por considerar que constituía un símbolo y emblema del imperio romano y, por consiguiente, no podía acceder al registro al estar incursa en una de las causales de prohibición absoluta del registro de marcas. Al respecto, el artículo 82 literal j) de la Decisión 344 prohíbe el registro de signos que reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de cualquier Estado o de cualquier Organización Internacional, reconocidos oficialmente, sin contar con el correspondiente permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

Esta norma tiene la finalidad de evitar el uso abusivo de estos signos oficiales, con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado o de la organización aludida o, a su vez, pretendiendo atribuir con tal distinción, el origen del producto aprovechando la ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite dichos signos oficiales.

Esta disposición contiene principalmente dos tipos de prohibiciones: la primera, consistente en la no reproducción, que implica, la identidad entre el signo y la denominación estatal o de la organización internacional oficialmente reconocida, y la segunda, la imitación que refleja una semejanza entre el signo original y la denominación a registrar, que en todo caso, debe contener o generar una confusión o error en la persona para que pueda estar inmerso en esta prohibición. En consecuencia, deberá siempre efectuarse un estricto análisis para establecer si definitivamente el signo a registrar puede ser confundible con la denominación oficial, o si por el contrario, puede llegar a existir identidad entre ellos.

Al respecto, este Tribunal ha expresado: “Dichas prohibiciones, tienen dos condiciones que deberán concurrir necesariamente si pretendemos utilizar un signo o denominación de Estado u Organización Internacional como marca: en primer lugar, la autorización por parte del Estado u Organización para la utilización de la denominación o signo; en este punto es claro que el empresario o la persona que pretenda registrar como marca un signo de tales características, deberá solicitar al Estado u Organización Internacional permiso para tal fin; y segundo, que dicha denominación deberá ser utilizada como parte no esencial o accesoria de la marca, valga decir, que por su ubicación y particulares características no tenga un desempeño definitivo analizando la marca en su conjunto.

(…) del contexto de la norma se desprende claramente la prohibición absoluta para registrar como marca una denominación oficial que haga las veces de elemento principal, quedando abierta la posibilidad solamente para denominaciones de carácter accesorio pero previa autorización del Estado u Organismo respectivo” (lo subrayado es nuestro).

En conclusión, únicamente podrán registrarse como marcas, los signos o denominaciones de los Estados y Organizaciones Internacionales, que cuenten con autorización por parte de éstos y que además y necesariamente jueguen un rol de elemento accesorio, dentro del signo en conjunto. Por lo tanto, el Juez Consultante para aceptar o denegar el registro debe determinar: 1) Si el signo solicitado contiene la reproducción o imitación del nombre o emblema de un Estado o de una Organización Internacional oficialmente reconocida; 2) De ser así, debe proceder a analizar si dicha reproducción o imitación constituye un elemento principal o accesorio del signo solicitado; 3) Si constituye un elemento principal deberá ser denegado el registro; y, 4) Si resulta ser un elemento accesorio del signo, se concederá el registro sólo si cuenta con la debida autorización de una autoridad competente del Estado o de la Organización Internacional para solicitar el registro de la marca; de lo contrario, será denegada.

Es conveniente resaltar que el registro de la marca RÓMULO (mixta) fue denegado por constituir “un símbolo del imperio romano”, por lo que el Juez Consultante deberá determinar si ello constituye, de manera oficial, un símbolo de un Estado o una Organización Internacional. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá esclarecer si el signo en mención pertenece o no a un Estado o a una Organización Internacional; y, si se encuentra actualmente reconocido por la autoridad competente del Estado o de la Organización Internacional como un símbolo oficial que lo represente.

Debida motivación de las resoluciones administrativas. Autonomía de la Oficina Nacional Competente. En el presente caso, la demandante alegó que existe una falta de motivación de la resolución impugnada, ya que “carece de este requisito esencial que debe estar presente en todas las actuaciones administrativas”. Agrega que, la resolución cuenta sólo con cuatro considerandos, y que “en el tercero de los considerandos se hace un “intento” de análisis pero lo único que se evidencia es la mala o ninguna aplicación de los parámetros doctrinales y jurisprudenciales correspondientes (…).

De la apreciación armónica de las partes considerativa y resolutiva, concluimos que al denegarse el registro (…) evidentemente la Dirección Nacional de Propiedad Industrial omitió la realización del examen de registrabilidad o lo hizo de manera ligera, equivocada y sin observar las normas técnicas pertinentes. La motivación debe ser una auténtica y satisfactoria explicación de las razones de la emisión del acto.

En el caso sub lite, lo que encontramos es un mero escrúpulo formalista con la apariencia de motivación que debe ser desestimado”. Este Tribunal verifica lo señalado por la demandante de que la resolución que deniega el registro solicitado es de dos (2) páginas y cuenta con cuatro considerandos. Por lo tanto, resulta necesario que este Tribunal trate el tema de la motivación de los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación del registro de marcas.

Como principio de actuación de la administración pública se encuentra el de la debida motivación de los actos administrativos. Este principio, desarrollo del principio de transparencia, no significa otra cosa que las decisiones contenidas en los diversos actos administrativos deben mostrar las razones que las soportan, ya que esto garantiza el derecho que tienen los destinatarios de la norma de poder controvertir la decisión. Dentro del Proceso 35-IP-2005, el Tribunal señaló lo siguiente: “La motivación es una formalidad sustancial de todo acto proveniente de la administración y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

Los actos administrativos deben exponer las razones de hecho y de derecho que han generado la toma de una decisión, esto permitirá que quien se sienta afectado por los efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de debatir ante el órgano judicial que corresponda”. A manera ilustrativa, se transcribe lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto de la motivación de las resoluciones administrativas: “( ) la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/Comisión, as 1/69.

Rec. 277). En el presente caso, del análisis del expediente, se ha verificado que mediante la Resolución Administrativa 979949 de 8 de abril de 2002 (fojas 4-5) el Director Nacional de Propiedad Industrial denegó el registro de la marca RÓMULO (mixta) en un párrafo, de la siguiente manera: “El signo solicitado está compuesto por un elemento denominativo RÓMULO que según la mitología romana es uno de los fundadores de Roma; y, por un elemento gráfico en el que se puede ver una loba amamantando a dos niños dentro de un rectángulo, que igualmente constituye un símbolo y emblema del imperio romano”.

En consecuencia, los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación del registro de marcas deben estar debidamente motivados, exponiendo los motivos para adoptar la determinación que corresponde. EL TRIBUNA DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, la norma derogada será la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos que se exigen para que se registre una marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). El Juez Consultante deberá tomar en cuenta la integridad del signo mixto y no sus elementos por separado, de conformidad con lo señalado en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: El Juez Consultante deberá esclarecer si el signo en mención pertenece o no a un Estado o a una Organización Internacional; y, si se encuentra en la actualidad debidamente reconocido como un símbolo oficial que representa al Estado o al Organismo Internacional.

CUARTO: La Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar una solicitud de registro debe cumplir con el procedimiento establecido por la normativa comunitaria realizando el examen de fondo y de forma para concluir emitiendo un acto administrativo, el cual deberá estar debidamente motivado. Esto es, debe contener una explicación suficiente acerca de cuáles fueron las razones legales y las situaciones fácticas que llevaron a la Administración a tomar la decisión, en uno u otro sentido.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 304-IP-2014