PROCESO 57-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal b), y 137 de la norma mencionada; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: ECKERD PERÚ S.A. Marca: “BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA” (mixta).
Expediente Interno: 6917-2012-0-1801-JR-CA-11. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 13 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. VISTOS: El Oficio 6917-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 21 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el 22 de enero de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 6917-2012-0-1801-JR-CA-11.
El Auto de 1 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: ECKERD PERÚ S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ N.V. NUTRICIA 2. Hechos: 1. El 13 de mayo de 2010, Droguería Los Andes S.A. solicitó ante el INDECOPI el registro de la marca BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA (mixta), para distinguir fórmulas lácteas y alimentos para bebés, de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, el 23 de julio de 2010, N.V. Nutricia formuló oposición a la solicitud de registro, manifestando lo siguiente: - Es titular de la marca BEBELAC (denominativa), que distingue productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - Ha solicitado con anterioridad el registro del signo BEBELAC (denominativo) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - El signo solicitado por Droguería Los Andes S.A. resulta confundible con los signos mencionados. - El solicitante ha actuado con mala fe al querer copiar una marca famosa. 3.
Mediante Resolución 852-2011/CSD-INDECOPI de 13 de abril de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado al advertir que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos y presentan semejanzas entre sí, por lo que el otorgamiento del registro causaría confusión en el público consumidor. 4.
Droguería Los Andes S.A. presentó recurso administrativo de apelación contra la resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI. 5. El 24 de febrero de 2012, Eckerd Perú S.A. se apersonó al procedimiento administrativo, toda vez que su empresa absorbió a Droguería Los Andes S.A. 6. Mediante Resolución 1171-2012/TPI-INDECOPI de 9 de julio de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual decidió confirmar la resolución apelada. 7.
El 11 de octubre de 2012, Eckerd Perú S.A. presentó demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 1171-2012/TPI-INDECOPI, ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 23 de mayo de 2014 declaró infundada la demanda. 8. El 13 de junio de 2014, Eckerd Perú S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. 9.
El 22 de octubre de 2013, la segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente: - Cuáles son los criterios que se deben considerar a fin de determinar si nos encontramos o no frente a un término de uso común. - Cuál es la forma en que se debe juzgar la semejanza conceptual entre una marca denominativa y una marca mixta cuando utilizan un término de uso común en diferentes idiomas. 3.
Argumentos de la demanda: 10. La demandante Eckerd Perú S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Los signos en conflicto presentan una distinta composición de letras, además de existir elementos que determinan un impacto sonoro y una impresión visual de conjunto diferente, lo cual no fue evaluado por el INDECOPI que se limitó a señalar que los signos presentaban un contenido ideológico y conceptual idéntico. - Señala que los vocablos BABY y BEBÉ sobre los cuales recae la aparente “semejanza conceptual” por la que se denegó el registro, no pueden ser objeto de comparación conceptual por tratarse de palabras de uso común y de uso descriptivo. - Asimismo, la partícula LAC es descriptiva por tratarse de un apócope del término LÁCTEO, el cual es utilizado en la conformación de diversas marcas registradas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por lo tanto, la marca BEBELAC es un signo débil. 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 11. El INDECOPI contestó la demanda señalando: - Que no niega la existencia de ligeras diferencias a nivel gráfico y fonético de los signos en conflicto. Sin embargo, el signo BABYLAC (mixto) tiene el mismo contenido ideológico o conceptual que la marca BEBELAC (denominativa), lo cual determina la posibilidad de un riesgo de confusión entre ambos, por lo que no es posible su coexistencia en el mercado. 12.
N.V. Nutricia contestó la demanda señalando lo siguiente: - El riesgo de confusión entre las marcas se produce por la vinculación de los productos que pretenden distinguir las marcas en conflicto y por la similitud de éstos. - Eckerd Perú S.A. no ha negado la vinculación entre los productos, por lo que se cumple el primer requisito para que se produzca el riesgo de confusión. - Sobre la similitud de los signos, concluye que las denominaciones BABYLAC y BEBELAC son similares gráfica y fonéticamente, ya que presentan las mismas consonantes y terminan en la misma sílaba. - Adicionalmente, existe identidad conceptual entre los signos porque están conformados por el término BABY o BEBÉ que significan lo mismo.
En consecuencia, el INDECOPI denegó bajo los fundamentos correctos la marca solicitada, ya que resultaba confundible con la marca BEBELAC (denominativa), previamente registrada. 5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 13. Mediante sentencia de 23 de mayo de 2014 se declaró infundada la demanda por considerar que existe semejanza fonética y conceptual entre los signos materia de litigio.
Por consiguiente, son capaces de inducir a riesgo de confusión en el público consumidor. 6. Argumentos del recurso de apelación: 14. Eckerd Perú S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 15. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136[1] literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada; y, de oficio, se interpretarán los artículos 134[2] literales a), b) y g), 136[3] literal b), y 137[4] de la Decisión 486. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directo, indirecto y riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 2.
Comparación entre signos denominativos y mixtos. Comparación entre signos denominativos. 3. Palabras en idioma extranjero (BABY). 4. Palabras y partículas de uso común, descriptivas y genéricas. La marca débil. 5. La mala fe y el registro para consolidar un acto de competencia desleal. 6. El análisis de registrabilidad de marcas posiblemente confundibles en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA Y CONCEPTUAL O IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTO, INDIRECTO Y RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 16. En el presente caso, DROGUERÍA LOS ANDES S.A., solicitó el registro de la marca BABY LAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA (mixta), para distinguir fórmulas lácteas y alimentos para bebés de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
N.V. Nutricia formuló oposición a la solicitud presentada, señalando que es titular de la marca BEBELAC (denominativa), que distingue producto de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, habiendo solicitado con anterioridad dicho registro. Agrega que, el signo solicitado resulta confundible con la marca mencionada, y, que el solicitante ha actuado de mala fe al pretender copiar una marca famosa.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud: 17. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.[5] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud conceptual o ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, riesgo de confusión indirecta y riesgo de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.[6] Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[7] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[8] También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (PROCESO 70- IP-2008.
Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.[9] Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[10] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’[11].
(…)”. 18. Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. 19. En el presente caso, se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado a registro BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA (mixto) para distinguir fórmulas lácteas y alimentos para bebés, de la Clase 5 de la Clasificación Internacional, y entre la marca BEBELAC (denominativa), registrada a favor de N.V. Nutricia, para distinguir también productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional.
Por tal motivo es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos. Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: ‘La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado’”[12]. Comparación entre signos denominativos y mixtos: 20. La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. 21.
De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.[13] 22.
Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
Comparación entre signos denominativos: 23. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP- 2005: Marca: LOREX. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”[14]. 24.
En este orden de ideas, la corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados.
3. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO (BABY). 25. En atención a que el signo solicitado para registro se encuentra conformado por la expresión “BABY”, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 26. El Juez Consultante solicitó que se aclare lo siguiente: - Cuáles son los criterios que se deben considerar a fin de determinar si nos encontramos o no frente a un término de uso común. - Cuál es la forma en que se debe juzgar la semejanza conceptual entre una marca denominativa y una marca mixta cuando utilizan un término de uso común en diferentes idiomas. 27.
Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, de conformidad con lo establecido en líneas posteriores en la presente Interpretación Prejudicial.
Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.
(Proceso 69-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 759 de 6 de febrero de 2002). 28. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la palabra en inglés “BABY” es de conocimiento generalizado en el público consumidor, para luego determinar si dicha palabra es de uso común o no en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
PALABRAS Y PARTÍCULAS DE USO COMÚN, DESCRIPTIVAS Y GENÉRICAS. LA MARCA DÉBIL. 29. La demandante, al formular su demanda, señaló que los vocablos BABY y BEBÉ no pueden ser objeto de comparación conceptual por tratarse de palabras de uso común y de uso descriptivo. Asimismo, sostuvo que “la partícula LAC es descriptiva por tratarse de un apócope del término LÁCTEO, el cual es utilizado en la conformación de diversas marcas registradas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza”.
Y, por último, refiere que la marca BEBELAC es un signo débil. 30. Al respecto, en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164-IP-2012, se señaló: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 31. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras y partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca[15]. Las palabras descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 32.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.
La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto de la marca suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 33.
Por otro lado, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”. El literal trascrito prohíbe el registro de palabras genéricas, pero no impide que éstas conformen un signo compuesto.
La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.
La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de la marca, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.
Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 34.
La corte consultante debe determinar si la palabra “BABY” es una expresión de uso común, descriptiva o genérica en relación con los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional, para de esta manera establecer el carácter distintivo del signo solicitado a registro. Asimismo, deberá determinar si la partícula “LAC” es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras clases conexas.
5. LA MALA FE Y EL REGISTRO PARA CONSOLIDAR UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL. 35. De la revisión del expediente, se advierte que en sede administrativa fue materia de discusión la presunta mala fe de la solicitante Droguería Los Andes S.A., al pretender registrar la marca BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO (mixta), pues la empresa N.V. Nutricia alegó que la solicitante había actuado de mala fe al querer copiar una marca famosa. 36.
Al respecto, este Tribunal abordará el tema de la solicitud de registro de marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Para esto se determinará cuál es el ámbito y el campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal, cuáles son los actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial.
Por último, cómo se estructura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal tomará como referencia el Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, donde se señaló lo siguiente: Ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal: 37.
“Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados con la Propiedad Industrial. 38. Cuando la normativa comunitaria se refiere a competencia desleal vinculada con la propiedad industrial, está tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona con el uso, el goce y la protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria.
Los actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial. El concepto de la buena fe vinculado con la competencia desleal: 39. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal.
De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien, se brinda una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado con la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones: - Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado.
Es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado con la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. - En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”, es decir, con mala fe.
(Proceso 38-IP-98. Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 419 de 17 de marzo de 1999). El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina “buena fe comercial”. En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.
En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones”.[16] “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios”.[17] 40.
De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. 41. En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.
(publicidad engañosa, por ejemplo)”.[18] 42. El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son: - Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. - Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. - Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 43.
El Tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal: “1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2. Que el acto o la actividad sea indebido. 3.
Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción” (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del Proceso 26-IP-2008).
El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características: - No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado: “A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005.
Proceso 116-IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005). - La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. - Para catalogar un acto como desleal, es necesario que los competidores concurran en un mismo mercado.
Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: ”En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.
En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.
(…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: ‘Tratado de defensa de la libre competencia’, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso 116-IP- 2004.
Ibídem). En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor. Se debe entender por aseveración, “toda información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”[19].
El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. La solicitud del registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal: 44.
El artículo 137 de la Decisión 486 establece: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.
La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas. Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro de marca.
Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal. Esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como finalidad realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro de marca. 45.
En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la oficina nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca.
Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada. 46. El análisis que haga la oficina nacional competente debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.
Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”. El Tribunal tomará como referencia el Proceso 54-IP-2013 de 24 de julio de 2013, donde se ha precisado lo siguiente: La competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena: 47.
Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. El esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el mercado. 48.
La mencionada conducta desleal está dirigida a aprovecharse del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa.
Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado. 49. La corte consultante para establecer la posible conducta desleal en el marco del artículo 137 de la Decisión 486 debe determinar lo siguiente: - Posible práctica deshonesta: solicitud de registro de marca. - Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena.
Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal. 50. En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.
6. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS POSIBLEMENTE CONFUNDIBLES EN LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 51. Los signos en conflicto amparan productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. 52. Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial del 15 de marzo de 2013, recaída en el Proceso 8-IP-2013, este Tribunal señaló que el examen de estos signos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.
En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.
Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765 de 27 de febrero de 2002). 53.
Dentro del Proceso 48-IP-2014, este Tribunal reiteró que: “Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente”. 54. De conformidad con lo anterior, la corte consultante debe determinar la registrabilidad del signo BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA (mixto), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
SEGUNDO: De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. En tal sentido, la corte consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA (mixto) y el signo BEBELAC (denominativo), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
TERCERO: Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras y partículas de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.
En atención a lo expuesto, la corte consultante deberá determinar si la palabra “BABY” es una expresión de uso común, descriptiva o genérica en relación con los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional, para de esta manera establecer el carácter distintivo del signo solicitado a registro. Asimismo, deberá determinar si la partícula “LAC” es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras clases conexas.
CUARTO: La corte consultante debe determinar la existencia de indicios razonables que le hagan pensar que de manera deshonesta el registro del signo BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA (mixto) se solicitó para generar confusión con la marca BEBELAC (denominativa), con el objetivo de perjudicar al titular del derecho. En tal sentido, para el caso particular es muy importante que la corte consultante determine: - Posible práctica deshonesta: solicitud de registro del signo AGUA MINERAL SANTA CRUZ (mixto). - Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena.
Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal.
QUINTO: La corte consultante deberá determinar la registrabilidad del signo BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA (mixto), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 57-IP-2015 ----------------------- [1] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…). [2] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…). g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores [3] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…); b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(…). [4] Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. [5] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. [11] Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [12] Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [13] Proceso 46-IP-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. [14] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”.
Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. [15] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. [16] JAECKEL KOVAKS, Jorge. “APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8.
Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. [17] NARVÁEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, 1971, p. 316. [18] GACHARNÁ, María Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1992, p. 47. [19] “Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice.
Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésima segunda edición.