[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 018-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 167 de la misma Decisión. Caso: Cancelación por falta de uso de la marca ACUARELA FASHION (mixta).

Apelante: Gloria Elizabeth Quintanilla Sauñi. Proceso interno Nº. 00012-2012-0-1801-JR-CA-04. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil quince. VISTOS: El 19 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, relativa a los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 00012-2012-0-1801-JR-CA-04;

El auto de 3 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Apelante: Gloria Elizabeth Quintanilla Sauñi Parte cotraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú Tercero interesado: Mario Gonzales Poma A.

ANTECEDENTES. 1. El 4 de marzo de 2010, Mario Gonzales Poma solicitó la cancelación del registro de la marca ACUARELA FASHION (mixta), con Certificado 34207 registrada favor de la señora Gloria Quintanilla Sauñi, para distinguir prendas de vestir en general comprendidas en la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 24 de noviembre de 2010, mediante Resolución 2479-2010/CSD- INDECOPI, expedida por la Comisión de Signos Distintivos, se resolvió declarar infundada la solicitud de cancelación interpuesta por Mario Gonzales Poma contra el registro de la marca ACUARELA FASHION (mixta). 3. El 23 de diciembre de 2010, Mario Gonzales Poma interpuso recurso de apelación señalando que las pruebas presentadas no acreditan el uso de la marca ACUARELA FASHION (mixta), y que únicamente acreditan el uso de la denominación CONFECCIONES ACUARELA S.A. por parte de una tercera persona que no es titular de la marca objeto de la acción de cancelación. 4.

El 14 de diciembre de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI dictó la Resolución 2835-2011/TPI-INDECOPI, que revocó la Resolución 2479-2010/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, canceló el registro de la marca ACUARELA FASHION (mixta) inscrita bajo Certificado 34207 a favor de Gloria Elizabeth Quintanilla Sauñi. 5. El 28 de diciembre de 2011, Gloria Elizabeth Quintanilla Sauñi interpuso demanda de nulidad contra la Resolución 2835-2011/TPI- INDECOPI de 14 de diciembre de 2011. 6.

Mediante Sentencia dictada el 15 de enero de 2014 por el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, se declaró fundada la demanda de nulidad presentada por Gloria Elizabeth Quintanilla Sauñi contra la Resolución 2835-2011/TPI- INDECOPI. 7.

El 4 de febrero de 2014, el INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la Sentencia que declaró fundada la demanda de nulidad contra la Resolución 2835-2011/TPI-INDECOPI. 8. El 7 de agosto de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (antes Octava Sala) resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante este Tribunal.

Argumentos de la demanda. Gloria Elizabeth Quintanilla Sauñi sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 9. Se habría acreditado el uso de la marca registrada indicando que se había utilizado la denominación relevante “Acuarela”, no pudiendo otorgársele mayor relevancia a los demás elementos gráficos de la marca registrada.

La denominación “Acuarela” otorga a la marca la indicación del origen empresarial puesto que Confecciones Acuarela S.A. se encuentra vinculada económicamente a la titular de la marca, es decir, Gloria Elizabeth Quintanilla Sauñi, al ser esta última socia de la referida empresa. 10. La empresa ha venido operando ininterrumpidamente desde 1998, comercializando las prendas de vestir para niños bajo denominación “Acuarela”, muestra de ello son las facturas y boletas presentadas, que acreditan el uso continuo de la denominación relevante, que efectivamente se asocia a un origen empresarial determinado. 11.

No existe ninguna marca registrada en la misma clase que posea la denominación “Acuarela”, caso contrario ocurre en cuanto a la denominación “Fashion” que se encuentra presente en más de una marca registrada en la misma clase por ser una denominación usual y que posee carácter descriptivo. De igual manera, el diseño del sol, del arco iris y la nube también se encuentran registrados en la misma clase a nombre de terceras personas.

Por tanto, no es posible considerarlos como relevantes dentro de la marca registrada. Por lo que, se ha probado el uso de la parte relevante el signo. 12. El signo usado que aparece en las facturas y boletas de venta, no constituye una variación sustancial de la marca registrada que fue materia de cancelación puesto que no se le puede otorgar mayor relevancia a los elementos gráficos, que a la denominación que sí determina un único origen empresarial como es del caso “Acuarela”.

Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: 13. La demandante usó un signo esencialmente distinto a la marca registrada, lo que equivale a decir que la marca registrada no ha sido usada, procediendo por ello a la cancelación de la misma. 14. En la marca registrada eran relevantes tanto los aspectos denominativos como los figurativos.

La demandante prescindió de aspectos figurativos relevantes, así como de la denominación “Fashion”. Por ello no puede considerarse como uso de la marca registrada el empleo parcial de estos elementos y la denominación “Acuarela” fuera del contexto figurativo que tiene la marca registrada dado que los elementos figurativos que conforman la marca registrada constituyen elementos importantes dentro de la misma que no pueden ser suprimidos sin alterar su impresión visual de conjunto. 15.

Si bien el signo utilizado por la emplazada y la marca registrada coinciden en el uso de la denominación “Acuarela”, el signo utilizado no contiene los demás elementos figurativos que conforman la marca registrada, los cuales ocupan un lugar relevante dentro de dicha marca, por lo que constituyen elementos importantes dentro de la misma que no pueden ser suprimidos sin alterar el carácter distintivo. 16.

Se aprecia que la marca registrada no había sido utilizada, toda vez que las facturas y boletas que presenta la demandante responden al uso de una marca distinta dado que contiene modificaciones sustanciales respecto de la marca registrada, por lo que esos documentos no pueden acreditar el uso de la marca registrada. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

Mario Gonzales Poma contestó la demanda señalando lo siguiente: 17. Gloria Elizabeth Quintanilla Sauñi usó en el mercado un signo que, a diferencia del registrado, prescindía de partes o fragmentos relevantes y que, por ende, constituían el uso de un signo diferente. Se usó un signo esencialmente distinto a la marca registrada, lo que equivale a decir que la marca registrada no ha sido usada, procediendo por ello a la cancelación. 18.

Al igual que el INDECOPI señala que, en la marca registrada eran relevantes tanto los aspectos denominativos como los figurativos. La demandante prescindió de aspectos figurativos relevantes, por ello no puede considerarse como uso de la marca registrada el empleo parcial de estos elementos y la denominación “Acuarela” fuera del contexto figurativo que tiene la marca registrada, dado que los elementos figurativos que conforman la marca registrada constituyen elementos importantes dentro de la misma que no pueden ser suprimidos sin alterar su impresión visual de conjunto. 19.

El hecho de que el nuevo signo contenga la denominación “Confecciones” descarta a dicho signo como marca, toda vez que son las empresas quienes utilizan la denominación “Confecciones”, conforme se aprecia del hecho que la empresa que utilizaba dicha denominación era Confecciones Acuarela S.A., la cual diverge de la marca registrada ACUARELA FASHION (mixta). 20.

En el presente caso se discute la modificación de elementos figurativos extensos del signo registrado, lo cual no puede ser admitido como una omisión de elementos carentes de relevancia, sino como la utilización de un nuevo signo. 21. La marca registrada a favor del demandante no ha sido utilizada, toda vez que las facturas y boletas que presenta Gloria Elizabeth Quintanilla Sauñi responden al uso de una marca distinta, dado que contiene modificaciones sustanciales respecto a la marca registrada, por lo que esos documentos no pueden acreditar el uso de la marca registrada.

Sentencia de primera instancia: 22. Mediante sentencia de 15 de enero de 2014 se declaró fundada la demanda por considerar que el uso de la marca se dio en modo tal que difería de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteran su carácter distintivo y no en cuanto a los elementos relevantes o esenciales.

Adicionalmente, el signo no ha perdido legibilidad, posibilitando al público consumidor identificar los productos y servicios con la denominación registrada, por ende, los cambios alegados no pueden motivar la cancelación del registro por falta de uso, de conformidad con lo establecido en el artículo 166 de la Decisión 486. Argumentos del recurso de apelación: 23.

El INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la contestación a la demanda. Solicitud del Juez consultante. 24. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: Criterios para evaluar el uso de una marca mixta, cuando ésta ha sido usada en una forma distinta a la que fue registrada, en cuanto a detalles o elementos tanto gráficos como denominativos.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 25. Que, los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 26. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 27.

Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1]. De oficio: 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[2]. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. De la cancelación de un registro de marca por falta de uso y su procedimiento. 2.

De la prueba del uso de la marca. 3. El uso de la marca de forma diferente a la manera en que fue registrada. 1. De la cancelación de registro de marca por falta de uso y su procedimiento. 28. El señor Mario Gonzáles Poma solicitó la cancelación por falta de uso de la marca ACUARELA FASHION (mixta) registrada a favor de la señora Gloria Quintanilla Sauñi, por lo tanto, el Tribunal interpretará el presente tema. 29.

Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación. “De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. (…). El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.

Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca”. (Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.O.A.C. Nº. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). Falta de uso de la marca. 30. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 31.

Al respecto el Tribunal, señaló: “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL). 32. De esta manera, el Tribunal ha manifestado “Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”. (Proceso 180-IP-2006, ya citado). 33. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1207, de 16 de junio de 2005, marca figurativa: DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE). 34.

También ha dicho este Tribunal que “El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado.

Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva”. (Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA denominativa). 35. El Tribunal ha manifestado “El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc”.

(Proceso 180-IP-2006, ya citado). 36. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 199, de 26 de enero de 1996). 37. Finalmente, el Tribunal ha sostenido “El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (…)”.

(Proceso 180-IP-2006, ya citado). Causales de justificación para el no uso de la marca. 38. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. 39. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”.

(Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº. 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT). Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 40. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial.

Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.

Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 2. De la prueba del uso de una marca. 41. Como se tiene dicho supra, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. 42. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (…)”.

(Proceso 02-AI-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre de 1997). 43. El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.

La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. 3. El uso de la marca de forma diferente a la manera en que fue registrada. 44.

El Tribunal considera oportuno referirse al tema, en razón a que se debate el hecho de que si la marca ACUARELA FASHION (mixta) no estaría siendo usada en la forma en la que fue registrada. 45. Al respecto, la norma comunitaria concede la facultad de realizar modificaciones al registro de una marca, tomando en cuenta los siguientes criterios: en una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios.

Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase. De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro.

Los segundos, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. 46.

El Tribunal al referirse al párrafo tercero del artículo 166 de la Decisión 486, ha manifestado: 1. “El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso”. (Proceso 20-IP-2013, de 19 de junio de 2013, marca: ETEK denominativa). 47.

Por lo tanto, la corte consultante deberá delimitar lo siguiente: 1. Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica; y, 2. Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. 48.

Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada. 49. Una vez visto lo anterior, el Juez consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial. 50.

Si bien, en el caso concreto, no se ha solicitado la modificación del registro de la marca, los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos, es decir, el signo será protegido en la forma en la cual fue registrado, es decir, las pruebas del uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada. 51.

Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca, sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales respecto a la forma en la que fue registrado. 52.

Al respecto, el Juez Consultante deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca ACUARELA FASHION (mixta) en su conjunto. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

SEGUNDO: A tenor del artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

TERCERO: A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular. Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada. El Juez consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial.

CUARTO: La normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca, sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales respecto a la forma en la que fue registrado.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTE (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. [2] Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. ----------------------- Proceso 018-IP-2015