[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 023-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: BRAVO SUPLEMENTO DEPORTIVO DE LA REPÚBLICA (mixta).
Demandante: GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A. Proceso interno: 01925-2011-0-1801-JR-CA-03. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil quince. VISTOS: El 19 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, relativa a los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 01925-2011-0-1801-JR-CA-03.
El auto de 3 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A. Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Tercero interesado: THE CARTOON NETWORK, INC. Hechos 1.
El 9 de septiembre de 2009, Grupo La República Publicaciones S.A. (en adelante, La República Publicaciones) solicitó el registro de la marca BRAVO SUPLEMENTO DEPORTIVO DE LA REPÚBLICA (mixta), para distinguir periódicos de la Clase 16 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
Publicado el extracto de la solicitud en el diario oficial “El Peruano”, no se presentaron oposiciones. 3. El 12 de mayo de 2010, mediante Resolución 6990-2010/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI denegó, de oficio, la solicitud de registro, por considerar que es confundible con la marca JOHNNY BRAVO (mixta), registrada a favor de The Cartoon Network para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
El 24 de mayo de 2010, La República Publicaciones formuló apelación contra la Resolución 6990-2010/DSD-INDECOPI. 5. El 29 de diciembre de 2010, mediante Resolución 2995-2010/TPI- INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI declaró infundado el recurso de apelación formulado. 6. El 6 de abril de 2010, La República Publicaciones interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 2995-2010/TPI-INDECOPI de fecha 29 de diciembre de 2010. 7.
El 21 de marzo de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de INDECOPI de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda y, en consecuencia, nula la Resolución 2995-2010/TPI-INDECOPI, que confirma la Resolución 6990-2010/DSD-INDECOPI. 8. El 26 de mayo de 2014, el INDECOPI interpuso recurso de apelación. 9.
El 9 de septiembre de 2014, la Octava Sala (ahora Quinta Sala) Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda LA REPÚBLICA PUBLICACIONES interpuso demanda en la que manifiesta que: 10. La Resolución 6990-2010/DSD-INDECOPI llega a la conclusión de que el término BRAVO es el elemento relevante en la marca JOHNNY BRAVO (mixta) y logotipo, cuando es obvio que el elemento relevante es el logotipo, donde figura un personaje fácilmente reconocible e indesligablemente unido al nombre JOHNNY BRAVO. 11.
La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante su Resolución 2995-2010/TPI-INDECOPI, reconoce que desde el punto de vista fonético y gráfico los signos son distintos. Sin embargo, da un giro inesperado a su conclusión final, cambiando de razonamiento y determinando, que supuestamente se trata de un caso de confusión indirecta, sin explicar por qué. 12.
La única forma de reconocer la marca JOHNNY BRAVO (mixta) es cuando se menciona en forma completa y no cuando se considera BRAVO de manera aislada, cuyo término no evoca en absoluto al personaje de Cartoon Network. Sin embargo, según la Resolución 6990-2010/DSD-INDECOPI, la distintividad de la marca se encuentra en el término BRAVO. 13.
El producto “periódicos” difícilmente puede ser susceptible de confusión con otros productos elaborados con papel o que son productos de imprenta tales como papelería en caja y hojas individuales, posters, fotografías, etc, que son productos reservados para la marca JOHNNY BRAVO (mixta) y logotipo. El suplemento BRAVO que se publica todos los lunes juntamente con el diario “La República” desde el año 2007 nunca ha generado confusión con el público consumidor y tiene un lugar ganado en el medio especializado como suplemento deportivo. 14.
El signo solicitado no resulta confundible, por cuanto La República Publicaciones tiene en el mercado numerosas marcas que comparten la denominación LA REPÚBLICA. 15. A pesar de la identidad fonética y semejanza gráfica existente entre los signos en cuestión, dada la falta de vinculación competitiva entre los productos que distinguen dichos signos, se concluye que no existe riesgo de inducir a confusión o asociación al público consumidor.
Argumentos de la contestación a la demanda El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que: 16. El signo solicitado a registro pretende distinguir productos que se encuentran comprendidos dentro de aquellos que distingue la marca registrada JOHNNY BRAVO (mixta) y logotipo. En efecto, el signo solicitado pretende distinguir periódicos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, productos que se encuentran incluidos dentro de las publicaciones impresas que distingue la marca registrada antes referida. 17.
El consumidor de este tipo de productos, a la hora de demandarlo en el mercado, se verá confundido respecto a su origen empresarial, teniendo en cuenta la similitud que existe entre los signos que los distinguen. Los signos en conflicto coinciden en el empleo de la denominación BRAVO, aplicada al mismo tipo de producto (publicación impresa), el público consumidor incurrirá en confusión respecto al origen empresarial del mismo, en tanto no se detendrá a analizar con detalle los signos en litis, y menos aún recordará cada particularidad de los mismos. 18.
No se puede tolerar la coexistencia de los signos confrontados por cuanto de lo contrario se estaría atentando contra el derecho que tiene el consumidor de elegir libremente los productos de su preferencia, en la medida que alentaría que el consumidor sea inducido a confusión, afectando los derechos de The Cartoon Network Inc. 19. En el presente caso, la marca JOHNNY BRAVO (mixta) y logotipo se encuentra registrada para distinguir, entre otros productos, publicaciones impresas de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, no importando si el signo se usa sólo con respecto a un producto determinado, si se emplea con determino carácter o si en el futuro se empleará o no para tal o cual artículo.
Sentencia de Primera Instancia La Sentencia de Primera Instancia declaró fundada la demanda al considerar que: 25. Al realizar el análisis comparativo entre el signo solicitado BRAVO SUPLEMENTO DEPORTIVO DE LA REPÚBLICA (mixto) y logotipo y la marca registrada JOHNNY BRAVO (mixta) y logotipo, se aprecia que los productos ofrecidos pertenecen a la misma Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y que los signos mixtos contienen la palabra BRAVO. 26.
Los productos que distinguen la marca registrada JOHNNY BRAVO (mixta) y logotipo, son productos de gama muy extensa y a la vez específicos, por lo que, si la empresa The Cartoon Network Inc. pretendía publicar periódicos lo hubiera podido indicar distintamente, así como señaló específicamente “folletos o libros para colorear”. El consumidor razonable difícilmente puede entrar en riesgo de confusión con una publicación que sale diariamente. 27.
Entre el signo solicitado BRAVO SUPLEMENTO DEPORTIVO DE LA REPÚBLICA (mixto) y la marca JOHNNY BRAVO (mixta) y logotipo, se advierte que, desde el punto de vista fonético, ambas marcas presentan la palabra BRAVO. Sin embargo, esta semejanza queda diluida en el hecho que en ambos casos las palabras vienen acompañadas con otras, debiéndose analizar todos los elementos de forma conjunta al momento de pronunciar cada denominación, más aún si ambas tienen logotipo. 28.
Se aprecia que la marca registrada JOHNNY BRAVO (mixta) y logotipo identifica un personaje de dibujo animado de Cartoon Network muy reconocido. Asimismo, se observa del logotipo que acompaña, la figura dentro de un círculo conteniendo el diseño característico de un hombre musculoso conocido como JOHNNY BRAVO, todo en blanco y negro. Entonces, siendo el personaje de la marca registrada muy reconocido, se puede determinar que el reconocimiento que genera en el consumidor es, al atender en forma conjunta las dos palabras que la conforman JOHNNY BRAVO, toda vez que al mencionar o escribir simplemente BRAVO no evoca en lo absoluto a la figura animada. 29.
Los signos materia de litis, transmiten diferentes conceptos, toda vez que en la marca registrada tanto el aspecto denominativo como el gráfico poseen relevancia, en razón a que si sólo se menciona el aspecto denominativo, identificaríamos rápidamente el aspecto figurativo y viceversa, logrando transmitir al consumidor medio la presencia de un dibujo animado de Cartoon Network. 30.
Visiblemente la denominación BRAVO en el signo solicitado posee mayor relevancia que SUPLEMENTO DEPORTIVO DE LA REPÚBLICA (mixto), por el tamaño y color. Sin embargo, logra transmitir un mensaje al consumidor medio, solamente al leerse de forma conjunta, dando a conocer un suplemento deportivo de “La República”, empresa solicitante del registro de la marca, conocida a nivel nacional como un medio de publicaciones periódicas y que a la vez poseen otras marcas registradas. 31.
No existe riesgo de confusión directa ni indirecta entre las marcas en conflicto. Argumentos del recurso de apelación: 32. El INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda. Solicitud del Juez consultante. 33. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: – Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión, cuando tanto el signo solicitado como la marca registrada, distinguen productos similares o iguales. – Los supuestos de confusión indirecta.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 34. Que, los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 35. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 36.
Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: - Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1]. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica.
Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. 2. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta. 3. Expresiones descriptivas en la conformación de marcas. 4. Familia de marcas (LA REPÚBLICA). 5. Coexistencia pacífica de hecho. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica.
Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. 37. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo BRAVO SUPLEMENTO DEPORTIVO DE LA REPÚBLICA (mixto) solicitado por la sociedad GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A. y la marca sobre la base de la cual se niega el registro es JOHNNY BRAVO (mixta) registrada a favor de THE CARTOON NETWORK. 38.
Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 39.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 40. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP- 2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 41.
En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 42.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 43.
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 44.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 45.
Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 46. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 47. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 48.
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 49. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 50. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 51.
La similitud gráfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 52. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.
Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 53. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 54.
Al analizar la posible similitud ideológica de los en conflicto, se deberá tomar en cuenta que el signo solicitado está compuesto por el término BRAVO, que es un adjetivo calificativo que significa valiente, bueno, excelente. Mientras que el signo sobre la base del cual se niega el registro JOHNNY BRAVO es un nombre masculino y su apellido con los cuales se nombra a un personaje infantil.
Por lo tanto, el juez consultante deberá determinar si existe o no similitud ideológica entre los signos en conflicto. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. 55. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.
(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 56. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta. 57.
El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado BRAVO SUPLEMENTO DEPORTIVO DE LA REPÚBLICA es mixto, y la marca sobre la cual se niega el registro JOHNNY BRAVO también es mixta. Se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta de los signos. Signos mixtos. 58. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.
El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). Comparación entre signos mixtos con elemento denominativo compuesto. 59. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.
(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 237 a 239). 60. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.
(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). 61. Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. 62.
Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.
Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, los cuales se describen a continuación: 63. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.
En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 64. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 65.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 66. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (…) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (…).
(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: 67. “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’ (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”.
(Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1217 de 11 de julio de 2005). 68. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto. 3. Expresiones descriptivas en la conformación de marcas. 69. Con el fin de determinar si el signo solicitado a registro está compuesto por expresiones descriptivas como BRAVO SUPLEMENTO DEPORTIVO DE LA REPÚBLICA, el Tribunal interpretará el tema. 70.
Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o formados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 71.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.
La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. 72. El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº. 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189 de 15 de septiembre de 1995). 73. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, de esta manera en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. 74.
Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por palabras descriptivas o expresiones laudatorias dichas palabras al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 75. Por lo tanto, el signo formado por palabras descriptivas es registrable si el conjunto es distintivo.
De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo BRAVO SUPLEMENTO DEPORTIVO DE LA REPÚBLICA (mixto) es descriptivo. 4. Familia de marcas (LA REPÚBLICA). 76. La sociedad demandante manifiesta que Grupo La República Publicaciones tiene en el mercado numerosas marcas que comparten la denominación LA REPÚBLICA. 77. El Tribunal ha definido a la familia de marcas como “(…) un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial”.
(Proceso 80- IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N°. 1387 de 23 de agosto de 2006, marca TOSTY JELLY (mixta). 78. El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.
(Proceso 97-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 912 de 25 de marzo de 2003). 79. Igualmente este Tribunal ha señalado que “El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”.
(Proceso 06-IP- 2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1855 de 19 de julio de 2010, marca: TEXAS STATION denominativa). 80. En relación con lo anterior, el consultante deberá determinar si el término La REPÚBLICA establece una familia de marcas, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor. 4. Coexistencia pacífica de hecho. 81.
En el proceso se debate si los signos en conflicto coexisten o han coexistido pacíficamente en el mercado. 82. Al respecto, el Tribunal se ha pronunciado, manifestando: “Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el aludido ‘riesgo de confusión’ al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.
Sin embargo, existe un fenómeno denominado ‘LA COEXISTENCIA DE SIGNOS, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal ‘coexistencia de hecho’ no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: ‘La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad’.
(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003)”. (Proceso 160-IP-2013, de 29 de agosto de 2013, marca: WEST (mixta)”. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.
Al analizar la posible similitud ideológica de los en conflicto, se deberá tomar en cuenta que el signo solicitado está compuesto por el término BRAVO, que es un adjetivo calificativo que significa valiente, bueno, excelente. Mientras que el signo sobre la base del cual se niega el registro JOHNNY BRAVO es un nombre masculino y su apellido con los cuales se nombra a un personaje infantil.
Por lo tanto, el juez consultante deberá determinar si existe o no similitud ideológica entre los signos en conflicto.
SEGUNDO: Al comparar signos mixtos se determina que si predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar al riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
TERCERO: Los signos conformados por elementos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos y servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.
CUARTO: El consultante deberá determinar si el término LA REPÚBLICA establece una familia de marcas, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.
QUINTO: La coexistencia de hecho se subordina necesariamente a que las marcas que coexistan en el mercado no produzcan riesgo de confusión entre el público consumidor sobre el origen empresarial de los productos o servicios. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTE (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)”. ----------------------- Proceso 023-IP-2015