PROCESO 62-IP-2015 — Andean Community

PROCESO 62-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 154, 155 literal d), y 241 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial.

Expediente Interno: 2182-2012-0- 1801-JR-CA-11. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 27 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 2182-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 22 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el 23 de enero de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2182-2012-0-1801-JR-CA-11.

El Auto de 24 de marzo de 2015, emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Corporación Eliezer Importadores y Exportadores S.A.C. (en adelante, Corporación Eliezer S.A.C.) Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), República del Perú Schürmann & Hilleke Gmbh & Co.

KG. (en adelante, Schürmann & Hilleke) 2. Hechos: 1. El 13 de abril de 2010, Schürmann & Hilleke interpuso acción por infracción, ante la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, contra Corporación Eliezer S.A.C. señalando lo siguiente: - Es titular de la marca ORIGINAL BAR (mixta) para distinguir productos de la Clase 6 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). - Ha tomado conocimiento de que Corporación Eliezer S.A.C. viene importando, desde Hong Kong, clavos de acero identificados con la misma marca que se encuentra registrada a su favor. 2.

El 12 de julio de 2010, Corporación Eliezer S.A.C. absolvió el traslado de la acción manifestando que al importar productos con la denominación BAR no ha tenido intención de ocasionar un perjuicio a un tercero, ya que desconocía que la accionante era titular de la marca en mención. 3. Mediante Resolución 387-2011/CSD-INDECOPI de 18 de febrero de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción debido a que corroboró que la emplazada importó clavos bajo el signo ORIGINAL BAR (mixto), el cual se encuentra registrado a favor de Schürmann & Hilleke. 4.

Corporación Eliezer S.A.C. presentó recurso administrativo de apelación y, mediante Resolución 2949-2011/TPI-INDECOPI de 28 de diciembre de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó la resolución apelada. 5. El 30 de mayo de 2012, Corporación Eliezer S.A.C. presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución 2949-2011/TPI-INDECOPI, ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 26 de mayo de 2014 declaró infundada la demanda. 6.

El 11 de junio de 2014, Corporación Eliezer S.A.C. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial. 7. La segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente: - Cómo se debe analizar e interpretar el derecho al uso exclusivo de una marca por parte del titular del registro.

Puede o no constituir una excepción a dicho derecho de exclusividad el hecho que el uso indebido de la marca se haya realizado sin intención de perjudicar al titular de ésta. - Cómo debe analizarse la infracción cuando se usa y comercializa un signo distintivo idéntico a una marca previamente registrada. La falta de intencionalidad debería o no considerarse como un factor para la graduación de la infracción. - Cuáles son las medidas dirigidas a obtener el cese de los actos que constituyen la infracción que puede dictar la autoridad administrativa. - Qué comprende la adopción de medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción. Dentro de dichas medidas puede o no incluirse la sanción pecuniaria.

De ser así, qué criterios debe emplear la autoridad nacional para fijar la sanción pecuniaria, según la norma comunitaria. 3. Argumentos de la demanda: 8. Corporación Eliezer S.A.C. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - No ha existido intencionalidad en la infracción cometida por lo que la sanción pecuniaria impuesta por el INDECOPI resulta desproporcional, ya que no ha valorado los criterios atenuantes que contemplan las normas administrativas. - De esta manera, considera que la Resolución 8577 debe ser declarada nula, pues, declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca POWER STAR (mixta). - Asimismo, refiere que las Resoluciones 15742 y 30270, que resolvieron los recursos de reposición y apelación, también deben ser declaradas nulas por haber confirmado lo resuelto en la Resolución 8577. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda: 9. Schürmann & Hilleke contestó la demanda señalando: - Sobre la falta de intención del demandante al cometer la infracción, refirió que éste es un agente del mercado que se dedica frecuentemente a la importación de productos, por lo que debió actuar con la debida diligencia y cerciorarse antes de importar los productos de que éstos no vulnerarán los derechos de terceros sobre los signos distintivos registrados a su favor. 10.

El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: - Que en sede administrativa se consideró razonable el monto de la multa impuesta, pues, para su cálculo se tomó en cuenta el provecho ilícito obtenido por Corporación Eliezer S.A.C., la finalidad disuasiva de la misma, así como la conducta procesal y la gravedad de la falta. - Además, refiere que en calidad de agente del mercado tiene responsabilidad de actuar con la diligencia debida para cerciorarse que las marcas que identifican los productos que importa y que comercializa no vulneran los derechos de terceros debidamente protegidos en el Perú. En ese sentido, se debe tener en cuenta que el registro de marcas es público y se presume su conocimiento por parte de todos los agentes del mercado. 5.

Sentencia de primera instancia: 11. Mediante sentencia de 26 de mayo de 2014 se declaró infundada la demanda por considerar que: - El monto de la multa impuesta no constituye una imposición irracional o desproporcionada, toda vez que se encuentra dentro del rango de multas más leves según lo establecido en el artículo 120 del Decreto Legislativo 1075, que aprueba las Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6.

Argumentos del recurso de apelación: 12. Corporación Eliezer S.A.C. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 13. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 154[1], 155[2] literal d), y 241 literales a) y f)[3] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Del análisis de los antecedentes del presente proceso, procede la interpretación solicitada. C. MATERIAS A SER INTERPRETADAS 1. Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos. 2. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a título informativo. 3.

Medidas que resulten necesarias para evitar la continuación o repetición de la infracción. La indemnización por daños y perjuicios.

1. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS. 14. En el presente caso, Schürmann & Hilleke interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Corporación Eliezer S.A.C., sobre la base de su marca ORIGINAL BAR (mixta), registrada en la Clase 6 de la Clasificación Internacional.

Mediante Resolución 387-2011/CSD-INDECOPI de 18 de febrero de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción interpuesta, debido a que corroboró que la emplazada importó clavos bajo el signo ORIGINAL BAR (mixto), el cual se encuentra registrado a favor de Shürmann & Hilleke. 15. Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-IP-2011, publicado en la Gaceta Oficial 2053 de 22 de mayo de 2012. 16.

El artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del Derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. 17. Se hace referencia a derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. 18.

De conformidad con lo anterior, se señala que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 19. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).

Acción por infracción de derechos. 20. El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de Derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 21.

Conforme ha indicado el Tribunal en jurisprudencia anterior, los derechos de exclusión “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de la marca para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión”.[4] Asimismo, el Tribunal ha señalado que “de acuerdo con la Decisión 486 también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad puede producir”.[5] 22.

No obstante, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. Así, en pronunciamientos anteriores ha indicado el Tribunal que “la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza”.[6] 23.

La Decisión 486 (así como lo hicieron sus antecesoras) establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho al uso exclusivo de la marca, las cuales se encuentran precisadas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada normativa comunitaria. Así, el ejercicio de acciones contra terceros puede verse restringido por: (i) motivos relacionados con la identidad de las persona, su seudónimo o domicilio; propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, entre otros (artículo 157);

(ii) el agotamiento del derecho sobre la marca (artículo 158) y iii) la coexistencia en la Subregión de dos marcas idénticas o similares a nombre de titulares distintos, cuando la marca no esté siendo utilizada en el país importador (artículo 159, último párrafo).[7] 24. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.[8] 25. A los efectos del caso en concreto, son de relevancia las limitaciones al derecho al uso exclusivo de la marca previstas en los artículos 157 y 158 de la Decisión 486, que es el tema en debate en el proceso interno que ha dado lugar a la presente interpretación prejudicial.

2. EXCEPCIÓN AL DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA, SIEMPRE QUE SEA DE BUENA FE, NO SEA SUSCEPTIBLE DE INDUCIR A CONFUSIÓN Y SE REALICE A TÍTULO INFORMATIVO. 26. En el presente caso, se advierte que la corte consultante solicitó interpretación prejudicial, a fin que se aclare lo siguiente: - Cómo se debe analizar e interpretar el derecho al uso exclusivo de una marca por parte del titular del registro.

En el Proceso 89-IP-2011 se ha señalado que: “El uso de una marca sólo puede ser autorizado por el titular de la misma y, excepcionalmente, la norma andina permite el uso de una marca sin autorización de su titular. Por considerarlo pertinente, el Tribunal se pronunciará primero sobre el artículo 157 en su integridad, para luego pronunciarse específicamente sobre el segundo párrafo del artículo 157.

Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal[9]. Ello porque, como bien apunta el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa, el derecho de exclusiva inherente a la marca “puede, en algunos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrían, por un lado, perturbar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legítimos intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de sus actividades”.

Así, “con el fin de corregir estas eventuales disfunciones, es preciso someter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas limitaciones”.[10] Sobre este tema y en el mismo sentido, la jurisprudencia comunitaria europea ha señalado respecto del artículo 6 (“Limitación de los efectos de la marca”) de la Directiva 89/104/CEE[11] que dicho artículo “tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de la marca y los de la libre circulación de mercancías, así como los de la libre prestación de servicios, en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (…)”[12].

El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca “siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”.

Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: – su propio nombre, domicilio o seudónimo; – un nombre geográfico; o, – cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos.

A propósito del análisis de primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344, norma similar al primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, este Tribunal ha señalado que el artículo bajo comentario “no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a ‘propósitos de identificación o de información’, debido a que, en término generales, es permitido que terceros usen ‘cualquier indicación cierta’, siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca”.[13] Ahora bien, en virtud del segundo párrafo del artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad: - Anunciar, inclusive en publicidad comparativa; - Ofrecer en venta; - Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; - Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.

En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica”.[14] Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Las limitaciones al ius prohibendi del titular de la marca contenidas en el artículo 157 están entonces referidas a los usos de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzcan al público a confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios. 28. La noción de “buena fe”, como uno de los requisitos de licitud consagrados por el artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial.

Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe.

Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones".[15] 29. Asimismo, en pronunciamientos anteriores este Tribunal ha indicado que: “La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte.

Es un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales de cada momento histórico. La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona.

En el derecho moderno se entiende en un sentido objetivo, esto es, como los deberes de lealtad, sinceridad, diligencia y corrección de cuya observancia o no se desprenden específicas consecuencias jurídicas, independientes del íntimo convencimiento que tenga el sujeto de la conducta, activa u omisiva.”[16] 30. Dentro del Proceso 170-IP-2011, este Tribunal ha señalado que: “En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño perjuicio.

De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal”. 31. En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios[17], es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. 32.

El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público) engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son[18]: i) Que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable.

Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; y, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones. 33.

Dado que, como ya se indicó, este Tribunal interpreta, dentro del contexto del segundo párrafo del artículo 157, el término “anunciar” como equivalente a “publicitar”, es pertinente hacer referencia al tema general de los anuncios publicitarios. 34. La publicidad (y por ende, los anuncios) suelen regirse por ciertos principios básicos pacíficamente aceptados en doctrina y que podrían englobarse en los siguientes: principio de veracidad, principio de lealtad y principio de autenticidad o identificabilidad.

Los anuncios – cualquiera que sea su modalidad - que no respeten dichos principios, son considerados ilícitos. 35. Sobre el principio de veracidad en materia publicitaria, este Tribunal ha señalado lo siguiente: “El principio de veracidad en materia publicitaria consiste en el derecho que tiene el consumidor a tener acceso a la verdad informativa y a la obligación que tiene el oferente de respetar la verdad en toda actividad publicitaria, a efectos de evitar que se niegue información, que no se deformen ni mutilen los hechos presentados en los anuncios publicitarios, o que se induzca a error a los consumidores a través de anuncios publicitarios.

Sobre el tema es importante tener en consideración que existen algunas formas por las cuales se puede afectar este principio, entre ellos se encuentran la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor: El primero tiene lugar cuando las afirmaciones empleadas no se ajustan a la verdad. El segundo, cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio generan una idea en el consumidor, acerca de la naturaleza o calidad del producto, por ejemplo, diferente a la realidad.

Sobre este segundo tema, se debe considerar que uno de los derechos de los consumidores es el de estar debidamente informados acerca de los bienes o servicios que va a adquirir, en consecuencia de ello, el principio de veracidad se relaciona con el derecho a la información auténtica que ellos tienen. Es por ello que la violación a este principio deriva en un acto de competencia desleal, por engaño, desde que la publicidad comercial es uno de los mecanismos que disponen los oferentes para atraer a los consumidores; y por tanto, un mecanismo de competencia en el mercado.

Por el derecho a la información que tienen los consumidores, se entiende que se debe poner a su disposición, a través de todos los medios que sean pertinentes, de todos los elementos que sean necesarios, para que éste tome su decisión de consumir o no determinado bien o servicio ofertado en el mercado. En tal virtud, la publicidad no debe contener información que genere error en el consumidor respecto a las características del producto, su naturaleza, el precio, etc.”[19] (El subrayado es nuestro). 36.

Los otros principios (lealtad e identificabilidad), en términos generales, apuntan a que los anuncios deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que los anuncios publicitarios deben ser percibidos como tales por los consumidores. 37. Finalmente, el tercer requisito del artículo 157 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. 38.

Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así el uso permitido en virtud del artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos. 39.

Si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero. 40. En el presente caso, se advierte que la corte consultante solicitó interpretación prejudicial, a fin que se aclare lo siguiente: - Cómo se debe analizar e interpretar el derecho al uso exclusivo de una marca por parte del titular del registro.

Puede o no constituir una excepción a dicho derecho de exclusividad el hecho que el uso indebido de la marca se haya realizado sin intención de perjudicar al titular de ésta. - Este Tribunal considera que el hecho que el uso indebido de la marca se haya realizado “sin intención de perjudicar al titular de ésta”, no es un elemento relevante a efectos de determinar si hubo o no infracción. - Cómo debe analizarse la infracción cuando se usa y comercializa un signo distintivo idéntico a una marca previamente registrada.

La falta de intencionalidad debería o no considerarse como un factor para la graduación de la infracción. Este Tribunal considera que “la falta de intencionalidad” puede tomarse en cuenta como un factor para la graduación o atenuación de la multa.

3. MEDIDAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EVITAR LA CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DE LA INFRACCIÓN. LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 41. En el presente caso, la corte consultante solicitó interpretación prejudicial respecto a cuáles son las medidas dirigidas a obtener el cese de los actos que constituyen la infracción que puede dictar la autoridad administrativa; así como, qué comprende la adopción de medidas necesarias para evitar la continuación o repetición de la infracción, y si dentro de dichas medidas puede incluirse o no la sanción pecuniaria.

En tal sentido, este Tribunal considera pertinente desarrollar los temas de “Las medidas cautelares y la indemnización de los daños y perjuicios”. 42. El Tribunal, con relación a las medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial y la facultad de la autoridad jurisdiccional interna, ha señalado que “La doctrina enseña que existe el riesgo de que el intervalo entre el ejercicio de la acción y el pronunciamiento de la sentencia de mérito sea de tal extensión que comprometa, hasta en forma irreparable, la efectividad de la tutela jurisdiccional” (COMOGLIO, Luigi Paolo: “Lezioni sul Processo Civile”, seconda edizione, Il Mulino, 1998, Bologna-Italia, pp. 365 ss.).

La prevención de este riesgo impone la necesidad de una forma de tutela jurisdiccional, la tutela cautelar, que permita al juez conservar el status quo y asegurar a priori la efectividad de la sentencia de mérito. 43. En el caso de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial, la norma comunitaria dispone que la tutela cautelar puede tener por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito (artículo 245).

En consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas: el cese inmediato de los actos constitutivos de la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla; la suspensión de la importación o de la exportación de tales productos, medios y materiales; la constitución por el presunto infractor de garantía suficiente; y, de ser necesario para evitar la continuación o repetición de la infracción, el cierre temporal del establecimiento del demandado (artículo 246).

Se trata de medidas cuya solicitud corresponde a quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción (artículo 245), lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación (artículo 246). 44. Ahora bien, la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima facie, permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (fumus boni iuris), y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (periculum in mora).

El examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce, pues, a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito. 45. La norma comunitaria prescribe que la medida sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para obrar, la existencia del derecho cuya infracción se denuncia y pruebas que conduzcan a presumir razonablemente la comisión real o inminente de tal infracción (artículo 247).

Por tanto, el solicitante tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción iuris tantum, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho.

En todo caso, es de la potestad discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía suficiente, así como valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse. 46.

Los efectos de la medida que se acuerde serán provisorios, ya que se extinguirán en el curso del proceso o serán absorbidos por la sentencia de mérito”. (Expediente Nº 96-IP-2004, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una “Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 3 de noviembre de 2004). 47.

Con relación a lo previsto en el Art. 249 de la Decisión 486, es necesario tomar en cuenta lo mencionado precedentemente en relación al objeto de la aplicación de medidas cautelares, el cual es, precisamente, impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en este sentido, la norma en análisis dispone la procedencia de medidas cautelares, sólo sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla, limitando de esta forma el alcance de esta medida accesoria a los bienes que son materia del litigio, siendo lógica esta disposición puesto que el propio proceso cautelar presenta limitaciones por estar condicionado, por una parte, al proceso principal del cual es accesorio y por ser una medida instrumental que carece de pretensión propia y cuyos efectos serán netamente procesales.

La indemnización por daños y perjuicios 48. En el presente caso, el Juez preguntó: ¿Qué comprende la adopción de medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción. Dentro de dichas medidas puede o no incluirse la sanción pecuniaria. De ser así, qué criterios debe emplear la autoridad nacional para fijar la sanción pecuniaria, según la norma comunitaria? 49.

Dentro del Proceso 78-IP-2009, este Tribunal precisó los siguientes criterios a ser tomados en cuenta: “Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas” (Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto y, de esta manera, determinar si la Corporación Eliezer S.A.C., ha cometido una infracción del derecho de marcas, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 literal d) de la Decisión 486.

SEGUNDO: Las limitaciones al ius prohibendi del titular de la marca contenidas en el artículo 157 están referidas a los usos de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzcan al público a confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

TERCERO: La tutela cautelar tiene por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla.

Las medidas cautelares podrán ser solicitadas por quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción, lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 62-IP-2015 ----------------------- [1] Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. [2] Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…); d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…). [3] Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción;

(…) f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, (…) Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio.

Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca. [4] Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en la G.O.A.C. 690 de 23 de julio de 2001. [5] Proceso 149-IP-2007, Asunto: Competencia desleal, publicado en la G.O.A.C. 1586 de 15 de febrero de 2008. [6] Proceso 5-IP-94, Marca: “BENETTON”, publicado en la G.O.A.C 177 de 20 de abril de 1997. [7] Proceso 69-IP-2000 ya citado. [8] Proceso 69-IP-2000 ya citado. [9] Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C 177 de 20 de abril de 1994, citado en el Proceso 2-AI-96, Asunto: “BELMONT”, publicado en la G.O.A.C. 289 de 27 de agosto de 1997 y en G.O.A.C 291 de 3 de setiembre de 1997. [10] Fernández-Nóvoa, Carlos, “Posición Jurídica del Titular de la Marca”, en Manual de la Propiedad Industrial (Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 649. [11] Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas.

Artículo 6 (Limitación de los efectos de la marca): “1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico: a) de su nombre y de su dirección; b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos; c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”. [12] Asunto C-102/07, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 10 de abril de 2008, considerando 45, Caso “ADIDAS”. [13] Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en la G.O.A.C. 690 de 23 de julio de 2001. [14] Proceso 40-IP-2011, Asunto: Registro sanitario (INVIMA) sobre la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”, publicado en la G.O.A.C. 2039 de 09 de abril de 2012. [15] JAECKEL KOVAKS, Jorge.

“Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, citado en el Proceso 137-IP-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.O.A.C. 1831 de 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007 ya referido. [16] Proceso 30-IP-97, Marca: “Marca: CAROLINA”, publicado en la G.O.A.C. 355 de 14 de julio de 1998 y Proceso 69-IP-2000 antes referido. [17] Proceso 69-IP-2000 ya citado. [18] Proceso 40-IP-2011 ya citado. [19] Proceso 137-IP-2009.

Caso: Competencia desleal e infracciones a las normas de la Publicidad en Defensa del consumidor. Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1831 de 7 de mayo de 2010.