TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 190-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.
Demandante: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “VASTEN FARMACOL” (Denominativa). Expediente Interno: 2008-00121 Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil quince.
VISTOS: El Oficio 3082 de 29 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el 22 de octubre de 2014 vía correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2008-00121. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 12 de marzo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.
A.
ANTECEDENTES. Partes Demandante: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero LABORATORIOS FARMACOL S.A. Interesado: Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 7 de noviembre de 2003, la sociedad LABORATORIOS FARMACOL S.A. solicitó el registro de la marca “VASTEN FARMACOL” (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial 535 de 30 de diciembre de 2003, la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. interpuso oposición contra la solicitud de registro de la marca “VASTEN FARMACOL” (denominativa), sobre la base del registro de su signo “BATEN” (denominativa). 3. El 30 de julio de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 18192, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición formulada y conceder el registro de la marca “VASTEN FARMACOL” (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., dentro del término legal, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 18192 de 30 de julio de 2004. 5. El 12 de octubre de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 25378, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la Resolución 18192 de 30 de julio de 2004. 6.
El 9 de noviembre de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución 37123, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución 18192 de 30 de julio de 2004, quedando de esta manera agotada la vía administrativa. 7. El 14 de marzo de 2008 la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado. a. Argumentos contenidos en la acción de nulidad. 8.
La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que: “La confundibilidad gráfica, y especialmente la fonética entre las partes nominativas de las expresiones, son aspectos de juicio que prohíben la Decisión 486, art. 136 para la concesión de una marca solicitada”. - Menciona que “(…) la legislación y la jurisprudencia siempre han establecido que esa confundibilidad debe ser dentro de cualquiera de los aspectos gráfico o fonético y que nunca ha indicado que estas sean dos premisas a cumplir, basta la confundibilidad en cualquiera de estos aspectos, no sin dejar de lado la confundibilidad que entre estas existe en lo ideológico o conceptual”. - Manifiesta que: “la confundibilidad está demostrada y se destaca de manera relevante en el campo gráfico, fonético e ideológico entre las partes nominativas de las dos expresiones generando confundibilidad razón por la cual debió ser negada la marca”. - Afirma que: “ambas marcas son para distinguir productos de la Clase 5 y especialmente productos farmacéuticos de consumo humano con diferentes especialidades farmacéuticas que conllevan gravísimos riesgos para la salud humana en caso de la más mínima confusión”. - Sostiene que: “(…) la confundibilidad entre marcas de productos farmacéuticos conlleva un serio riesgo para la vida y la integridad de los pacientes, productos a los cuales está destinado el producto BATEN, y los mismos pacientes del medicamento VASTEN farmacol”. - Enuncia que: “se desconoce el esfuerzo y la inversión a la marca BATEN por parte de mi poderdante pues en caso de generarse cualquier desenlace afectaría gravemente el posicionamiento de la marca BATEN”. b. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 9.
No obra escrito de contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio, demandada en el presente proceso. c. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad (tercero Interesado) 10. La sociedad LABORATORIOS FARMACOL S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que: “(…) el principal factor de confundibilidad, lo constituye el aspecto conceptual, por lo tanto la existencia o inexistencia de similitud en este aspecto es el factor que cobra mayor relevancia a la hora de decidir la existencia o inexistencia de posibilidad de confusión entre dos signos”. - Aclara que: “(…) los dos medicamentos se expenden únicamente bajo formula médica y resulta difícil pensar que el médico escriba VASTEN FARMACOL en lugar de BATEN o BATEN en lugar de VASTEN FARMACOL.
La única posibilidad sería que tal médico careciera de conocimientos de lectura y escritura, es decir no existe ninguna posibilidad”. - Afirma que: “(…) los productos además de requerir fórmula médica identifican productos totalmente disímiles, aunque incluidos en la misma clase”. - Señala que: “(…) la marca BATEN, se usa exclusivamente para identificar un producto antimicótico.
Por su parte la marca VASTEN FARMACOL se usa para identificar un amlodipino, tendiente a controlar la hipertensión arterial”. - Argumenta que: “no existe posibilidad de confusión gráfica y mucho menos fonética, por cuanto las marcas enfrentadas corresponden a los signos BATEN y VASTEN FARMACOL, no existe coincidencia, ni en el número de letras, ni en el número de palabras, ni en la longitud de las mismas”. - Enuncia que la demandante no aportó prueba alguna de la cual se soporte que la coexistencia de marcas hubiere causado confusión, por lo que las marcas en conflicto han coexistido de manera pacífica en el mercado.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará[1] el artículo 136 literal a) por ser pertinente y no se analizará el artículo 155 por no ser aplicable al presente caso.
C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. B. Comparación entre marcas denominativas simples y compuestas.
C. Las marcas farmacéuticas (examen riguroso) D. Coexistencia pacífica de marcas. A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 11. En el procedimiento administrativo la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo denominativo VASTEN FARMACOL.
Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 12. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114- IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. 13.
El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. 14.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.[2] 15.
Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP- 2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.
Marca: “SHERATON”). 16. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 17.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. 18. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: 19.
La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. 20. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.
Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. 21. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 22. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: -La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. -En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.
Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.
Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).
Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”). 23. Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.
Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”. 24.
En el presente caso, la Corte consultante deberá efectuar la comparación entre los signos denominativos VASTEN FARMACOL y BATEN y verificar si en efecto el signo solicitado, puede crear riesgo de confusión en el público consumidor. B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS SIMPLES Y COMPUESTAS. 25. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo VASTEN FARMACOL con la marca registrada BATEN.
Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples y compuestos. 26. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 27.
Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 28.
Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras. En atención, a que en el caso bajo estudio algunos de los signos en conflicto se encuentran formados por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. 29. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.
(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). 30. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 31.
Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.
(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005). 32.
En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto. C. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS (EXAMEN RIGUROSO) 33. Los signos denominativos en conflicto VASTEN FARMACOL y BATEN amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. 34. El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica. 35.
Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina. 36.
En jurisprudencia anterior este Tribunal también ha manifestado que, tratándose de marcas farmacéuticas, “(…) el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
(Proceso 30-IP-2000). Marca: Amoxifarma, publicado en la Gaceta Oficial Nº 578, de 27 de junio de 2000. 37. Igualmente, el Tribunal ha señalado que “respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP- 2000). Marca: BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial Nº 594, de 21 de agosto de 2000. 38.
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente. 39.
El Juez consultante deberá verificar si el signo solicitado VASTEN FARMACOL se confunde con el previamente registrado BATEN, toda vez que tratándose de un producto farmacéutico su examen debe ser mucho más riguroso que el que se efectuaría respecto de otro producto o servicio. D. COEXISTENCIA PACÍFICA DE MARCAS. 40. En el presente caso, se solicitó el registro de la marca VASTEN FARMACOL (denominativa) y se le opuso el titular del signo BATEN (denominativo) ambos amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional, por lo que resulta pertinente profundizar sobre el tema de la coexistencia de marcas por haberse hecho mención en el proceso y por considerarlo relevante para el caso. 41.
Respecto a la coexistencia de hecho, ésta surge de la natural convivencia de los signos en el mercado, es decir, nace de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado. Al respecto el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios ( ).
La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”[3]. 42. Por lo antes expuesto, el Juez consultante deberá verificar que si el citado acuerdo enunciado por el solicitante, cumple con los requisitos determinados en esta providencia. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.
Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.
SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.
TERCERO: El Juez consultante deberá verificar si el signo solicitado VASTEN FARMACOL (denominativo) se confunde con el previamente registrado BATEN (denominativo), toda vez que tratándose de un producto farmacéutico su examen debe ser mucho más riguroso que el que se efectuaría respecto de otro producto o servicio.
CUARTO: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.
Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 190-IP-2014 ----------------------- [1] Artículo 136.- Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) [2] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.
La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.
Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [3] Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.