[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 234-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 155 literal d) y 238, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada mediante Exhorto N°. 005 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154, 157 segundo párrafo, 241, 243, 245 y 246 de la misma Decisión. Caso: Infracción a Derechos de Propiedad Industrial.
Actor: Sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. Proceso interno Nº. 110013103018200800286-01. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de mayo del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio Nº C-1924 de 26 de septiembre de 2014. El Memorando I-GAUC-14-031464 de 8 de octubre de 2014, mediante el cual la Coordinadora de Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia remitió al Cónsul en Quito, el Exhorto No. 005.
El 6 de noviembre de 2014 se recibió la comunicación SECQT14-715, emitida por la Embajada de Colombia, remitiendo el Exhorto Nº 005, librado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con la que se remitió a este órgano jurisdiccional, solicitud para que proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 155 incisos a) y d), y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 110013103018200800286-01.
El Exhorto No. 005 remitido por el Secretario de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El auto de 4 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.
A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: Sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. Demandado: Sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A. Hechos. 1. Tanto la actora, sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. como la sociedad demandada CINASCAR DE COLOMBIA, pertenecen al negocio de la intermediación de compra, venta, importación, exportación, distribución de vehículos automotores y auto partes, así como a la apertura y manejo de talleres y establecimientos especializados en vehículos automotores. 2.
El 20 de noviembre de 2006, la sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. asumió la representación en Colombia de la marca ZOTYE, perteneciente a la empresa china ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD, quien es la fabricante y comercializadora de vehículos de la marca ZOTYE, acordando contractualmente que todos los vehículos de marca ZOTYE que ingresaran a Colombia fueran identificados con la marca NÓMADA. 3.
El 29 de diciembre de 2006, la sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para el registro de la marca NÓMADA, para identificar productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Mediante Resolución 24200 de 6 de agosto de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el derecho de exclusividad sobre la marca NÓMADA para identificar vehículos y partes de vehículos a favor de COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A., por el término de 10 años. 5.
La empresa CINASCAR DE COLOMBIA S.A. viene realizando publicidad mediante diversos canales, publicitando vehículos de marca ZOTYE, en versiones de 1.3 y 1.6 litros, los cuales, en mérito del contrato celebrado entre la accionante y ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD, venían siendo ingresados al territorio colombiano con la marca NÓMADA, de titularidad del accionante. 6.
El 29 de mayo de 2008, y previo a la interposición de la demanda, la sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. solicitó medida cautelar inmediata, solicitando que en forma anticipada y previa a la notificación del auto admisorio de la demanda, se decomisaran a la demandada todos los vehículos automotores de marca NÓMADA que estuvieran en posesión de la demandada, así como la suspensión inmediata de todos los trámites aduaneros y el embargo de los vehículos automotores identificados con la referida marca que figurara en las declaraciones de importación, y el cese inmediato del uso de la marca. 7.
El 19 de agosto de 2008, COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. interpuso demanda ordinaria de mayor cuantía, dirigida a obtener la declaración respecto del hecho que la sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A. cometió acto de infracción contra su derecho al uso exclusivo de la marca de producto denominativa NÓMADA, y el cese inmediato del uso no autorizado de la marca, así como el pago de una indemnización y del monto del dinero que hubiera obtenido la sociedad demandada por la comercialización de los productos de marca NÓMADA, de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 8.
El 11 de marzo de 2009, la sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A. dio contestación a la demanda. 9. Por Providencia de 28 de febrero de 2014, el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, decidió negar las pretensiones de la demanda. 10. El 14 de marzo de 2014, la sociedad COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE VEHÍCULOS S.A. interpuso recurso de apelación. 11.
El 28 de mayo de 2014, la sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A. presentó alegatos de la apelación. 12. Por medio de la Resolución de 18 de septiembre de 2014, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial. Argumentos de la demanda.
La sociedad COMERCIALIZADORA COLOMBIA DE VEHÍCULO S.A. presenta demanda bajo los siguientes argumentos: 13. Tanto la accionante como la demandada comercializan vehículos automotores y auto partes, así como conducen talleres y establecimientos especializados en vehículos automotores. 14. Tiene un derecho preferente y exclusivo sobre la marca NÓMADA, en virtud a que con fecha 29 de diciembre de 2006, presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud para el registro de la referida marca NÓMADA para identificar productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual fue concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la expedición de la Resolución Nº 24200 de 6 de agosto de 2007, por el término de 10 años contados a partir de la fecha de la expedición de la referida resolución, esto es hasta el 6 de agosto de 2017. 15.
El derecho de exclusividad obtenido importa la atribución de impedir a terceros que sin su autorización puedan usar el signo distintivo NÓMADA o cualquier otro signo similar. 16. Desde el 20 de noviembre de 2006 la actora asumió la representación de la marca ZOTYE, de titularidad de la empresa china ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD., y bajo los términos de dicho contrato, se acordó que todos los vehículos de marca ZOTYE fueran identificados con la marca NÓMADA, de propiedad exclusiva de la actora.
Por ello, la referida empresa comercializa los vehículos ZOTYE en Colombia únicamente a través de la actora. 17. La demandada mediante publicidad realizada en diversos medios de comunicación escritos, viene publicitando vehículos marca ZOTYE en versiones de 1.3 y 1.6 litros, sin que medie autorización alguna, afectando la propiedad intelectual de la empresa ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP.
CO. LTD., representada de la actora. Ofrece los vehículos a un valor de Treinta Millones Cuatrocientos Noventa Mil pesos. Asimismo, la venta de dichas unidades asciende a un número superior a las 733 unidades, pese a no contar con licencia o autorización por parte de la accionante. 18. Como consecuencia de lo expuesto, se configura infracción contra el derecho al uso exclusivo de la marca de la accionante, por lo que requiere el cese inmediato del uso no autorizado de la marca NÓMADA por parte del demandante, así como el pago de una indemnización por parte de la sociedad demandada.
Argumentos de la contestación a la demanda. La sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A., en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 19. No es cierto que entre el contrato celebrado por la accionante y ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD exista una exclusividad a favor de la accionante, ya que en el referido contrato se establece que la parte contratante (hoy el demandante) aceptó expresamente que las marcas utilizadas en los vehículos, incluyendo a aquellas incorporadas a los vehículos, serían de propiedad de la empresa ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP.
CO. LTD., por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 157 inciso 2 de la Decisión 486, la accionante no puede prohibir a un tercero el uso de la marca para ofrecer en venta. 20. A pesar de no contar con la titularidad de la marca NÓMADA, la accionante realizó el trámite de registro de marca en Colombia, apropiándose indebidamente de la citada marca, la cual se utiliza para identificar los vehículos fabricados por ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP.
CO. LTD. con destino al mercado colombiano. 21. No es cierto que la accionante tenga un derecho prioritario sobre la marca NÓMADA, por cuanto la presentación de una solicitud de marca no genera derecho alguno. La accionante no ha presentado título idóneo con el cual evidencie los derechos que alega tener sobre la marca NÓMADA en Colombia.
22. CINASCAR DE COLOMBIA S.A. sí cuenta con un contrato de distribución con ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD., por lo que de los vehículos que comercializa la demandada ya venían marcados de fábrica sin que la sociedad demandada hubiera intervenido en dicho proceso. 23. La accionante autorizó a la empresa ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO.
LTD. para marcar los vehículos destinados al mercado colombiano con la denominación NÓMADA, aceptando contractualmente que los derechos de dicha marca correspondían al fabricante, por lo que bajo dichos términos no puede restringir las actividades comerciales de un competidor, ya que ello constituye un acto de competencia desleal. 24.
La comercialización en Colombia de vehículos con marca NÓMADA no genera riesgo de confusión entre el público consumidor puesto que se trata de los mismos vehículos que el demandante comercializaba bajo los términos del contrato celebrado con ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 25. Que, los artículos 155 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 26.
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 27. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: - Solicitados: 155 literal d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1]. - De oficio: 154, 157 segundo párrafo, 241, 243, 245 y 246 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[2].
C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La interpretación prejudicial. La solicitud directa ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2. El derecho al uso exclusivo de una marca. El uso no consentido de marca como base de una acción de infracción de derechos. 3. Limitaciones y excepciones al uso exclusivo de la marca. Uso legítimo de la marca por terceros. 4.
El uso de una marca a título informativo. 5. Medidas cautelares. 6. Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La interpretación prejudicial. La solicitud directa ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 28. El Tribunal se referirá al tema en virtud a que la solicitud de interpretación prejudicial que consta en el Exhorto Nº. 05 emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, fue remitido a través de la Embajada de la República de Colombia en Quito, Ecuador. 29.
En este sentido, el Tribunal sobre la base de la interpretación prejudicial 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. Nº. 2069 de 5 de julio de 2012, marca: PRADAXA (denominativa), donde se determinaron las características de la figura de la interpretación prejudicial, precisa que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en próximas oportunidades debe solicitar interpretación prejudicial directamente ante este Tribunal Comunitario sin necesidad de exhorto, en vista a que la normativa jurídica comunitaria así lo dispone.
Incluso puede enviar las solicitudes de interpretación prejudicial directamente al correo electrónico del Tribunal secretaria@tribunalandino.org. 30. Para un mejor entendimiento del tema, el Tribunal adjunta la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la G.O.A.C. N°. 694. 2.
El derecho al uso exclusivo de una marca. El uso no consentido de marca como base de una acción de infracción de derechos. 31. En el caso de autos, la sociedad demandante manifiesta que tiene un derecho exclusivo sobre el signo NÓMADA. Por lo tanto, el Tribunal estima oportuno referirse al tema. 32. Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción, que a continuación se pasa a citar: “(…) Derecho al uso exclusivo de la marca.
El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.
Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.
En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).
La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).
El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.
El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008).
La Corte consultante, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite”. (Proceso 145-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, caso: COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow). 3. Limitaciones y excepciones al uso exclusivo de la marca. Uso legítimo de la marca por terceros. 33. En el presente caso, la sociedad demandada manifestó que de acuerdo con el artículo 157 numeral 2 de la Decisión 486, la accionante no puede prohibir a un tercero el uso de la marca para ofrecer en venta. 34.
En el Proceso 89-IP-2011 se señala que: “El uso de una marca sólo puede ser autorizado por el titular de la misma y, excepcionalmente, la norma andina permite el uso de una marca sin autorización de su titular. Por considerarlo pertinente, el Tribunal se pronunciará primero sobre el artículo 157 en su integridad, para luego pronunciarse específicamente sobre el segundo párrafo del artículo 157.
Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal[3]. Ello porque, como bien apunta el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa, el derecho de exclusiva inherente a la marca “puede, en algunos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrían, por un lado, perturbar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legítimos intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de sus actividades”.
Así, “con el fin de corregir estas eventuales disfunciones, es preciso someter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas limitaciones”.[4] Sobre este tema y en el mismo sentido, la jurisprudencia comunitaria europea ha señalado respecto del artículo 6 (“Limitación de los efectos de la marca”) de la Directiva 89/104/CEE[5] que dicho artículo “tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de la marca y los de la libre circulación de mercancías, así como los de la libre prestación de servicios, en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (…)”[6].
El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca “siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”.
Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: - su propio nombre, domicilio o seudónimo; - un nombre geográfico; o, - cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos.
A propósito del análisis de primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344, norma similar al primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, este Tribunal ha señalado que el artículo bajo comentario “no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a ‘propósitos de identificación o de información’, debido a que, en término generales, es permitido que terceros usen ‘cualquier indicación cierta’, siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca”.[7] Ahora bien, en virtud del segundo párrafo del artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad: - Anunciar, inclusive en publicidad comparativa; - Ofrecer en venta; - Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; - Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.
En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica”.[8] Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a riesgo de confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
Las limitaciones al ius prohibendi del titular de la marca contenidas en el artículo 157 están entonces referidas a los usos de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzcan al público a riesgo de confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios. El Juez consultante deberá efectuar una apreciación global del contexto y las circunstancias en las que se hizo uso, en el caso en concreto, de la marca NÓMADA.
La noción de “buena fe”, como uno de los requisitos de licitud consagrados por el artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.
En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones".[9] Asimismo, en pronunciamientos anteriores este Tribunal ha indicado que: “La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte.
Es un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales de cada momento histórico. La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona.
En el derecho moderno se entiende en un sentido objetivo, esto es, como los deberes de lealtad, sinceridad, diligencia y corrección de cuya observancia o no se desprenden específicas consecuencias jurídicas, independientes del íntimo convencimiento que tenga el sujeto de la conducta, activa u omisiva.”[10] En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios[11], es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.
El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público) engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son[12]: i) Que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable.
Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; y, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones.
Dado que, como ya se indicó, este Tribunal interpreta, dentro del contexto del segundo párrafo del artículo 157, el término “anunciar” como equivalente a “publicitar”, es pertinente hacer referencia al tema general de los anuncios publicitarios. La publicidad (y por ende, los anuncios) suelen regirse por ciertos principios básicos pacíficamente aceptados en la doctrina y que podrían englobarse en los siguientes: principio de veracidad, principio de lealtad y principio de autenticidad o identificabilidad.
Los anuncios – cualquiera que sea su modalidad - que no respeten dichos principios, son considerados ilícitos. Sobre el principio de veracidad en materia publicitaria, este Tribunal ha señalado lo siguiente: “El principio de veracidad en materia publicitaria consiste en el derecho que tiene el consumidor a tener acceso a la verdad informativa y a la obligación que tiene el oferente de respetar la verdad en toda actividad publicitaria, a efectos de evitar que se niegue información, que no se deformen ni mutilen los hechos presentados en los anuncios publicitarios, o que se induzca a error a los consumidores a través de anuncios publicitarios.
Sobre el tema es importante tener en consideración que existen algunas formas por las cuales se puede afectar este principio, entre ellos se encuentran la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor: El primero tiene lugar cuando las afirmaciones empleadas no se ajustan a la verdad. El segundo, cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio generan una idea en el consumidor, acerca de la naturaleza o calidad del producto, por ejemplo, diferente a la realidad.
Sobre este segundo tema, se debe considerar que uno de los derechos de los consumidores es el de estar debidamente informados acerca de los bienes o servicios que va a adquirir, en consecuencia de ello, el principio de veracidad se relaciona con el derecho a la información auténtica que ellos tienen. Es por ello que la violación a este principio deriva en un acto de competencia desleal, por engaño, desde que la publicidad comercial es uno de los mecanismos que disponen los oferentes para atraer a los consumidores; y por tanto, un mecanismo de competencia en el mercado.
Por el derecho a la información que tienen los consumidores, se entiende que se debe poner a su disposición, a través de todos los medios que sean pertinentes, de todos los elementos que sean necesarios, para que éste tome su decisión de consumir o no determinado bien o servicio ofertado en el mercado. En tal virtud, la publicidad no debe contener información que genere error en el consumidor respecto a las características del producto, su naturaleza, el precio, etc.”[13] (El subrayado es nuestro).
Los otros principios (lealtad e identificabilidad), en términos generales, apuntan a que los anuncios deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que los anuncios publicitarios deben ser percibidos como tales por los consumidores. Finalmente, el tercer requisito del artículo 157 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así el uso permitido en virtud del artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos.
Si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero. Ahora bien, dado que la normativa andina ha consagrado una protección reforzada para las marcas notoriamente conocidas, este Tribunal ha considerado necesario conciliar dicha protección especial con las limitaciones al uso exclusivo de la marca previstas en el artículo 157 de la Decisión 486.
Ello porque “las marcas notoriamente conocidas están expuestas en el mercado a mayores riesgos que las marcas que no ostentan esa calidad, principalmente al riesgo del aprovechamiento injustificado de su prestigio. En tal sentido, se debe dar una lectura integradora a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 157, en los literales a), b) y c) del artículo 226 y en los literales e) y f) del artículo 155”.
Esto determina que, tratándose de marcas notoriamente conocidas, también se debe apreciar si el uso en cuestión “expone a la marca notoria a los riesgos de confusión, asociación, dilución o uso parasitario. De no cumplirse con los tres requisitos de licitud (del artículo 157) y/o de verificarse la presencia de los riesgos antes mencionados, no resulta aplicable la excepción al uso exclusivo previsto en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486”.[14] 35.
Corresponde al Juez Consultante verificar si en el caso concreto el uso de la marca NÓMADA se efectuó con cumplimiento de los requisitos de licitud del artículo 157 de la Decisión 486. A este fin, se deberán tener en cuenta los hechos y las circunstancias en las que dicho uso se efectuó. 4. El uso de la marca a título informativo. 36.
De conformidad con el artículo 157 primer párrafo una marca puede ser utilizada a manera informativa, siempre y cuando se cumplan los requisitos esgrimidos por este Tribunal dentro del Proceso 170-IP- 2011: - “Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico.
En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. - Que no se inserten para ser usados a título de marca.
Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos.
A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados. - Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado.
Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. - Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido.
Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente”. 37. En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer si la marca NÓMADA está siendo utilizada de manera únicamente informativa. 5. Medidas cautelares. 38. El Tribunal interpretará el presente tema en razón a que la sociedad demandante solicitó medidas cautelares. 39.
El Tribunal, con relación a las medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial y la facultad de la autoridad jurisdiccional interna, ha señalado que “La doctrina enseña que existe el riesgo de que el intervalo entre el ejercicio de la acción y el pronunciamiento de la sentencia de mérito sea de tal extensión que comprometa, hasta en forma irreparable, la efectividad de la tutela jurisdiccional” (COMOGLIO, Luigi Paolo: “Lezioni sul Processo Civile”, seconda edizione, Il Mulino, 1998, Bologna-Italia, pp. 365 ss.).
La prevención de este riesgo impone la necesidad de una forma de tutela jurisdiccional, la tutela cautelar, que permita al juez conservar el status quo y asegurar a priori la efectividad de la sentencia de mérito. 40. En el caso de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial, la norma comunitaria dispone que la tutela cautelar puede tener por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito (artículo 245).
En consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas: el cese inmediato de los actos constitutivos de la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla; la suspensión de la importación o de la exportación de tales productos, medios y materiales; la constitución por el presunto infractor de garantía suficiente; y, de ser necesario para evitar la continuación o repetición de la infracción, el cierre temporal del establecimiento del demandado (artículo 246).
Se trata de medidas cuya solicitud corresponde a quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción (artículo 245), lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación (artículo 246). 41. Ahora bien, la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima facie, permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (fumus boni iuris), y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (periculum in mora).
El examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce, pues, a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito. 42. La norma comunitaria prescribe que la medida sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para obrar, la existencia del derecho cuya infracción se denuncia y pruebas que conduzcan a presumir razonablemente la comisión real o inminente de tal infracción (artículo 247).
Por tanto, el solicitante tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción iuris tantum, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho.
En todo caso, es de la potestad discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía suficiente, así como valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse. 43.
Los efectos de la medida que se acuerde serán provisorios, ya que se extinguirán en el curso del proceso o serán absorbidos por la sentencia de mérito”. (Expediente Nº 96-IP-2004, de 22 de septiembre de 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134 de 3 de noviembre de 2004). 6. Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. 44.
Ligado al tema anterior se desarrollarán los criterios a tomarse en cuenta en la indemnización de daños y perjuicios solicitados por la parte demandante. 45. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “Sobre el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000: a) Los criterios contenidos en el mencionado artículo relevan a la víctima de la infracción de acreditar la existencia de un daño, b) el hecho dañoso, constitutivo de la infracción, da lugar automáticamente a la generación de un daño”. 46.
El artículo 243 de la Decisión 486 en sí detalla parámetros dentro de los cuales se puede calcular la indemnización por infracción de derechos de propiedad industrial, para lo cual a fin de responder el literal a) de la interrogante del Juez consultante, es preciso mencionar lo que el Tribunal resalta dentro del Proceso 96-IP-2004: “(…) A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.
El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.
Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.
Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.
En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.
En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas. (…)”. 47. Por lo tanto, el juez consultante deberá tomar los criterios manifestados en el caso de realizar un cálculo del pago de indemnización por daños y perjuicios que se puede haber causado dentro del proceso interno. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al ser un Tribunal de última instancia ordinaria en temas de competencia desleal tiene la obligación de solicitar la interpretación prejudicial correspondiente ante este Tribunal comunitario, sin necesidad de exhorto, de acuerdo con la norma comunitaria, debe realizarse de manera directa.
Puede enviar las solicitudes de interpretación prejudicial directamente al correo electrónico del Tribunal secretaria@tribunalandino.org. El Tribunal adjunta la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la G.O.A.C. N°. 694.
SEGUNDO: En materia de marcas, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual, el registro del signo como marca en la oficina nacional competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Esto quiere decir, que a partir de ese momento goza de los derechos inherentes a la marca, positivos y negativos como el ius prohibendi, que está dirigido a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca riesgo de confusión en el mercado.
Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo.
TERCERO: El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. De conformidad con lo anterior, el Juez consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas.
Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta interpretación prejudicial.
CUARTO: Entre las limitaciones a los derechos de exclusiva conferidos por el registro de marcas, el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 contempla la posibilidad de que terceros utilicen en el mercado marcas ajenas sin autorización del titular, siempre que dicho uso sea de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzca al público a riesgo de confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios, acorde con los alcances establecidos en la presente Interpretación Prejudicial.
Corresponde al Juez Consultante verificar si en el caso concreto el uso de la marca NÓMADA se efectuó en cumplimiento de los requisitos de licitud del artículo 157 de la Decisión 486. A este fin, se deberán tener en cuenta los hechos y las circunstancias en las que dicho uso se efectuó.
QUINTO: La tutela cautelar tiene por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas y garantizar la efectividad de la tutela de mérito. En consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla.
Las medidas cautelares podrán ser solicitadas por quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción, lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación.
SEXTO: El artículo 243 de la Decisión enuncia en forma no exhaustiva los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización por los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada por el actor en el curso del proceso. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.
Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.
Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse al monto de la indemnización el valor de tales bienes que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.
En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.
En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.
(…)”. [2] “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 157 Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
(…) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.
Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.
(…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.
(…) Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.
Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.
(…)”. [3] Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C Nº 177, del 20 de abril de 1994, citado en el Proceso 2-AI-96, Asunto: “BELMONT”, publicado en la G.O.A.C. Nº 289, de 27 de agosto de 1997 y en G.O.A.C Nº 291, de 3 de setiembre de 1997. [4] Fernández-Nóvoa, Carlos, “Posición Jurídica del Titular de la Marca”, en Manual de la Propiedad Industrial (Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 649. [5] Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas.
Artículo 6 (Limitación de los efectos de la marca): “1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico: a) de su nombre y de su dirección; b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos; c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”. [6] Asunto C-102/07, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 10 de abril de 2008, considerando Nº 45, Caso “ADIDAS”. [7] Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 690, de 23 de julio de 2001. [8] Proceso 40-IP-2011, Asunto: Registro sanitario (INVIMA) sobre la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 2039, del 09 de abril de 2012. [9] JAECKEL KOVAKS, Jorge.
“Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, citado en el Proceso 137-IP-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.O.A.C. Nº 1831, del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007 ya referido. [10] Proceso 30-IP-97, Marca: “Marca: CAROLINA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 355, de 14 de julio de 1998 y Proceso 69-IP-2000 antes referido. [11] Proceso 69-IP-2000 ya citado. [12] Proceso 40-IP-2011 ya citado. [13] Proceso 137-IP-2009.
Caso: Competencia desleal e infracciones a las normas de la Publicidad en Defensa del consumidor. Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1831 del 07 de mayo de 2010. [14] Proceso 40-IP-2011 ya citado. ----------------------- Proceso 234-IP-2014