QUE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 252-1P-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 167 de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Asunto: Cancelación por falta de ' uso de la marca “CONTAC” (denominativa).
Expediente Interno: 02574-2010-0-1801-JR-CA-06 Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. VISTOS: El Oficio 2574-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 13 de noviembre del 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad.en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 02574-2010-0-1801-JR-CA-06.
El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admite a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno: Apelante:: Instituto Nacional de Defensa de la Competen y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOP!), República del Perú. Parte contraria: Smithkline Beecham Corporation (Estados Unidos de América). Tercera interesada: Medifarma S.A.!1 (Perú). 1. Hechos: 1. El 29 de enero del 2008, Maruja Aliaga Aliaga de Perú solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de producto CONTAC (denominativa) inscrita con Certificado 23780 a favor de Smithkline Beecham Corporation de Estados Unidos de América, en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El 21 de mayo del 2008, Smithkline Beecham Corporation absolvió el traslado de la acción de cancelación interpuesta por Maruja Aliaga Aliaga. Mediante Resolución 437-2009/CSD-INDECOPI del 20 de febrero del 2009, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI declaró infundada la acción de cancelación interpuesta por Maruja Aliaga Aliaga, al considerar que la falta de uso de la marca CONTAC (denominativa) se encuentra amparada dentro del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 165 de la Decisión 468, debido a que el motivo por el cual la titular de dicha marca decidió suspender su uso obedeció al hecho de que fue capaz de presumir en forma razonable que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) podría emitir una regulación en la que se determine que aquellos productos que contuvieran el principio activo pseudoefedrina sean vendidos sólo con receta médica, toda vez que la venta indiscriminada de este fármaco facilita la producción de drogas ilegales (como éxtasis), lo cual pone en riesgo el bienestar de la población. El 20 de marzo del 2009, Maruja Aliaga Aliaga interpuso recurso de apelación. 1 Sucesora procesal de Maruja Aliaga Aliaga de Perú. le ¿s Mediante Resolución 630-2010/TPI-INDECOPI del 15 de marzo 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional AR Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —- INDECOPI revocó la Resolución 437-2009/CSD-INDECOPI del 20 de febrero del 2009 y, en consecuencia, canceló el registro de la marca CONTAC (denominativa), inscrita a favor de Smithkline Beecham Corporation para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, al establecer que no había acreditado el uso de la marca ni demostrado la existencia de motivos que justifiquen la falta de uso de la misma, precisando que dichas causas no deben depender de su titular.
Es decir, sólo se admitirán causas que hayan sido ajenas a la voluntad de ésta, como son el caso fortuito, la fuerza mayor, las restricciones a las importaciones y otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca. Smithkline Beecham Corporation interpuso demanda contencioso administrativa, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 630- 2010/TPI-INDECOPI y, en consecuencia, se ordene a la Comisión de Signos Distintivos mantenga vigente el Certificado 23780 correspondiente a la marca CONTAC (denominativa).
El Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante Resolución 8 de 30 de junio de 2011, declaró fundada la demanda. En consecuencia, nula la Resolución 630-2010/TPI-INDECOPI y ordenando que la entidad administrativa demandada cumpla con emitir nueva resolución disponiendo la no cancelación del registro de la marca CONTAC (denominativa).
El 20 de julio del 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Mediante proveído del 16 de enero del 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado? de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró la sucesión procesal de Maruja Aliaga Aliga, quien será reemplazada por Medifarma S.A., en calidad de interviniente litisconsorcial pasiva, y tuvo por adherida a la apelación el recurso? interpuesto por esta última.
Ahora Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado. El recurso de adhesión a la apelación interpuesto por Medifarma S.A. no obra en autos, al no haber sido presentado conjuntamente con la solicitud de interpretación prejudicial, Tr 11. 12. Subespecialidad en Temas de Mercado, mediante su Resolución 10 dEl 9 de junio del 2014, suspende el proceso y, en consecuencia, solicita interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, formulando las siguientes preguntas: “¿Cómo deben analizarse e interpretarse los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 respecto de en qué supuestos se puede calificar un/os evento/s como causa justificada para no usar una marca luego de que ésta fuera registrada, y si esta causa puede encuadrarse como causa justificada aquellos supuestos en los que el no uso de la marca se originó por un factor no externo al titular de la marca?” “¿Cómo debe analizarse los medios probatorios con los que se pretende acreditar la causa justificada del no uso de la marca?” Argumentos de la demanda: Smithkline Beecham Corporation sustentó su demanda bajo los argumentos siguientes: La razón por la cual se suspendió el uso de la marca CONTAC (denominativa) en el Perú fue, en un inicio, de orden administrativo, debido a la prohibición por parte de la autoridad sanitaria de la venta de productos farmacéuticos que contuviesen el principio activo feniloropanolamina.
Posteriormente, debido a razones de salud pública, se vio obligada a modificar la fórmula del producto que distinguiría con la marca CONTAC (denominativa). Argumentos de la contestación de la demanda: El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: Si bien Smithkline Beecham Corporation sí se encontraba imposibilitada desde el 2000 (período no relevante para acreditar el uso de la marca cuestionada) de comercializar los productos antigripales CONTAC, debido a la cancelación de su registro sanitario, dicho impedimento desapareció en el 2006 (período relevante para acreditar el uso de la marca cuestionada), fecha en la cual se obtuvo el Registro Sanitario E-18530 correspondiente al producto CONTAC CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA, en el que se reemplazó el principio activo de fenilpropanolamina por el de pseudoefedrina.
En ningún momento se estableció ni en los Estados Unidos de América ni en el Perú que los productos que contenían el principio activo pseudoefedrina (tales como CONTAC) eran perjudiciales para 4. 13. 14. la salud de los consumidores, sino que lo que se determinó es algunos laboratorios venían haciendo un mal uso de dichos prod anfetamina, lo que motivó la exigencia de que los productos” farmacéuticos que contenían pseudoefedrina sean vendidos bajo receta médica, mas no que su comercialización fuera suspendida o prohibida. - La decisión adoptada por Smithkline Beecham Corporation no puede constituir una causa atendible que justifique el no uso de la marca CONTAC (denominativa), ya que al momento en que se efectuó dicha decisión, la referida empresa no se encontraba imposibilitada de hacer uso de dicha marca, ya que no existía dispositivo alguno ni factores que impidieran su uso. - Las causas que justifican el no uso de la marca en el mercado no deben depender de su titular, es decir, sólo se admitirán causas que hayan sido ajenas a la voluntad de ésta, como son el caso fortuito, la fuerza mayor, las restricciones a las importaciones y otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca, lo cual no ha ocurrido en el presente caso.
Sentencia de primera instancia: El Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó sentencia declarando fundada la demanda, al concluir que el titular de la marca CONTAC (denominativa) suspendió su uso porque la venta sin receta médica del fármaco que tiene el principio activo de pseudoefedrina facilita la producción de drogas ilegales, lo cual pondría en riesgo la salud de la población, el mismo que se verifica con la emisión de la Alerta de DIGEMID 16-2008 del 18 de marco del 2008 y, por tanto, el actuar de Smithkline Beecham Corporation se encuentra comprendido dentro de los alcances del segundo párrafo del artículo 165 de la Decisión 486.
Argumentos del recurso de apelación: El INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia reiterando los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda y, además, alegando lo siguiente: - La decisión empresarial de Smithkline Beecham Corporation fue tomada de forma unilateral atendiendo a que no existía ningún impedimento para la comercialización del producto, contando inclusive con el registro sanitario correspondiente.
No existía en ese momento ni existe actualmente prohibición para su comercialización. - La sentencia de primera instancia vulnera el principio de congrué procesal al basarse en hechos no alegados por la demand4pis Smithkline Beecham Corporation, toda vez que en ningún extremo de escrito de demanda se invoca como causal de justificación de no uso de la marca la publicación de la Ley Combat Methamphetamine.
Epidemia Acta (2005) en los Estados Unidos de América, B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 15. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 1651 y 1665 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará el artículo 1678 de la Decisión 486.
Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito, Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.: El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros.
SS Cc. 16. 17. 18. 19. 20. CUESTIÓN A SER INTERPRETADAS Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudi son los siguientes: 1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Causales externas de justificación para el no uso de la marca. 2. Prueba del uso de la marca. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE CANCELACIÓN DE UN REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO, CAUSALES EXTERNAS DE JUSTIFICACIÓN PARA EL NO USO DE LA MARCA.
En el presente caso la Corte Consultante ha realizado consultas concretas. En primer lugar, la consulta se refiere al análisis e interpretación de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 respecto de cuáles supuestos pueden calificarse como eventos que constituyan causa justificada para no usar una marca registrada, poniendo énfasis en aquellas causas que se originaron por un factor no externo al titular de la marca.
Al respecto, el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que: “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”.
En otras palabras, la cancelación de una marca que no hubiese sido utilizada procederá en los casos que el titular no exponga una razón suficiente acerca de esta omisión. Sobre los supuestos que justifican no utilizar una marca, el párrafo cuarto del artículo 165 de la Decisión 486 señala: “El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito” (lo subrayado es nuestro).
En consecuencia, la norma comunitaria prevé tres supuestos de excepción en relación con el uso obligatorio de la marca: 1. Fuerza mayor. 2. Caso fortuito. 3. Otras causales justificativas. Sobre los supuestos de fuerza mayor y caso fortuito, resulta del caso citar lo señalado por este Tribunal en el Proceso 15-1P-99 de 27 de octubre de 1999: A “En el Derecho Público, el profesor Vedel al tratar el tema dé la fuerza mayor la califica como 'un acontecimiento exterior df, actividad del pretendido responsable; es imprevisible; es IrosistioIECLON Y la distingue del caso fortuito en razón del carácter exterior de la fuerza mayor y, además, 'por ser imprevisible e irresistible, no separable de la actividad considerada y, en consecuencia, no produce por sí mismo efecto de exoneración'.
Ejemplificado respecto de lo anterior, comenta: “Si el rayo o la tempestad pueden constituir un caso de fuerza mayor, el estallido de un neumático o la ruptura de una pieza mecánica, incluso si no se puede reprochar al conductor de un automóvil, es un simple caso fortuito ( ) no indemnizable, concluye el Tribunal. (.-) A manera de referencia, la Enciclopedia Jurídica Omeba, citando calificada doctrina, expresa así mismo: =>. '( ) el término caso fortuito, o simplemente 'caso', o mejor casus, es, por antonomasia, la voz más usada hoy.
Recordemos, al respecto, que la expresión latina significa 'suceder' y hasta “ocurrir casualmente”. “La más clásica definición del caso fortuito se funda en la previsibilidad e inevitabilidad. Casus, es, por tanto, lo que no pudo ser previsto o que habiéndolo sido era imposible evitar”. Es así que el caso fortuito se caracteriza por la imprevisibilidad del acontecimiento que se produce en relación causal con la actividad del hombre o con su omisión. De lo anterior cabe destacar la relatividad de lo fortuito, que se debe entender como lo que 'sucede inopinada y casualmente”.
Por su parte Ferri, citado en la misma Enciclopedia Jurídica Omeba, distingue el caso fortuito de la fuerza mayor de la siguiente manera: “el caso fortuito sería el fenómeno que surge de <causas ignoradas>, mientras que la fuerza mayor, depende de energías naturales más o menos conocidas, pero superiores a toda influencia de la voluntad humana', y aún lo aclara Antolisei, también citado, al decir: 'El caso fortuito, en el campo jurídico, se toma sólo en consideración cuando existe un nexo de causalidad entre la acción del hombre y el resultado ”, mientras que, por fuerza mayor “debe entenderse, en general, toda fuerza externa que, por su poder superior, determina a la persona, de modo necesario e inevitable a un acto positivo o negativo ( )”. 7 Tomo XII, Edit, DRISKILL S.A., Buenos Aires, Argentina, p. 958. 21.
Aunado a lo anterior, sobre la diferencia y elementos comunes| fuerza mayor y el caso fortuito, los tratadistas Osterling Parodi y C4 Freyre sostienen: “El incumplimiento de la obligación puede tener origen en causas independientes de la voluntad del deudor, extraordinarias, imprevisibles e irresistibles, dando lugar a lo que en Derecho se llama caso fortuito o fuerza mayor.
En otras palabras, el incumplimiento le es impuesto al deudor por un hecho ajeno a él, por lo que ya no es el autor moral de dicha inejecución; se configura de esta forma un supuesto de inimputabilidad, merced a la cual el deudor no será responsable por tal incumplimiento ni por sus consecuencias. Es, pues, un motivo más de la ruptura del nexo causal de la responsabilidad.
( ) Por ser un acto de Dios o un acto del principe. Héctor Lafaille, admitiendo la equiparidad, sostiene que a partir del Digesto se estableció una distinción, designando bajo el nombre de caso fortuito “a los hechos de la naturaleza' y bajo la denominación de fuerza mayor 'a los procederes de la autoridad”. El caso fortuito obedecería, pues, a las fuerzas físicas de la naturaleza o de Dios (act of God, según la expresión del Derecho Anglo-americano) y la fuerza mayor al 'acto del principe”, al factum principis, incorporándose en este último concepto, además, ciertos hechos de terceros.
( ) La tendencia dominante de la doctrina y de la jurisprudencia asimila ambas nociones debido a que producen el mismo efecto jurídico: la liberación del deudor. El caso fortuito y la fuerza mayor, desde el punto de vista objetivo, es un acontecimiento extraordinario, imprevisible e inevitable. Desde el punto de vista subjetivo, se trata de un hecho en el que hay | ausencia de voluntad directa o indirecta.
No hay autoría moral. Y como nadie debe ser obligado sino en la medida de sus fuerzas y de su libertad, los hechos acaecidos por causas extraordinarias, imprevisibles e inevitables, extrañas a la voluntad, eximen de responsabilidad al autor” (lo subrayado es nuestro). 22. De lo expuesto hasta ahora y asociando dichos conceptos con los signos distintivos, se puede señalar que la fuerza mayor y el caso fortuito consisten en un acontecimiento extraordinario, imprevisible e irresistible $ OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario, “Tratado de las obligaciones”, Cuarta Parte, Tomo XI, Primera Edición, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, Lima, Perú, pp. 604, 612-613, 624, TS 23. 24. 25. 26. 27. 28. que no se puede evitar y tampoco se puede prever utilizan diligencia ordinaria.
Es decir, se trata de un evento que no es col que se encuentra más allá del control del titular de la marca y que ha imposible cumplir su obligación de usarla. Cabe precisar que para establecer si el acontecimiento es extraordinario, imprevisible e irresistible, se deberá determinar y analizar en cada caso concreto las condiciones particulares del titular de la marca, pues el grado de previsión dependerá de las características específicas que ostente.
En este sentido, la diligencia del titular se encontrará vinculada con sus condiciones propias para afrontar el evento extraordinario de que se trate. Asimismo, en la medida que el titular argumente estos eventos como eximentes de la obligación del uso de la marca, debe también acreditar una conexión causal directa con el incumplimiento de su obligación, pues de lo contrario no se configuraría un impedimento para utilizar efectivamente la marca registrada.
En este sentido, ambos conceptos se presentan como posibilidades que superan el control de las partes, que comprenden supuestos como guerras o conflictos armados, desastres naturales como terremotos, incendios o inundaciones, etc. Se tratan, entonces, de aquellas causas que *( ) no pudieron ser previstas o que previstas no pudieron ser evitadas”. ? Como un tercer supuesto, la norma establece que pueden existir otras causales que también impidan el uso obligatorio de la marca.
Esta posición del legislador comunitario incorpora un supuesto abierto que acumula a todos aquellos eventos, distintos al caso fortuito o la fuerza mayor, que ocasionarían la inexigibilidad de la obligación de uso de la marca sobre el titular. Al respecto, debe tenerse presente que la anterior norma comunitaria, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, disponía en el cuarto párrafo de su artículo 108 que: “El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca”.
De acuerdo con la citada disposición, antes se comprendían dos supuestos adicionales al caso fortuito y la fuerza mayor que impedía la cancelación por falta de uso de la marca, como serían las restricciones a las importaciones y otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca; sin embargo, con la vigente Decisión 486, se ha optado por reemplazar estas dos causales concretas y abrir 9 OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Cuarta Edición, LexisNexis Argentina S.A., 2002, Buenos Aires, Argentina, pp. 604, 612-613, 624. 10 29. 30. 31. 32. 33 el camino a distintos escenarios que justificarían válidamente el n de la marca, siendo necesario establecer criterios que per determinar cuándo se presentan tales circunstancias.
Una condición necesaria para constatar la existencia de un evento que suspenda la obligación del titular sobre el uso de la marca guarda relación con la conducta o el comportamiento que éste haya tenido en la ocurrencia del mismo, sea a manera de acción u omisión. Sobre esta vinculación, debe constatarse que el acontecimiento se haya producido de forma independiente a la voluntad del titular.
Es decir, el evento debe ser ajeno a la esfera de decisión del titular de la marca; le debe resultar extraño. Lo expuesto se sustenta en que una persona no puede eximirse de sus obligaciones por una circunstancia que tuvo su origen en una causa propia o, que si hay participación del titular, que su acción no esté reflexivamente dirigida a ocasionar el no uso de la marca.
Sobre este punto, el jurista Casado Cerviño sostiene lo siguiente sobre las causas justificativas del no uso de la marca!0: “( ) deben ser causas objetivas, independientes de la simple voluntad del titular. El titular de una marca comunitaria que no la usa podrá conservarla siempre que pruebe, ( ), la existencia de acontecimientos que no le son imputables y que le han impedido cumplir con esta carga legal.
Si los acontecimientos le son imputables, o, no siéndolos, permiten buscar alternativas válidas que desemboquen en el uso requerido, entonces podría considerarse que no existen causas justificativas de la falta de uso”. Otra condición necesaria de las otras causales justificativas es que el acontecimiento imposibilite, inevitable o razonablemente, el uso de la marca registrada.
En efecto, el acontecimiento no sólo debe producirse de forma independiente a la voluntad de titular, sino que debe sobrepasar sus fuerzas y previsiones de forma tal que justifique razonablemente el desuso de la marca. Un elemento a tomar en cuenta al momento de analizar este último punto se encuentra en la forma cómo el titular afronta el acontecimiento extraordinario.
De este modo, si bien pueden presentarse circunstancias que impidan al titular llevar adelante el uso de la marca como podía venir haciéndolo, también será necesario analizar si asumió otras opciones que razonablemente le permitían cumplir con esta obligación.. Sobre este particular, la jurista Saíz García!1 señala: 10 “ CASADO CERVIÑO, Alberto, “El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica”, Primera Edición, Editorial Lex Nova S.A., España, 2000, pp. 312-313.
SAIZ GARCÍA, Concepción, “El uso obligatorio de la marca”, Guada Litografia S.L., Valencia, España, 1997, p. 162. 11 34. 35. 36. 37. por el titular durante dos momentos: cuando se produce la situación” impeditiva del uso normal de la marca y una vez haya cesado tal situación. Será a partir de una valoración conjunta de estos dos parámetros —el riesgo normal de la empresa y la diligencia empleada por el titular de la marca para sobreponerse a la situación extraordinaria— lo que nos llevará a una situación justa del caso concreto atendiendo al sentido de la figura legal del uso obligatorio”.
Finalmente, será igualmente necesario que el titular de la marca acredite la existencia de un nexo causal suficientemente directo entre el evento que alegue como causa justificativa y el incumplimiento de la obligación del uso de la marca. Esta relación de causalidad permitirá verificar que el evento fue realmente el motivo por el cual el titular no pudo utilizar su marca.
Estas condiciones de las causas justificativas sobre el incumplimiento de utilizar la marca registrada han sido a su vez recogidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europa: “( ) se deduce que sólo los impedimentos que guarden una relación suficientemente directa con una_marca, que hagan_imposible_o no razonable el uso de ésta y que sean independientes de la voluntad del titular pueden calificarse de 'causas que justifiquen la falta de uso' de la marca.
Es preciso apreciar caso por caso si un cambio de la estrategia empresarial para sortear el impedimento de que se trate haría que no fuese razonable el uso de dicha marca”*? (lo subrayado es nuestro). En este orden de ideas, las otras causales justificativas a las que hace alusión la norma comunitaria deberán cumplir tres condiciones concurrentes entre sí: 1.
Que se traten de eventos ajenos a la voluntad del titular. 2. Que se traten de eventos que hagan imposible, irracional o no razonable el uso de la marca registrada; y, 3. Que se traten de eventos que tengan una relación causal suficientemente directa con la falta de uso de la marca; En el presente caso, la oficina nacional competente dispuso la cancelación del registro de la marca CONTAC (denominativa), inscrita a favor de Smithkline Beecham Corporation para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, al establecer que el titular no había acreditado el uso de la marca ni demostrado la existencia de motivos que justifiquen la falta de uso de la 12 Véase el fundamento 54 de la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europa en el Proceso C-246/05 de 14 de junio de 2007. 12 38. 39. 40. misma, precisando que dichas causas no deben depender de su ll Es decir, sólo se admitirán causas que hayan sido ajenas a la vola: de ésta, como son el caso fortuito, la fuerza mayor, las restriccioné las importaciones y otros requisitos oficiales impuestos a los bienes O servicios protegidos por la marca..
Este Tribunal considera que la Corte Consultante deberá determinar si, en efecto, el hecho que el titular alega como causal de la falta de uso de la marca CONTAC (denominativa), referido principalmente a la alerta que decretó el Gobierno de los Estados Unidos de América y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) de la República del Perú sobre el mal uso que terceros le deban al compuesto que contenía el producto protegido por la marca —Pseudoefedrina-, constituye o no un hecho que califique como causal justificativa según lo expuesto anteriormente.
Para tales efectos, la Corte Consultante deberá analizar si existió una relación causal entre este evento y el no uso de la marca CONTAC (denominativa), atendiendo a la conducta que, para ello, asumió el titular de la marca antes, durante y después del período de obligatoriedad del uso de la misma, y si dicho comportamiento resultaba razonable en los términos expuestos en esta interpretación prejudicial13.
En consecuencia, la Corte Consultante deberá determinar si la empresa Smithkline Beecham Corporation, como titular de la marca registrada CONTAC (denominativa), justificó debidamente el incumplimiento de la obligación de uso de dicha marca debido a la ocurrencia de un evento que califique como una causal eximente de la mencionada obligación impuesta por el título de la marca. 13 Sobre este caso, ROBLES Y VÁSQUEZ expuso lo siguiente: "Desde nuestro punto de vista, por un lado consideramos que la ley emitida en el año 2006 por el Gobierno de los Estados Unidos disponiendo el control estricto de la Pseudoefedrina (compuesto que reemplazó a la Fenilpropanolamina), en atención a los intereses de la salud pública, si bien no dispuso la prohibición de comercialización de la marca CONTAC, fue un factor determinante que dificultó la comercialización del producto a nivel mundial, incluido el mercado peruano. Ello, en tanto dicho factor implicaba el cambio de estrategia comercial y de ventas, o como ya había decidido antes la empresa, reformular el compuesto de su producto.
De otro lado, consideramos que la autoridad administrativa se limitó a evaluar el período de análisis relevante al inicio de la acción de cancelación, lo cual estimamos Un error, ya que a pesar de ser un parámetro de análisis válido, en el presente caso se presentaron hechos similares anteriores al periodo relevante (entre el año 2000 y 2005) que le permitían evaluar la voluntad del titular.
En efecto, si bien todos los hechos han acaecido en diferentes períodos de tiempo, existe correlación en la conducta del titular en el pasado y en el tiempo relevante de utilizar la marca”. Véase: ROBLES Y VÁSQUEZ, Marcela, "Causas que justifican el no uso de una marca en productos farmacéuticos: el Caso CONTAC”, en: "Anuario Andino de Derechos Intelectuales”, Año VIII, N* 8, Palestra Editores S.A.C., Lima, Perú, 2005, pp. 339 — 340. 13 PRUEBA DEL USO DE LA MARCA..
En segundo lugar, la Corte Consultante solicita interpretación prejuditjat sobre cómo deben analizarse los medios probatorios con los que seu92-- pretende acreditar la causa justificativa del no uso de la marca.. Sobre este punto, en el Proceso 94-IP-2012, este Tribunal señaló: “La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, radica en que ésta no haya sido utilizada durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. En consecuencia, si el uso de la marca no ha sido justificado dentro de los tres años anteriores a la acción de cancelación, de manera consecutiva y, por tanto, si se ha hecho uso de ella a partir del inicio de la respectiva acción, procede la cancelación del registro por la oficina nacional competente. 0) Ahora bien, para evitar que prospere la situación en comento —ue la marca sea cancelada por no uso- el titular de la marca está en la obligación de usarla y debe probar que ha hecho uso de ella.
La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc., por lo que, en consecuencia de ello, la defensa judicial de una Marca no es prueba del uso de la misma.
La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: 'El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables O certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.
En tanto que se trata de un listado enunciativo, y como bien lo dispone el numeral tres del artículo transcrito, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la oficina nacional competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas 14 43 44, 45. 46. aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable] País Miembro. % Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transpare e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella”..
Ahora bien, el artículo 167 de la Decisión 486 no regula expresamente el tema probatorio sobre las causales que justificarían la suspensión de la obligación del uso de la marca registrada por parte del respectivo titular. No obstante, tratándose de un supuesto de exoneración de la obligación del uso de la marca, la carga de la prueba recaerá, de igual manera, en el titular, pues su defensa contra la acción de cancelación se sostendrá precisamente en la existencia de una causal justificativa que lo exima de dicha obligación. Sobre este punto, Fernández-Novoa señala: “El titular puede aducir la existencia de causas justificativas de la falta de uso siempre que se suscite la cuestión de si la marca comunitaria ha sido efectivamente usada.
Este rasgo particular del Sistema Comunitario hace posible que incluso en el trámite de oposiciones del procedimiento de concesión, el titular de la marca oponente pueda esgrimir —frente a las alegaciones del solicitante de una marca comunitaria— el argumento de que la marca oponente no ha sido usada efectivamente por impedirlo causas justificativas.
Cabe afirmar, por tanto, que en todos los procedimientos y trámites en que se exija al titular la prueba del uso de la marca comunitaria, éste puede reemplazar tal prueba por la prueba de la existencia de causas justificativas de la falta de uso”*1, En cuanto a los medios probatorios que deberá aportar el titular de la marca para acreditar su defensa, es innegable que éste puede presentar todos los elementos de prueba que le permitan demostrar, de manera cierta e inequívoca, la existencia del alegado acontecimiento que identifique como causal justificativa de la falta de uso de la marca, los cuales deberán ser valorados por la oficina nacional competente o el juez nacional, de ser el caso, atendiendo a los criterios expuestos en el acápite anterior.
Por consiguiente, la Corte Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados por Smithkline Beecham Corporation y determinar si acredita o no la existencia de un evento que justifique el incumplimiento del uso de la marca CONTAC (denominativa), a fin de dilucidar el amparo de la acción de cancelación presentada por Medifarma S.A. 14 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, “El sistema comunitario de marcas”, Editorial Montecorvo, S.A., España, 1995, pp. 384 - 385. 15 PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: no se puede evitar y tampoco se puede prever utilizando la == diligencia ordinaria. Es decir, tratan de un evento que no es común, que se encuentra más allá del contro! del titular de la marca y que hace imposible exigirle el uso de la misma. Para establecer si el acontecimiento es extraordinario imprevisible e irresistible se deberá determinar y analizar en cada caso concreto las condiciones particulares del titular de la marca, pues el grado de previsión dependerá de las características específicas que ostente.
En este sentido, la diligencia del titular se encontrará vinculada con sus condiciones propias para afrontar el evento extraordinario de que se trate. Asimismo, el titular de la marca debe también acreditar que existe una conexión causal directa entre el evento denunciado como causal justificativa y el incumplimiento de su obligación, pues de lo contrario no se configurará ningún impedimento para utilizar efectivamente la marca registrada.
Las otras causales justificativas a las que hace alusión la norma comunitaria deberán cumplir tres condiciones concurrentes entre sí: 1. Que se traten de eventos ajenos a la voluntad del titular. 2. Que se traten de eventos que hagan imposible, irracional o no razonable el uso de la marca registrada; y, 3. Que se traten de eventos que tengan una relación causal suficientemente directa con la falta de uso de la marca;
La Corte Consultante deberá determinar si el hecho que el titular sindica como causal de la falta de uso de la marca CONTAC (denominativa), referido principalmente a la alerta que decretó el Gobierno de los Estados Unidos de América y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) de la República del Perú sobre el mal uso que terceros le deban al compuesto que contenía el producto protegido por la marca -Pseudoefedrina, constituye o no un hecho que califique como causal justificativa según lo señalado en la presente interpretación prejudicial. 16 después del Dortodo de obligatoriedad del uso de la misma, y si dicho comportamiento resultaba razonable en los términos expuestos.
SEGUNDO: La carga de la prueba respecto a la causal que justifique el incumplimiento a la obligación del uso de la marca, recaerá en el titular de la marca, quien podrá aportar todos los medios probatorios que le permitan acreditar, de manera cierta e inequívoca, la existencia del alegado acontecimiento que identifique como causal justificativa de la falta de uso la marca registrada.
La Corte Consultante deberá analizar los medios probatorios * presentados por Smithkline Beecham Corporation y determinar si acredita o no la existencia de un evento que justifique el incumplimiento del uso de la marca CONTAC (denominativa), a fin de dilucidar el amparo de la acción de cancelación presentada por Medifarma S.A. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su VA Cecilia Luisa llo A Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA o cente Troya Jaramillo Luis JÓS nseco Núñez MAGISTRADO MA: IS ADO 17 4 Ko) < 5 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firmam ig anedk a presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretarig. ñ Luis José Diez fanseco Núñez Patricio Perályo Mendoza PRESIDENTE SECRETARIO (E) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 252-1P-2014 LA COMUNIDAD AMDINA ¿EL PRESENTE DO ABENTO ES EL TRIBUNAL DE JUSTICIA > 18