PROCESO 119-IP-2014 — Andean Community

PROCESO 119-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la autoridad administrativa consultante del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135 literales j) y k), 190, 194 literal c) y 214 de la Decisión 486. Órgano nacional consultante: Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú. Accionante: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Emplazada: RICAVA S.A.C. Nombre Comercial: “PISCO BAR y logotipo” (mixto). Expediente Interno: 541695-2013. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil quince. VISTOS: La Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú, mediante Oficio 1089-2014/DSD-INDECOPI de 22 de agosto de 2014, recibido vía correo electrónico por este Tribunal el mismo día, por medio de la cual solicita la interpretación prejudicial del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esta solicitud ha sido formulada dentro del proceso interno 541695-2013, como consecuencia de la acción de nulidad de oficio del nombre comercial “PISCO BAR y logotipo” (mixto), por medio de la cual se pretende aplicar la causal de prohibición absoluta de registro de marcas o nombres comerciales que incorporen una denominación de origen protegida.

El auto emitido por este Tribunal el 17 de septiembre de 2014, debidamente notificado el 18 del mismo mes y año, a través del cual se le otorgó a la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI de la República del Perú el plazo de 15 días para acreditar su legitimidad activa para solicitar Interpretación Prejudicial. La comunicación 1391-2014/DSD-INDECOPI, de 3 de octubre de 2014, suscrita por el Dr. Ray Augusto Meloni García, Director de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, a través del cual da contestación a la providencia antes citada.

El Auto de 19 de septiembre de 2014, mediante el cual el Tribunal admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. La sentencia de interpretación prejudicial de 20 de noviembre de 2014 recaída dentro del Proceso 121-IP-2014, en la que este Tribunal decidió lo siguiente: “(…)

PRIMERO: En la primera oportunidad en la que un órgano o entidad administrativa realice una consulta con el propósito de obtener la interpretación prejudicial, ésta deberá acreditar que: 1) se ha constituido por mandato legal, 2) se trata de un órgano permanente, 3) el carácter obligatorio de sus competencias, 4) el deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias, 5) el carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la imparcialidad de sus actos.

SEGUNDO: La Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos son órganos dentro de la estructura orgánica del Indecopi constituidas por mandato legal con carácter permanente, cuya jurisdicción es obligatoria, asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y resolver el procedimiento aplicando la normativa andina.

Asimismo, el presente procedimiento respeta el debido proceso y posee el carácter contradictorio, además de que debido a su autonomía funcional queda garantizada su imparcialidad. En el presente caso se ha verificado que la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi actúan como “juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos por este Tribunal, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar interpretación prejudicial facultativa.

(…)”. A.

ANTECEDENTES Partes Accionante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Emplazada: RICAVA S.A.C. 2.

ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 24 de febrero de 2009, a través de Resolución 2432-2009/DSD- INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos, concedió a favor de la empresa RICAVA S.A.C., el registro del nombre comercial denominado “PISCO BAR y logotipo” (mixto), para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de restauración (alimentación), de la Clase 43 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registros de las Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza). 2.

Mediante oficio 541695 de 31 de julio de 2013, la Secretaria Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, decidió iniciar de oficio la acción de nulidad del registro del nombre comercial “PISCO BAR y logotipo” (mixto), inscrito con certificado 4301, otorgado a favor de RICAVA S.A.C. de Perú, a través de Resolución 2432-2009/DSD-INDECOPI, de 24 de febrero de 2009. 3.

A través de la providencia de 27 de agosto de 2013, se corrió traslado a la empresa para que dentro del plazo de dos meses, conteste la acción de nulidad de oficio presentada en contra de su nombre comercial “PISCO BAR y logotipo” (mixto). 4. RICAVA S.A.C., contestó la acción de nulidad el 25 de octubre de 2013. 5. Con providencia de 29 de octubre de 2013, la Secretaría de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, da por contestada la acción de nulidad. 6.

Que con oficio 1089-2014/DSD-INDECOPI, el Director de Signos Distintivos del INDECOPI, solicitó Interpretación Prejudicial, fundamentada en la condición de Autoridad Nacional Competente por facultad primaria atribuida por ley, al estar acreditado a resolver conflictos intersubjetivos de intereses en aspectos relacionados con la aplicación de la normativa andina en materia de Propiedad Intelectual. a. Argumentos de la acción de nulidad. 7.

La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI en su oficio 541695 expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que mediante Resolución 2432-2009/DSD-INDECOPI, de 24 de febrero de 2009, la Dirección de Signos Distintivos, otorgó a favor de RICAVA S.A.C., de Perú, el registro del nombre comercial “PISCO BAR y logotipo” (mixto), para amparar actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de restauración (alimentación), de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. - Que se ha verificado que el nombre comercial registrado contiene entre sus elementos a la denominación “Pisco”, la cual constituye una denominación de origen peruana. - Que el artículo 194, inciso c) de la Decisión 486, prohíbe el registro de signos que puedan causar confusión respecto de los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice. - Aduce que el artículo 172 de la Decisión 486, faculta a que la autoridad competente decrete de oficio o a petición de parte la nulidad absoluta de un registro de marca, cuando hubiese sido concedido en contravención con los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486. - Solicita que se determine si corresponde iniciar de oficio una acción de nulidad en contra del registro del nombre comercial “PISCO BAR y logotipo” (mixto) y evaluar la oportunidad si dicho registro ha sido o no concedido en contravención de las normas vigentes. - Iniciar de oficio la acción de nulidad del registro del nombre comercial “PISCO BAR y logotipo” (mixto). b. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad. 8.

RICAVA S.A.C., en su contestación a la acción de nulidad, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 9. Distintividad del nombre comercial “PISCO BAR y logotipo” (mixto), motivo por el cual fue concedido. 10. Afirma que: “(…) a diferencia de la marca y otros signos distintivos, el registro de un nombre comercial tiene sólo efecto declarativo, pues los derechos sobre dicho signo se adquieren en virtud de su uso real y efectivo en el mercado con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga.

Es el uso lo que permite que se consolide como tal y se mantenga el derecho de exclusiva sobre aquél”. 11. Acompañaron documentos como facturas, material publicitario, para ratificar el uso de su nombre comercial. 3. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 12. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 13.

En el presente caso, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI solicitó la interpretación del artículo 172[1] de la Decisión 486. 14. Procede la interpretación solicitada y, además, se interpretarán de oficio los artículos 135 literales j) y k), 190, 194 literal c) y 214[2] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.

CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: I. La finalidad y efectos de la Interpretación Prejudicial Facultativa. II. Ámbito de protección del nombre comercial. III. La Denominación de Origen. Protección jurídica. Legítimo interés. Protección comunitaria. IV. Las bebidas espirituosas V. De la nulidad de oficio de un signo. I.- La finalidad de la interpretación prejudicial facultativa: 15.

La finalidad última de la interpretación prejudicial consiste en la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina a través de este órgano comunitario. Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”. 16.

Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino. 17. El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro).

Esto significa que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes. 18. Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que la norma comunitaria sea interpretada y aplicada de manera uniforme en toda la extensión del territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante.

El Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario. 19. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial.

Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas. 20. Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”. 21.

En el presente caso ha quedado acreditado que la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi actúan como “juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos por este Tribunal, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente interpretación prejudicial facultativa. 22.

Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos que conozcan del proceso interno en que se formuló la consulta, deberán adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación prejudicial, la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos tienen la obligación de acatarla en la Resolución que vayan a adoptar en el caso concreto.

La Resolución de la Dirección de Signos Distintivos o de la Comisión de Signos Distintivos podrá ser apelada en sede administrativa, debiendo decidir sobre tal apelación la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual podrán presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones. 23.

En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos será aplicable a las fases posteriores. 24. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio de que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: 1.

Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. 2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. 3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. 4.

Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial. 25. Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial.

Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento. II. Ámbito de protección del nombre comercial. 26. La Decisión 486 en su artículo 190 protege al nombre comercial. 27. De acuerdo con la mencionada Decisión, el nombre comercial es “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (…)”. 28.

En efecto, el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. 29. Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que “Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa”[3]. 30.

Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial se enmarca dentro del sistema declarativo, es decir, el derecho nace con el uso. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”[4]. 31.

Asimismo, los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características, conforme lo ha determinado este Órgano Comunitario en su jurisprudencia, a saber: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado. 32.

Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos de marcas, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”[5]. 33. Para que un nombre comercial sea susceptible de registro, debe cumplir las mismas condiciones que reúne una marca, es decir, que sea distintivo y susceptible de representación gráfica, además de no incurrir en las causales enunciadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

III. La Denominación de Origen. Protección jurídica. Legítimo interés. Protección comunitaria. 34. En el presente caso, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, inició de oficio la acción de nulidad en contra del registro del Nombre Comercial “PISCO BAR y logotipo” (mixto), por contener la denominación de origen “PISCO”. 35.

Por ello, es pertinente traer a colación el Proceso 76-IP-2007[6] que desarrolló el tema de la protección de la denominación de origen en el ámbito de la Comunidad Andina. 36. El Título XII, Capítulo I, de la Decisión 486 regula lo relativo a las Indicaciones Geográficas, las que son utilizadas en el tráfico económico para identificar el origen geográfico de los productos a distinguir con el signo. 37.

Desde el punto de vista de una clasificación funcional, las Indicaciones Geográficas pueden distinguirse entre: i) Indicaciones de Procedencia; y, ii) Denominaciones de Origen. Mientras las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, son signos distintivos que sirven para distinguir un producto proveniente de una zona determinada, siendo que las calidades del producto provienen exclusiva y esencialmente de dicho medio geográfico. 38.

El artículo 201 de la Decisión 486 establece que: “Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”. 39.

De dicha definición se desprenden dos elementos que individualizan el concepto de denominación de origen, el primero de ellos es el de la denominación de origen esté constituida por el nombre de un país o región, o el de una denominación que sin ser la de un país o región, refiera a uno de ellos. El criterio para determinar los límites de dicha referencia deberá ser analizado de acuerdo con el caso concreto, considerando que se tenga suficientemente acreditado que en la vida del tráfico comercial se emplea dicha denominación para distinguir al producto objeto de protección. 40.

En el segundo elemento es condición que la reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la denominación, es decir, que el producto protegido como denominación de origen sea producto de factores culturales, naturales y humanos, lo que significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o cultivara en la región geográfica determinada con dichos factores, no tendría las mismas características y, por tanto, constituiría un producto diferente.

Protección jurídica 41. El artículo 214 de la Decisión 486 establece las características de protección territorial de las denominaciones de origen, incluyendo en tales características: el inicio de la protección y los casos de infracción a éste derecho concedido. La denominación de origen se protege en el país donde es presentada la solicitud, desde la declaración que a tales efectos emita la autoridad competente.

En este sentido, en principio, la norma reconoce la protección territorial de la denominación de origen. 42. De otro lado, el citado artículo reconoce que todo uso no autorizado de la denominación constituye una infracción al derecho de marcas. Éste no sólo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto, es decir, no se podrá utilizar la denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como “género, tipo, imitación”, o similares.

Legítimo interés 43. El artículo 203 de la Decisión 486 establece “La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener 91 legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores.

Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones”. Por lo tanto, estas son las personas legítimamente autorizadas por la normativa comunitaria que pueden pedir la declaración de protección de una denominación de origen. 44.

Por otra parte, la norma comunitaria establece en el artículo 212 de la Decisión 486, que “La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación”, asimismo, que “Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión ‘DENOMINACION DE ORIGEN’”, y finalmente que “Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los Artículos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda”. 45.

Esta última disposición impide el uso de la denominación de origen a terceras personas, de manera que la denominación de origen solo puede ser utilizada por quienes realicen las actividades señaladas en la norma, siempre y cuando tales actividades se lleven a cabo en la localidad o región del País Miembro, aplicándose las mismas disposiciones del uso exclusivo del derecho de marcas. 46.

A diferencia de la figura de la “marca colectiva”, mediante el reconocimiento y protección de una denominación de origen no se protege sólo el interés de los citados productores, fabricantes o artesanos, sino que se entiende que la protección contempla, además, los intereses del país al que pertenece la región reivindicada con la denominación de origen.

Todo ello sin perjuicio que las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, o aquellas designadas al efecto, dispongan los mecanismos que permitan un control efectivo del uso de las denominaciones de origen protegidas, de conformidad con el artículo 213 de la Decisión 486. Protección comunitaria 47.

El artículo 218 de la Decisión 486 establece que “Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos”, y que “Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen”. 48.

En este sentido, la Declaración Oficial de reconocimiento que puede otorgar un País Miembro a una denominación de origen de otro País Miembro es título suficiente para que los efectos de su protección se apliquen de la misma manera en el país en que se otorga tal reconocimiento. 49. Dicho reconocimiento implica la protección de la denominación de origen y por lo tanto, la exclusividad de su uso a los titulares del derecho reconocido en el país donde nace el mismo, así como el ius prohibendi del registro de la denominación como signo distintivo en su territorio, tal como lo establece el artículo 135 de la Decisión 486: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marca los signos que: (…) j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad”.

(lo subrayado es nuestro). 50. En el presente caso, la autoridad consultante deberá determinar si es que existió o no un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen “Pisco”, siendo que justamente la denominación de origen presupone la existencia de notoriedad, reputación o fama del producto que constituye la denominación de origen y si el Nombre Comercial registrado dentro de sus actividades comerciales puede crear confusión o asociación con la denominación de origen declarada.

IV. Las bebidas espirituosas. 51. Entre una de las prohibiciones para el registro de un signo se encuentra la causal determinada en el artículo 135 literal k) de la Decisión 486, la cual hace alusión a aquellos signos que contentan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. 52. Como ya se pronunció este Tribunal en la aclaratoria al Proceso 120-IP- 2014 de 3 de junio de 2014: “El literal k) del artículo 135 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas”.

Lo primero que observa el Tribunal es que a diferencia de la causal contenida en el literal j), el legislador comunitario no generó ningún parámetro de calificación de la conducta. Esto quiere decir que es irregistrable un signo solicitado como marca si contiene una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. En consecuencia, al aplicar la causal de irregistrabilidad estudiada, la oficina de registro marcario no deberá analizar la posibilidad de que se genere riesgo de confusión, asociación y uso parasitario.

El Tribunal advierte que la anterior disposición es una concreción de la previsión contenida en el artículo 23.2 del Acuerdo, sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), cuyo texto es del siguiente tenor: “Artículo 23 Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas.

(…) De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen”.

(…)”. Como se puede observar, el artículo 135 literal k) de la Decisión 486 viabiliza que los Países Miembros de la Comunidad Andina le otorguen el trato especial y reforzado a las denominaciones de origen de vinos y bebidas espirituosas, en concordancia con la normativa multilateral. Sobre el trato especial y diferenciado mencionado, la OMC a través de la nota informativa sobre “Propiedad Intelectual: Indicaciones Geográficas y Biodiversidad”, manifestó lo siguiente: “Las indicaciones geográficas son topónimos (en algunos países son también palabras asociadas con un lugar) que se utilizan para identificar productos que proceden de determinados lugares y tienen determinadas características (por ejemplo, “Champagne”, “Tequila” o “Roquefort”).

De conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, todas las indicaciones geográficas han de protegerse como mínimo para impedir que se induzca al público a error y para evitar la competencia desleal (artículo 22). Los vinos y bebidas espirituosas gozan de un nivel de protección más elevado o mayor (artículo 23): a reserva de varias excepciones, estas indicaciones tienen que protegerse incluso en el caso de que el uso indebido no induzca al público a error”.

Subrayado por fuera del texto[7]. De conformidad con lo anterior, el Tribunal advierte que el artículo 135 en sus literales j) y k) siguen la misma lógica de los artículos 22 y 23 del ADPIC, es decir, una previsión general para las denominaciones de origen y una específica con una protección especial y diferenciada para aquellas que recaen sobre vinos y bebidas espirituosas.

Por lo tanto, el cuestionamiento que surge consiste en definir qué significa una bebida espirituosa. Con el ánimo de crear armonía conceptual en el escenario internacional, y como quiera que el tráfico comercial de bebidas espirituosas tiene una incidencia alta tanto en América como en Europa, el Tribunal considera adecuado adoptar una definición de bebidas espirituosas, basándose, de manera general, en la consagrada en la normativa comunitaria europea (artículo 2 del Reglamento CE 110/2008)[8].

En el campo de las denominaciones de origen esto es muy importante por la reciprocidad como parámetro de protección en los diferentes escenarios globales. El Tribunal observa que una “bebida espirituosa” no se puede definir simplemente como bebida alcohólica, ya que la categoría de los vinos también entra dentro de dicha definición, lo que impide “lógicamente” hacer esta afirmación. Como se mencionó, la intención del legislador comunitario y multilateral es dar un tratamiento diferente a estas dos bebidas de contenido alcohólico.

En este sentido, la Comunidad Andina se debe expresar en el mismo lenguaje en cuanto a los productos protegidos; es un primer paso firme para la protección de las denominaciones de origen comunitarias andinas en el exterior y las extranjeras en el territorio comunitario. Esta necesidad es patente si se tiene en cuenta que sobre la base del artículo 23.4 se está negociando un sistema de registro de denominaciones de origen para los vinos y las bebidas espirituosas.[9] Por tal razón, una bebida espirituosa será aquella que goza de las siguientes características: 1.

Es una bebida alcohólica con un grado mínimo de alcohol volumétrico de 15%. 2. Destinada al Consumo humano. 3. Con cualidades organolépticas[10] particulares. Es decir, con aspectos específicos que se pueden captar por los sentidos. 4. Obtenida por destilación, en presencia o no de aromas, de productos naturales fermentados, o por maceración de sustancias vegetales, con adición o no de aromas, azúcares, otros edulcorantes u otros productos agrícolas. 5.

Se puede obtener por mezcla con otras bebidas espirituosas, alcohol etílico o destilados de origen agrícola, otras bebidas alcohólicas o no alcohólicas. Para contestar claramente a la pregunta del consultante, el Tribunal determina que es posible aplicar la causal de prohibición enunciada en el artículo 135 literal k) de la Decisión 486, en el procedimiento de nulidad de registro de nombre comercial, teniendo en cuenta las definiciones plasmadas en la presente providencia”. 53.

El Juez consultante en el presente caso, deberá verificar si la denominación de origen PISCO se encasilla como bebida espirituosa, y en caso de así serlo, sería plenamente aplicable la causal determinada en el literal k) del artículo 135 de la Decisión 486 para declarar la nulidad de un registro de un nombre comercial. V. De la nulidad de oficio de un signo. 54.

Como se observa en el cuadro anterior, uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompaña con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. 57. La nulidad absoluta está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. 58.

La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 59. De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros de marcas, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria. 60.

Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado en el cuadro anteriormente presentado. 61. Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro de una marca; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.

Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. 62. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: 1.

El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. 4.

De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro de una marca, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.

La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del artículo 273, que establece: “Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”.

(…)”. 63. En el presente caso, el 24 de febrero de 2009 la Dirección de Signos Distintivos, concedió a favor de la empresa RICAVA S.A.C. el registro del Nombre Comercial “PISCO BAR y logotipo” (mixto), para actividades relacionadas con prestación de servicios de restauración (alimentación), de la Clase 43 de la Clasificación de Niza, signo que al momento se encuentra en trámite de acción de nulidad de oficio por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, al considerar que incurre en la prohibición de registro de los artículos 135 primer párrafo y 135 de la Decisión 486, y en aplicación del artículo 172 del antes citado cuerpo legal, inició de oficio la nulidad del mismo. 64.

Al respecto, el artículo 172 de la Decisión 486 señala que: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”. 65. En el presente caso la autoridad consultante debe comprobar que el nombre comercial registrado “PISCO BAR y logotipo” (mixto), incurrió en las causales de prohibición del artículo 135 literales j) y k) de la Decisión 486, y si crea riesgo de confusión en el público consumidor, respecto de la denominación de origen “PISCO”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos será aplicable a las fases posteriores. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: 1.

Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

SEGUNDO: Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores. El signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa. Para que un nombre comercial sea susceptible de registro, debe cumplir las mismas condiciones que reúne una marca, es decir, que sea distintivo y susceptible de representación gráfica, además de no incurrir en las causales enunciadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: Desde el punto de vista de una clasificación funcional, las Indicaciones Geográficas pueden distinguirse entre: i) Indicaciones de Procedencia; y, ii) Denominaciones de Origen. Mientras las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, son signos distintivos que sirven para distinguir un producto proveniente de una zona determinada, siendo que las calidades del producto provienen exclusiva y esencialmente de dicho medio geográfico.

El artículo 135 de la Decisión 486 determina que: No podrán registrarse como marca los signos que: (…) j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad”.

(lo subrayado es nuestro). En el presente caso, la autoridad consultante deberá determinar si es que existió o no un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen “Pisco”, siendo que justamente la denominación de origen presupone la existencia de notoriedad, reputación o fama del producto que constituye la denominación de origen y si el nombre comercial registrado dentro de sus actividades comerciales puede crear riesgo de confusión o asociación con la denominación de origen declarada.

CUARTO: Es plenamente aplicable la causal de prohibición enunciada en el artículo 135 literal k) de la Decisión 486, en el procedimiento de nulidad de registro de un nombre comercial, para lo cual el Juez consultante, deberá verificar que la denominación PISCO cumpla los requisitos enunciados en la presente interpretación prejudicial.

QUINTO: La nulidad absoluta está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. El artículo 172 de la Decisión 486 señala que: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”.

La autoridad consultante debe comprobar que el nombre comercial registrado “PISCO BAR y logotipo” (mixto), incurrió en las causales de prohibición del artículo 135 de la Decisión 486, y si crea riesgo de confusión en el público consumidor, respecto de la denominación de origen “PISCO”. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el consultante, al emitir la resolución en el procedimiento interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 119-IP-2014 ----------------------- [1] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. [2] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

(…) Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: (…) c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, (…) Artículo 214.- La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor. [3] Proceso 145-IP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: “BIMBO”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: “IMPRECOL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso Nº 3-IP-98; caso: “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 76-IP-2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1557, de 05 de noviembre de 2007, sobre la marca “TEQUILA”. [7] https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/status_s/gi_s.htm [8] Artículo 2 Definición de bebida espirituosa 1.

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «bebida espirituosa» la bebida alcohólica: a) destinada al consumo humano; b) poseedora de unas cualidades organolépticas particulares; c) con un grado alcohólico mínimo de 15 % vol; d) producida: i) bien directamente, mediante: — la destilación, en presencia o no de aromas, de productos fermentados de modo natural, y/o — la maceración o procedimientos similares de materias primas vegetales en alcohol etílico de origen agrícola y/o destilados de origen agrícola, y/o las bebidas espirituosas en el sentido del presente Reglamento, y/o — la adición de aromas, azúcares u otros productos edulcorantes enumerados en el punto 3 del anexo I y/u otros productos agrícolas y/o alimenticios al alcohol etílico de origen agrícola y/o a destilados de origen agrícola y/o a bebidas espirituosas según la definición del presente Reglamento, ii) o bien por mezcla de una bebida espirituosa con uno o más de los siguientes productos: — otras bebidas espirituosas, y/o — alcohol etílico de origen agrícola o destilados de origen agrícola, y/u — otras bebidas alcohólicas, y/o — bebidas. 2.

No obstante, no se consideran bebidas espirituosas las que se incluyen en los códigos NC 2203, 2204, 2205, 2206 y 2207. [9] Nota informativa sobre “Propiedad Intelectual: Indicaciones Geográficas y Biodiversidad”: “Negociación: el registro multilateral de vinos y bebidas espirituosas Esta negociación, que tiene lugar en reuniones específicas del Consejo de los ADPIC en “Sesión Extraordinaria”, tiene por objeto crear un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, que en la actualidad gozan de un nivel de protección más elevado que el otorgado a otras indicaciones geográficas”. [10] Diccionario de la Real Academia de la Lengua.

Dicho de una propiedad de un cuerpo: Que se puede percibir por los sentidos [11] El cuadro es tomado de la Interpretación Prejudicial emitida el 1 de abril de 2009, dentro del Proceso 10-IP-2009. [12] Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.