TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 179-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 113, 116, 122, 123 y 124 de la misma normativa. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: Dione Katiushka Concha García. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI.
Diseño Industrial “PORCIÓN DE CEPILLO DENTAL”. Expediente Interno: 06926-2011-0-JR-CA-09. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y siete (27) días del mes de mayo del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 6926-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 06926-2011-0-JR-CA- 09.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 29 de enero de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.
ANTECEDENTES. Partes: Apelante: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA Parte Contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: COLGATE PALMOLIVE COMPANY. 2.
ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 13 de noviembre de 2009, la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, solicitó el registro del diseño industrial para “PORCIÓN DE CEPILLO DENTAL”. 2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, el 26 de febrero de 2010, la señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, formuló oposición, soportando su legítimo interés en el hecho de llevar varios años en el mercado de las pastas y cepillos dentales y argumentando que el cepillo solicitado carece de novedad. 3.
El 13 de abril de 2010, COLGATE PALMOLIVE COMPANY, contestó la oposición. 4. El 17 de noviembre de 2010 el examinador emitió el respectivo Informe Técnico CEA 82-2010, en el que concluyó que no existen pruebas suficientes como para admitir su oposición. 5. Mediante Resolución 106-2010/CIN-INDECOPI de 30 de noviembre de 2010, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi declaró infundada la oposición y concedió el registro del diseño industrial solicitado. 6.
El 16 de diciembre de 2010, DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada. 7. El 10 de febrero de 2001, COLGATE PALMOLIVE COMPANY contestó el recurso de apelación. 8. Con Resolución 2611-2011/TPI-INDECOPI de 21 de noviembre de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 106-2010/CIN-INDECOPI de 30 de noviembre de 2010. 9.
El 26 de diciembre de 2011, DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 2611-2011/TPI- INDECOPI de 21 de noviembre de 2011. 10. El 9 de agosto de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, contestó la demanda contenciosa administrativa. 11.
El 9 de agosto de 2012, COLGATE PALMOLIVE COMPANY contestó la demanda contenciosa administrativa en calidad de tercero interesado. 12. El 25 de abril de 2013, mediante Sentencia Número Siete, el Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda presentada por DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA. 13.
El 21 de mayo de 2013 DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 25 de abril de 2013. 14. Mediante providencia de 2 de junio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de República de Perú decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: a) Cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para analizar la novedad de un diseño industrial. b) Qué criterios deben ser considerados, con relación al requisito de novedad en los diseños industriales, cuando existan diferencias secundarias respecto a diseños industriales anteriormente registrados. a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa. 15.
Dione Katiushka Concha García en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Indica que la interpretación tomada por la Comisión y luego por la Sala, no se encuentra ajustada a derecho. - Que el diseño solicitado no cumple con el requisito de novedad. - Alega que todos los mangos de cepillos dentales son alargados, y en su mayoría arqueados para un mejor agarre y que la incorporación de figuras no es sino un elemento de utilidad para que el agarre del cepillo sea más cómodo, lo cual bajo ningún concepto puede entenderse como una apariencia particular. - Enuncia que las cerdas que componen la cabeza del cepillo no constituye un elemento que le confiera novedad, pues no presenta un diseño particular que le permita a la solicitante ser protegida a través de un derecho de exclusiva. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI). 16.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que los diseños industriales son elementos ornamentales que van incorporados a artículos utilitarios, que por ser especialmente novedosos, son protegidos por la ley, con el uso exclusivo para su titular. - Que a diferencia de las patentes de invención, cuyo objeto es proteger la idea inventiva que busca resolver un problema técnico, en el diseño industrial se protege el aspecto o apariencia especial de un producto o artículo utilitario que lo incorpora haciéndolo más agradable a la vista y, por lo tanto, más atractivo. - Enuncia que para el caso de los diseños industriales la novedad y singularidad entrañan un juicio comparativo entre la impresión general de un diseño y otro, tomando en cuenta que los mismos son apreciados por parte del público objetivo quienes se atraen por los detalles técnicos de la apariencia del objeto. - Que un dibujo o modelo reúne este requisito de novedad cuando produce en ese usuario informando una impresión general diferente de la que produce cualquier otro dibujo o modelo. - Menciona que la demandante no ha aportado prueba alguna para acreditar que las figuras del diseño solicitado para registro constituyen elementos utilitarios que no sean pasibles de protección. c. Argumentos de la contestación del tercero interesado. 17.
Colgate Palmolive Company, dentro de los argumentos de su contestación manifestó lo siguiente: - Afirma que el diseño industrial “PORCIÓN DE CEPILLO DENTAL” presenta una configuración estética altamente novedosa. - Enuncia que la actora no ha probado su legítimo interés. d. Argumentos de la sentencia de Primera Instancia. 18. El Noveno Juzgado de lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda, al concluir que no se advierte que el diseño industrial solicitado no sea novedoso por tratarse de una forma usual en el mercado, ni que el Informe Técnico elaborado por la demandada se base únicamente en diferencias mínimas según lo alegado por la recurrente.
Por el contrario, advierte que el diseño industrial solicitado cumple con el requisito de novedad necesario para su registro, no habiendo la recurrente probado lo contrario. e. Argumentos del Recurso de Apelación:
19. DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA en su recurso de apelación, reproduce lo expuesto en su demanda contenciosa administrativa. f. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación (INDECOPI). 20. De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del INDECOPI al recurso de apelación. g. Argumentos al Recurso de Apelación (Tercero Interesado). 21.
De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del tercero interesado al recurso de apelación. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 22. El Juez consultante ha solicitado[1] la interpretación prejudicial del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 23. Se considera que procede la interpretación del artículo correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del diseño industrial para “PORCIÓN DE CEPILLO DENTAL” fue presentada el 13 de noviembre de 2009, en vigencia de la Decisión 486 mencionada. 24.
Se considera procedente interpretar, de oficio[2] los artículos 113, 116, 122, 123 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 25. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Definición y naturaleza del diseño industrial.
Requisitos y efectos de su registro. B. La novedad como requisito. Las diferencias secundarias. C. Legítimo interés para presentar oposición a un diseño industrial. A. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DEL DISEÑO INDUSTRIAL. REQUISITOS Y EFECTOS DE SU REGISTRO. 26. En el proceso interno, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi declaró infundada la oposición y concedió el registro del diseño industrial solicitado.
En tal virtud, deviene necesario hacer referencia a la definición y naturaleza del diseño industrial, para lo cual se reitera lo ya manifestado por este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 122-IP-2014. “a. Definición y naturaleza De acuerdo con el artículo 113 de la Decisión 486, se considerará como diseño industrial “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.
La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.
En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. El tratamiento que se le daba a dicha figura en la Decisión 85, se encontraba dividido, dado que la figura del “dibujo industrial” y la del “modelo industrial” eran conceptos diferenciados por el tema de la bidimensionalidad; sin embargo, según la Decisión 344, ambas figuras se encuentran unificadas en el concepto del “diseño industrial”, lo propio ocurre en la Decisión 486, concepto que ya había sido modificado en las Decisiones 311 y 313.
Así, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial. En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como “el derecho garantizado (…) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño” (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc.
WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229). De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad.
Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.
A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial. b) Requisitos y Efectos de su registro.
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, “La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.
En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” (PROCESO 55-IP-2002, Publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002). Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial”.
El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad. El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean “nuevos”, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia de marcas, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales.
Así, el artículo 135 prohíbe el registro cuando: “a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”.
El literal a) se refiere a las características que deberá poseer el diseño industrial a registrar, a saber: Perceptibilidad. Toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
Susceptibilidad de representación gráfica. Consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.
La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La distintividad. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. De otro lado, el artículo 136 establece las prohibiciones de carácter relativo para el registro de las marcas, y en el caso concreto, las del diseño industrial, las mismas que deberán ser entendidas en función no sólo de derechos concedidos o solicitudes previamente presentadas en favor de terceros respecto de otros signos distintivos, sino respecto de diseños industriales debidamente registrados o previamente solicitados, donde el factor principal a tomar en consideración es la “inducción a error” basado en la semejanza o identidad con el signo distintivo o diseño industrial de mejor derecho.
(…) Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad.
Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario.
Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto.
La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea[3] se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.
Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial.
El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos.
Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario.
Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.
En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002)”. 27.
El Juez consultante deberá analizar si el diseño industrial solicitado cumple con los requisitos que la norma comunitaria establece para que se considere apto a registro como tal. B. LA NOVEDAD COMO REQUISITO. LAS DIFERENCIAS SECUNDARIAS. 28. El consultante ha solicitado que se respondan las siguientes interrogantes: a) Cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para analizar la novedad de un diseño industrial. b) Qué criterios deben ser considerados, con relación al requisito de novedad en los diseños industriales, cuando existan diferencias secundarias respecto a diseños industriales anteriormente registrados. 29.
En razón de lo antes expuesto, este Tribunal analizará la novedad como requisito, así como las diferencias secundarias en los diseños industriales. 30. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. 31. Un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio.
Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias segundarias respecto diseño industrial. 32. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios: (1) “Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; (2) “Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;
(3) “Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. (OTERO LASTRES en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales” Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.) 33. En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica[4] a nivel mundial. 34.
En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial[5], mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado. 35.
De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(…) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.
En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad”[6]. 36. El artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio. 37.
El Tribunal ha señalado: “A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales. La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado.
Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado.
Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios. De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estaría generando un defecto irreparable en el comercio subregional. Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo.
En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado. El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado”.
(Proceso 99-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2138 de 18 de enero de 2013, marca tridimensional: EXHIBIDOR DE CHUPETAS). Las diferencias secundarias. 38. El artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y, por lo tanto, irregistrable. 39.
Al respecto, el Tribunal ha señalado: “En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias. 40.
Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.
En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. 41. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.
Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales”.
(Proceso 71-IP-2005, ya citado). 42. El Juez consultante deberá verificar que el diseño industrial cumple con el requisito primordial de novedad y que el consumidor pueda adquirirlo por su diferencia estética respecto de otros existentes en el mercado. C. LEGÍTIMO INTERÉS PARA PRESENTAR OPOSICIÓN A UN DISEÑO INDUSTRIAL. 43. La sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY sostuvo que la demandante no acreditó su legítimo interés para presentar la oposición, de conformidad con el artículo 122 de la Decisión 486. 44.
En consecuencia, el Tribunal hará una caracterización de la figura de la oposición en el trámite del registro de un diseño industrial. 187-IP- 2014 en el cual este Tribunal ha manifestado que: “El artículo 122 de la Decisión 486 consagra la figura de la oposición en el trámite de registro de un diseño industrial, de conformidad con las siguientes características: - Plazo: la oposición debe presentarse durante los treinta (30) días siguientes a la publicación de la solicitud de registro del diseño industrial. - Sustentación: el derecho de oposición se debe ejercer en el plazo determinado anteriormente, pero se otorga la posibilidad de que la sustentación de la oposición se presente después. Para esto, a solicitud del opositor, la oficina nacional podrá dar un plazo adicional de treinta (30) días para sustentar la oposición. Para lo anterior, se debe manifestar claramente a la oficina el ejercicio del derecho de oposición y en el mismo acto solicitar la prórroga mencionada para la sustentación. - Legitimación: cualquier persona que tenga legítimo interés puede presentar oposición. Teniendo en cuenta los altos principios que protege el derecho de propiedad industrial: protección y promoción de la actividad empresarial, desenvolvimiento de un mercado transparente, y salvaguardia del público consumidor, cualquier persona que persiga la protección de estos principios se encuentra legitimada para presentar oposición en el trámite de registro.
En este sentido, tienen legitimidad tanto la persona que alegue la protección del ordenamiento jurídico comunitario en materia de propiedad industrial, como quien alegue que el posible registro podría vulnerar sus derechos como empresario, competidor o consumidor. - Exclusión de oposiciones temerarias: no obstante lo anterior, quien presente oposiciones con el fin de entorpecer el sistema de registros, de generar actos de competencia desleal, o cualquier acto en contra de la buena fe comercial, será sancionado de conformidad con lo que disponga la normativa interna sobre la materia. - Acción de oficio de la oficina de registro: de conformidad con el artículo 124 de la Decisión 486, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud cuando el diseño carezca manifiestamente de novedad.
Lo anterior tiene una directa relación con lo manifestado anteriormente, es decir, con los importante principios que protege el derecho de propiedad industrial; con esto se obliga a la oficina de registro a realizar un análisis de oficio para dicho supuesto, ya que de lo contrario podría verse afectado el mercado como tal, los empresarios que participan de dicho mercado y, en últimas, el público consumidor”. 45.
Sobre la base de lo antes expuesto, se deberá analizar por parte de la autoridad nacional, si en efecto el opositor justifica su calidad para interponer oposición al registro del diseño industrial solicitado por COLGATE PALMOLIVE COMPANY. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: El diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean “nuevos”, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia de marcas, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales.
SEGUNDO: Un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio.
TERCERO: Cualquier persona que tenga legítimo interés puede presentar oposición. Teniendo en cuenta los altos principios que protege el derecho de propiedad industrial: protección y promoción de la actividad empresarial, desenvolvimiento de un mercado transparente, y salvaguardia del público consumidor, cualquier persona que persiga la protección de estos principios se encuentra legitimada para presentar oposición en el trámite de registro.
En este sentido, tienen legitimidad tanto la persona que alegue la protección del ordenamiento jurídico comunitario en materia de propiedad industrial, como quien alegue que el posible registro podría vulnerar sus derechos como empresario, competidor o consumidor. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 179-IP-2014 ----------------------- [1] Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.
Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. [2] Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
Artículo 116.- No serán registrables: a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.
Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. Artículo 122.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del diseño industrial.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. Artículo 123.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones o presente documentos, si lo estima conveniente.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará un plazo adicional de treinta días para la contestación. Artículo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116.
La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial. Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud. [3] Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.).
En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. [4] Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”. [5] Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva”. [6] Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359.