TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 220-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 135 literales e) e i), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.
Demandante: IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y de Comercio de la República de Colombia. Marca: “GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION” (Mixta). Expediente Interno: 2011-00077. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y cuatro (24) días del mes de junio del año dos mil quince.
VISTOS: El Oficio 3403 de 29 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2011-00077. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 29 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.
A.
ANTECEDENTES. Partes Demandante: IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA IMPOBE S.A. (IMPOBE S.A.) Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Terceros Interesados: GAMA COLOMBIA LTDA. DUNA ENTERPRISES S.L. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El señor Carlos Mario Vega Cuartas, representante legal de la Sociedad IMPOBE S.A. empezó a importar, distribuir y comercializar planchas eléctricas para el cabello producidas por el señor Mario Gardini, en Italia desde el año 2001, bajo la marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixta).
Para tal fin creó la empresa IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. La marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixta) de IMPOBE S.A. adquirió gran prestigio en el mercado colombiano, posicionándose en el sector comercial como líder en productos para el cabello, siendo el único importador el señor Carlos Mario Vega Cuartas, ya que su relación con el señor Mario Gardini (productor) era únicamente para la compra de los productos.
En el año 2003 el señor Mario Gardini, cedió la producción y venta de las planchas a los señores Pablo Muñoz y Alejandro Ceva, quienes se encargaron de producir las planchas y continuaron vendiéndolas a IMPOBE S.A. En el año 2004, IMPOBE S.A. recibió una infinidad de reclamos por parte de los clientes por la mala calidad de los productos, éstos ya no provenían de Italia, sino que los importaban desde la China y otros eran enviados a Argentina.
Lo anotado trajo como consecuencia el rompimiento de las relaciones comerciales entre IMPOBE S.A. y el señor Carlos Mario Vega Cuartas, quienes ante las devoluciones hechas por el señor Carlos Mario Vega Cuartas por la pésima calidad de los productos, decidieron no venderle más mercadería, apoderándose así del mercado colombiano. El 20 de septiembre de 2006, Pablo Muñoz y Alejandro Ceva en representación de la sociedad DUNA ENTERPRISES S.L., radicaron la solicitud de registro del signo GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixto) para amparar productos de la Clase 9 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 569, sin que se hayan presentado oposiciones. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 55670 de 26 de diciembre de 2008 concedió el registro del signo GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixto), bajo el certificado 370986, vigente hasta el 26 de diciembre de 2018.
La empresa DUNA ENTERPRISES S.L., una vez otorgada la marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixta), concedió licencia de uso a favor de la sociedad ITALIAN BEAUTY LTDA., la cual cambió luego su denominación a GAMA COLOMBIA LTDA. El 17 de enero de 2007, la sociedad IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. solicitó la cancelación del registro de la marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
El señor Carlos Mario Vega Cuartas en su calidad de representante legal de IMPOBE S.A. suscribió un contrato de transacción con DUNA ENTERPRISES S.L. y desistió de la acción de cancelación presentada en contra de la marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixta). El 18 de febrero de 2011, la sociedad IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. presentó acción de nulidad en contra de la Resolución 55670 de 26 de diciembre de 2008 que concedió el registro del signo GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixto).
El Consejo de Estado resolvió suspender el proceso y remitir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la respectiva Interpretación Prejudicial. Argumentos contenidos en la acción de nulidad. La sociedad IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA IMPOBE S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Que la sociedad DUNA ENTERPRISES S.L. inició un proceso ejecutivo en contra de la sociedad IMPOBE S.A. por un pagaré firmado en virtud de una relación comercial anterior, cuyo contenido desconocía la carta de instrucciones y contemplaba una suma que no correspondía a la realmente adeudada, en razón de lo cual desistió de la acción de cancelación que presentó. Afirma que la sociedad DUNA ENTERPRISES S.L. presentó denuncia en contra del señor Carlos Mario Vega Cuartas por usurpación de la marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixta), ante la Fiscalía 26 Seccional de Medellín, pero la misma fue archivada.
Alega que: “La resolución acusada de nula, vulnera entre otros preceptos, la primera disposición transitoria de la Decisión 486, literales e), i) y l) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Manifiesta que los términos que componen el signo son irregistrables, que la expresión (ITALY) hace referencia al país Italia y que en los últimos años los productos italianos en general se han afirmado en todo el mundo como productos de alta calidad, innovadores y de tendencia. Sostiene que: “la expresión “Professional” (Profesional) es un término o signo absolutamente irregistrable por ser genérico, descriptivo, evocativo o indicativo característico de medios de comercialización de productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
Así, la accionada debió limitar la comparación jurídica analítica de la marca registrada “GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION” (mixta)”. Enuncia que: “uno de los principales requisitos para determinar si una expresión puede ser empleada como marca, es que no induzca a engaño al público consumidor, y en el caso concreto no solo lo hace con uno de sus elementos sino con todos ya que son palabras descriptivas e indicativas y además engañosas ya que sus productos no son italianos”.
Afirma que: “la prohibición se configura también cuando el signo es parcialmente veraz y parcialmente inexacto. Por ello, en el caso de una marca mixta, si uno de sus elementos puede inducir a engaño, la marca deberá considerarse engañosa y no podrá ser registrada”. Manifiesta que: “la marca GAMA ITALY PROFESSIONAL LASER ION (mixta) está induciendo en error al público consumidor al hacerles creer que la procedencia de sus productos es italiana cuando no lo es”.
Alega que: “si una parte del signo puede inducir a error a los consumidores, el signo en su conjunto debe ser negado. Por el contrario, una expresión genérica o descriptiva puede formar parte de una marca, si hace parte de un conjunto, que cuente con otros elementos que le den distintividad. Pero tratándose de marcas engañosas, esto ya no es posible, la irregistrabilidad de tales términos ya no se origina en la inapropiabilidad de las expresiones, sino en la susceptibilidad del signo de inducir a los consumidores a falsas asociaciones y esto puede producirse por la totalidad o por parte de la marca”.
Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad. La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que: “La Superintendencia de Industria y de Comercio no tiene medios para dar crédito a la afirmación del accionante sobre las actividades comerciales y fecha de iniciación de las mismas del señor Carlos Mario Vega Cuartas y/o Importadora de Belleza S.A., así como tampoco sobre la actividad comercial ni la ubicación geográfica donde efectúa sus actividades mercantiles con el señor Mario Gadini”.
Menciona que “no tiene medios que permitan de forma veraz y efectiva cuantificar o cualificar los esfuerzos e inversiones que haya efectuado IMPOBE S.A. así como las afirmaciones relativas al prestigio y posicionamiento de IMPOBE S.A. en mercado alguno como por ejemplo, el de productos para cabello”. Manifiesta que: “no se ha visto en el marco de sus funciones, avocada a recabar información para establecer la existencia o inexistencia de relaciones mercantiles entre los señores Mario Gardini y Pablo Muñoz y Alejandro Ceva, o si como lo describe el accionante dichas personas naturales son o no productores de planchas para el cabello y si éstos han o no suministrado productos a IMPOBE S.A.”.
Sostiene que: “no hay evidencia en el expediente que de fe de las razones de la presunta ruptura de las relaciones comerciales, de la negativa de los titulares de la marca a venderle mercancía, ni del apoderamiento del mercado. De tal manera que ante ausencia de acervo probatorio que permitiese siquiera sumariamente respaldar las afirmaciones efectuadas por el accionante, éste deberá tenerse por falso”.
Manifiesta que: “no se anexa en la demanda, ni obra en el expediente administrativo del registro de marca, prueba siquiera sumaria de la incitación o culminación de un proceso ejecutivo, ni mucho menos de las razones o circunstancias que rodearon la suscripción del pagaré a que hace referencia la accionante en su escrito. De tal manera que ante ausencia de prueba, se tenga este hecho como falso”.
Afirma que: “para que resulte procedente la presente acción, la demanda debió ser presentada por el demandante antes del día 21 de mayo de 2009, cosa que no ocurrió, pues como se puede advertir en el presente trámite la demanda de nulidad fue radicada ante la jurisdicción el día 24 de febrero de 2011”. Sostiene que: “la acción aquí intentada no se encuentra llamada a prosperar, toda vez que carece de fundamento legal, pretende revivir un debate de marca al cual no concurrió la sociedad accionante, mediante oposición o interposición de recursos de vía gubernativa y sobre todo que frente a la resolución aquí impugnada ha operado el fenómeno de la caducidad de la acción”.
Enuncia que: “de los documentos obrantes en el expediente 06-94337 contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca mixta, GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, vigente presentada por la parte demandante, se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en la materia, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa tanto del solicitante, como de aquellos terceros que pudiesen considerar vulnerados sus derechos con la solicitud de registro efectuada por la sociedad DUNA ENTERPRISES S.L.”.
Concluye que: “no ha incurrido en violación alguna a los artículos de la Decisión 486 de 2000, teniendo presente que en ningún momento del trámite avizoró la existencia de nulidad alguna y por ende no se activó su facultad y obligación de carácter legal de notificarle al solicitante la existencia de la misma”. Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad (Terceros Interesados) La sociedad GAMA COLOMBIA LTDA. (antes ITALIAN BEAUTY LTDA.), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que: “el alcance de la pretensión no corresponde a una acción de nulidad simple, sino que se trata de una acción asimilable para ciertos efectos procesales en pro de un restablecimiento del derecho, es de advertir que debió aplicarse el requisito de procedibilidad relacionado con el agotamiento de la vía gubernativa”.
Menciona que “la caducidad es un requisito sustancial de la acción y por ello debe ser analizado por el juez al momento de admitir la demanda, toda vez que la caducidad es el término dentro del cual la parte interesada puede discutir por vía judicial la legalidad de la actuación desplegada por la administración y a su vez dentro de dicho lapso, de acuerdo con la acción que se incoe, el juez puede conocer de la demanda, de manera que si transcurre el término de caducidad sin que se promueva la acción contenciosa correspondiente, el funcionario judicial pierde competencia para pronunciarse de fondo sobre el acto controvertido”.
Manifiesta que: “la sociedad que representa derivó su intención de registro un posterior derecho del signo demandado, de varios registros anteriores obtenidos desde el año 2003, bajo los certificados número 278671 y 278672, sin contar los concedidos en el año 2005 y 2006, es decir, la marca demandada, si bien no distinguía los mismos productos del certificado demandado, para predicar de ello el concepto de marca derivada, no es menos cierto, que en aras de ampliar su mercado, el cual es incluyente con los productos previamente registrados, presentó dentro de los parámetros establecidos en la forma comunitaria una nueva solicitud de registro, hecho éste que desde ningún punto de vista constituye un actuar doloso o fraude a la ley como lo pretende hacer ver sin sustento alguno la parte demandante”.
Afirma que: “la motivación del acto, depende para todos los casos de su propia naturaleza y de los actos previos que acompañen al mismo, de tal suerte, que en algunos casos, su extensión sea mucho mayor que en otros casos, sin que con ello, se pueda afirmar, que actos administrativos de poca extensión en la manifestación de voluntad por parte de la Administración, puedan ser tildados de nulos por no ser tan amplios, lo que sí es cierto, es que el acto debe contener las razones claras y expresas en la que se basó el mismo.
(…) es dable concluir que no obstante el texto de la Resolución acusada, al no ser ampliamente extenso, sí es claro que del mismo se derivan los elementos necesarios para endilgar de este, la debida motivación por parte de la administración”. Sostiene que: “como la expresión GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION, objeto de la presente demanda, no obedece de forma directa y clara a características propias de productos tales como aparatos o dispositivos calentados eléctricamente, tales como pinzas, tenacillas, planchas y plaquetas para rizar, encrespar, alisar y trenzar el cabello; rizadores o encrespadores del cabello calentados eléctricamente.
En efecto la expresión en mención en nada refiere a características propias de los productos que ampara, menos aún, bajo el análisis fraccionado que se hace por parte de la sociedad accionante”. Enuncia que: “se puede colegir que no existe desde ningún punto de vista una relación directa entre el signo y los productos objeto de la presente acción, nótese como no encaja dentro de ninguna de las posibles preguntas de forma directa y clara alguna característica propia de los productos en mención, en relación con la expresión GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION”.
Manifiesta que: “la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro, para que se configure el supuesto expresado, es importante que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, (…) de lo anterior se infiere que si no existe una conexidad entre las características propias del lugar indicado y el producto para el cual se solicita protección, el signo se convierte en registrable, como sucedió frente al caso en estudio, en efecto, como se puede apreciar, al incluir la expresión Italy (Italia) en productos como los solicitados, no se está haciendo alusión a cualidades propias del producto derivadas del lugar de origen, nótese, como su producción de los productos antes señalados, más aún si se tiene en cuenta que se incorporan otros elementos a la marca en mención, los cuales le otorgan la suficiente distintividad”.
Concluye que: “para determinar que una solicitud de registro está incursa en la causal de irregistrabilidad en estudio se debe concluir la existencia de indicios razonables que permitan inferir que con la solicitud de registro de marca se va a perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. (…) siendo así las cosas y no encontrando prueba alguna de la cual se pueda constatar los supuestos actos de competencia desleal por parte de la sociedad que represento, mal podría mi cliente ser tildado con actos de competencia desleal”.
La sociedad DUNA ENTERPRISES S.L. en su contestación a la demanda, expresa exactamente los mismos argumentos de la sociedad GAMA COLOMBIA LTDA. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No se interpretará el artículo 136 por no ser aplicable al caso. Se limitará la interpretación del artículo 135 a los literales e) e i) de la Decisión 486. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: Los signos mixtos. Los signos conformados por palabras descriptivas y genéricas.
Los signos en idioma extranjero. Prohibición de registro de signos engañosos. La caducidad para la interposición de una acción de nulidad bajo la Decisión 486. Indicios razonables que permiten inferir que un registro se ha solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. LOS SIGNOS MIXTOS. Dentro del proceso interno se discute sobre el registro del signo GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixto) por lo que en este acápite el Tribunal se referirá a este tipo de signo. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.
Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.
Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del proceso 13-IP-2011). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50-IP-2005.
Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1217, de 11 de julio de 2005). Por lo antes expuesto, el Juez consultante deberá analizar la distintividad del conjunto del signo registrado, y verificar si es distintivo, respecto de los productos que intenta amparar en el mercado.
LOS SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS DESCRIPTIVAS Y GENÉRICAS. Afirma la compañía IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA IMPOBE S.A., que la expresión “Professional” (Profesional) es un término absolutamente irregistrable por ser descriptivo e indicativo característico de los medios de comercialización de productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164-IP-2012: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país” Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.
El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo. Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios” La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas.
Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto de marca suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.
El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate” El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto.
La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.
La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.
Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. La corte consultante debe determinar si la expresión GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION es descriptiva y de uso común en la Clase 9 de la Clasificación Internacional d de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro.
Si dicha expresión como tal no tiene dicho carácter, debe establecer si las palabras GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION son de uso común, genéricas o descriptivas en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así determinar el carácter distintivo del signo. LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO.
En atención a que el signo solicitado GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixto) está compuesto por palabras en inglés, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero utilizadas en la conformación de marcas. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013: “Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.
No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de la marca”.
Este Tribunal, con un criterio perfectamente aplicable a la Decisión 486, ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
(…) Al tenor de lo establecido en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.
(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). El Juez consultante deberá verificar si la expresión GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION es de fácil conocimiento para el público consumidor respecto de los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE SIGNOS ENGAÑOSOS. Manifiesta IMPOBE S.A. que los términos que componen el signo son irregistrables, que la expresión (ITALY) hace referencia al país Italia y que en los últimos años los productos italianos en general se han afirmado en todo el mundo como productos de alta calidad, innovadores y de tendencia, por lo que es preciso hacer referencia a los signos engañosos.
Dentro del Proceso 116-IP-2013, marca: “INVERENERGET” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial 2239 de 27 de septiembre de 2013, este Tribunal reitera lo siguiente: “En primer lugar, deviene necesario precisar que el signo descriptivo, no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de signos descriptivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.
La irregistrabilidad de los signos, palabras o partículas descriptivas implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.
El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.
Ahora bien, puede ser que el signo esté integrado por varias expresiones descriptivas, en este caso, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros. En el presente caso, si la procedencia geográfica es común a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, no podrá ser registrado.
El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. En consecuencia, sobre las “palabras descriptivas”, el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos descriptivos.
Una indicación de procedencia es descriptiva del lugar de origen de los productos y, por tal motivo, no puede ser apropiada por ningún particular en exclusiva. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado. El Juez consultante, deberá verificar si en efecto la marca registrada GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixta) es engañosa, respecto del origen de los productos que protege y si el consumidor puede considerar que proviene de Italia.
LA CADUCIDAD PARA LA INTERPOSICIÓN DE UNA ACCIÓN DE NULIDAD BAJO LA DECISIÓN 486. GAMA COLOMBIA LTDA. (antes ITALIAN BEAUTY LTDA.) argumentó la caducidad para la presentación de la acción de nulidad, por lo cual este Tribunal se referirá a este aspecto. La nulidad absoluta, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.
La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros de marcas, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria.
Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado en el cuadro anteriormente presentado. Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro de una marca; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.
Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna.
Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro de marca, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.
La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del artículo 273, que establece: (…) Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.” El Juez consultante deberá verificar si la acción de nulidad fue planteada dentro de los términos legales establecidos en la Decisión 486 y no ha operado la caducidad.
INDICIOS RAZONABLES QUE PERMITEN INFERIR QUE UN REGISTRO SE HA SOLICITADO PARA PERPETRAR, FACILITAR O CONSOLIDAR UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL. En vista de que Pablo Muñoz y Alejandro Ceva en representación de la sociedad DUNA ENTERPRISES S.L., radicaron la solicitud de registro del signo GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixto) para amparar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, habiendo sido el anterior importador la Sociedad IMPOBE S.A., es pertinente referirse a este tema.
El Tribunal reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013: “El segundo párrafo del artículo 172 establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro de marca que se hubiese solicitado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico.
El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio”. Como se ha desarrollado, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente.
Por tal motivo, la oficina de registro de marcas debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado”.
(Proceso 87-IP-2013). La mala fe puede darse a través del aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno. El Régimen Común sobre Propiedad Industrial no puede tolerar situaciones en las cuales se usurpe, a través de la presentación de una solicitud de registro, el importante posicionamiento de un signo ajeno en el mercado. En el presente caso, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta los “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro presentó la solicitud de mala fe, con la intención de aprovecharse de manera indebida de un signo que no es apropiable por ninguna persona o en su defecto que ya existía en el mercado por un tercero competidor.
Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. El Juez consultante deberá analizar la distintividad del conjunto del signo solicitado, y verificar si es distintivo, respecto de los productos que intenta amparar en el mercado.
El Juez consultante deberá analizar la distintividad del conjunto del signo solicitado, y verificar si es distintivo, respecto de los productos que intenta amparar.
SEGUNDO: La corte consultante debe determinar si la expresión GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION es descriptiva y de uso común en la Clase 9 de la Clasificación Internacional d de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro. Si dicha expresión como tal no tiene dicho carácter, debe establecer si las palabras GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION son de uso común, genéricas o descriptivas en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así determinar el carácter distintivo del signo.
TERCERO: El juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro de marca, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.
CUARTO: El artículo 135 literal e) de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos descriptivos. Una indicación de procedencia es descriptiva del lugar de origen de los productos y, por tal motivo, no puede ser apropiada por ningún particular en exclusiva. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado.
QUINTO: Una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro de marcas debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos.
El Juez Consultante deberá tomar en cuenta los “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro presentó la solicitud de mala fe, con la intención de aprovecharse de manera indebida de un signo que no es apropiable por ninguna persona o en su defecto que ya existía en el mercado por un tercero competidor.
De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.
Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 220-IP-2014