PROCESO 257-IP-2014 — Andean Community

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 257-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2011-00293. Actor: AMERICA ON LINE INCORPORATION (AOL INC.) Cancelación por no uso. Marca: AOL. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Quito a los quince días del mes de julio de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 3575 de 12 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 13 de noviembre de 2014, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2011-00293. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 1 de abril de 2015.

A. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: AMERICA ON LINE INCORPORATION (AOL INC). Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: ANDITEL NETWORK ON LINE S.A. ANDINET ON LINE (Hoy ANDINET ON LINE S.A.)

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 05 de julio de 2006, dentro del expediente No. 95008529, la sociedad AOL INC. registró el cambió de su nombre por el de AOL, LLC. 2.

Posteriormente, la sociedad AOL, LLC., cambió su nombre por el de HISTORIC AOL LLC., llevando a cabo su registro ante la Secretaría de Estado del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, el 3 de diciembre de 2009. 3. El 7 y 8 de junio de 2011, las sociedades HISTORIC AOL LLC. y AOL, LLC., confirmaron la cesión de todos los derechos, títulos e intereses de marcas (cesión efectiva desde el 4 de diciembre de 2009).

Dentro de dichas marcas, se encuentra el Certificado de Registro 179906, correspondiente a la marca denominativa AOL, para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “Servicios de leasing de tiempo de acceso a bases de datos en computadores, bases de datos de computadores en campos de sistemas informativos (BBS), redes de computadores, material de referencia y de investigación en las áreas de negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computadores y programas de computadores; juegos, música, teatro, películas, entretenimiento, viajes, compras, soporte de computadores, educación, estilos de vida y aficiones; servicios de citas por computador; servicios de órdenes computarizadas por vía de terminales telefónicas o de computador”. 4.

El 06 de octubre de 2000, la sociedad ANDINET ON LINE S.A., solicitó la cancelación por falta de uso de la marca denominativa AOL (registro 179906). Su intención fue inscribir como marca el signo mixto ANDINET ON LINE AOL, para distinguir servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 5. El 13 de diciembre de 2000, la sociedad AMERICA ON LINE, cuyo causahabiente de todos sus derechos de marcas es la sociedad AOL INC., contestó la solicitud aportando pruebas tendientes a demostrar el uso real y efectivo de la marca en el mercado, además de señalar que la marca denominativa AOL era notoriamente conocida. 6.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 02258 de 31 de enero de 2001, resolvió declarar fundada la acción de cancelación interpuesta y canceló el Certificado de Registro179906. 7. La sociedad AMERICA ON LINE presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. 8.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 27892 de 10 de noviembre de 2004, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo recurrido y concediendo ante su inmediato superior el recurso de apelación. 9. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 07556 de 17 de febrero de 2011, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada. 10.

La sociedad AMERICA ON LINE presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 07556 de 17 de febrero de 2011, 27892 de 10 de noviembre de 2004 y 02258 de 31 de enero de 2001, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 11. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

Los demandantes soportan la acción en los siguientes argumentos: 12. Manifiesta, que oportunamente demostraron el uso real y efectivo de la marca en el mercado. Por lo tanto, mal obra la Autoridad Nacional al restarle mérito probatorio a los documentos presentados: certificados de registro de marcas, listado de empresas que acceden a sus servicios, declaración juramentada, entre otros. 13.

Adiciona, que entre los servicios que presta la demandante está el ofrecer información en línea. Dicha información se transmite mediante una página web que contienen en su nombre de dominio la expresión AOL, y que incluye la marca en su contenido. Por lo tanto, yerra la Autoridad Nacional al catalogar que “(…) la información de la página (…) demuestran (sic) la forma como se comercializan servicios marca AOL (…) pero no permite establecer el lugar de la comercialización, ni la fecha en que fue usada la marca”, puesto que así es la forma en que ofrece algunos de sus servicios. 14.

Complementa, que la Autoridad Nacional yerra al interpretar que para acreditar el uso real y efectivo de la marca debe aportarse “prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso”, en tanto que el artículo 166 de la Decisión 486 es enfático en señalar que dicha prueba está determinada de acuerdo con la naturaleza de los productos o servicios que se identifican, y no se exige que de dicho uso se deriven directamente ventajas económicas.

Por lo tanto, debe considerarse que muchos de los servicios que presta la accionante son a título gratuito: ofrecimiento de información a través de internet, creación de cuentas de correo electrónico o el ofrecimiento de sistema de mensajería en tiempo real, etc. 15. Agrega, que el artículo 167 de la Decisión 486 no establece un catálogo taxativo de los medios de prueba mediante los cuales se puede acreditar el uso real y efectivo de la marca. 16.

Adiciona, que la Autoridad Nacional debe efectuar el cotejo de los medios probatorios de manera conjunta, y no aisladamente como ha sucedido en el caso sub examine. 17. Señala, que la sociedad ANDINET ON LINE S.A., carecía de legitimación para actuar, puesto que la Decisión 486 prohíbe taxativamente el registro de marcas que reproduzcan o imiten marcas notoriamente conocidas.

Por lo tanto, si no puede obtener el registro, mucho menos puede solicitar su cancelación. 18. Agrega, que la marca denominativa AOL era notoria mucho antes del año 2000, no solamente en Colombia y los Países de la Comunidad Andina, sino en el mundo entero; entre otros, por ser una de las empresas pioneras en el negocio de las comunicaciones en línea.

Por lo tanto, mal obra la sociedad ANDINET ON LINE S.A. al quererse aprovechar de la reputación ajena. b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 19. Indica, que el demandante no logró acreditar el uso real y efectivo de la marca en el mercado. Por lo tanto, los actos administrativos estuvieron ajustados al debido proceso y a la correcta valoración de las pruebas que se aportaron dentro del trámite administrativo. 20.

Agrega, que el procedimiento de la acción de cancelación no cuenta per se con una etapa probatoria, por lo que resulta atentatorio contra el principio al debido proceso, que sea en la etapa judicial donde el accionante aporte nuevas pruebas que no acompañó oportunamente al proceso administrativo. Por lo tanto, debe quedar claro que la decisión que tomó la entidad demanda se fundamentó en las pruebas que oportunamente se allegaron al trámite administrativo. 21.

Señala, que la sociedad ANDINET ON LINE S.A., estaba dotada de legitimación para presentar la acción de cancelación, ya que manifestó que el registro de la marca AOL era un impedimento para que se obtuviera el registro de la marca ANDINET ON LINE AOL. Por parte del Tercero Interesado. 22. No obra dentro del expediente contestación a la demanda, y tampoco pronunciamiento por parte de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia frente a este particular.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 23. La corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1]. 24. Se hará la interpretación solicitada. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 25. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La cancelación por no uso en el marco de la Decisión 486.

Legitimación, requisitos. El régimen probatorio y su relación con la naturaleza de los productos o servicios. La prueba en el mercado virtual. B. Viabilidad de la cancelación de una marca notoriamente conocida. C. ¿Lo que no se argumentó en el trámite administrativo puede esgrimirse en el proceso contencioso administrativo? C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. LA CANCELACIÓN POR NO USO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. LEGITIMACIÓN, REQUISITOS. EL RÉGIMEN PROBATORIO Y SU RELACIÓN CON LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS. LA PRUEBA EN EL MERCADO VIRTUAL. 26. Como quiera que el caso bajo estudio se desarrolla en el marco de un trámite de cancelación por no uso de la marca denominativa AOL, se establecerán las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

También se hará referencia a la prueba en el mercado virtual, como quiera que la demandante sostuvo que entre los servicios que presta está el de ofrecer información en línea mediante una página web diferenciada con un nombre de dominio que incluye la expresión AOL. Indicó, además, que su empresa es una de las pioneras de los negocios en línea. 27.

Se reitera lo planteado en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el proceso 79-IP-2012 en relación los elementos generales de la figura de la cancelación por no uso. “Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486. Los artículos 165 a 170, salvo el 169[2] de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.

Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. Falta de uso de la marca. Régimen probatorio y su relación con la naturaleza de los productos o servicios. La prueba en el mercado virtual.

Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, de 16 de junio de 2005).

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva.

El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso”. La prueba en el mercado virtual. 28.

Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que una marca está en uso cuando los productos o servicios que distingue se encuentran disponibles en el mercado. Esto supone que dicha puesta en escena del signo distintivo puede ser a título gratuito u oneroso; lo importante es que el público consumidor diferencie real y efectivamente los productos o servicios que ampara.

En consecuencia, no es necesario que haya un pago de un producto o servicio para probar el uso de una marca. Las marcas que amparan productos o servicios que se adquieren a título gratuito pueden probar su uso de múltiples maneras de conformidad con su naturaleza. 29. Es de especial atención los servicios que se prestan red u on-line.

Hoy en día las transacciones de bienes y servicios a través de los sitios web tienen un alto volumen. La globalización ha generado, de forma paralela al mercado físico, un mercado virtual mediante el cual se transan y ofrecen bienes y servicios mediante los sitios web. En este sentido, la importancia de los nombres de domino hoy en día es indudable; se presentan como el vehículo mediante el cual los empresarios ofrecen sus productos en el mercado de la red, trayendo como efecto que sus marcas se inscriban también como nombres de dominio, sobre todo si tienen la condición de marcas notoriamente conocidas[3]. 30.

Acorde con lo expuesto, es muy común que existan marcas que amparen servicios propios del ámbito de la red: creación de cuentas para ver películas, de correo electrónico, para la venta y compra de artículos, para participar en una red social, para el envío de información de viajes, promociones, etc. Estos servicios virtuales pueden ser a título oneroso o gratuito, pero las marcas que los amparan se encuentran en uso si los usuarios virtuales acceden real, actual y efectivamente a sus servicios vía internet.

De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la marca denominativa AOL es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de acuerdo con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia, en especial lo que se expondrá en el literal subsiguiente en relación con la marca notoriamente conocida.

“La carga de la prueba. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca.

El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. Causales de justificación para el no uso de la marca.

El artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: - Fuerza mayor. - Caso fortuito. - Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

Procedimiento. El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro de Marcas. Se encuentra marcado por las siguientes etapas: - Presentación de la solicitud. - Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. - Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro. - Notificación a las partes la decisión mediante una resolución debidamente motivada.

De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la Norma Comunitaria. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. - Depurar el registro de marca, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. - Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación”. 32.

El mencionado derecho de preferencia no significa que indefectiblemente se tenga el derecho al registro. La oficina de registro de marcas, aun en este evento, debe realizar un análisis integral de registrabilidad, lo que incluye, por supuesto, el estudio de las oposiciones presentadas y un estudio de oficio de los posibles riesgos que pudieran presentarse con otros signos distintivos registrados o en proceso de registro”.

B. VIABILIDAD DE LA CANCELACIÓN DE UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA. 33. Como quiera que la demandante argumentara que la marca denominativa AOL es notoriamente conocida, se abordará el tema propuesto. 34. Teniendo en cuenta que la figura de la marca notoriamente conocida se ha desarrollado sobre la base de la protección del esfuerzo empresarial, la actuación de buena fe en el mercado y la competencia leal, el Tribunal, haciendo un análisis integral y sistemático con la normativa que consagra la cancelación por no uso, encuentra lo siguiente: - La figura de la cancelación por no uso también debe ser coherente y consecuente con el principio de la actuación de buena fe en el mercado, el respeto y protección del esfuerzo empresarial ajeno, y la competencia leal. - Aunque una marca notoria cayera en el desuso por múltiples razones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo, es decir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en el público consumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por algún tiempo de conformidad con múltiples factores. - Siendo esto así, y tal como se explicó anteriormente, la normativa comunitaria mediante la figura de la marca notoria rompe el principio de uso real y efectivo de la marca. - Asimismo, se rompen los principios registrales, de territorialidad y de especialidad, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En relación con este último, y teniendo en cuenta que es vital para concretar el asunto tratado, el Tribunal reitera que la protección de la marca notoriamente conocida se construye sobre la base de la exposición a cuatro riesgos en el mercado: confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

En este sentido, para que se proteja una marca notoriamente conocida más allá del principio de especialidad, se debe demostrar que se encuentra en alguno de los cuatro riesgos. En este caso, la corte consultante deberá analizar todas las variables para determinar si el signo notorio está expuesto a cada uno de los riesgos en el campo registral o en el mercado como tal.

En relación con los riesgos de uso parasitario y dilución, la corte consultante deberá tener en cuenta el grado de notoriedad del signo a proteger, analizando su nivel de penetración en los diferentes sectores. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que soportan la publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, y que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. - La figura de la cancelación por no uso debe ser aplicable si es susceptible de cumplir con su función y efectos: depurar el registro de marcas y realizar el derecho de preferencia. En este sentido, cancelar por no uso el registro de una marca notoria debe ser prolijamente analizado por parte de la corte consultante, ya que en muchos escenarios basados en el derecho preferente, no debería operar la figura por no ser viable el registro de una marca idéntica o similar a la marca notoria objeto de la cancelación. En consecuencia, en primer lugar debe analizarse el grado de notoriedad que ha alcanzado el signo notorio objeto de la cancelación, para posteriormente determinar, en el evento de que se pretenda registrar un signo idéntico o similar bien sea por el uso del derecho preferente o por cualquier solicitud, si se incurriría en los diferentes riesgos en el mercado. - El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación en el público consumidor, como sería el caso de conexión competitiva si el signo notorio está registrado en otra clase, o la vinculación o asociación que pudiera generarse al recordar el signo notorio.

También debe estudiar muy cuidadosamente que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores. Eso sería evidente en relación con un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos sectores, contrario sensu de lo que ocurre con un signo que si bien es conocido no alcanza un rango de notoriedad elevado, por lo que deberá el Juez que conozca la causa analizar a profundidad este aspecto.

Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. En un escenario como el planteado, la cancelación por no uso no tendría cabida y, en consecuencia, la oficina registro de marcas debería negar la solicitud.

Para lo anterior, se deberá hacer una análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio objeto de la cancelación, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error en el público consumidor. - Como corolario de lo anterior, la única manera de generar una regulación de propiedad industrial coherente, sistemática y efectiva, es hacer operante las figuras dentro de un andamiaje engranado de protección. En el caso particular, la cancelación por no uso debe ser operante sólo si se permite la correcta realización de los principios y la finalidad de la protección de la propiedad industrial; en efecto, una efectiva cancelación por no uso sólo es posible si no afecta la importante base donde se asientan otras figuras, dentro de las que se incluye la marca notoriamente conocida y todas sus aristas de protección: cancelación por notoriedad (artículo 235 de la Decisión 486), nulidad por notoriedad, acción contra uso no autorizado de un signo notorio (232 dela Decisión 486), entre otras.

C. ¿LO QUE NO SE ARGUMENTÓ EN EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PUEDE ESGRIMIRSE EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO? 35. La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que es atentatorio contra el principio al debido proceso, que sea en la etapa judicial donde el accionante aporte nuevas pruebas que no acompañó oportunamente al proceso administrativo.

En este marco. El Tribunal considera apropiado contestar la pregunta propuesta. 36. La normativa comunitaria no regula la relación probatoria entre la vía gubernativa y la judicial. En este sentido, de conformidad con el principio del complemento indispensable[4], el sistema jurídico interno es el llamado a regular dicho aspecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 276 de la Decisión 486[5].

En consecuencia, el juez consultante, de conformidad con su derecho interno, debe determinar si es pertinente que mediante una demanda contencioso administrativa se puedan presentar o solicitar pruebas que no se esgrimieron en la oposición presentada en sede administrativa. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Es muy importante tener en cuenta que una marca está en uso cuando los productos o servicios que distingue se encuentran disponibles en el mercado. Esto supone que dicha puesta en escena del signo distintivo puede ser a título gratuito u oneroso; lo importante es que el público consumidor diferencie real y efectivamente los productos o servicios que ampara.

En consecuencia, no es necesario que haya un pago de un producto o servicio para probar el uso de una marca. Las marcas que amparan productos o servicios que se adquieren a título gratuito pueden probar su uso de múltiples maneras de conformidad con su naturaleza. Es de especial atención los servicios que se prestan red u on- line. Hoy en día las transacciones de bienes y servicios a través de los sitios web tienen un alto volumen.

La globalización ha generado, de forma paralela al mercado físico, un mercado virtual mediante el cual se transan y ofrecen bienes y servicios mediante los sitios web. En este sentido, la importancia de los nombres de domino hoy en día es indudable; se presentan como el vehículo mediante el cual los empresarios ofrecen sus productos en el mercado de la red, trayendo como efecto que sus marcas se inscriban también como nombres de dominio, sobre todo si tienen la condición de marcas notoriamente conocidas.

En consecuencia, para probar el uso de un signo de dichas características se debe demostrar el uso del sitio web que esté atado con la marca registrada. En este sentido, el sitio web debe generar en la mente del consumidor la relación marca – servicio de manera clara. Para determinar esto, se deben analizar muchos factores como la publicidad del servicio mediante la utilización de la marca en el propio sitio, así como la relación entre el nombre de dominio y la marca del servicio virtual, o la demostración de un flujo de usuarios importantes del sitio web De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la marca denominativa AOL es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de acuerdo con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia, en especial lo que se expondrá en el literal subsiguiente en relación con la marca notoriamente conocida.

SEGUNDO: El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación en el público consumidor, como sería el caso de conexión competitiva si el signo notorio está registrado en otra clase, o la vinculación o asociación que pudiera generarse al recordar el signo notorio. También debe estudiar muy cuidadosamente que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores.

Eso sería evidente en relación con un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos sectores, contrario sensu de lo que ocurre con un signo que si bien es conocido no alcanza un rango de notoriedad elevado, por lo que deberá el Juez que conozca la causa analizar a profundidad este aspecto.

TERCERO: La normativa comunitaria no regula la relación probatoria entre la vía gubernativa y la judicial. En este sentido, de conformidad con el principio del complemento indispensable, el sistema jurídico interno es el llamado a regular dicho aspecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 276, de la Decisión 486. En consecuencia, el juez consultante, de conformidad con su derecho interno, debe determinar si es pertinente que mediante una demanda contencioso administrativa se puedan presentar o solicitar pruebas que no se esgrimieron en la oposición presentada en sede administrativa.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial. Y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 257-IP-2014 ----------------------- [1] Artículo 165 “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166 Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167 La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. [2] El artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos que ampara. [3] Sobre los nombres de dominio y su relación con la protección de la propiedad industrial en el régimen comunitario andino, se puede ver la Interpretación Prejudicial de 16 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 94-IP-2013. [4] Sobre el principio del complemento indispensable el Tribunal ha expresado lo siguiente: “(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1828, de 30 de abril 2010). [5] Artículo 276.- “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.