PROCESO 261-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Marca: MONTERREY (mixta).
Actor: sociedad TRESMONTES LUCCHETTI S.A. Proceso interno 2367-2010-0-1801-JR-CA-07. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de junio del año dos mil quince. VISTOS: El 14 de noviembre de 2014, se recibió en este Tribunal, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitando la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2367-2010-0-1801-JR-CA-07;
El auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.
A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: TRESMONTES LUCCHETTI S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.
Tercero interesado: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Hechos. 1. El 1 de septiembre de 2005, TRESMONTES LUCCHETTI S.A. (antes Compañía de Productos, Alimentos y Servicios Corpora S.A.) de Chile, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta rectangular conteniendo la denominación MONTERREY, escrita en letras características, y el diseño de una taza humeante, rodeada de granos de café; como fondo los rostros sonrientes de un hombre y una mujer, todo en los colores marrón, en distintas tonalidades, rojo, blanco, anaranjado, verde, negro y amarillo, conforme al modelo solicitado por TRESMONTES LUCCHETTI S.A. para distinguir bebidas a base de café, café torrado y café torrado mezclado con cebada, de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, el 11 de octubre de 2005, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. formuló oposición al registro del signo solicitado señalando ser el titular de las marcas de producto NESCAFÉ y logotipo; y NESCAFÉ TRADICIÓN y logotipo, que distinguen productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Asimismo, es titular de las marcas de producto NESCAFÉ TRADICIÓN y logotipo, que distingue productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y NESCAFÉ TRADICIÓN y logotipo, que distingue productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Por Resolución 746-2009/CSD-INDECOPI, de 25 de marzo de 2009, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió, declarar fundada la oposición formulada por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y denegar el registro del signo solicitado. 4.
El 16 de abril de 2009, TRESMONTES LUCCHETTI S.A. interpuso recurso de apelación. 5. Por Resolución 3519-2009/TPI-INDECOPI de 30 de diciembre de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución impugnada. 6. El 5 de abril de 2010, TRESMONTES LUCCHETTI S.A. interpuso demanda contenciosa administrativa. 7.
El 3 de junio de 2010, el INDECOPI dio contestación a la demanda. 8. El 8 de junio de 2011, la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. dio contestación a la demanda. 9. Por Sentencia de Primera Instancia, resolución quince de 19 de diciembre de 2013, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, declaró infundada la demanda contenciosa administrativa. 10.
El 10 de enero de 2014, TRESMONTES LUCCHETTI S.A. interpuso recurso de apelación. 11. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú (antes Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en temas de Mercado), por proveído de 17 de julio de 2014, dispuso remitir solicitud al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin de realizar la interpretación prejudicial correspondiente.
Argumentos de la demanda. TRESMONTES LUCCHETTI S.A. interpuso demanda en la que manifiesta: 12. No constituye un hecho controvertido la existencia de confusión a nivel fonético entre la marca solicitada y la registrada bajo Certificado 61576 (NESCAFÉ y logotipo), toda vez que existe una completa diferenciación entre ellas en este aspecto. 13.
Que en cuanto al aspecto gráfico, siendo esta la razón por la cual se denegó el registro de la marca solicitada; señala que el único fundamento por el que el demandado sostiene que las marcas en cuestión son similares a nivel gráfico, es que si bien coexisten diversas marcas que presentan en común figuras de una taza y/o granos de café, y/o la combinación de colores marrón, rojo, y blanco, sólo la marca solicitada presenta dichos elementos en la misma disposición y combinación que la marca registrada bajo Certificado 61576. 14.
Que las figuras constituidas por una taza de café o granos de café, forman parte de diversas marcas registradas en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de distintos titulares, por lo tanto, la coincidencia de elementos de uso común no resulta válida para sustentar una supuesta probabilidad de confusión. De allí que los titulares de marcas registradas que contienen en su estructura la figura de una taza de café humeante y/o grano de café, y/o los colores amarillo, beige y marrón deben tolerar la presencia en el mercado de nuevos signos que los contengan, más aún cuando, como en el presente caso el signo solicitado MONTERREY y etiqueta, presenta elementos distintivos que enervan cualquier supuesto parecido. 15.
En ese sentido, si la marca “NESCAFÉ y etiqueta” con Certificado 61576 de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., coexiste pacíficamente por no ser confundible con las marcas indicadas, las cuales también presentan en sus estructuras los elementos comunes conformadas por diseños de tazas de café o granos de café, y/o un fondo de tonalidad rojo o marrón, resulta evidente que la marca MONTERREY y etiqueta, tampoco es confundible con la marca NESCAFÉ y etiqueta, con la cual sólo comparte los elementos de uso común antes citados. 16.
Que existe criterio jurisprudencial emitido por el INDECOPI, que respalda sus argumentos y es aplicable al caso. 17. Que de una simple comparación de los signos en cuestión, de conformidad a las normas de cotejo de marcas, se determina que la marca solicitada y la marca registrada son inconfundibles entre sí. Argumentos de la contestación a la demanda.
El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que: 18. Que el consumidor analizará la marca MONTERREY y etiqueta, cotejándola con el recuerdo que posee de las marcas registradas a favor de NESTLÉ, dejándose llevar por la impresión general de las marcas. 19. Que en el presente caso el Tribunal no ha concluido que los signos en cotejo sean confundibles por la presencia en sus etiquetas de la figura de una taza y de granos de café, sino que ha apreciado que de los signos en su visión en conjunto genera un efecto visual capaz de inducir a confusión a los consumidores.
En ese sentido el argumento de la demandante por el cual pretende promover un examen comparativo sobre la base de una disección arbitraria de los elementos que conforman los signos en cotejo, transgrede los criterios establecidos por ley, toda vez que los signos deben ser apreciados de manera conjunta, teniendo en cuenta la impresión general que dejan. 20.
Que de un análisis en conjunto, pese a la existencia en la marca solicitada de ciertos elementos gráficos y figurativos, resultará inevitable que el público consumidor, al demandar en el mercado café (o productos vinculados), se vea confundido de manera indirecta, pues apreciará que los signos vistos en su conjunto poseen semejanzas innegables.
Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., presenta contestación a la demanda manifestando que: 21. Que el Tribunal al efectuar el análisis comparativo entre los signos confrontados, establece que tanto en el signo solicitado como en el registrado, los elementos denominativos (MONTERREY y NESCAFÉ) y figurativos son relevantes.
Por lo que concluyó que la marca solicitada guardaba mayores similitudes que diferencias con la marca NESCAFÉ, con Certificado 61576, incurriendo en la causal de prohibición establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 22. Que la especial combinación de figuras “taza roja con borde banco conteniendo café espumoso y humeante, sobre alfombra de granos de café, en colores marrón, negro, rojo, blanco, bajo la denominación NESCAFÉ, escrita en letras de color blanco” distingue el producto NESCAFÉ desde hace varias décadas, y es reconocida por el consumidor como un producto de NESTLÉ. Dicha disposición de colores y figuras no es utilizada por otra empresa diferente a NESTLÉ. 23.
Que aun cuando existen diversas marcas registradas en la Clase 30, que distinguen productos de café, y que se componen de figuras tales como tazas, jarros y granos de café, sólo las marcas NESCAFÉ presentan la especial combinación de colores y figuras que son reconocidas por el consumidor como distintivas de la marca NESCAFÉ y del origen empresarial NESTLÉ. 24.
Que el signo solicitado incluye todos los elementos que en conjunto conforman la presentación tradicional de los productos NESCAFÉ y que forman las marcas que los distinguen. La imitación incluye también, la misma disposición de elementos y colores en las marcas confrontadas. En tal sentido los signos en mención, presentan mayores elementos de similitud que de distinción entre ellos, lo que determina un riesgo de confusión o asociación para el consumidor de productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; siendo que los elementos denominativos de las marcas confrontadas no presentan valor distintivo suficiente para permitir distinguir una oferta de otra.
Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda, al considerar que: 25. Entre los signos en conflicto existe semejanza gráfica, conceptual y mayor relevancia del aspecto gráfico frente al denominativo de ambos, lo que genera que la posibilidad de riesgo de confusión entre los mismos sea mayor.
Aunado al hecho de que existe conexión competitiva entre los productos que distinguen ambos. Configurándose en el presente caso un supuesto de confusión indirecta, ya que las semejanzas existentes entre los signos confrontados, podría generar que el público consumidor perciba que el signo solicitado es una variación de la marca registrada para distinguir una nueva línea de productos, generándose así la posibilidad de que se asocie a ambos signos como provenientes de un mismo origen empresarial, o que pueda interpretarse que, aún cuando no se trate de la misma empresa, se encuentran vinculadas empresarial o comercialmente.
Argumentos del recurso de apelación. TRESMONTES LUCCHETTI S.A. presentó recurso de apelación en los siguientes términos: 26. Que si bien los elementos gráficos conformantes de los signos en conflicto (MONTERREY y etiqueta Vs. NESCAFÉ y etiqueta), están representados por una taza con café humeante, así como con granos de café, los mismos que evidentemente transmiten la idea de que el producto es café, elementos que también forman parte de los elementos gráficos de otras marcas registradas para el mismo producto, es evidente que estos elementos carecen de fuerza distintiva para representar al producto café, por ser de uso común como parte del elemento gráfico de otras marcas para dichos productos. 27.
De lo expuesto se concluye que el elemento relevante entre los signos en conflicto es el aspecto denominativo de los mismos, MONTERREY Vs. NESCAFÉ, en consecuencia, la coincidencia de elementos de uso común, no resulta válida para sustentar una supuesta probabilidad de confusión. De allí que los titulares de las marcas registradas que contienen en su estructura la figura de una taza de café humeante y/o de granos de café, y/o los colores amarillo, beige o marrón deben tolerar la presencia en el mercado de nuevos signos que los contengan.
Más aún, cuando como en el presente caso, el signo solicitado MONTERREY y etiqueta, presenta elementos distintivos que enervan cualquier supuesto parecido. Solicitud del Juez consultante. 28. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: 1. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión de signos distintivos que distingan productos de la misma clase, y la forma de análisis en los casos en los que los signos están conformados por elementos figurativos y denominativos en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. 2.
Cómo debe analizarse e interpretarse el impacto visual generado por la presentación conjunta del signo solicitado en comparación con el signo registrado. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 29. Que, el artículos 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 30.
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 31. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: Solicitados: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1].
C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de los signos distintivos. 2. Clases de marcas. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre las partes gráficas de los signos mixtos. 3.
Elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas. 4. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir sus Resoluciones. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. 32.
En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado MONTERREY (mixto) es confundible con las marcas sobre las cuales se presenta la oposición NESCAFÉ y logotipo y NESCAFÉ TRADICIÓN y logotipo y con el fin de contestar la pregunta del consultante respecto a “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión de signos distintivos que distingan productos de la misma clase, y la forma de análisis en los casos en los que los signos están conformados por elementos figurativos y denominativos en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”, el Tribunal considera oportuno referirse al tema. 33.
Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 34.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 35. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP- 2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 36.
En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 37.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 38.
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 39.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 40.
Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 41. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 42. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 43.
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 44. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 45. En consecuencia el Tribunal ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 46.
La similitud gráfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 47. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.
Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 48. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. 49. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.
(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 50. Finalmente, es importante destacar que el consumidor medio es aquel informado y razonablemente atento y perspicaz. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00)”.
(Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). 51. En el cotejo que haga el Juez consultante es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2.
Clases de marcas. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre las partes gráficas de los signos mixtos. 52. La sociedad TRESMONTES LUCCHETTI S.A. solicitó el registro de la denominación MONTERREY, escrita en letras características, y el diseño de una taza humeante, rodeada de granos de café; como fondo los rostros sonrientes de un hombre y una mujer, todo en los colores marrón, en distintas tonalidades, rojo, blanco, anaranjado, verde, negro y amarillo. 53.
Por su parte, la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. formuló oposición sobre la base de sus marcas NESTLÉ y logotipo y NESTLÉ TRADICIÓN y logotipo. 54. Por lo tanto, se abordará el tema de los signos mixtos realizando un análisis especial sobre las partes gráficas de dichos signos. Signos mixtos. 55. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 56.
Sobre el tema la jurisprudencia manifiesta: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).
Comparación entre signos mixtos. 57. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 58. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.
(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 237 a 239). 59. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.
(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). 60. Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. 61.
Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.
Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, los cuales se describen a continuación: 62. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.
En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 63. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 64.
Finalmente, cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o que tengan conexión competitiva.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Comparación entre las partes gráficas de los signos mixtos. 65. En el caso concreto el Juez consultante deberá tener un especial cuidado al realizar el cotejo entre las partes gráficas de los signos mixtos en conflicto, toda vez que son las que resaltan en el conjunto de la marca, para lo cual deberá tener en cuenta los criterios generales descritos a continuación. 66.
El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que dicha marca suscite en la mente de quien la observe. 67.
Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe tomar en cuenta que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar este tipo de marcas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas. 68.
Igualmente y de acuerdo con los gráficos que componen los signos en conflicto, el Juez consultante, deberá aplicar, en lo que sea posible, lo expresado por este Tribunal respecto con los criterios del Trade Dress. “(…) el trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor.
En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades de oferta, empaques, incluye protección del carácter distintivo de la interface y el diseño de elementos de una página web. La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del negocio, a través del reconocimiento y protección del trade dress, instituto de génesis jurisprudencial que tímidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el Derecho de la represión de la competencia desleal (…)”.
(Proceso 234-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2362 de 10 de julio de 2014). 69. Con el fin de determinar si el solicitante del registro ha invadido el espacio de diferenciación que deben tener los signos para ser distinguibles, se deberá tomar en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 1. Se pueda identificar cuáles son los elementos o atributos particulares que constituyen la imagen o apariencia (trade dress) protegible. 2.
Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es distintiva en el mercado. 3. Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) no es funcional. 70. Por lo tanto, el Juez consultante deberá tener un especial cuidado al realizar el cotejo entre los signos en conflicto tomando en cuenta el conjunto del signo y la influencia de los elementos que lo componen en la mente el consumidor. 3.
Elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas. 71. En el proceso interno se debate el hecho de que la taza de café o granos de café, forman parte de diversas marcas registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que se estaría frente a elementos gráficos de uso común. 72. El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones, gráficos, colores, etc. de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño del signo. 73.
En un inicio, la regla general es que: - Al efectuar el examen comparativo entre esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta, los gráficos y los colores de uso general o común, a efectos de determinar si existe riesgo de confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de los gráficos o colores de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto. - La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que elementos gráficos de uso común, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular, porque al ser esos gráficos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de gráficos necesarios en beneficio de unos pocos. - Inclusive, este Tribunal considera que una marca que contenga gráficos de uso común o colores de uso común, no reivindicados, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.
El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que el cotejo entre marcas que los contengan debe ser efectuado con un criterio benevolente. 74.
Sin embargo, el Tribunal considera que al comparar dos signos mixtos deben considerarse aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, que en el caso de autos podría ser la parte gráfica. Además, se debe tomar en cuenta que cuando se está en frente de signos complejos, hay factores que hacen que la parte gráfica predomine sobre la denominativa; y, en este caso, además, es oportuno manifestar que en los casos de que la parte gráfica esté conformada por elementos de uso común, que tengan una fuerte distintividad en el conjunto marcario no se debería realizar una disección del signo. 4.
Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir sus Resoluciones. 75. La demandante manifiesta que existe criterio jurisprudencial emitido por el INDECOPI que respalda sus argumentos y es aplicable al caso. Por lo tanto, el Tribunal interpretará el presente tema. 76. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa. 77.
Otra de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones. 78. Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 79.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR). 80. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.
O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71- IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M). 81.
Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 82. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro de Marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones.
En consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 83. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones emitidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
Con ello no se está afirmando que la oficina de registro no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación entre los signos MONTERREY y etiqueta para la Clase 30 y NESCAFÉ y logotipo y NESCAFÉ TRADICIÓN y logotipo para la Clase 30 sobre la base de los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.
SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.
TERCERO: El Tribunal considera que al comparar dos signos mixtos deben considerarse aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, que en el caso de autos podría ser la parte gráfica. Además, se debe tomar en cuenta que cuando se está en frente de signos complejos, hay factores que hacen que la parte gráfica predomine sobre la denominativa; y, en este caso, además, es oportuno manifestar que en los casos de que la parte gráfica esté conformada por elementos de uso común, que tengan una fuerte distintividad en el conjunto marcario no se debería realizar una disección del signo.
CUARTO: El sistema de registro de marcas que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente, realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)”. ----------------------- Proceso 261-IP-2014