TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 273-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandante: FERRIS ENTERPRISES CORP. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “PRODUCTOS YULI S.A.” (mixta) Expediente Interno: 2010-0553. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 3701 de 21 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 24 de noviembre de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2010-0553. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 29 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: FERRIS ENTERPRISES CORP. Parte contraria: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: PRODUCTOS YULI S.A. Hechos: El 9 de junio de 2009, la sociedad Productos Yuli S.A. solicitó el registro de la marca PRODUCTOS YULI S.A. (mixta) para identificar productos en la Clase 29 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la empresa FERRIS ENTERPRISES CORP. presentó oposición sobre la base de sus marcas denominativas y mixtas YUPI, para amparar productos y servicios de las Clases 29, 30, 32, 33, 42 de la Clasificación Internacional de Niza. El 29 de enero de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 5409 declaró infundada la oposición presentada por FERRIS ENTERPRISES CORP. y concedió el registro de la marca mixta PRODUCTOS YULI S.A. solicitada en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad PRODUCTOS YULI S.A. El 18 de febrero de 2010, la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El 26 de marzo de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio procedió a emitir la Resolución 17687, mediante la cual resolvió el recurso de reposición formulado, confirmando la resolución 5409 de 29 de enero de 2010.

El 31 de mayo de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio procedió a emitir la Resolución 28564, mediante la cual resolvió el recurso de apelación formulado, confirmando la resolución 5409 de 29 de enero de 2010, agotándose la vía gubernativa. El 18 de noviembre de 2010, la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP. presentó acción de nulidad.

Mediante providencia de 24 de abril de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la comunidad Andina. Argumentos contenidos en la demanda. La sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que: “por falta de aplicación, la resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, contraviene el art. 136, literal a) de la Decisión 486.

Menciona que “la normativa andina, al igual que el Tribunal de Justicia de la CAN, han considerado inviable el registro de un signo distintivo cuando éste sea idéntico o similar a otro ya registrado”. Manifiesta que: “atendiendo a lo complejo que puede resultar el análisis de la confundibilidad marcaria, y con el fin de reducir a su mínima expresión las apreciaciones subjetivas que puedan tener lugar en el cotejo de signos distintivos, la jurisprudencia y la doctrina han sugerido la aplicación de las siguientes reglase: (…) similitud ortográfica, (…) similitud fonética”.

Afirma que: “la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la marca PRODUCTOS YULI S.A. (mixta) en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual nos lleva a concluir que el respectivo estudio de confundibilidad fue obviado o mal practicado por parte de dicha entidad”. Sostiene que: “la palabra “PRODUCTOS” de la expresión PRODUCTOS YULI S.A. no debe haber ningún tipo de análisis, pues ésta es irregistrable y por tanto no le otorga distintividad al signo. La palabra “PRODUCTOS” es de uso común ya que existen muchas marcas que pertenecen a esa misma clase que también la tiene”.

Enuncia que: “se debe observar especialmente las palabras YUPI vs. YULI puesto que éstas son las palabras que tienen efectiva recordación. Existe una similitud del 75% pues tienen la misma secuencia vocálica, el mismo número de sílabas, la misma extensión de cuatro letras tres son iguales, solo con la simple diferencia de una sola letra, “L” en lugar de “P”. lo anterior demuestra una reproducción parcial del signo previamente concedido”.

Afirma que: “al igual que en la similitud ortográfica, fonéticamente existe una similitud del 90% entre las marcas confrontadas, siendo además común a las dos expresiones la acentuación en la sílaba YU. La diferencia se da solo en el cambio de la letra “L” por la letra “P”, cambio que al encontrarse en la mitad de la expresión es casi imperceptible al momento de pronunciar las dos expresiones”.

Comenta que: “la jurisprudencia, la doctrina y hasta la misma Superintendencia de Industria y Comercio han adoptado como regla de cotejo marcario la de “examinar en conjunto los signos”. Aplicada esta regla al caso que nos ocupa, encontramos que por tratarse del cotejo de una marca compuesta frente a otra no compuesta, son los elementos comunes los llamados a determinar las semejanzas entre las marcas”.

Alega que: “la marca YUPI (mixta) y la marca PRODUCTOS YULI S.A. (mixta) tienen sólo un elemento común, pero el mismo representa la partícula más distintiva de la primera marca reproducida. (…) en el presente caso, frente al tema de la confundibilidad, se debe tener en cuenta que respecto del signo PRODUCTOS YULI S.A. (mixto) de propiedad de la sociedad Productos Yuli S.A. la palabra adicional que tiene dicho signo es “Productos”, que es genérica y de uso común frente a los que se pretende comercializar, pero no identifica como tal los productos”.

Manifiesta que: “teniendo en cuenta la claridad con la que está escrita la norma, y la prohibición directa que establece de registrar marcas idénticas o similares (reproducción total – reproducción parcial) a otras previamente concedidas, no es claro el porqué de la concesión de la marca, ni mucho menos porqué la Superintendencia de Industria y Comercio se aparta de los presupuestos normativos en algunos casos al tiempo que los aplica de manera férrea en otros”.

Manifiesta que: “la marca PRODUCTOS YULI S.A. (mixta) de la sociedad Productos Yuli S.A. fue registrada en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza para identificar carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas, cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

(…) La marca YUPI (mixta) de nuestra representada se encuentra registrada en la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto identifican los mismos productos”. Argumentos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que: “de los documentos obrantes en el expediente 09-59885 y contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca PRODUCTOS YULI S.A. (mixta) para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza vigente presentada por la parte demandante, se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

Menciona que “se ha insistido en diferente actos administrativos expedidos por la Oficina Competente y en numerosas sentencias emitidas por el Honorable Consejo de Estado sobre el tema marcario entre otras, la sentencia emitida el 1 de octubre de 1998 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, proceso No. 4213, (…) en concordancia con lo previsto en las disposiciones comunitarias, se establecen tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: la perceptibilidad; la suficiente distintividad; y, la susceptibilidad de representación gráfica”.

Afirma que: “el principio de especialidad circunscribe la protección de una marca a los productos o servicios descritos en el registro y así el alcance de la cobertura incide en el derecho a evitar el registro de una solicitud marcaria, para solo aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o siquiera relacionados en alguna medida.

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran los dos elementos mencionados, pues uno de ellos no es suficiente para aplicar la causal relativa a la irregistrabilidad”. Enuncia que: “el signo solicitado PRODUCTOS YULI (mixta) y el signo YUPI (mixto), apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, pues si bien éstos coinciden en la incorporación de las letras “Y”, “U”, “I” el diseño del signo solicitado permite su diferenciación respecto de la marca opositora”.

Manifiesta que: “la expresión PRODUCTOS YULI S.A. es la que más sobresale en el conjunto, por lo tanto tiene un impacto visual diferente en la mente del consumidor logrando diferenciar los signos confrontados a pesar de que coincidan en las letras “Y”, “U”, “I”. (…) en razón a lo anterior resulta claro y evidente que la marca solicitada “S” (mixta) no encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal b) del artículo 135 y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486”.

Concluye que: “el conjunto marcario que nos ocupa, tiene la suficiente distintividad para que fuera registrado como marca, aclarándose que sobre las expresiones aisladas no da derecho de uso exclusivo, ni la posibilidad de oponerse con éxito, habida cuenta que el derecho se otorga sobre el conjunto y sobre la especial disposición de sus elementos”.

Argumentos de la contestación a la demanda (Tercero Interesado) La sociedad PRODUCTOS YULI S.A. en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que: “no es posible solicitar la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales se concede el registro de la marca de mi mandante toda vez que ellas fueron ajustadas a derecho y emitidas conforme a las leyes vigentes”.

Menciona que “a pesar de la omisión por parte del apoderado de la demandante cabe aclarar que se presentan enormes diferencias en los aspectos por él mencionados entre las expresiones en conflicto”. Manifiesta que: “se observa que las expresiones son absolutamente diferentes en su estructura tal como lo afirma la entidad competente por cuanto la una es una composición de tres expresiones y la otra está compuesta por una sola expresión”.

Afirma que: “al pronunciar ambas expresiones se observan las grandes diferencias existentes entre ellas la una está compuesta de 7 sílabas mientras la otra tan solo de dos lo cual le otorga la razón a la examinadora”. Concluye que: “la comparación visual es fundamental para la examinadora puesto que ella debe poner en el lugar de lo que la Doctrina ha llamado el consumidor desprevenido que no es más que aquel consumidor que va a la tienda o al mercado a adquirir sus productos y para él la comparación visual es la que más afecta su decisión”.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, siendo pertinente su interpretación. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, reglas para efectuar el cotejo y similitudes ortográfica, fonética e ideológica.

Cotejo entre signos mixtos. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. Palabras de uso común en la conformación de un signo. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS, RIESGO DE CONFUSIÓN, REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO Y SIMILITUDES ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. En vista de que la empresa FERRIS ENTERPRISES CORP. presentó oposición en contra de la solicitud de registro del signo PRODUCTOS YULI S.A. (mixto), sobre la base de sus marcas registradas denominativas y mixtas YUPI, se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta. Riesgo de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de marcas. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.

COTEJO ENTRE SIGNOS MIXTOS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. Cotejo entre signos mixtos En el proceso interno se procedió a la comparación entre los signos mixtos PRODUCTOS YULI S.A. y YUPI. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, en el marco del proceso 55-IP-2013: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor”. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: -Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. -Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. -Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. -Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos PRODUCTOS YULI S.A. y YUPI.

Comparación entre marcas denominativas y mixtas. La empresa FERRIS ENTERPRISES COPR. afirma además que es titular de las marcas YUPI denominativas, para amparar productos de las Clases 29, 30, 32, 33 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es pertinente que la Corte consultante, conozca las pautas para su cotejo con el signo mixto PRODUCTOS YULI S.A. La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” Por lo antes señalado, corresponde a la Corte consultante, verificar el elemento que predomina en el signo solicitado PRODUCTOS YULI S.A. (mixto) y cotejarlo respecto de la marca registrada YUPI (denominativa), revisando si en efecto crea riesgo de confusión entre el público consumidor.

PALABRAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE UN SIGNO. Afirma la compañía opositora FERRIS ENTERPRISES CORP., que el signo PRODUCTOS YULI S.A. (mixto) es irregistrable, ya que está conformado por el término de uso común PRODUCTOS, la cual es utilizada en varias marcas para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón de lo cual, nos referiremos a este aspecto.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar en primer lugar PRODUCTOS YULI S.A. si el signo (mixto) en su conjunto es de uso común en relación con los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, si esto no es así, debe determinar si las palabras PRODUCTOS y YULI S.A. son en conjunto registrables. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

SEGUNDO: La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: El Juez Consultante, debe determinar en primer lugar si el signo PRODUCTOS YULI S.A. (mixto) en su conjunto es de uso común en relación con los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, si esto no es así, debe determinar si las palabras PRODUCTOS y YULI S.A. son en conjunto registrables. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 273-IP-2014