TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 274-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.
Demandante: Richard Orlando Urbano Florez Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “URBANO” (mixta). Expediente Interno: 2011- 00420. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil quince.
VISTOS: El Oficio 3699 de 21 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 24 de noviembre de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2011-00420. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.
A.
ANTECEDENTES. Partes Demandante: RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ Parte contraria: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: DISEÑOS URBANOS LTDA. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 6 de agosto de 2006, el señor RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ solicitó el registro de la marca URBANO (mixta) para identificar servicios de la Clase 35[1] del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
Dentro de los términos legales, la sociedad DISEÑOS URBANOS LTDA. interpuso escrito de oposición al registro de la marca mixta URBANO solicitada por el señor RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ con fundamento en la similitud y confundibilidad con el signo registrado DISEÑOS URBANOS (mixto), para amparar productos de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
El 29 de julio de 2010 la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución 033302, a través de la cual declaró infundada la oposición presentada por la sociedad DISEÑOS URBANOS LTDA. y denegó de oficio el registro de la marca mixta URBANO solicitada en la Clase 35 por el señor RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ, sobre la base del signo MOBILIARIO URBANO (mixto), registrado a favor de HUMBERTO DE JESÚS ALZATE CEBALLOS, para productos de la Clase 20[2] de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
El 17 de julio de 2010 la sociedad DISEÑOS URBANOS LTDA. interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 033302 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio. 5. El 27 de julio de 2010 el señor RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 033302 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio. 6.
El 3 de agosto de 2010 la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio procedió a emitir la Resolución 39411, mediante la cual resolvió el recurso de reposición formulado por DISEÑOS URBANOS LTDA., confirmando la Resolución 033302 de 29 de julio de 2010. 7. El 29 de abril de 2011 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución 23329, mediante la cual resolvió el recurso de apelación formulado por RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ, confirmando la resolución 033302 de 29 de julio de 2010, agotándose la vía gubernativa. 8.
El señor RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ presenta acción de nulidad. 9. Mediante providencia de 9 de mayo de 2013, el Consejo de Estado, suspendió el trámite y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos contenidos en la demanda. 10. El señor RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que no existe riesgo de confusión entre el signo registrado y el registro solicitado, sus elementos emblemáticos son totalmente disímiles, en la marca registrada y que sirvió de base para la negativa de la marca. - Afirma que sobresale en la parte superior una figura que contiene inscrita la letra “S” y el signo solicitado por el señor RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ como marca figura “URBANO”, en la cual se encuentra entre las letras B y N una figura representada por un triángulo que se asocia con un árbol o pino, que simboliza la materia prima del producto, el cual difiere notoriamente de la marca registrada y son desemejantes entre sí. - Menciona que: “teniendo en cuenta el principio de especialidad, el registro de los signos distintivos se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios enmarcados dentro de una clase determinada, caso en el cual el registro del signo “URBANO” mixto, negado, fue solicitado en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca registrada que sirvió de base a la negativa se encuentra en los productos comprendidos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza”. - Manifiesta que: “en cuanto a la relación de productos y servicios que prestan tanto el registro solicitado y el registrado además de que están comprendidos en diferente clase de la Clasificación Internacional de Niza, no tienen ninguna vinculación entre sí, ni utilizan los mismos medios de publicidad como se puede observar de las pruebas practicadas por la Superintendencia de Industria y Comercio”. - Enuncia que: “el signo de la marca solicitada no tiene ninguna similitud con la registrada, no existe confusión directa, ni indirecta, respecto de los consumidores y los productos difieren, es así que se encuentran en clases internacionales distintas”. - Afirma que: “el término URBANO de la marca solicitada refiere al apellido del propietario como medio de identificación, caso en el cual la norma no prohíbe el acceso al registro de los nombres o apellidos, y no a la interpretación que le ha dado la Superintendencia Delegada para la propiedad industrial en la Resolución 023329 del 29 de abril de 2011”. b. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad. 11.
La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que: “resulta razonable la conclusión del Director de Signos Distintivos de la SIC, por cuanto un consumidor desprevenido no estaría en capacidad de establecer que el origen de las marcas es distinto e independiente, con lo cual no solo se desdibuja, sino que se desnaturaliza el derecho de marcas y de la Propiedad Industrial, por cuanto precisamente al hacer los exámenes de registrabilidad (perceptibilidad; suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica) lo que se pretende es garantizar que mediante la concesión de algún registro, no se genere riesgo de confusión alguno”. - Menciona que: “la entidad mediante los actos administrativos demandados, negó el registro de dicha marca para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se evidenció falta de distintividad, pues del análisis en su conjunto se concluyó que no goza de las características de originalidad y fantasía que permiten hacerlo distintivo dentro del mercado.
Por el contrario, se encontró que de conceder el registro, eventualmente se habría generado una confusión en el consumidor final, habida cuenta que medios publicitarios en los que se promueven eran afines y a que los productos o servicios reivindicados por el solicitante al solicitar el registro para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza constituyen el canal para la comercialización de los productos amparados en la marca registrada”. - Manifiesta que: “las causas intrínsecas se diferencian porque el signo no es apto para ser registrado como marca debido a que es una expresión común, es un término descriptivo o genérico o una marca demasiado simple motivo por el cual no puede ser monopolizado como marca, es decir, que no puede ser objeto exclusivo por parte de un empresario.
Mientras que las causas de distintividad extrínseca se relacionan a quien el signo no es susceptible de registro como marca en virtud de no poder diferenciarse de otros signos anteriormente solicitados o registrados por terceros o usados en el caso de los nombres comerciales, por los mismos productos o servicios”. - Afirma que: “es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 135 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad”. - Sostiene que: “en relación con el nivel de confusión que puede generarse en relación con la marca cotejada, es preciso señalar que contrario a los señalamientos formulados por la parte accionante, sí se configuran los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000”. - Enuncia que: “determinar y establecer que el signo solicitado no cumple con el requisito de distintividad por no haber superado el examen de confundibilidad respecto de otros previamente concedidos, es fundamento suficiente para que los actos administrativos hayan sido expedidos negando el registro sin que por el simple hecho de su negación, se pueda, como lo hace el accionante, dar a entender al operador judicial que se ha incurrido en alguna ilegalidad en el trámite”. - Manifiesta que: “los actos administrativos acusados, expedidos por la SIC a través de la División de Signos Distintivos y del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”. c. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad (Tercero Interesado) 12.
La sociedad DISEÑOS URBANOS LTDA. no dio contestación a la demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Únicamente se interpretará el artículo 136 literal a)[3] por ser aplicable al caso. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Impedimentos para el registro de un signo como marca. La identidad y la semejanza. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.
B. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta. C. Registro del nombre o apellido como marca. D. Términos de uso común y descriptivos en la conformación de una marca. E. Conexión competitiva entre servicios de la Clase 35 y productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. A. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA.
LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 13. La Superintendencia de Industria y Comercio denegó de oficio la solicitud de registro del signo URBANO (mixto) por la existencia previa de la marca MOBILIARIO URBANO (mixta) registrada a favor de HUMBERO DE JESÚS ZARATE CEBALLOS, para amparar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por lo antes expuesto, se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza 14. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”[4]. 15.
Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 16.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 17.
Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”[5]. 18.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Riesgo de confusión. Confusión directa e, Indirecta. Riesgo de asociación. 19. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 20.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”[6]. 21. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 22.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 23.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 24. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”[7]. 25.
El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 26. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 27.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”[8]. 28. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.
Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 29. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.
B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 30. En el proceso interno se procedió a la comparación entre los signos mixtos URBANO y MOBILIARIO URBANO. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos. 31. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, en el marco del proceso 55-IP-2013: 32.
“El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas[9], logotipos[10], íconos, etc. 33.
Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto de la marca. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 34.
El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).
Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005). 35.
La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 36. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: -Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. -Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. -Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. -Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” 37.
En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos URBANO y MOBILIARIO URBANO. C. REGISTRO DEL NOMBRE O APELLIDO COMO MARCA. 38. El señor RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ, solicitante del signo URBANO (mixto) afirma que el término URBANO de la marca solicitada refiere a su apellido como medio de identificación, y que la norma comunitaria no prohíbe el acceso al registro de los nombres o apellidos como marca. 39.
De conformidad con el artículo 136 literal e) de la Decisión 486, no puede ser registrado el signo que reproduzca el nombre completo, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario, salvo con el consentimiento de esa persona o de sus herederos. 40. Añade dicha norma, que cuando se trate de persona natural no se requiere el consentimiento para la solicitud del registro de su propio nombre, siempre que se presente en una forma peculiar y distinta, suficiente para diferenciarlo del mismo nombre cuando lo usen otras personas. 41.
Existe otra corriente según la cual los tratadistas establecen que la expresión "nombre" únicamente se refiere al apellido, el cual es la identificación de la persona; surgiendo otra inquietud en cuanto a la aplicabilidad de la norma, considerando que existen muchas personas con el apellido o patronímico "Díaz", "Vivanco", etc los que se consideran registrables por ser apellidos comunes, es decir no notorios.
Existiendo excepciones como los apellidos "Kennedy", "Dalí", "Guayasamín", casos en los cuales se ha constituido la figura de la notoriedad por su actuación pública destacada; en estos casos la autorización es necesaria ante la ley, en forma personal o directa o a través de sus herederos hasta del cuarto grado. 42. De esta manera los jueces y tratadistas han concluido, que los únicos que tienen el derecho de registrar su "nombre" como marca, son los titulares o sus herederos y nunca terceros no autorizados. 43.
En consecuencia el "nombre" abarca el nombre de pila y el apellido, es decir el nombre completo. 44. La norma lo que quiere proteger no es el nombre de una persona sino su expresión exterior, abriendo así la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro como marca, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos. 45.
La prohibición prevista en el literal e), artículo 136, de la Decisión 486, no limita su alcance sólo a los nombres de las personas naturales haciendo extensiva la prohibición de registro a las personas jurídicas, pero incluyendo expresamente, como elemento adicional y subjetivo para que se configure el impedimento, el que la utilización del nombre, apellido, firma, titulo, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura como marca, afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o de las personas naturales. 46.
La excepción consistente en el nombre de una persona distinta del solicitante, acredite el consentimiento dado por parte de la persona titular del nombre propio o por sus herederos. 47. De igual manera este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 108-IP- 2014 ha manifestado que: “La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca, ni el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos, ni su seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato, siempre y cuando afecte la identidad o prestigio de aquella persona natural o, en su defecto, y no se cuente con su autorización o la de sus derechohabientes, de ser el caso.
Por lo tanto, no se podrá registrar un nombre propio si se cumple con los siguientes requisitos: i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, iii) que sea una persona diferente del solicitante. De una interpretación contrario sensu y sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos y no generen confusión o riesgo de confusión en el público consumidor.
Además de esta prohibición de carácter general, en el caso particular de los nombres de personas naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona totalmente distinta a la que el nombre identifica.
Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca. Dentro del Proceso 77-IP-2000 de 13 de junio de 2001 se ha citado al autor Manuel PACHÓN: “Según enseña don Andrés Bello en su gramática de la lengua castellana, se designa con el vocablo nombre a los sustantivos y adjetivos, los cuales pueden clasificarse en propios y apelativos.
Por nombre propio se entiende 'el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia'. A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el Derecho de marcas, equivale únicamente a nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el solo apellido.
Los nombres geográficos también son nombre propios, pero su regulación legal es diferente ”. (Manuel PACHÓN MUÑOZ, MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Temis, p. 96). Asimismo, Jorge OTAMENDI ha manifestado respecto a la protección del nombre propio, que éste es aplicable tan sólo a las personas naturales o físicas, quienes: “( ) tienen un nombre y un apellido, lo que es vulgarmente conocido como nombre.
La norma ¿se refiere a este conjunto de nombre y apellido? ¿o también se refiere al apellido en forma individual? “A principios de este siglo la cuestión fue decidida respondiendo afirmativamente a estas preguntas, aunque desde entonces la jurisprudencia parece haber modificado el criterio “Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona.
Pero no creo que siempre deba ocurrir lo mismo con relación al apellido. “El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como 'Lindbergh, Reuteman o Vilas', no son comparables a 'Pérez, González o Díaz'.
En una palabra nadie tiene por qué utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca 'Churchill' dijo: 'Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia”.
(Jorge OTAMENDI, DERECHO DE MARCAS, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 96). De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; iii) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.
Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente: “Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo". En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores.
Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”[11].
Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres como “Lola” o “Lucía” para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas.
Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como “Acurio” para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial. Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado, es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada.
Ello por la posibilidad de inducir a pensar que se trata del nombre de otra persona –a menos que el nombre no sea común–, o que la marca se refiera a una persona muerta desde hace tiempo. Empero, el registro podrá concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca o lo autorizan sus herederos, según sea el caso.
Por último, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos”. 48. En el caso en análisis la Corte consultante deberá analizar sobre la base de lo antes expuesto el argumento expuesto por el solicitante, más aún cuando en la conformación de la marca utiliza únicamente su apellido y no su nombre completo.
D. TÉRMINOS DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVOS EN LA CONFORMACIÓN DE UNA MARCA. 49. El signo solicitado URBANO (mixto) fue denegado en razón de la existencia previa de la marca MOBILIARIO URBANO (mixta) que ampara productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. En vista de que la marca prioritaria incorpora en su conformación el término MOBILIARIO y protege muebles, nos referiremos a los términos de uso común y descriptivos en la conformación de un signo y como debe analizarlos la Corte consultante. 50.
Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 51. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. 52.
Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 53. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 54.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;” 55.
La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto de marcas suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 56.
El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;” 57. El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. 58.
La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 59.
La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 60.
Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 61. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país” 62.
Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 63. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando[12]. 64.
El Juez Consultante debe determinar si el signo MOBILIARIO URBANO (mixto) utiliza términos de uso común o descriptivos respecto de los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza y de ser el caso, efectuar el cotejo con el signo solicitado, únicamente entre los términos URBANO y URBANO. E. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE SERVICIOS DE LA CLASE 35 Y PRODUCTOS DE LA CLASE 20 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 65.
En el presente caso, el signo solicitado URBANO (mixto) pretende amparar “servicio de organización de eventos, servicios a empresas, publicidad, gestión y administración de negocios comerciales, comercialización, importación, exportación, alquiler, compra y venta de madera, todo tipo de producto elaborado en madera, así como muebles de cualquier material en general, toda clase de artículos para el hogar, elaboración de madera u otro material.”; y, la marca registrada MOBILIARIO URBANO (mixta) protege “muebles, espejos, marcos, productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas” (lo subrayado es nuestro) 66.
En tal virtud, es necesario referirse al tema de la conexión competitiva de que puede presentarse entre productos y servicios de distinta clase. 67. Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva. 68. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. 69.
En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.[13] Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”[14] 70.
El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre productos y servicios. 71. También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado.
Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. 72. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.[15] 73.
Finalmente, al referirse los signos en cuestión, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva y verificar si el signo solicitado puede inducir a riesgo de confusión respecto de la marca previamente concedida. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
SEGUNDO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La Corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas o mixtas debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
TERCERO: Los nombres completos, es decir el nombre de pila y el apellido o patronímico de las personas naturales o físicas, distintas del peticionario, no pueden ser registrados, al igual que los notoriamente conocidos por el público. En cambio sí podrán ser registrados los "nombres" cuando sea el propio titular quien solicita el derecho o sus herederos.
CUARTO: El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. El Juez Consultante debe determinar si el signo MOBILIARIO URBANO (mixto) utiliza términos de uso común o descriptivos respecto de los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza y de ser el caso, efectuar el cotejo con el signo solicitado, únicamente entre los términos URBANO y URBANO.
QUINTO: El Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva y verificar si el signo solicitado puede inducir a riesgo de confusión respecto de la marca previamente concedida. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.
Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 274-IP-2014 ----------------------- [1] Servicio de organización de eventos, servicios a empresas, publicidad, gestión y administración de negocios comerciales, comercialización, importación, exportación, alquiler, compra y venta de madera, todo tipo de producto elaborado en madera, así como muebles de cualquier material en general, toda clase de artículos para el hogar, elaboración de madera u otro material. [2] Muebles, espejos, marcos, productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas. [3] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss. [9] “El emblema es una variante, una especie de dibujo.
El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. [10] Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.
(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22ª. edición. 2001. [11] http://www.wipo.int/sme/es/faq/tm_faqs_q4.html [12] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.
OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191. [13] FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. [14] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004.
Proceso Nº 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). [15] Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, caso “DIDA”. Publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.