TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 286-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandante: Héctor Humberto Cáceres Mora. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “WANAMA” (mixta). Expediente Interno: 2008-00067. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 3774 de 1 de diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 2 de diciembre de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2008-00067. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA Parte contraria: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: BIG BLOOM, S.A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 2 de marzo de 2005 la sociedad BIG BLOOM, S.A. solicitó el registro de la marca WANAMA (mixta) para identificar productos en la Clase 9 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

La División de Signos Distintivos en virtud de que la solicitud cumplía con los requisitos de forma establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y procedió a publicar su extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 555 del 31 de agosto de 2005. El 12 de septiembre de 2005, el señor Héctor Humberto Cáceres Mora presentó escrito de oposición sobre la base del registro de la marca JOE BANANA (mixta) para identificar productos y servicios en las Clases 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 4 de noviembre de 2005 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio procedió a emitir el oficio sin fecha que contiene la admisión a trámite de la oposición presentada contra el registro de la marca WANAMA (mixta) concediendo al solicitante un término de treinta días para que sustente su solicitud. El 31 de marzo de 2007 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución 16057 declaró infundada la oposición presentada y en consecuencia concedió el registro de la marca WANAMA (mixta) para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 20 de junio de 2007 el señor HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 16057 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio. El 3 de agosto de 2010 la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución 39411, mediante la cual resolvió el recurso de reposición formulado, confirmando la Resolución 16057 de 20 de junio de 2007.

El 29 de abril de 2011 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución 23329, mediante la cual resolvió el recurso de apelación formulado, confirmando la resolución 16057 de 31 de marzo de 2007, agotándose la vía gubernativa. El señor HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA presentó acción de nulidad.

Mediante providencia de 17 de septiembre de 2013, el Consejo de Estado suspende el proceso y solicita Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la demanda. El señor RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que: “al proferirse las resoluciones respecto de las cuales se solicita su nulidad, la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al conceder el registro de la marca WANAMA (mixta) Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que dicho signo carece de la capacidad intrínseca y extrínseca para poder ser considerada como marca, teniendo en cuenta que ésta reproduce totalmente una marca previamente registrada”.

Menciona que: “es un signo que a pesar de percibirse por los sentidos, no es distintiva ya que no tiene la capacidad de diferenciarse de cualquier otro signo y por lo tanto no puede ser objeto de un derecho privativo”. Manifiesta que: “la marca registrada es similarmente confundible a la marca previamente registrada por mi cliente, en razón de su similitud fonética y gráfica y de permitirse su utilización en el mercado, inducirá sin lugar a dudas al público consumidor a error, vulnerando no solo los derechos de mi cliente sino los del público consumidor”.

Afirma que: “las marcas objeto de comparación están compuestas por el mismo número de letras, por las mismas vocales en el mismo orden y además una parte figurativa similarmente confundible. (…) La marca registrada por mi cliente está compuesta por seis letras, las cuales son reproducidas en forma prácticamente idéntica por la marca registrada con posterioridad”.

Sostiene que: “las denominaciones en conflicto son pronunciadas en forma muy similar, para lo cual han de tomarse en cuenta los elementos que forman parte de la marca consistente en la expresión BANANA que frente a la expresión WANAMA, no resulta suficientemente distinta presentándose similitud fonética”. Enuncia que: “como puede apreciarse fácilmente las marcas en conflicto son prácticamente idénticas, por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio erró en su análisis, atribuyéndole a la solicitud unas diferencias sustanciales, que como se acaba de apreciar no existen”.

Afirma que: “es evidente que la marca indebidamente registrada deja en la mente de cualquier persona la imagen de la marca ya registrada, por lo que la expresión WANAMA (mixta) a la luz de este criterio no es registrable”. Concluye que: “la similitud entre dos marcas no depende de las diferencias entre ellas, sino de elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos”.

Argumentos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que: “La Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

(…) El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió legal y válidamente las Resoluciones (…) concediendo el registro de las marcas WANAMA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la nomenclatura vigente, solicitada por la Sociedad Big Bloom S.A. (…) La Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia de marca, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

Menciona que: “fundamentados en los criterios jurisprudenciales y legales se tiene que, efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas WANAMA (mixta) y JOE BANANA (mixta) no arrojan confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos”.

Manifiesta que: “la expresión WANAMA Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, al contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados se tiene que, las expresiones enfrentadas se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial”.

Afirma que: “entre las expresiones en conflicto existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciados entre sí y que en consecuencia, el registro de marca concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”. Manifiesta que: “la expresión WANAMA en castellano, no posee definición alguna, es decir, está desprovista de significado por lo que se constituye en un signo de fantasía para identificar los productos solicitados.

En cambio la palabra BANANA, en inglés significa plátano o banano cuya evocación conceptual se ve reforzada en el signo al incorporar en su etiqueta dos figuras que reproducen la forma de las frutas mencionadas”. Alega que: “desde el punto de vista gráfico, los signos comparados contienen elementos bien distintivos. Por ejemplo la marca solicitada posee una palmera tradicional sobre puesta a la denominación WANAMA (mixta) escrita en un tipo de letra especial; mientras que la marca JOE BANANA (mixta) incorpora una figura de dos delgados plátanos o bananos los cuales vienen enmarcados por un fondo oscuro rectangular”.

Concluye que: “los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

Argumentos de la contestación a la demanda (Tercero Interesado) La sociedad BIG BLOOM, S.A. en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que: “la marca cuya registrabilidad se cuestiona en la demanda consiste en una etiqueta en la que se aprecia el dibujo de una palmera y debajo de ésta, la palabra WANAMA, expresión sin significado conocido en el idioma castellano, es decir, una expresión de fantasía. Por su parte la marca registrada por el demandante consiste en una etiqueta en la que se aprecia el dibujo de lo que deben ser dos bananos entrelazados y debajo de los dibujos se lee la palabra BANANA y dentro del horizontal superior de la primera letra “A” se encuentra escrita la palabra “JOE”.

Menciona que: “resulta en verdad muy difícil sostener que puede haber una semejanza – y mucho menos es posible afirmar que la marca WANAMA reproduce totalmente la marca registrada JOE BANANA (mixta) – cuando se realiza una comparación de acuerdo con las reglas de la doctrina, entre las dos marcas que nos ocupan en el presente caso. Como hemos dicho y visto, mucha distancia hay entre la figura de una palmera y la palabra WANAMA frente al dibujo de dos bananos y las palabras JOE BANANA”.

Manifiesta que: “comparadas las marcas en su conjunto, de manera sucesiva, teniendo en cuanta sus semejanzas y no sus diferencias y poniéndose en el lugar del más desprevenido de los consumidores, resulta francamente muy difícil siquiera considerar la posibilidad de equivocarse y pensar que al observar un producto con la marca WANAMA (mixta), el comprador pueda pensar en JOE BANANA (mixta) y hacer una elección viciada por causa de la confusión”.

Afirma que: “no es posible que una persona adquiera un producto con la marca JOE BANANA (mixta) pensando que se trata de la marca WANAMA (mixta) que ya conoce. Y si en gracia de discusión el público colombiano ya estuviere familiarizado con la marca JOE BANANA (mixta) es virtualmente imposible que dicho público al conocer un producto con la marca WANAMA realice una asociación que le impida hacer una libre escogencia y por tanto compre WANAMA (mixta) pensando que se trata de JOE BANANA (mixta)”.

Sostiene que: “si revisando todas las aristas del caso vemos que entre WANAMA y BANANA hay una sucesión fonética de la vocal “A” dicha sucesión fonética no conlleva en el presente caso una semejanza automática entre las palabras que la presentan, semejanza que pueda dar lugar a confusión. Mal podría llegarse a esa conclusión, ya que precisamente como hay que revisar las palabras en su integridad y no solamente las vocales que las conforman, de manera que el resto de elementos es lo que permite concluir finalmente si hay semejanza o no. Porque si la sucesión fonética de la letra “A” produjera una semejanza entre BANANA y WANAMA, entonces habría que decir que también habría confusión entre cualquiera de dichas palabras con otras palabras con igual sucesión fonética de vocales como “MAÑANA”, “SANTANA” o “PALADA”, entre los otros miles de términos del idioma español que presentan la sucesión de tres letras “A”.

Enuncia que: “llama la atención que el demandante acepte la coexistencia de su marca con otra con la cual comparte no una sílaba tónica, ni una sucesión de vocales, sino la palabra completa “BANANA”. Es probable, claro que el señor Cáceres se haya mostrado más tolerante frente a la marca BANANA REPUBLIC dado que ésta marca se registró con anterioridad a su marca JOE BANANA y en tal caso sí debió verle gran presencia a la palabra JOE dentro de su conjunto”.

Afirma que: “en cuanto a la palmera y el banano, lo esencial es decir que los diseños de los dibujos que conforman las marcas comparadas en el presente asunto son sustancialmente diferentes y afirmar que el dibujo de una palmera y los bananos que conforman las marcas comparadas se parecen resulta verdaderamente audaz”. Alega que: “nada se dice en la demanda sobre el hecho de que la marca concedida por medio de las resoluciones demandadas fue solicitada y registrada para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, al paso que la marca fundamento de la oposición se encuentra registrada en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Este es un elemento adicional a las ya contundentes razones que sustenta la registrabilidad de la marca WANAMA (mixta) en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, no solamente las marcas no presentan absolutamente ninguna semejanza de conjunto que pueda conducir a su confusión por parte de los consumidores, sino que además amparan productos de naturaleza diferente”.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y b) 135 literales a) y b) y artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se procederá a interpretar únicamente el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, reglas para efectuar el cotejo y similitudes ortográfica, fonética e ideológica. Comparación entre marcas mixtas.

Los signos de fantasía. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS, RIESGO DE CONFUSIÓN, REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO Y SIMILITUDES ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. En vista de que el señor Héctor Humberto Cáceres Mora presentó oposición en contra de la solicitud de registro del signo WANAMA (mixto) sobre la base de su marca JOE BANANA (mixta), se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión directa e indirecta. Riesgo de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de marcas. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.

COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. En el proceso interno se procedió a la comparación entre los signos mixtos WANAMA y JOE BANANA. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, en el marco del proceso 55-IP-2013: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto de la marca.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: -Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. -Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. -Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. -Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos WANAMA y JOE BANANA.

LOS SIGNOS DE FANTASÍA. Afirma la sociedad BIG BLOOM S.A. que el signo solicitado WANAMA (mixto) es una marca de fantasía, carente de significado en el idioma castellano, por lo que este Tribunal analizará este tema. Reiterando lo manifestado en la interpretación prejudicial 168-IP-2011: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de los signos en conflicto, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica SEGUNDO: La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas enunciadas para el cotejo de signos denominativos.

TERCERO: Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. Cuando el signo no tiene significado conocido está dotado de una mayor distintividad. La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de los signos en conflicto, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 286-IP-2014