TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 029-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Patente de invención: COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA ORAL QUE COMPRENDE BIFOSFONATO Y UN AGENTE QUELANTE.
Proceso interno 03487-2011-0-1801-JR-CA-12. Magistrada sustanciadora: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de julio del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].
VISTOS: El 19 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 03487-2011-0-1801-JR-CA-12;
El auto del 24 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.
A.
ANTECEDENTES. Partes en el proceso interno. Demandante: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Tercero interesado: UNIMED DEL PERÚ S.A. Hechos. 1. El 15 de abril de 2005, The Procter & Gamble Company reivindicando prioridad extranjera con base a la solicitud 60/573881, presentada el 24 de mayo de 2005 en Estado Unidos de América, solicitó la patente de invención para FORMAS DE DOSIFICACIÓN DE BIFOSFONATO. 2.
El 13 de marzo se procedió a modificar el título de la invención por el de COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA ORAL QUE COMPRENDE BIFOSFONATO Y UN AGENTE QUELANTE. 3. Publicado el extracto de la solicitud, el 31 de julio de 2006, Unimed del Perú S.A. formuló oposición a la invención solicitada señalando que la misma no cumplía con el requisito de nivel inventivo. 4.
El 14 de octubre de 2008, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico PR 54-2008, en el que concluyó: - Las reivindicaciones 1 a 16 no cumplen con el requisito de claridad, concisión y sustento en la descripción del artículo 30 de la Decisión 486. - Las reivindicaciones 17 a 26 no son patentables en concordancia con el artículo 20 literal d) de la Decisión 486. 5.
El 10 de febrero de 2009, The Procter & Gamble Company dio respuesta al Informe Técnico PR 54-2008, absolviendo las inconformidades mediante un nuevo pliego de 15 reivindicaciones. 6. El 14 de mayo de 2009, la examinadora emitió el Informe Técnico PR 54A- 08 con el fin de examinar el nuevo pliego de 15 reivindicaciones y concluyó: - Las reivindicaciones 1 a 15 no cumplen con el requisito de claridad, concisión y sustento en la descripción del artículo 30 de la Decisión 486. - Respecto a los documentos técnicos D1 y D7 aportados por la opositora, cabe precisar que no es posible pronunciarse sobre su relevancia en el requisito de nivel inventivo, puesto que el análisis ha concluido en una etapa anterior (requisito de claridad). 7.
El 16 de junio de 2009, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías emitió la Resolución 32-2009/CIN-INDECOPI, la cual denegó la patente de invención solicitada y declaró que no corresponde emitir pronunciamiento sobre la oposición de Unimed del Perú S.A., considerando que las reivindicaciones 1 a 15 no cumplen con el requisito de claridad, concisión y sustento establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. 8.
El 13 de julio de 2009, The Procter & Gamble Company interpuso recurso de apelación contra la Resolución 32-2009/CIN-INDECOPI. 9. El 3 de marzo de 2011, el examinador de patentes LCM, emitió el Informe Técnico LCM 3-2011 (T), solicitado por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, en el cual concluyó que las reivindicaciones 1 a 15 no cumplen con el requisito de claridad, concisión y sustento en la descripción establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486.
Dicho informe técnico nunca fue notificado a The Procter & Gamble Company. 10. El 25 de marzo de 2011, se emitió la Resolución 0658-2011/TPI- INDECOPI, que confirmó la Resolución 32-2009/CIN-INDECOPI de 16 de junio de 2009, que tiene como base el informe técnico LCM 3-2011 (T) y denegó la patente de invención para composición farmacéutica oral que comprende biofosfonato y un agente quelante, solicitada por The Procter & Gamble. 11.
El 1 de julio de 2011, The Procter & Gamble Company interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 658-2011/TPI-INDECOPI, que confirmó la Resolución 0032-2009/CIN-INDECOPI de 6 de junio de 2009, la cual denegó la patente de invención para COMPOSICIÓN QUÍMICA FARMACÉUTICA ORAL QUE COMPRENDE BIFOSFONATO Y UN AGENTE QUELANTE. 12.
El 4 de junio de 2013, mediante Resolución 10, el Décimo Segundo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda interpuesta por The Procter & Gamble Company contra INDECOPI. 13. El 12 de julio de 2013, The Procter & Gamble Company interpuso apelación contra la sentencia dictada el 4 de junio de 2013, que declaró infundada la demanda interpuesta. 14.
El 11 de septiembre de 2014, mediante la Resolución 3, la Octava Sala, ahora Quinta Sala, Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 30, 45 y 46 de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda. The Procter & Gamble Company interpuso demanda en la que manifiesta que: 15. La Resolución 658-2011/TPI ha incurrido en vicio de nulidad por cuanto no se encuentra debidamente motivada. En este sentido, la resolución impugnada señala que deberá determinar si las Reivindicaciones 1 a 15 cumplen con ser claras, concisas y estar sustentadas en la descripción. Sin embargo, en las conclusiones no se pronuncia sobre la concisión ni tampoco si las reivindicaciones se encuentran sustentadas en la descripción, por lo que se habría vulnerado el principio de indubio pro administrado. 16.
La Resolución 658-2011/TPI es inválida ya que ha denegado la invención solicitada sobre la base del informe técnico LCM 3-2011 (T) que nunca le fue comunicado al solicitante, violándose en consecuencia el principio del Debido Procedimiento. 17. La Resolución 658-2011/TPI es inválida ya que ha denegado la invención solicitada sobre la base de una evaluación errónea de la claridad de la solicitud de patente.
Lo que parece que la resolución apelada pretende plantear es que las expresiones que son claras en la memoria descriptiva ya no son claras en el pliego de reivindicaciones, criterio que carece de sustento técnico. 18. La Resolución 658-2011/TPI es contradictoria consigo misma y con la resolución 32-2009/CIN-INDECOPI, ya que por un lado considera que las frases (i) a (x) son claras cuando se hallan en la memoria descriptiva y, por otro lado, que son carentes de claridad cuando se hallan en el pliego de reivindicaciones. 19.
La Resolución 658-2011/TPI es inválida ya que ha considerado que las frases (i) a (x) son resultados a alcanzar cuando en realidad son términos funcionales totalmente claros. La resolución apelada no se encuentra debidamente motivada ya que deniega la patente de invención solicitada bajo un argumento que es equívoco. 20. La Resolución 658-2011/TPI es inválida ya que ha considerado que las frases (i) a (x) carecen de claridad, cuando en realidad son claras, tal y como ya lo han reconocido otros expertos internacionales que han presentado solicitudes de patentes equivalentes.
Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que: 21. Respecto al alegato que no se habría observado el principio del debido procedimiento, al no habérsele dado la oportunidad de contradecir el Informe Técnico LCM 3-2011 (T), The Procter & Gamble Company ha considerado erróneamente que todo cuestionamiento técnico a la solicitud, sin importar en qué instancia se encuentre el procedimiento debería ser notificado a la parte interesada.
Cabe destacar que, la regulación de dicho trámite corresponde al procedimiento en primera instancia, y no al que se produce en grado de apelación. 22. La autoridad administrativa no se encontraba obligada a notificar una segunda y sucesivas inconformidades respecto de la rectificación o aclaración que el solicitante planteó respecto de la primera observación de inconformidad. 23.
Era obligatorio para la Oficina de Invenciones notificar la primera inconformidad, como sucedió efectivamente en el procedimiento materia de autos, mas no era obligatorio notificar las siguientes objeciones técnicas. La potestad de no notificar la opinión técnica que sustenta una segunda o tercera inconformidad con la patente solicitada por la demandante, no vulnera de modo alguna el derecho de defensa. 24.
El Tribunal del INDECOPI valoró razonable y correctamente, según lo establecido en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, que dado que las expresiones utilizadas en las reivindicaciones 1, 7, 8 a 11, 14 y 15 constituían referencias al resultado a alcanzar, así como expresiones generales, era de inferirse que las mismas no contribuían a precisar con exactitud cuál era la solución al problema técnico, puesto que incluirían compuestos de realización actual y futura no necesariamente descritos en la solicitud; ello en concordancia con lo señalado en el ítem 4.6.6 de la página 41 del MESP-CAN. 25.
La materia de las reivindicaciones 1 a 15 no delimita adecuadamente el alcance de protección, es válido colegir que dichas reivindicaciones carecen de claridad, por lo que se debe también concluir que dichas reivindicaciones no se ajustan a lo exigido por el artículo 30 de la Decisión 486. 26. Se concluye que los argumentos vertidos por la demandante carecen de sustento, puesto que las reivindicaciones de su solicitud se encontraban privadas de claridad suficiente para que un experto en la materia, y terceros, pudieran determinar los alcances del objeto de protección de la patente, no sólo la complejidad de éstas, sino por la falta de precisión de las mismas.
Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: 27. Se aprecia que de acuerdo a lo señalado en las reivindicaciones señaladas por The Procter & Gamble Company, ésta no cumple con señalar las características técnicas de la invención, ni las características funcionales, sino los resultados a alcanzar o los que desea alcanzar, además de ser éstas muy generales y no cumplir con el requisito de claridad.
Asimismo, a lo largo de todo el procedimiento no ha presentado medios probatorios que desvirtúen lo antes señalado, por lo que en este sentido de la demanda, no resulta amparable. 28. En segunda instancia, al no ser suficiente la absolución presentada por la parte demandante para patentar lo solicitado, se emitió el Informe Técnico LCM 3-2011, por lo que en virtud a la potestad discrecional del INDECOPI, no era obligatorio que se le vuelva a notificar a la demandante, máxime que dicha parte ya había tenido la oportunidad para absolver las mismas observaciones contenidas en el Informe de primera instancia; por lo que se concluye que no se ha vulnerado su derecho de defensa; siendo en consecuencia desestimada su demanda respecto a este extremo.
Argumentos del recurso de apelación. The Procter & Gamble Company presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando los siguientes argumentos: 29. La invención no reivindica resultados a alcanzar, por el contrario, la invención reivindica características funcionales fundamentales que son necesarias para que un experto en la materia pueda reconocer claramente la solución al problema técnico planteado en la invención. La materia reivindicada cumple con las tres condiciones establecidas en el MESP-CAN, esto también se encuentra soportado por cuanto el INDECOPI ha reconocido que la descripción de la solicitud de patentes en cuestión cumple con el artículo 28 de la Decisión 486.
La demandada no ha tenido en cuenta que se puede reivindicar una invención por medio de características funcionales, siempre y cuando la materia inventiva verse sobre aspectos de función y, por tanto, no se puede reivindicar por medio de características estructurales preferidas. Solicitud del Juez consultante. 30. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: – Cómo debe analizarse los artículos 30, 45 y 46 de la Decisión 486.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 31. Que, los artículos 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 32.
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 33. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[2].
No se interpretará el artículo 46 por no ser aplicable al caso concreto. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Las reivindicaciones. Requisitos de claridad y concisión. 2. La notificación de los informes técnicos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Las reivindicaciones. Requisitos de claridad y concisión. 34. En el proceso interno se debate acerca de la claridad y la concisión como requisitos que deben cumplir las reivindicaciones, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 35.
La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”. 36. Al respecto, en el Proceso 104-IP-2013, repetido en el Proceso 165-IP- 2013, el Tribunal ha manifestado: “La doctrina sostiene al respecto que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.[3] Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).
La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.
Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.[4] Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.
El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.
Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.
Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) b) La descripción”. El artículo 28 euisdem añade que “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”.
Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”[5].
Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo qué hay en ellas”. (Proceso 104-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2250 de 14 de noviembre de 2013, patente: COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA). 37. Por otra parte, el requisito de concisión de acuerdo al Manual Andino de Patentes, tiene la finalidad de “(…) evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el excesivo número y complejidad de éstas”.[6] 2.
De la notificación de los informes técnicos. 38. El Tribunal interpretará el tema, ya que en el caso de autos, la parte demandante manifestó que el último informe técnico LCM 3-2011 (T) no le fue notificado. Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones.
Por lo expuesto, el Tribunal pasa a interpretar el tema. 39. Por su parte, el juez consultante consultó: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención? 40.
De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico. De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. 41.
Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43-IP-2014: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.
El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33- IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.
El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.
Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.
El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.
La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.
Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013). 42. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas. Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente y deberán contener la descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.
Es decir, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.
SEGUNDO: La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).
Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores i informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 26-J-TJCA-2015. [2] Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.
Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.
Una reivindicación que se refiere a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. (…) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. [3] ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. [4] SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente.
Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. [5] Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. P. 48. [6] Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los Países de la Comunidad Andina.
P. 42. ----------------------- Proceso 029-IP-2015