TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 318-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente de invención: DERIVADOS ESPIROCÍCLICOS HETEROCÍCLICOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU USO.

Actor: ADOLOR CORPORATION. Proceso interno: 2008-0069. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de julio del año dos mil quince. VISTOS: El 19 de diciembre de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional, solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2008- 0069;

El auto de 20 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A.

ANTECEDENTES. Partes en el proceso interno. Demandante: Sociedad ADOLOR CORPORATION Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Hechos. 1. El 21 de abril del 2006, la sociedad ADOLOR CORPORATION de Estados Unidos de América solicitó, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la patente de invención denominada “Derivados Espirocíclicos Heterocíclicos y Procedimientos para su uso”. 2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones. 3. Por Resolución 14754 de 25 de mayo de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención denominada: “Derivados Espirocíclicos Heterocíclicos y Procedimientos para su uso”, que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

Bajo el argumento de que transcurridos los 6 meses desde la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la actora no presentó petición de examen de fondo. 4. La sociedad ADOLOR CORPORATION, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución 14754. 5. Mediante Resolución 30583 de 24 de septiembre de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando la decisión contenida en la Resolución 14754. 6.

La sociedad ADOLOR CORPORATION, interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra lo resuelto por la Resolución 14754. 7. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante providencia de 22 de octubre de 2013, dispuso la solicitud de la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 44 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. La sociedad ADOLOR CORPORATION, presentó demanda bajo los siguientes argumentos: 8. Que la resolución en mención viola lo dispuesto en los artículos 14 y 44 de la Decisión 486. 9. Que la entidad demandada omite las circunstancias y pruebas que reposan en el expediente, ello por cuanto el no haber efectuado el pago, ni presentado la solicitud de examen de patente dentro del término otorgado, se debió a un hecho de fuerza mayor.

En efecto, sostiene que la fuerza mayor acaecida, en la que concurren los requisitos de imprevisibilidad e irresistibilidad que ley y la jurisprudencia establecen, consistió en el accidente de tránsito que sufrió la Directora de la Sección de Patentes para Latinoamérica de la sociedad, quien debía autorizar la solicitud de examen de patentabilidad.

Accidente que la incapacitó por más de cuatro meses, por lo tanto fue imposible cumplir con dicha exigencia. No obstante de ello, pese a haberse probado la existencia de un caso de fuerza mayor, la Superintendencia de Industria y Comercio no lo aceptó. 10. Que cumplió con todos los requisitos legales exigidos por la ley para la solicitud de una patente, pero que una vez publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial solicitó el examen de patentabilidad y pagó la respectiva tasa de manera extemporánea debido a la ocurrencia de un caso fortuito. 11.

Que se debe tener en cuenta el principio de buena fe y no declararse el abandono de la solicitud de patente, pues no existió desinterés de su parte. Así pues una vez que se superaron los inconvenientes se presentó la petición y se pagó la tasa correspondiente. 12. Que la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite de la solicitud de patente de invención no tuvo en cuenta la preeminencia del derecho sustancial sobre el derecho formal, habida cuenta que desconoció los argumentos expuestos en el recurso de reposición sobre la ocurrencia de un caso fortuito que le impidió cumplir a tiempo con sus obligaciones y que justifica la presentación extemporánea de la solicitud de examen de patente y el pago de la tasa correspondiente.

Argumentos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 13. Que el acto administrativo que declaró el abandono de la solicitud de privilegio de patente de invención, ha sido expedido con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es la Decisión 486, que goza de eficacia legal.

Al no haber cumplido la demandante con lo dispuesto en el artículo 44 de la mencionada Decisión; toda vez que contados los seis meses desde la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó petición de la parte interesada para efectuar el examen de fondo, motivo por el cual se consideró abandonada la solicitud conforme lo dispuesto en la norma comunitaria. 14.

Que en el presente caso no se configura la fuerza mayor. Ello se debió a que el hecho que afectó a la Directora de la Sección de Patentes para Latinoamérica de la sociedad demandante, no exime a esta última del cumplimiento de su obligación. Esto más, no puede considerarse caso fortuito o fuerza mayor la emisión tardía de una orden para procederse a una actuación totalmente prevista en la normatividad andina y surtida dentro de un trámite administrativo conocido por la demandante, por la ausencia de la persona encargada de emitir la autorización pertinente.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 15. Que, los artículos 14 y 44 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 16.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 17. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: Solicitados: 44 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1].

No se interpretará el artículo 14 de la misma Decisión por no ser aplicable al caso concreto. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Trámite de la solicitud de patente. Los requisitos formales. 2. La manifestación del solicitante para la realización del examen de patentabilidad. Abandono de la solicitud. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1.

Trámite de la solicitud de patente. Los requisitos formales. 18. El Tribunal considera oportuno referirse al procedimiento relativo al examen de patentabilidad de la invención, por ser aplicable al caso concreto. 19. Con el fin de otorgar una patente que confiera a su titular el derecho de impedir que terceros exploten, sin su consentimiento el invento protegido, es necesario que se verifique la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente: 20.

Respecto al trámite de otorgamiento establecido en la Decisión 486, el Tribunal manifestó en la sentencia correspondiente al Proceso 151-IP- 2005, lo siguiente: “Los Capítulos III y IV de la Decisión 486 disciplinan un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente (artículo 33); una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; y, en caso afirmativo, procederá al examen de patentabilidad, haya habido o no contradictorio, a cuyo efecto verificará si la invención cumple o no los requisitos consagrados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, (…) y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones señaladas, entre otras disposiciones, en los artículos 6 y 7 eiusdem.

Dentro de los dieciocho meses siguientes a la presentación de la solicitud, o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina competente deberá publicar tal solicitud —en los términos que establezca la legislación nacional del respectivo País Miembro— con miras a hacer del conocimiento colectivo el hecho de la presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad.

Dentro de los sesenta días siguientes a la publicación, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar, por una sola vez, una oposición dirigida a desvirtuar la patentabilidad de la invención en trámite. La norma comunitaria exige que la oposición se presente debidamente fundamentada y remite a la respectiva legislación nacional el establecimiento de sanciones contra quienes presenten oposiciones temerarias (artículos 40 y 42).

Caso de haberse presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que éste, si lo estima conveniente, formule alegatos, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, dentro de los sesenta días siguientes a su notificación, término que podrá ser prorrogado por una sola vez y por el mismo plazo (artículo 43).

Transcurridos seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, el solicitante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el análisis previo, por parte de la oficina nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los Países Miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado examen.

De no requerirse el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud (artículo 44). La oficina en referencia podrá juzgar que la invención no es patentable por no cumplir los requisitos sustanciales aplicables, o por encontrarse incursa en una prohibición de patentamiento, y así lo notificará al solicitante, quien deberá responder dentro del lapso de los sesenta días siguientes a la notificación, lapso prorrogable por treinta días más. De no haber respuesta oportuna, o de subsistir los impedimentos para la concesión de la patente, la oficina nacional la denegará (artículo 45).

En el curso del procedimiento, la citada oficina podrá proveerse de elementos técnicos para juzgar sobre la patentabilidad de la invención solicitada, a cuyo efecto podrá requerir informes de expertos, o de organismos científicos o tecnológicos idóneos, o de otras oficinas de propiedad industrial. También podrá requerir del solicitante la presentación, en un plazo máximo de tres meses, de documentos relativos a solicitudes extranjeras que se refieran, total o parcialmente, a la invención bajo examen.

La falta de presentación de tales documentos en el plazo fijado dará lugar a la denegación de la patente (artículo 46). Agotado el procedimiento relativo al examen de patentabilidad, la oficina examinará el fondo de la solicitud y otorgará o no el título de la patente. Se trata de un examen de carácter obligatorio para verificar si la invención cumple o no los requisitos sustanciales de patentabilidad, y si se encuentra incursa o no en una de sus prohibiciones.

De resultar favorable el examen definitivo, la oficina competente otorgará la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hubiesen sido aceptadas; y, de resultar desfavorable el examen, denegará el título (artículo 48)”. (Proceso 151-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. 1284 de 13 de enero de 2006, patente: “ÁCIDO CRISTALINO [R- (R*,R*)]-2-(4-FLUOROFENIL)-β, δ-DIHIDROXI-5-(1-METILETIL)-3-FENIL- 4[(FENILAMI-NO)CARBONIL]-1H-PIRROL-1- HEPTANOICO.

SAL DE CALCIO (2:1)”. En el proceso interno, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 14754, por medio de la cual declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención. Sobre el tema, es pertinente advertir que el artículo 44 de la Decisión 486 expresa que “Dentro de los seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, el solicitante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el análisis previo, por parte de la oficina nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los Países Miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado examen.

De no requerirse el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud”. Adicionalmente, el Tribunal ha precisado que “aunque el inventor sea, en principio, el titular legítimo del derecho a la patente, éste lo puede ceder a favor de un tercero, en cuyo caso podrá ser una persona natural o jurídica; pero no por ello pierde su autoría, conserva el derecho de la paternidad de la invención, la cual es inalienable, por lo que el cesionario del derecho de patente deberá expresar en su caso, de quién ha provenido la cesión, quién ha sido el inventor cedente de los derechos a su favor.

Sólo el inventor puede oponerse a su mención en la patente si así lo desea (Art. 11) (…)” generalmente, la cesión de los derechos de la patente es posterior a la obtención de la misma, de manera que el inventor puede posteriormente transferir la titularidad de la patente a otra persona natural o jurídica”. (Proceso 43-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 716 de 18 de septiembre de 2001, patente de modelo de Utilidad: Tanque Compuesto). 2.

La manifestación del solicitante para la realización del examen de patentabilidad. Abandono de la solicitud. En el proceso interno, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró el abandono de la solicitud de patente bajo el argumento de que el pago efectuado y la correspondiente solicitud de que se realice el examen de patentabilidad se efectuó fuera del plazo concedido por el artículo 44 de la Decisión 486, por este motivo el Tribunal interpretará el tema.

La presente interpretación prejudicial se dirigirá a determinar, con base en la Decisión 486, cómo debe hacerse la solicitud del examen de patentabilidad, el plazo previsto y ciertos aspectos de la figura del abandono de la solicitud. Dentro del Proceso 121-IP-2010, el Tribunal ha manifestado: “(…) en el artículo 44 de la Decisión 486 se establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se examine si la solicitud es patentable, independientemente de que se hubieren presentado o no oposiciones.

Asimismo, establece que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la solicitud. Además del requisito de la petición expresa, el artículo 44 autoriza el cobro de tasas para la realización del examen de patentabilidad. Si los Países Miembros optan por dicho cobro, la petición expresa del examen debe ir aparejada al pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna indique.

Esto quiere decir que para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad se necesitan los dos requisitos: 1) la petición expresa y 2) el pago de las respectivas tasas si están previstas. Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas.

Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad. En este evento, como la no cancelación del pago de la tasa imposibilita la realización del examen de patentabilidad, se genera un efecto similar al hecho de no haberse solicitado el mencionado examen dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud.

De conformidad con lo anteriormente analizado, los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes[2]: - Publicación de la solicitud de patente. - Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad. - Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna”.

Estos son aspectos procesales que, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, deben aplicarse a los trámites que se encontraban pendientes a su entrada en vigencia. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular, y del poder que le atribuye para impedir que los terceros exploten sin su consentimiento el invento protegido, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente. La oficina nacional competente, en el marco del procedimiento establecido en los Capítulos III y IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente; una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; en caso afirmativo, haya habido o no contradictorio, procederá al examen de patentabilidad, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos contemplados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones de patentabilidad; agotado el procedimiento, la oficina procederá al examen definitivo para otorgar o no el título de la patente: de resultar favorable el examen, la patente será otorgada; de resultar parcialmente desfavorable, el título será concedido para las reivindicaciones aceptadas; y de ser desfavorable, el título será denegado.

La Superintendencia de Industria y Comercio declaró el abandono de la solicitud de patente bajo el argumento de que el pago efectuado y la correspondiente solicitud de que se realice el examen de patentabilidad se efectuó fuera del plazo concedido por el artículo 44 de la Decisión 486. Por lo que, procede establecer que la petición oportuna del examen sobre la patentabilidad de la invención, dentro del plazo de 6 meses desde la publicación de la solicitud, constituye una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial.

SEGUNDO: Los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes: - Publicación de la solicitud de patente. - Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad.

Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna”. Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas.

Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad. En consecuencia, para no incurrir en la causal de abandono consagrada en el artículo 44 de la Decisión 486, el solicitante deberá pedir expresamente a la Oficina de Patentes, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, que se realice el examen de patentabilidad y pagar la tasa respectiva, si fuese del caso.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTE (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. [2] Estos requisitos fueron determinados por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 12 de enero de 2006, expedida dentro del proceso 208-IP-2005. ----------------------- Proceso 318-IP-2014