TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 169-1P-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: SODIMAC S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERU.
Marca: “Car Center” y logotipo (mixta). Expediente Interno: 02250- 2011-0-1801-JR-CA-09. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y siete (27) días del mes de mayo del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 2250-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 21 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 02250-2011-0-1801-JR-CA-09.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 14 de enero de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.
ANTECEDENTES. Partes Apelante: SODIMAC S.A. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA: COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: INVERSIONES AGUDELO ZAPATA LTDA. Hechos. Entre los principales hechos considerados relevantes en esta caus encuentran los siguientes: 1.
El 9 de octubre de 2008, la sociedad Sodimac S.A., solicitó el registro de la marca de servicio constituida por las denominaciones "CAR CENTER” y logotipo (mixta) para distinguir: servicios mecánicos de reparación y mantenimiento, especialmente de vehículos; servicios de instalación, de la Clase 37 del Arreglo relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza). 2.
Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, el 6 de mayo de 2009, la empresa Inversiones Agudelo Zapata Ltda., formuló oposición, soportando su legítimo interés en ser titular en Colombia de la marca mixta de servicio “CAR CENTER INTERNATIONAL C.C.!.” y logotipo (mixta) que distingue servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, con la cual el signo solicitado resulta confundible debido a las semejanzas gráficas y fonéticas existentes; agregó además que solicitó en el Perú el registro de la marca “CAR CENTER” y logotipo (mixta) para proteger servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
El 24 de junio de 2009, Sodimac S.A., contesta a la oposición, sosteniendo que no existe vinculación entre los servicios que distinguen los signos y que entre ellos existen diferencias gráficas y fonéticas. 4. Mediante Resolución 819-2010/CSD-INDECOPI de 31 de marzo de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición e inscribió en el Registro de Marcas el signo solicitado por considerar que si bien existen semejanzas entre las marcas, dado que distinguen servicios no vinculados, no existe posibilidad de que su coexistencia en el mercado genere riesgo de confusión en el público consumidor. 5.
El 30 de abril de 2010, la empresa Inversiones Agudelo Zapata Ltda., interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada. 6. El 14 de julio de 2010, Sodimac S.A., contestó el recurso de apelación planteado por Inversiones Agudelo Zapata Ltda. 7. Con Resolución 0305-2011/TPI-INDECOPI de 9 de febrero de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, revocó la Resolución 819-2010/CSD-INDECOPI de 31 de marzo de 2010 que otorgó el registro de la marca de servicio “CAR CENTER” y logotipo (mixta), solicitada por Sodimac S.A., al estimar que dada la conexión competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado “CAR CENTER” y logotipo (mixto) y la marca registrada “CAR CENTER INTERNATIONAL C.C.!.” y logotipo (mixto) y dadas las semejanzas gráficas y fonéticas existentes entre los mismos, no es posible su coexistencia en el mercado. de febrero de 2011. 9.
El 6 de julio de 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI-, contesta la demanda contenciosa administrativa. 10.El 25 de junio de 2013, mediante Sentencia Número 9, el Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Sub Especialidad en temas de Mercado, declaró infundada la demanda presentada por Sodimac S.A. 11.El 15 de julio de 2013, SODIMAC S.A. presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 25 de junio de 2013. 12.
Mediante providencia de 23 de mayo de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: - “Determinación de los criterios para juzgar un signo como débil o fuerte respecto a su distintividad”. - “Criterios de evaluación de la relación entre debilidad o fortaleza del signo y la conexión competitiva”. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 13.La sociedad Sodimac S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Mantiene que los servicios que distinguen los signos en conflicto difieren en su naturaleza y finalidad, por lo que no existe identidad, similitud o conexión competitiva entre dichos servicios. - Aduce que el Indecopi no puede denegar una marca solicitada por Sodimac S.A. sobre la base de un registro colombiano conformado por una denominación descriptiva: “CAR CENTER”, la cual forma parte de las expresiones y anuncios comerciales que informan sobre este tipo de servicios. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOP!). 14.El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —-INDECOPH- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Argumenta que existe identidad entre algunos de los servicios que se pretende distinguir el signo solicitado “CAR CENTER” y logotipo (mixto) y algunos de los servicios que distingue la marca registrada “CAR 3 ¡ / E CENTER INTERNACIONAL C.C.!.” y logotipo (mixta); por tal r consumidores pueden verse confundidos respecto al origen emp saria no solo por la conexión competitiva de los servicios que identifica sj también por las semejanzas entre los signos. - Afirma que en el presente caso se presenta una confusión indirecta debido a que el consumidor puede considerar que la nueva marca es una variante de la anterior, que posee el mismo origen empresarial o que proviene de empresas vinculadas. - Indica que el término “CAR CENTER” no describe ninguna cualidad esencial de los servicios que distinguen de las Clases 35 o 37 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por lo tanto, nada impediría que pueda ser utilizado de manera exclusiva a título de marca por una sola empresa. d. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (Tercero Interesado). 15.En el expediente no obra la contestación a la demanda contenciosa administrativa por parte de Inversiones Agudelo Zapata Ltda. e. Argumentos contenidos en la sentencia de Primera Instancia. 16.El Noveno Juzgado de lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que existen semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos confrontados debido a que comparten las denominaciones "CAR CENTER” y, porque además, existe conexión competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza y los servicios que distingue la marca registrada en la Clase 35 de dicha Clasificación. d. Argumentos del Recurso de Apelación: 17.Sodimac S.A., dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - La sentencia no tuvo en cuenta que la marca que sustentó la oposición fue otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la cual determinó que dicha marca no confiere derechos oponibles sobre los términos "CAR CENTER”, concluyéndose en tal sentido que la oposición de INVERSIONES AGUDELO ZAPATA LTDA se basó en alegaciones falsas, razón por la cual la denegatoria del Indecopi adolece de vicio de nulidad.
El Indecopi no puede denegar la marca solicitada sobre la base de un registro colombiano conformado por una denominación descriptiva: “CAR CENTER” que forma parte de las expresiones y anuncios comerciales que informan sobre este tipo de servicios, la cual es utilizada por diferentes empresas a nivel nacional e internacional. 21. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 18.El Juez consultante ha solicitado” la interpretación prejudicial del a Xi 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 19.Se considera que procede la interpretación del artículo correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haberse constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “CAR CENTER” y logotipo (mixto), fue presentada el 9 de octubre de 2008, en vigencia de la Decisión 486.
C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 20.En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. B. Comparación entre marcas mixtas (tomando en cuenta la parte denominativa compuesta).
C. Los signos en idioma extranjero. D. Los signos descriptivos. E. Los signos débiles. F. La conexión competitiva entre los servicios de las Clases 35 y 37. G.La oposición andina y el legítimo interés. H. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas. Su autonomía. A. IRREGISTABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA.
LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Indecopi, estimó que dadas las semejanzas gráficas y fonéticas existentes entre el signo solicitado “CAR CENTER” y logotipo (mixto) y la marca registrada “CAR CENTER INTERNATIONAL C.C.!.” y logotipo (mixto) no es posible su coexistencia en el mercado, en razón de lo cual se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza 22.Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante Y Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..) naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el tit registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización delig y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados p hagan uso de la marca”? Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.
Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerio y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro ( )”.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la 2 Proceso 46-1P-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. N* 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 3 Proceso 48-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. N* 1089, del 5 de jutio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-1P-98, G.O.A.C. N* 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 AESZ que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.
Es la repreger o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que i consumidor distinguir una de otra” En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Riesgo de confusión: Directa e, Indirecta. Riesgo de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 4, OTAMENDI, Jorge, "DERECHO DE MARCAS”.
Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171. 5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: "DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. N? 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 LS Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre||v y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían | (i) que exista identidad entre los signos en disputa y tambiél productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre lo semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
Reglas para realizar el cotejo de marcas. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionarió o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y. aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.
Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas $ Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N* 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss. / Ea Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige € cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.
Comoquiera.que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en 23.En el presente caso, la Corte consultante deberá efectuar la comparación entre | ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. el signo solicitado “CAR CENTER” y logotipo (mixto) y la marca registrada “CAR CENTER INTERNATIONAL C.C.!.” y logotipo (mixto) y verificar si en efecto el signo solicitado, puede crear riesgo de confusión en el público consumidor.
B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS (TOMANDO EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA). 24. El signo solicitado CAR CENTER y logotipo (mixto) fue denegado sobre la base del registro previo CAR CENTER INTERNATIONAL C.C.l. y logotipo (mixto), por lo que es pertinente analizar la comparación que debe realizar el consultante de los signos mixtos. 25.
Reiterando lo manifestado en la Interpretación Prejudicial 56-1P-2013: “Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de 0 ER 9 el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos s identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. en Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial N* 821, de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial N* 410, de 24 de febrero de 1999). El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: -Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. -Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. -Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. -Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo”. 10 PAI compuesta CAR CENTER INTERNATIONAL C.C.I. y logotipo, analizando existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo. C.LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. 27.En vista de que el signo solicitado “CAR CENTER? más logotipo (mixto) se encuentra conformado por palabras en idioma inglés, este Tribuna! analizará lo referente a los signos en idioma extranjero. 28.Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-1P-2013: 29.“Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. 30.No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad a la marca”. 31.Ratificando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 144-1P-2013, “Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual”. 32.El Tratadista Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, enuncia que “( ) Una marca de fantasía puede ser aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características.
Así serán de fantasía “Alba” y “El Mono” para pinturas, “Estrella” para algodón o "“Estanciera” para automóviles”” 33.Este Tribunal en lo referente a los signos de fantasía ha mencionado que: no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo Y 34.“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio * Que traducido al español significa “carro” y "centro, fuente”. http:/Awww.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=car%20center e * Derecho de Marcas, Otamendi Jorge, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires Argentina, año 2002, pág. 29. 11 ASS sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante clase de marcas es la de ser altamente distintivas ( ) se puede 35.El Juez Consultante quien. sobre la base del criterio antes detallado, deberá analizar si en efecto el término “CAR CENTER”, es una expresión conocida o no por el público consumidor y que puede a su vez crear confusión respecto del signo registrado “CAR CENTER INTERNATIONAL C.C.l.” y logotipo (mixto).
D.LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS. 36.Afirma la apelante que los términos “CAR CENTER” son descriptivos, los cuales forman parte de las expresiones y anuncios comerciales que informan sobre este tipo de servicios, en razón de lo cual se analizará lo referente a los signos descriptivos. 37.Ratificando lo expresado en la Interpretación Prejudicial 34-1P-2013, el Tribunal respecto a los signos descriptivos ha manifestado que: “Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva”. ( ) 38.El artículo 135 literal e) de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
“El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras descriptivas, genéricas o usuales puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando””. 1 Proceso 72-1P-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003.
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 6 12 ES t El Tribunal advierte que los signos descriptivos, genéricos y de deben apreciarse en relación con los productos o servicios que amp a registrar.
Es decir, lo que es descriptivo, genérico o de uso com ina Y”: clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes Gs;: Sl de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.*? Esto es muy importante porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.
Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raices o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones genéricas, de uso común o descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Si bien las normas transcritas prohíben el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones genéricas, comunes o descriptivas, las palabras o particulas genéricas, de uso común o descriptivas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 12 El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenciátor: ( ) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenciátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en y consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor U haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origén empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.
(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la 6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1028 de 14 de enero de 2004). 13 En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir ak palabras genéricas, de uso común o descriptivas puedan ser utilizadas par otros empresarios.
Esto quiere decir que su marca es débil porque fuerza limitada de oposición, ya que las particulas genéricas, descriptia o yA ¡(AAA uso común se deben excluir del cotejo de marcas *. Ahora bien, como en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra conformado por palabras en idioma inglés, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero utilizadas en la conformación de signos marcarios y su relación con las palabras genéricas, de uso común y descriptivas en la conformación de signos. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.
No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario. 39.El juez consultante deberá determinar si el significado de las palabras CAR CENTER son de conocimiento de la mayoría del público consumidor, para posteriormente establecer si dichas palabras son descriptivas para la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo todo lo expresado en la presente providencia. E. LOS SIGNOS DÉBILES. 40.Se abordará el tema de los signos débiles para dar contestación a la primera pregunta del consultante, respecto a: “Determinación de los criterios para juzgar un signo como débil o fuerte respecto a su distintividad”. 41.La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.
Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de ' productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que > 13 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.
OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. CS integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros q también incluyan uno de tales elementos o cualidades”. (Proceso 99-IP-200% marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial N* 1134, de 11 dé noviembre de 2004).
En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto de la marca sirvan para distinguirlo claramente del otro”.
No obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal por el crecido número de registros de marca que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro. El titular de una marca débil, al contener ésta una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. 42.El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el tema: "Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.
En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento cualquiera es “débil' por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen). En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el ) crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ).
( ) * Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, expedida dentro del proceso 4-IP-95. > 15 a) La 'marca débil por razón del signo escogido. Acabamos de ver general, mientras más se aproxime un signo al de utilización libre, menor tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos veci también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.
Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades ( )"**. 43.Así las cosas, la corte consultante deberá establecer el grado de debilidad de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
F. LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS DE LAS CLASES 35 Y 37. 44.El signo solicitado CAR CENTER y logotipo (mixto) ampara servicios de la Clase 37**, mientras que el signo sobre la base del cual se denegó es CAR CENTER INTERNATIONAL C.C.l. y logotipo (mixto), el cual ampara servicios de la Clase 351” de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual en este acápite se revisará la conexión competitiva entre las Clases 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 45.Asimismo, el consultante ha solicitado que este Tribunal se pronuncie respecto a: “Criterios de evaluación de la relación entre debilidad o fortaleza del signo y la conexión competitiva”.
¿ 46.El Tribunal ha mantenido en su Interpretación Prejudicial 65-1P-2013 que: 1 / “Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor, (ii) Canales de comercialización;
(iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o 1 BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. "DERECHO DE MARCAS”, Tomo Il, págs. 78 y 79. Servicios mecánicos de reparación y mantenimiento, especialmente de vehículos; servicios de instalación. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 15 17 16 en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dicho: productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.
A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.
(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N* 871 del 11 de diciembre de 2002). Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre i únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como.su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.
También considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se y realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.
Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o 17 S SES grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar”e producto o servicio.
A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado 'consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y Una capacidad de percepción corrientes ( )” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N* 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA)”. 47.En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, o se lo asocia el producto o servicio a un origen empresarial distinto. 48.Asimismo debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada.
G.LA OPOSICIÓN ANDINA Y EL LEGÍTIMO INTERÉS. 49.La empresa Inversiones Agudelo Zapata Ltda., formuló oposición en contra de la solicitud de registro del signo CAR CENTER y logotipo (mixta) soportando su legítimo interés en ser titular en Colombia de la marca mixta de servicio CAR CENTER INTERNATIONAL C.C.!I. y logotipo (mixto) que distingue servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es necesario abordar el tema de la oposición andina. 50.Reiterando lo ya expresado en la Interpretación Prejudicial del Proceso 140-IP- 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha mantenido que: “El artículo 146'* de la Decisión 486 establece que quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de una marca.
Para ello tiene un plazo de treinta días desde la publicación de la solicitud. Asimismo, señala que, a solicitud de parte, la oficina nacional competente, en este caso la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos, otorgará por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. 1 Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, Podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. 13 Por su parte, el artículo 147 de la Decisión 486 dispone que tigñen | interés para presentar oposiciones en los demás Países MiemybrósKk Comunidad Andina, tanto el titular de una marca idéntica o *imilar productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda cualquiera de los Países Miembros.
Precisamente, en ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar la marca al momento de interponerta. Dentro del Proceso 46-IP-2007"”, este Tribunal ha determinado que el interés legítimo para presentar oposiciones conforme al artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina surge de la concurrencia de dos requisitos: a) Acreditar que el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; y, b) Acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo. Sobre la base de la legislación y jurisprudencia citada anteriormente, se advierte que el artículo 147 de la Decisión 486 amplía el interés legítimo para presentar oposiciones.
En efecto, matiza el principio de territorialidad del Derecho de marcas, permitiendo presentar oposiciones en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o a partir de registros concedidos en los demás Países Miembros. 51.Por lo antes manifestado, el titular de un signo en cualquier País Miembro, podrá interponer oposición en contra de una marca que pueda crear riesgo de ' confusión en el mercado, para lo cual deberá justificar su interés, solicitando el mismo signo en el país en donde se plantea la oposición. H. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE MARCAS.
SU AUTONOMÍA. 52.Afirma el apelante que el Indecopi no puede denegar la marca solicitada sobre la base de un registro colombiano, por lo que se analizará el tema relacionado con la autonomía de las oficinas y el examen de registrabilidad al que están obligadas. 53.El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones.
Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. 7 Publicado en la Gaceta Oficial 1530 de 14 de agosto del 2007. 73 > 19 54. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obliga y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta Sofa: que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 lfera: a) de la Decisión 486. 55.La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa. 56.Otra de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones. 57.Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo Il de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 58.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N*. 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR). 59.Sobre el primer tema, el Tribunal ha manifestado que: "Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 60.En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros.
De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de | marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países. O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N* 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M). 20 Ge 61.Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye a que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relacióna caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 62.Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 63. Asimismo, es pertinente agregar, lo manifestado por el Tribunal en sentido de que: “( ) este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marca, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos”. (Proceso 138-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N*. 1591, de 25 de febrero de 2008, marca: FRUITELLA denominativa). l 64.Por lo antes expuesto, la oficina nacional competente, está en la obligación de realizar el examen de registrabilidad, para comprobar si existen signos similares o idénticos que pudieran ser afectados con la solicitud presentada, independientemente que existan o no oposiciones por parte de terceros interesados. 21 Sobre la base de estos fundamentos, SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos O, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los usuarios, la cual variará en función de los servicios de que se trate. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una O varias imágenes).
La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La Corte consultante al realizar la comparación entre signos mixtos debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que 22 mezclados con otras palabras o elementos no le ot; distintividad al conjunto de la marca. o 20 En el presente caso deberá tomarse en cuenta que se trata de un signo mixto que cuenta con elementos adicionales a los denominativos. 7 CUARTO: Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. El juez consultante deberá determinar si el significado de las palabras CAR CENTER son de conocimiento de la mayoría del público consumidor, para posteriormente establecer si dichas palabras son descriptivas para la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo todo lo expresado en la presente providencia.
QUINTO: La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.
SEXTO: El artículo 147 de la Decisión 486 amplía el interés legítimo para presentar oposiciones. En efecto, matiza el principio de territorialidad del Derecho de marcas, permitiendo presentar oposiciones en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o a partir de registros concedidos en los demás Países Miembros. Por lo antes manifestado, el titular de un signo en cualquier País Miembro, podrá interponer oposición andina en contra de una marca que pueda crear riesgo de confusión en el mercado, para lo cual deberá justificar su interés real, solicitando el mismo signo en el país en donde se plantea la oposición. 23 E OR SÉPTIMO: El sistema de registro de marcas que se adoptó e l Comunidad Andina se encuentra soportado en la sos autónoma e independiente de las Oficinas Competentes/6hgns cada País Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo li de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. á mas Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA nn e roya Jaramillo Luis José Diez/Cañnseco Núñez MAGISTRADO pas TRADO ia De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, fi ee igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secy ó le j Luis José nseco Núñez cta E PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta.
Oficial del Acuerdo de Cartagena. TXIBUNAL DE JUSTICIA DÉ LA COMUNIDAD ANDINA 24