PROCESO 156-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 135 literal e) de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Actor: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft. Marca: “Bienestar en cada píldora” (denominativa). Expediente Interno: 2007-00286-00 Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.
VISTOS: El Oficio 1043 de 10 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-00286-00. El Auto de 27 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. Antecedentes 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellchaft. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. 2. Hechos: 1. El 4 de noviembre de 2005 la sociedad Bayer Schering Pharma Aktiengesellchaft solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) el registro del signo BIENESTAR EN CADA PÍLDORA (denominativo), para distinguir productos “farmacéuticos” en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 559 de 2005 y, dentro del término oportuno, fue objetada por Natura Cosméticos S.A., argumentando ser propietaria de las marcas BIEN ESTAR BIEN y NATURA BIEN ESTAR, para distinguir productos en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. El 24 de octubre de 2006, mediante Resolución 27636, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y denegó de oficio el registro del signo BIENESTAR EN CADA PÍLDORA (denominativo), por considerar que el signo solicitado era descriptivo. 4.
Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft y Natura Cosméticos S.A. presentaron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las Resoluciones 35540 de 22 de diciembre de 2006 y 06111 de 28 de febrero de 2007 respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 27636 de 24 de octubre de 2006. 5.
Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 27636 de 24 de octubre de 2006, 35540 de 22 de diciembre de 2006 y 6111 de 28 de febrero de 2007, dictadas por la SIC, demanda que fue admitida a trámite por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo el 14 de diciembre de 2007. 6.
El 25 de junio de 2008, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft presentó reforma de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 27636 de 24 de octubre de 2006, 35540 de 22 de diciembre de 2006 y 6111 de 28 de febrero de 2007, todas ellas dictadas por la SIC. 7. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la demanda: 8. Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: – Contrario a lo que considera la SIC, el signo solicitado BIENESTAR EN CADA PÍLDORA no es descriptivo, pues el producto que distingue no provoca un bienestar en el organismo de las mujeres, sino que ofrece una correcta planificación familiar para aquellas que la consuman.
Los consumidores de este producto farmacéutico, que son única y exclusivamente mujeres, adquieren estas píldoras con un propósito o finalidad muy diferente a la de obtener un bienestar. – La SIC ha otorgado el registro de marcas y de lemas comerciales conformados por elementos muy similares a la marca BIENESTAR EN CADA PÍLDORA, lo cual vuelve los signos suficientemente distintivos.
Existen marcas registradas que acompañan la expresión BIENESTAR y no por ello son signos descriptivos del producto que identifican. Por lo tanto, considera que la expresión BIENESTAR EN CADA PÍLDORA es susceptible de registro por ser distintiva. – El signo solicitado a registro es una marca derivada del lema comercial registrado ÚNICO, BIENESTAR EN CADA PÍLDORA, YASMIN, MENOS PESO Y MEJOR PIEL.
El elemento sustancial en el signo registrado, así como en el signo solicitado, es la expresión BIENESTAR. De tal manera que “la impresión comercial engendrada por la marca registrada” innegablemente se mantiene para el consumidor quien al apreciar la marca solicitada también la identificará y asociará como una marca de Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft. – Los productos que pretende amparar la marca BIENESTAR EN CADA PÍLDORA son los mismos que distingue el signo ÚNICO, BIENESTAR EN CADA PÍLDORA, YASMIN MENOS PESO Y MEJOR PIEL, registrado con Certificado 275.109.
En consecuencia, a Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft le asiste el derecho de obtener el registro de la marca solicitada por ser una derivación de un derecho previo y legalmente adquirido sobre una marca derivada. 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 9. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: – Las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad ya que carecían de apoyo jurídico suficiente.
Agregó que los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486. – La oposición presentada era infundada, ya que no se incurría en la causal del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. – Para que un signo fuera registrado como marca, debía reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
La marca BIENESTAR EN CADA PÍLDORA (denominativa) no era susceptible de registro, pues se encontraba incursa en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literales b) y e). En este sentido, expresó que la marca en mención era descriptiva, pues indicaba la naturaleza y la finalidad de los productos que amparaba. 10.
Natura Cosméticos S.A. guardó silencio. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 11. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada del artículo 135 literal b) y, de oficio, se interpretará adicionalmente el literal e)[1].
C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Análisis de registrabilidad de marcas que amparan productos farmacéuticos. 2. Signos descriptivos. 3. Marcas derivadas. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS QUE AMPARAN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. 12. El proceso interno versa respecto del signo solicitado “Bienestar en cada píldora” (denominativo) para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 5 de Clasificación Internacional de Niza. 13. El Tribunal en su jurisprudencia ya se ha referido al registro de signos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza manifestando que: “el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la Clase 5, que no sean farmacéuticos (…) debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma Clase 5, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos, es decir, de hombres, animales y plantas” (Proceso 109-IP-2011, Marca: HEMOXIN, publicado en la Gaceta Oficial 2021 de 21 de febrero de 2012). 14.
Sobre los productos de la Clase 5 es pertinente indicar que en el examen de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos en dicha Clase se debe tener en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan.
La confusión mencionada puede radicar en el error al adquirir un producto no farmacéutico de la Clase 5 cuando en realidad quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente. 15. Sobre el tema, el Tribunal también ha manifestado que: “En principio, los productos farmacéuticos y los otros productos de la Clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de dichos productos en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.
Lo anterior, porque éstos están al acceso del consumidor ordinario, que bien puede confundirse y aplicar un producto destinado para otro fin; es muy posible que el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance dichos productos pueda caer en un error, lo que podría ser fatal para su salud o para la salud de los animales o plantas a los que se le aplica” (Proceso 35-IP-2011.
Marca: “KILOL”, publicado en la Gaceta Oficial 1985 de 28 de septiembre de 2011). 1. Por ello, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el marco del Proceso 4-IP-2011: “El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.
En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso”. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765 de 27 de febrero de 2002).
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente”. 2.
El riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Por lo tanto, en el análisis de registrabilidad la Autoridad Competente debe hacer un examen riguroso respecto de la suficiencia distintiva del signo solicitado, considerando que se trata de un producto farmacéutico. 2.
SIGNOS DESCRIPTIVOS. 3. El Tribunal abordará el tema de los signos descriptivos, ya que la SIC denegó de oficio el registro solicitado por ser descriptivo. Para ello, debe considerarse la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 02-IP-2014 ya citado que preceptúa lo siguiente: Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.
Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marcas, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.
La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. 4. Por lo tanto, el signo formado por palabras descriptivas es registrable si en conjunto es distintivo.
De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo solicitado “Bienestar en cada píldora” (denominativo) es descriptivo en relación con los productos de la Clase 5 y clases conexas competitivamente, y si cumple con el requisito de distintividad para acceder al registro. 3. MARCAS DERIVADAS. 5. En el presente proceso, el solicitante es titular del lema comercial ÚNICO, BIENESTAR EN CADA PÍLDORA, YASMIN, MENOS PESO Y MEJOR PIEL y alega que el elemento sustancial del lema es la expresión Bienestar, por lo que el consumidor innegablemente podrá identificar y asociar el signo solicitado con dicho lema comercial.
En ese sentido, resulta pertinente desarrollar el tema de la marca derivada. 6. Dentro del Proceso 140-IP-2007. Marca mixta “CHILI’S MARGARITA BAR”, publicado en la Gaceta Oficial 1591, de 25 de febrero de 2008, este Tribunal reiteró que: “La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como se verá a continuación, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha hecho operante la figura en nuestro régimen normativo”.
“Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan”. 7.
Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante.
Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan, produzcan una impresión general común, en el sentido que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren tienen un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a un grupo de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a una determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 8.
Asimismo, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, por un elemento descriptivo o genérico, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo, al contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marcas o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.
La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo tanto, la oposición debe involucrar los elementos accesorios y no únicamente el elemento distintivo.
(Proceso 94-IP-2006, Marca (denominativa) AVON AGE BLOCK, publicado en la Gaceta Oficial 1420 de 31 de octubre de 2006). 9. Sobre este punto, el Tribunal de Justicia se ha manifestado en varias de sus providencias de la siguiente manera: “Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: “Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios.
Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión”.
(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95-IP-2002)”. (Proceso 108-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1029 de 16 de enero de 2004)[2]. 10. En ese sentido, la Sala consultante deberá tomar en consideración en su análisis de registrabilidad, si el signo solicitado resulta ser un signo derivado del lema comercial registrado “Único, bienestar en cada píldora, Yasmin, menos peso y mejor piel”.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: El Juez Consultante deberá considerar para el análisis de signos que pretenden distinguir productos farmacéuticos, el riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Por lo tanto, en el análisis de registrabilidad la Autoridad Competente debe hacer un examen riguroso respecto de la suficiencia distintiva del signo solicitado.
SEGUNDO: La Corte Consultante deberá analizar si el signo solicitado “Bienestar en cada píldora” (denominativo) incurre en una causal de irregistrabilidad absoluta por no ser apto para funcionar como marca, según lo determinado por los artículos 134 y 135 de la Decisión 486. La corte consultante deberá analizar si el signo solicitado es distintivo respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y en clases conexas.
Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos y servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos adicionales que le proporcionen la suficiente distintividad. Por lo tanto, el signo descriptivo es registrable si el conjunto es distintivo.
De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo “Bienestar en cada píldora” (denominativo) es descriptivo y está dotado de otros elementos que lo hagan distintivo respecto de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y de clases conexas.
TERCERO: El hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marcas o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor.
En ese sentido, la Sala Consultante deberá tomar en consideración en su análisis de registrabilidad, si el signo solicitado resulta ser un signo derivado del lema comercial registrado “Único, bienestar en cada píldora, Yasmin, menos peso y mejor piel”. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 156-IP-2015 ----------------------- [1] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;
(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. [2] Esta posición ha sido reiterada en las siguientes interpretaciones prejudiciales: 100-IP-2002 de 19 de noviembre de 2003; 103-IP-2004 de 27 de octubre de 2004 y 23-IP-2005 de 18 de marzo de 2005.