PROCESO 166-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Actor: Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. Marca: “PUNLOD ADHESIVES” (mixta).
Expediente Interno: 8560-2012-0-1801-JR-CA-04. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.
VISTOS: El Oficio 8560-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 13 de abril de 2015, recibido por correo electrónico del mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 8560-2012-0-1801-JR-CA-04.
El Auto de 10 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), República del Perú. Tercero interesado: BTR Industries Limited. 2. Antecedentes: 1. El 8 de febrero de 2011, Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixta), para distinguir adhesivos (pegamentos destinados a la Industria del calzado e industria en general, de la Clase 1 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
El 19 de marzo de 2011, se efectuó la publicación correspondiente en el Diario Oficial “El Peruano”. 3. El 25 de abril de 2011, BTR Industries Limited de Reino Unido formuló oposición contra la solicitud de registro, invocando la titularidad de la marca DUNLOP (denominativa) en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
El 23 de agosto de 2011, verificándose que BTR Industries Limited no cumplió con acreditar ante las autoridades administrativas las facultades de representación otorgadas a su apoderado, se resolvió tener por no presentada la oposición formulada. 5. El 20 de octubre de 2011, mediante Resolución 16779-2011/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado por considerar que resultaba confundible con la marca DUNLOP (denominativa), registrada a favor de BTR Industries Limited. 6.
El 2 de noviembre de 2011, Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 16779- 2011/DSD-INDECOPI. 7. El 21 de noviembre de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, resolvió confirmar la Resolución 16779- 2011/DSD-INDECOPI, denegando el registro de la marca solicitada. 8.
El 10 de diciembre de 2012, Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. interpone demanda contencioso administrativa contra lo resuelto en la Resolución 2329-2012/TPI-INDECOPI 9. El 21 de octubre de 2014, mediante sentencia contenida en la Resolución 11, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Sub Especializado en temas de Mercado declaró infundada la demanda. 10.
El 3 de noviembre de 2014, Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada el 21 de octubre de 2014. 11. El 10 de marzo de 2015, mediante Resolución 3, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió suspender el proceso para efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Solicitando expresamente que el Tribunal se pronuncie respecto a: – ¿Cuáles son los criterios aplicables para determinar si los productos que distinguen los signos en conflicto están vinculados competitivamente, cuando el signo solicitado a registro pretende distinguir un producto dirigido a un sector particular de la industria, mientras que la marca registrada distingue el mismo producto pero dirigido a la industria en general, esto es, sin mencionar algún sector en específico? 3.
Argumentos de la demanda: 12. Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: – El signo solicitado PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) y logotipo no resulta confundible con la marca DUNLOP (denominativa), dadas las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales existentes.
Agregó que no es posible determinar la existencia de riesgo de confusión entre los signos por el solo hecho de que compartan algunas letras. – El Tribunal del INDECOPI no analiza la especificidad de los productos que cada una de las marcas confrontadas distinguen y que aparentemente serían idénticos, debido a que la marca DUNLOP (denominativa) distingue todo un conjunto de productos destinados a diferentes sectores, mientras que el signo solicitado PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) si bien también pretenden distinguir adhesivos (pegamentos), éstos se encuentran destinados específicamente a la industria del calzado, la misma que no ha sido referida en el registro de la marca DUNLOP (denominativa). – Las letras, tanto del inicio como del final de cada una de las denominaciones están compuestas por consonantes diferentes (P versus D al inicio y D versus P al final, que les imprimirían un sonido distinto, negando de este modo la posibilidad de generar confusión, menos aun cuando el signo solicitado está conformado por dos palabras con un sonido propio cada una, mientras que la marca registrada está compuesta por una sola. – En cuanto al aspecto gráfico, la marca DUNLOP (denominativa) tiene una extensión de 6 letras, mientras que el signo solicitado PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto), una extensión de 15, e incluye en su conformación elementos figurativos adicionales no presentes en la marca registrada, estando claro que el consumidor observará el signo solicitado en toda su extensión y de conjunto, advirtiendo que éste difiere sustancialmente del único término de la marca DUNLOP (denominativa). – En el mercado coexisten en el registro en forma pacífica marcas que comparten algunas de sus mismas letras (e inclusive todas sus letras) tales como NAPROXFARMA (Certificado 1329939) y ROXFARMA (Certificado 38089), CONVERT (Certificado 98129) y CONVERSE (Certificado 40125);
AROMA (Certificado 93693) y ARUMA (Certificado 166221), MORGAN (Certificado 39039) y MORGANA (Certificado 150796), NEVADO (Certificado 172155) y FIRULAY NEVADOR (Certificado 107348) y FALCON (Certificados 113655 y 113653). 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 13. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: – Es falso que Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. pretenda distinguir adhesivos destinados sólo a la industria del calzado, pues consignó expresamente en su solicitud de registro que el signo PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) y logotipo distinguiría adhesivos (pegamentos) destinados a la industria del calzado e industria en general de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, aunque dicha afirmación fuera verdadera, tampoco desvirtuaría la conclusión de que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos, dado que al no precisar la marca DUNLOP (denominativa) a qué industria en específico se dirige, dejaría abierta la posibilidad para que tales adhesivos se destinen también a la industria del calzado. – Desde el punto de vista fonético, las denominaciones PUNLOD y DUNLOP resultan semejantes entre sí y que si bien el signo solicitado incluye además la denominación ADHESIVES, ésta resultaría irrelevante a efectos del examen comparativo por resultar genérica en relación con los productos que pretende distinguir, cuyo significado es por lo demás susceptible de ser entendido por la generalidad del público consumidor dadas las similitudes fonéticas y gráficas existentes con su traducción al castellano. Además la denominación ADHESIVES aparece en menores dimensiones, prácticamente imperceptible, en comparación al término PUNLOD, por lo que se procedió a realizar el análisis sobre la palabra de mayor fuerza distintiva. – Desde el punto de vista gráfico, señala que ambas denominaciones DUNLOP y PUNLOD presentan una misma extensión en cuanto al número de letras y una similar secuencia entre ellas, advirtiéndose solo una transposición de las letras D y P en los signos. – Si bien el signo solicitado PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) incluye en su conformación una imagen rectangular, ésta no resulta suficiente para desvirtuar el impacto de conjunto similar que ambas generan. 5.
Sentencia de Primera Instancia 14. La Sentencia de Primera Instancia declaró fundada la demanda al considerar que: – De acuerdo a la solicitud de registro presentada por Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C., el signo solicitado PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) distinguía adhesivos (pegamento) destinados a la industria del calzado e industria en general de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca DUNLOP (denominativa) no precisa a qué industria se dirige específicamente, dejando abierta de este modo la posibilidad de abarcar también la industria del calzado.
Por ello, se concluye que el signo solicitado PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) y logotipo pretende distinguir algunos de los mismos productos que distingue la marca DUNLOP (denominativa). – El elemento relevante del signo solicitado PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) lo constituye el término PUNLOD debido a su dimensión y porque será la forma como los consumidores adquirirán los productos en el mercado, mientras que la expresión ADHESIVES resulta genérica, siendo susceptible de ser entendido por la generalidad del público consumidor dadas las similitudes fonéticas y gráficas existentes con su traducción al castellano. – Efectuado el examen comparativo entre el elemento relevante del signo solicitado PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) y la marca DUNLOP (denominativa), se establece que las semejanzas fonéticas y gráficas existentes entre ambas, sumado al hecho que exista similitud o conexión entre los productos que distinguen, permiten concluir que su coexistencia en el mercado generaría confusión en el público consumidor. 6.
Argumentos del recurso de apelación 15. Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda y agregando los siguientes argumentos: – La sentencia incurre en ambigüedad al sostener que la autoridad administrativa habría analizado la especialidad de los productos, concluyendo que los signos en conflicto coinciden en algunos de los productos que distinguen, pero no especifica cuáles serían esos productos. – Si bien el signo solicitado PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) y logotipo pretende distinguir adhesivos, éstos se encontrarían destinados específicamente a la industria del calzado, la misma que no habría sido referida en el registro de la marca DUNLOP (denominativa).
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 16. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada[1]. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre marca mixta y denominativa (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta). 3. Palabras en idioma extranjero y genéricas (ADHESIVES). D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 17. En el presente caso, Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. solicitó el registro del signo PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixta) para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.
BTR Industries Limited de Reino Unido formuló oposición sobre la base de su marca DUNLOP (denominativa) que distingue productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 18. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.[2] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.[3] Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[4] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[5] También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008.
Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.[6] Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[7] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’[8].
(…)”. 19. Por lo tanto, la Sala consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
2. COMPARACIÓN ENTRE MARCA MIXTA Y DENOMINATIVA (SE TOMARÁ EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA). 20. El Tribunal considera necesario para el análisis comparativo de los signos, abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos. En el presente caso, el signo solicitado es PUNLOD ADHESIVES y logotipo de naturaleza mixta, mientras que la marca registrada DUNLOP es de naturaleza denominativa, las mismas que se reproduce como sigue: |[pic] | | | | | | |DUNLOP | 21.
Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 22.
Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”[9]. 23.
Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc.
Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el signo en su conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 24.
El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002).
Igualmente el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1158 de 17 de enero de 2005). 25.
La Sala consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 26. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: – Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. – Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. – Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. – Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 27.
Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 28. En ese orden de ideas, la Sala consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo PUNLOD ADHESIVES y logotipo (mixto) y la marca registrada DUNLOP (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.
3. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO y GENÉRICAS (ADHESIVES). 29. Tal como se ha citado, el signo solicitado tiene en su constitución la palabra “Adhesives” que es un término en inglés cuya traducción significa adhesivos por lo que resulta necesario analizar las palabras en idioma extranjero y genéricas. 30. En el Proceso 59-IP-2013, de 10 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: “Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.
Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.
Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar” (Proceso 70-IP- 2012 de 12 de septiembre de 2012).
Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”. 31.
El artículo 135 de la Decisión 486 contempla los impedimentos absolutos para que un signo pueda ser registrado como marca: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”. 32. Al respecto, este Tribunal en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 107-IP-2014 ha señalado que: “la denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. 33.
La expresión genérica puede identificarse cuanto al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo” (PROCESO 50-IP-2011.
Interpretación prejudicial de 1 de septiembre de 2011. Marca: “RON LIMÓN PALO VIEJO” (mixta)). 34. En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto suficientemente distintivo. 35. Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados.
La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras genéricas, que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular. 36. Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras genéricas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes. 37.
Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en ser signos débiles. 38. Por tanto, la Corte Consultante debe determinar si en conjunto el signo que incorpora la palabra genérica en idioma extranjero es conocida por el público consumidor, puesto que la Jurisprudencia del Tribunal siempre es direccionada al análisis en conjunto del signo, no cercenándolo.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado PUNLOP ADHESIVES (mixto) y la marca registrada DUNLOP (denominativa), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
SEGUNDO: La Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado PUNLOP ADHESIVES (mixto) y la marca registrada DUNLOP (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.
TERCERO: La Sala Consultante deberá determinar si en conjunto el signo que incorpora la palabra genérica en idioma extranjero es conocida por el público consumidor, puesto que el análisis siempre se debe efectuar sobre el conjunto del signo, no cercenándolo. La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de producto, pero no en relación con otros.
Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 166-IP-2015 ----------------------- [1] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…). [2] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto de 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. [8] Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.